Коммерческое использование и правовая защита интеллектуальной собственности

– частичные, когда право на использование товарного знака касается только части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Любая лицензия (независимо от объема передаваемых прав) должна содержать положение, в соответствии с которым качество товаров лицензиата (лица, получившего право на товарный знак) должно быть не ниже качества товаров лицензиара, причем лицензиар обязан осуществлять контроль этого положения.

Особенностью российского законодательства является обязательность регистрации лицензии в патентном ведомстве. Без регистрации и договоры уступки, и лицензионные договоры считаются недействительными.

Изменение заявителя возможно и до регистрации знака. В соответствии с п. 3 ст. 10 Закона о товарных знаках изменение заявителя при уступке права на заявку или в результате изменения наименования заявителя может быть произведено до даты регистрации товарного знака путем направления соответствующего письма в ведомство.

До недавнего времени проблемам охраны товарных знаков в России уделялось мало внимания в российском законодательстве и в юридической науке. Отношения, связанные с индивидуализацией товаропроизводителей, не имели законодательной регламентации и регулировались лишь малодоступными и зачастую устаревшими подзаконными актами. В условиях монополизма и господства государственной собственности, с одной стороны, и отсутствия конкуренции и скудости товарного рынка, с другой, забота об индивидуализации производителей и выпускаемых ими товаров была практически ненужной. Следствием этого явилось крайне незначительное по сравнению с масштабами страны число регистрируемых индивидуальных знаков охраны, отсутствие споров о нарушении прав на них в судебной практике, слабая теоретическая разработка проблем, связанных с фирменными наименованиями, товарными знаками и другими аналогичными объектами промышленной собственности.

С переходом к рыночной экономике отношение к указанным объектам стало коренным образом меняться. Рыночный механизм чутко реагирует на реакцию потребителей на производимый товар. Выявленный неудовлетворенный спрос потребителей на тот или иной продукт служит стимулом для развития производства. Имеющийся вакуум быстро заполняется товарами, нужными потребителям. В этих условиях очень важно обеспечить возможность индивидуализации предлагаемых товаров и услуг, в чем в равной степени заинтересованы и производители, и потребители. Гарантируя права на выступление в хозяйственном обороте под собственным индивидуальным именем, на обозначение производимых товаров и оказываемых услуг определенными символами или наименованиями и обеспечивая их защиту в случае нарушения, закон создает необходимые предпосылки для реализации указанной возможности.

Товарный знак и знак обслуживания, которыми маркируются производимые товары и оказываемые услуги, являются активным связующим звеном между изготовителем и потребителем, выступая в роли безмолвного продавца. Наряду с отличительной функцией популярный товарный знак вызывает у потребителей определенное представление о качестве продукции. Являясь своего рода визитной карточкой предприятия, товарный знак обязывает предприятие дорожить своей репутацией и постоянно заботиться о повышении качества выпускаемой им продукции. Одной из важных функций товарного знака является также реклама выпускаемых изделий, поскольку завоевавший доверие потребителей товарный знак способствует продвижению любых товаров, маркированных данным знаком. На мировом рынке цена изделий с товарным знаком в среднем на 15-25% выше, чем цена анонимных товаров. Наконец, товарный знак служит для защиты выпускаемой продукции на рынке и применяется в борьбе с недобросовестной конкуренцией.

В соответствии со ст. 1 Закона о товарных знаках товарным знаком и знаком обслуживания признаются обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц. Исходя из законодательного определения понятия товарного знака, основной функцией данного объекта промышленной собственности является способность отличать, т. е. индивидуализировать продукцию конкретного изготовителя и выделять ее из массы однородной продукции.

Указанное определение полностью корреспондируется с положениями ст. 138 ГК РФ, где, в частности, товарный знак и знак обслуживания отнесены к средствам индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг.

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона о товарных знаках в качестве товарных знаков и знаков обслуживания (далее ? товарные знаки) могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. При этом:

– к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, сочетания слов, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания;

– к изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости;

– к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур;

– к комбинационным обозначениям относятся комбинации элементов разного характера: изобразительных, словесных, объемных и т. д.;

– к другим обозначениям, предусмотренным п. 1 ст. 5 Закона о товарных знаках, относятся, например, звуковые, световые, движущиеся и иные обозначения.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Наибольшее распространение в нашей стране получили изобразительные знаки, зарегистрированные на имя отечественных заявителей. Эти знаки встречаются в виде изображений животных, людей, птиц, растений, орнамента и т. д.

Закон о товарных знаках России дает возможность регистрировать в качестве товарных знаков другие обозначения. Указанная формулировка имеет в виду так называемые особые или экзотические знаки, к которым мировая практика относит обозначения, представленные в самых необычных формах и выражениях. Это ? световые, звуковые, обонятельные, движущиеся и другие обозначения. Из них на практике некоторое распространение получили звуковые обозначения (сигналы, шумы, крики, позывные, мелодии, характерные для той или иной передачи или программы и др., используемые как заставки к радио- и телепередачам).

2.3.1 СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Субъектами права на товарный знак являются юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, т. е. те лица, которые производят товары, оказывают услуги или занимаются посреднической или иной деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 3 ст. 2 Закона о товарных знаках). Ограничение правоспособности физических лиц, предусмотренное законом в данном случае, направлено на предотвращение случаев регистрации товарных знаков в спекулятивных целях лицами, не производящими товаров и не оказывающими услуг. Подобная регистрация может привести к возникновению препятствий для использования сходных товарных знаков на рынке, усложнению экспертизы по заявкам на товарные знаки в связи с перегрузкой фондов зарегистрированных товарных знаков, к внесению в реестры товарных знаков, в частности в Государственный реестр товарных знаков Российской Федерации так называемых мертвых товарных знаков.

2.3.2 УСЛОВИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Условиями правовой охраны товарного знака в Российской Федерации в силу ст. 2 Закона о товарных знаках являются:

1. государственная регистрация товарного знака (факт регистрации в данном случае имеет правоустанавливающий характер) или

2. наличие международного договора.

Заявка на регистрацию товарного знака подается в Роспатент юридическим лицом или осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицом. Заявка подается на русском языке и подписывается заявителем, в случае подачи заявки через патентного поверенного ? заявителем или патентным поверенным.

Заявка должна содержать:

1. заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства;

2. заявляемое обозначение;

3. перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;

4. описание заявленного обозначения.

Государственная регистрация товарного знака в Российской Федерации осуществляется после проведения экспертизы заявки. В зависимости от уровня и характера экспертной проверки системы экспертизы делятся на 2 вида:

1. явочная (формальная) ? предполагает лишь проверку формальных признаков заявки. Такая экспертиза близка по своему содержанию предварительной экспертизе, предусмотренной российским законодательством;

2. проверочная (материальная) экспертиза, предполагающая проведение после первого этапа (после формальной или предварительной экспертизы) исследования заявленного на регистрацию обозначения. Однако и материальная экспертиза бывает неравноценной ? степень ее полноты может быть неодинаковой, различной глубины. Исходя из этого, материальная экспертиза может быть ограниченной или полной.

В соответствии со ст. 10 Закона о товарных знаках Роспатент проводит экспертизу заявки в два этапа:

1. формальная экспертиза ? проводится в течение месяца с даты ее подачи в Роспатент. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению, о чем уведомляется заявитель;

2. экспертиза заявленного обозначения ? проводится по завершении формальной экспертизы. В ходе данной экспертизы проверяется наличие или отсутствие оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака (ст. 1, 6, п. 1, 2 ст. 7 Закона о товарных знаках) и устанавливается приоритет товарного знака.

Закон предусматривает 2 вида оснований для отказа в государственной регистрации товарных знаков:

1. абсолютные ? регистрация товарных знаков при наличии таких оснований не допускается ни при каких условиях:

а) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

– вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

– являющихся общепринятыми символами и терминами;

– характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

– представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров;

б) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения обозначений. Закон предусматривает, что подобные элементы могут быть включены в товарный знак, при условии согласия соответствующего компетентного органа (п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках). Однако даже включение таких элементов в товарный знак не влечет возникновения охраны указанных элементов, поскольку включаются они в товарный знак именно как неохраняемые элементы;

в) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

– являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

– противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;

г) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображения- s ми особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков;

д) не допускается регистрация в Российской Федерации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств ? участников указанного международного договора в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта;

е) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

– охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

– названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

-- фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника;

2) относительные ? регистрация товарных знаков при наличии таких оснований допускается в случае наличия дополнительных условий, предусмотренных законом:

а) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

– товарными знаками других лиц заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

– товарными знаками других лиц, признанными в установленном законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Дополнительным условием, при наличии которого разрешена регистрация соответствующих товарных знаков, является согласие правообладателя однородных товаров или общеизвестного товарного знака.

Общеизвестным в Российской Федерации признается товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица (ст. 19.1 Закона о товарных знаках). При признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем может ущемить его законные интересы. Правовая охрана о неизвестного товарного знака действует бессрочно;

б) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительным условием в данном случае является включение этих обозначений в качестве неохраняемых элементов в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

Помимо проверки наличия или отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, при проведении экспертизы заявленного обозначения устанавливается приоритет товарного знака. Приоритет устанавливается по дате подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака, которой считается дата поступления документов, необходимых для регистрации товарного знака. В случае, если разными заявителями поданы заявки на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, на основе соглашения между заявителями, регистрация заявленного товарного знака в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть произведена на имя одного из них. В случае, если на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы заявки одного и того же заявителя, регистрация товарного знака в отношении таких товаров может быть произведена по одной из выбранных заявителем заявок. В течение шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители (заявитель) должны сообщить о достигнутом ими соглашении (своем выборе) о том, по какой из заявок испрашивается регистрация товарного знака. В случае, если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки признаются отозванными.

Наряду с общим правилом определения приоритета Закон о товарных знаках содержит ряд специальных льготных правил:

1. конвенционный приоритет ? устанавливается по дате подачи первой заявки в государстве ? участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

2. выставочный приоритет ? действует в отношении товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или официально признанных международных выставок, организованных на территории одного из государств -- участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, устанавливается по дате начала открытого показа экспоната на выставке.

Установление приоритета в соответствии с льготными правилами возможно только в случаях, когда подача заявки в Роспатент осуществлена в течение шести месяцев с даты подачи заявки в государстве ? участнике Парижской конвенции или даты начала открытого показа экспоната на выставке. Помимо этого, заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного или выставочного приоритета, обязан указать это при подаче заявки на товарный знак или в течение двух месяцев с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и приложить необходимые документы, подтверждающие правомерность такого требования, либо представить эти документы не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

По результатам проведенных экспертиз Роспатент принимает решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. На основании решения о регистрации товарного знака Роспатент в течение месяца с даты получения документа об уплате установленной пошлины производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В реестр вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака и дата его регистрации, перечень товаров, для которых зарегистрирован знак, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

Решение о регистрации товарного знака в силу ст. 12 Закона о товарных знаках может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности до регистрации товарного знака в связи со следующими обстоятельствами:

– поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет в соответствии со ст. 9 Закона о товарных знаках, на тождественное или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров;

– регистрацией в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного этому товарному знаку или сходного с ним до степени смешения;

– выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак, или выявлением охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров и с тем же или более ранним приоритетом товарного знака;

– удовлетворением заявления об изменении заявителя, приведшим к появлению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

2.3.3 СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Статья 16 Закона о товарных знаках предусматривает срок действия регистрации товарного знака в течение 10 лет, считая с даты поступления заявки в Роспатент. В соответствии с российским законодательством срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению обладателя исключительного права на товарный знак каждый раз на десять лет (п. 2 ст. 16 Закона о товарных знаках). Заявление о продлении срока действия регистрации товарного знака подается в Роспатент в течение последнего года его действия.

Заявление представляется на русском или другом языке. В заявлении, представленном на русском языке, имена, наименования и адреса могут быть указаны и на другом языке для целей публикации сведений в изданиях федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности на другом языке. Если заявление представляется на другом языке, к нему прилагается его перевод на русский язык, подписанный правообладателем или патентным поверенным. Заявление, представленное на другом языке, считается представленным на дату его поступления в федеральный орган исполнительной власти, если его перевод поступил не позднее двух месяцев с даты направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомления правообладателю о необходимости выполнения данного требования, в противном случае заявление считается представленным на дату поступления его перевода.

Заявление о продлении срока действия регистрации товарного знака должно быть подписано правообладателем. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью юридического лица. Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.

Для ведения дел по продлению срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания правообладатель может уполномочить патентного поверенного выдачей ему соответствующей доверенности. Доверенность, выдаваемая на имя патентного поверенного, или ее копия, которая может быть подписана правообладателем, представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по желанию патентного поверенного. В случае обоснованного сомнения Роспатента в достоверности сведений о наличии у патентного поверенного соответствующих полномочий, их действительности и т. д. доверенность или ее копия представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по его запросу.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в Роспатент непосредственно или направляются почтой, а также по факсу с последующим представлением их оригиналов с соблюдением нижеуказанных требований. Оригиналы заявления и прилагаемых к нему документов, переданные по факсу, должны быть представлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие ранее по факсу. При соблюдении этого условия датой поступления документа считается дата поступления его по факсу.

Если оригинал документа поступил по истечении указанного срока или документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному оригиналу, документ считается поступившим на дату поступления оригинала, а содержание поступившего по факсу документа в дальнейшем во внимание не принимается. До представления оригинала документ, переданный по факсу, считается непоступившим.

Если какой-то документ или его часть, поступившие по факсу, нечитаемы или часть документа не получена, соответствующий документ или его часть считаются поступившими на дату поступления оригинала.

Заявление рассматривается в течение двух месяцев с даты его поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При рассмотрении заявления проверяется соответствие заявления и приложенных к нему документов требованиям и условиям, установленным законом. В случае соответствия всех необходимых документов установленным требованиям и условиям срок действия регистрации товарного знака продлевается. При этом соответствующая запись вносится в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Запись о продлении срока действия регистрации товарного знака вносится в представленное свидетельство на товарный знак, которое возвращается правообладателю. Сведения о продлении срока действия регистрации товарного знака публикуются в официальном бюллетене Роспатента незамедлительно после внесения в Реестр записи о продлении срока действия регистрации товарного знака.

Срок действия регистрации товарного знака не продлевается и представленные документы, кроме заявления, возвращаются правообладателю, если не соблюдены условия и требования, установленные Законом.

2.3.4 ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Положение об исключительном праве владельца товарного знака, закрепленное в п. 1 ст. 4 Закона о товарных знаках, изложено как в позитивной, так и в негативной форме, т. е. владелец знака имеет право пользоваться и распоряжаться знаком, а также запрещать его использование другими лицами. За лицом, обладающим исключительным правом на товарный знак, признаются все правомочия, которыми наделяется собственник материальных объектов.

Сущность юридической охраны товарного знака состоит в том, чтобы предоставить его владельцу возможность неограниченного использования знака, исключая из числа пользователей всех других лиц. Таким образом, право на товарный знак является абсолютным. За владельцем закрепляется право запрещать любому третьему лицу применять зарегистрированное на его имя обозначение. Правообладатель может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы R или латинской буквы в окружности ® либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», указывающие на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации.

Никто, кроме управомоченного лица, не может пользоваться зарегистрированным товарным знаком. Любое использование знака другими лицами без согласия владельца в какой-либо форме составляет нарушение исключительных прав правообладателя. Согласие владельца товарного знака на его использование охватывает собой уступку товарного знака и предоставление лицензии на использование товарного знака.

1. Уступка товарного знака означает передачу правообладателем другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу исключительного права на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Подобная передача может осуществляться как на возмездных, так и на безвозмездных началах и производиться на основании гражданско-правого договора ? договора о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака). В силу данного договора владелец товарного знака отказывается от дальнейшего его использования и передает все права на знак приобретателю, который, в свою очередь, принимает на себя все права и обязанности владельца товарного знака и предоставляет отчуждателю встречное удовлетворение, если оно предусмотрено договором. На практике уступка товарного знака обычно обусловлена предстоящей ликвидацией или изменением профиля деятельности владельца товарного знака либо увязана с уступкой прав на иные объекты промышленной собственности, например на изобретения или промышленные образцы. Действующее законодательство содержит лишь одно, но существенное ограничение для совершения подобных договоров. Согласно п. 2 ст. 25 Закона о товарных знаках уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя.

Уступка товарного знака в силу п. 27 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда товарный знак содержит:

– обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему;

– официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации;

– официальное контрольное, гарантийное или пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено;

– обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;

– обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях, фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника;

– обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара.

Уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она также осуществляется в отношении:

– части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;

– товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;

– товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец;

– товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

2. Предоставление лицензии на использование товарного знака осуществляется на основании лицензионного договора. В отличие от договора об уступке товарного знака лицензионный договор предполагает предоставление лицензиату права на использование товарного знака на оговоренный в договоре срок. При этом сам владелец (лицензиар) сохраняет право на товарный знак и несет все обязанности его владельца. Напротив, на лицензиата каких-либо дополнительных обременении, кроме обязанностей, принятых им на себя по лицензионному договору, обычно не возлагается.

Лицензия на товарный знак представляет собой соглашение, в соответствии с которым владелец товарного знака на определенных условиях передает свой знак третьему лицу. В зависимости от объема передаваемых прав различают виды лицензий:

– исключительная ? в течение определенного периода товарный знак использует только лицо, получившее лицензию;

– неисключительная (простая) ? право на использование имеет лицензиар и лицензиат. При этом владелец знака ? лицензиар ? может заключать лицензионные договора с другими лицами;

– сублицензия ? лицензиат может сам предоставлять третьим лицам лицензии.

Выделяют также лицензии:

– полные, когда право на использование товарного знака касается всех товаров, в отношении которых зарегистрирован знак;

– частичные, когда право на использование товарного знака касается только части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Условия лицензионного договора в соответствии с общегражданским принципом свободы договора определяются самими сторонами. В частности, они самостоятельно решают вопрос относительно приобретения лицензиатом исключительного право на пользование товарным знаком, самостоятельно определяют размер и порядок уплаты вознаграждения, срок действия договора и т. п. Вместе с тем законодательство устанавливает два императивных взаимосвязанных условия: лицензионный договор должен предусматривать, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Указанные требования представляют собой гарантию для потребителей, ориентирующихся на уже известный товарный знак. В случае если маркируемые лицензиатом товары будут худшего качества, лицензиар не только вправе, но и обязан запретить дальнейшую маркировку товара переданным по договору знаком. Вопрос о досрочном прекращении лицензионного договора по данному основанию может быть поставлен и другими заинтересованными лицами, в частности государственными органами или общественными организациями по защите прав потребителей.

Одной из форм лицензии на использование товарного знака является франчайзинг, который регулируется в российском законодательстве нормами о договоре коммерческой концессии.

Договором коммерческой концессии в соответствии со ст. 1027 ГК РФ признается соглашение, в силу которого одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав ? товарный знак, знак обслуживания и т. д.

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Закон предъявляет особые требования к форме договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров. Регистрация подобных договоров осуществляется Роспатентом. Несоблюдение требований о государственной регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров влечет недействительность соответствующих договоров. Порядок регистрации указанных договоров устанавливается Роспатентом. В соответствии с п. 26 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных при подаче документов на регистрацию договора в Роспатент осуществляется проверка его соответствия положениям действующего законодательства. В частности, проверяется наличие в договоре положений, относящихся к:

– определению сторон договора;

– предмету договора (номер свидетельства на товарный знак, номер международной регистрации и т. п.);

– виду передачи права;

– объему передаваемых прав по лицензионному договору;

– условию о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

При установлении соответствия представленного на регистрацию лицензионного договора положениям Закона о товарных знаках, объем передаваемых прав по лицензионному договору определяется исходя из содержания условий; договора.

Сведения о зарегистрированном договоре о передаче исключительного права на товарный знак (уступке товарного знака), лицензионном договоре на использование товарного знака, зарегистрированных изменениях и дополнениях к лицензионному договору и расторжении лицензионного договора вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

2.3.5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦА ТОВАРНОГО ЗНАКА

Нарушением прав владельца товарного знака признается незаконное использование товарного знака, т. е. использование без разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

– на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. При этом товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными;

– при выполнении работ, оказании услуг;

– на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

– в предложениях к продаже товаров;

– в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Нарушением прав владельца товарного знака является как несанкционированное использование третьими лицами тождественного обозначения товаров, так и использование обозначений, сходных с зарегистрированным товарным знаком.

При сравнении словесных обозначений выделяется сходство следующих видов:

– звуковое (фонетическое) ? наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

– графическое (визуальное) ? общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

– смысловое (семантическое) ? подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Закон о товарных знаках позволяет владельцу знака и обладателю свидетельства на право пользования наименованием в случае нарушения его прав требовать прекращения незаконного использования товарного знака и возмещения причиненных убытков (ст. 46 Закона). Требование о прекращении дальнейшего незаконного использования товарного знака является наиболее распространенным способом защиты. Указанное требование может быть заявлено в том числе в целях предотвращения готовящегося правонарушения, когда, например, незаконно маркированный чужим товарным знаком товар лишь готовится к реализации. Судебная практика свидетельствует о том, что иски о пресечении незаконного использования товарного знака могут быть предъявлены к нескольким ответчикам как самостоятельно, так и в рамках одного дела, но каждый их них отвечает за свои неправомерные действия по введению товара, маркированного товарным знаком, в хозяйственный оборот.

Нарушение прав на товарный знак может причинить различные виды убытков его обладателю. Правообладатель может понести убытки, а нарушитель его права незаконно обогатиться. В случае продажи правонарушителем товаров низкого качества может быть нанесен вред деловой репутации правообладателя. Потеря репутации может повлечь за собой снижение оборота и потребовать больших расходов на рекламу для восстановления репутации. Все эти убытки подлежат возмещению на основании соответствующих норм ГК РФ (в частности, ст. 15 ГК РФ). Помимо таких санкций, как запрет правонарушения и возмещение причиненных убытков, предусмотренных ГК РФ, ст. 46 Закона о товарных знаках закрепляет следующие специальные гражданско-правовые санкции:

– публикация судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;

– удаление за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев обращения этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения.

В связи со ст. 46 Закона о товарных знаках следует отметить, что зарубежное законодательство характеризуется подробным регулированием вопросов, касающихся пресечения незаконного использования товарных знаков. Кроме этого, в качестве санкций могут быть предусмотрены:

– публикация решения суда по делу о нарушении прав на знак и наименование места происхождения товара;

– устранение с товаров и их упаковки незаконно проставленных обозначений, а в случае, если такие обозначения нельзя устранить, уничтожение самих товаров;

– конфискация незаконно маркированных изделий;

– конфискация или уничтожение инструментов и оборудования, позволяющих изготовлять контрафактные товары.

Помимо гражданско-правовой ответственности нарушение прав владельца товарного знака влечет ответственность, предусмотренную нормами административного и уголовного права.

Административную ответственность за нарушение прав и законных интересов правообладателей товарного знака закрепляет ст. 14.10 КоАП РФ, в соответствии с которой преследуется незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. Общим объектом правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, выступают экономические права и интересы граждан, интересы предпринимателей, экономические интересы государства, предусмотренные Законом о товарных знаках. Непосредственным объектом является исключительное право на товарный знак: никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца. С объективной стороны правонарушение характеризуется активным противоправным действием и выражается в незаконном использовании чужого товарного знака или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Под незаконным использованием товарного знака следует признавать любое действие, нарушающее права владельца товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров и др. Незаконным является использование наименования места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «род», «тип», «имитация» и т. п., а также использование сходного обозначения для однородных товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.

Чужим следует признавать товарный знак, который зарегистрирован на имя другого лица и не уступлен по договору в отношении всех либо части товаров, либо право на его использование не предоставлено владельцем товарного знака другому лицу по лицензионному договору.

С субъективной стороны правонарушение может быть совершено только умышленно: лицо знает и осознает, что использует незаконно чужой товарный знак, однако желает этого. Мотив и цель законодателем не указываются, хотя можно предположить извлечение прибыли. Субъектами правонарушения могут быть физические и юридические лица.

Уголовную ответственность за нарушение авторских прав устанавливает ст. 180 УК РФ ? незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, а также незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара. Общественная опасность деяния состоит в причинении ущерба деловой репутации субъектов экономической деятельности (производителей товаров и услуг): подрывается их престиж, если товарный знак или знак обслуживания незаконно используется для сокрытия низкого качества товаров или услуг. Объектом преступления являются интересы потребителей. С объективной стороны преступление заключается в незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. Использованием товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара считается применение его на товарах и (или) их упаковке, использование в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках. Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара влечет за собой уголовную ответственность при условии неоднократности совершения действий, указанных в ч. 1 ст. 180 УК РФ, или причинения ими крупного ущерба. Содержание этих условий совпадает с рассмотренными выше соответствующими признаками других преступлений.

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины. При неоднократном незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара возможен лишь прямой умысел: лицо сознает, что незаконно использует данные реквизиты во второй и более раз, т. е. неоднократно, и желает этого. Незаконное использование предметов преступления с причинением крупного ущерба может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Лицо сознает, что незаконно использует чужой товарный знак или иные, указанные в ч. 1 ст. 180 УК РФ, предметы, предвидит возможность или неизбежность причинения крупного ущерба и желает этого, или сознательно допускает причинение крупного ущерба, или относится к нему безразлично.

Мотив не является обязательным признаком состава данного преступления и на квалификацию не влияет. Обычно таким мотивом является стремление виновного обеспечить сбыт своей продукции, которая не пользуется спросом.

Субъектом незаконного использования чужого товарного знака могут быть руководители организаций, принимавшие решение о незаконном использовании чужого товарного знака, а также лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, как зарегистрированной, так и незарегистрированной.

Предметом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 180 УК РФ выступает предупредительная маркировка, которая свидетельствует о том, что применяемое на товаре обозначение является товарным знаком или наименованием места происхождения товара, не зарегистрированным в Российской Федерации.

ГЛАВА 3. КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3.1 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ КОМПАНИЙ

Обладание новыми знаниями зачастую становится конкурентным преимуществом владельцев (изобретателей, инновационных фирм, научных институтов и других экономических агентов) и как всякое конкурентное преимущество требует защиты. Это породило специфические экономические и правовые механизмы владения знаниями, а также контроля их распространения и практического применения, такие как патентная система, законы об авторском праве и смежных правах.

Стратегическая позиция компании основана на выборе отрасли или отраслевых сегментов, в которых продукция компании соответствует набору потребностей покупателей и определяется способностью компании удовлетворить потребности этих клиентов, предоставляя низкую цену или высокую степень дифференциации товаров. На потенциальную рентабельность компании влияет структурная привлекательность отрасли или отраслевых сегментов, которые компания избрала для конкурирования. Конкурентное преимущество требует, чтобы компания заняла превосходящую стратегическую позицию и обладала превосходными внутренними ресурсами для того, чтобы использовать и удерживать эту позицию Боуэр Дж. Л., Кристенсен С.М. Подрывная технология: как поймать волну // Гарвард Бизнес Ревю, январь - февраль, 1995. С. 43-53..