Основи патентознавства

2. Патентовласники

Патентовласник є особа, яка отримала патент на винахід, корисну модель чи промисловий зразок і тим самим права, що випливають з патенту, тобто патентні права. Ним може бути автор винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, його спадкоємець чи інший правонаступник. Право на одержання патенту на своє ім'я має автор винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, якщо тільки законом не встановлено інше. Дане право ґрунтується на самому факті створення патентоспроможного винаходу, корисної моделі чи промислового зразка і є одним із основних прав автора. Однак особи автора і патентовласника збігаються далеко не завжди. Навпаки, як свідчать статистичні дані, патентовласниками найчастіше є не творці винаходів, корисних моделей чи промислових зразків, а інші особи. До них належать спадкоємці та інші правонаступники, до яких ці права авторів перейшли на законних підставах.

Так, законодавство України надає авторові можливість уступити належне йому право на одержання патенту будь-якій фізичній або юридичній особі. Ця можливість може бути реалізована автором шляхом простого зазначення в заявці на видачу патенту імені чи найменування майбутнього патентовласника. Коли спочатку патент заявлявся автором на своє ім'я, автор може до моменту здійснення державної реєстрації прав на винахід, корисну модель чи промисловий зразок подати до Патентного відомства України заяву з проханням видати патент на ім'я іншої особи. Зрозуміло, що для цього така особа має на дати свою згоду. Зазвичай така переуступка права на одержання патенту здійснюється на основі спеціального договору, який укладається між автором і майбутнім патентовласником. Цей договір укладається за загальними правилами, встановленими цивільним законодавством, і не потребує особливої реєстрації.

Автор винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, який одержав патент на своє ім'я, може в будь-який момент уступити його на основі укладеного договору будь-якій юридичній або фізичній особі. Порядок та умови укладання і ви конання таких Договорів будуть докладно розглянуті далі при характеристиці прав патентовласника. Тут лише зазначимо, що особа, яка отримала патент, стає повноправним патентовласником і може здійснювати всі патентні права.

Окремої уваги заслуговує питання про осіб, які мають право на одержання патенту на так звані службові винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Відповідно до чинного законодавства патентовласниками стосовно службових винаходів, корисних моделей та промислових зразків визначаються роботодавці авторів (ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Таке вирішення питання є найбільш прийнятним. Стосовно інтересів авторів, то вони гарантуються обов'язковою виплатою їм винагороди, розмір і порядок виплати якої визначаються у письмовому договорі працівника і роботодавця, а у разі спору -- встановлюються судом. При цьому розмір винагороди має відповідати економічній цінності винаходів, корисних моделей та промислових зразків або іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. Обов'язок виплатити винагороду автору винаходу чи корисної моделі роботодавець несе не тільки тоді, коли він реально одержує патент, а й у разі передачі роботодавцем права на одержання патенту іншій особі, прийняття ним рішення про збереження відповідного винаходу чи корисної моделі як комерційної таємниці або неотримання патенту за поданою заявкою з причин, що залежать від роботодавця.

За загальним правилом, роботодавець має право на одержання патенту на будь-який винахід, корисну модель чи промисловий зразок, що створений працівником:

у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. При цьому службові обов'язки це зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть призвести до створення винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Доручення роботодавця -- це видане працівникові в письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або роботодавця і може мати наслідком створення винаходу, корисної моделі чи промислового зразка; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Окремий договір при цьому укладається тоді, коли працівник і роботодавець хочуть обумовити особливий порядок здійснення прав на створені винаходи, корисні моделі та промислові зразки (збереження всіх патентних прав за автором, спільне володіння ними, уступка цих прав автором роботодавцю на основі спеціальної угоди тощо).

Якщо роботодавець упродовж чотирьох місяців від дати письмового повідомлення його автором про створений ним винахід, корисну модель чи промисловий зразок не подасть за явки на одержання патенту до Патентного відомства України, а стосовно винаходів і корисних моделей не передасть право на подачу заявки та одержання патенту іншій особі або не прийме рішення про збереження службового винаходу чи корисної моделі як комерційної таємниці, то право на одержання патенту переходить до автора або його правонаступника. У цьому разі за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії на даний винахід, корисну модель чи промисловий зразок.

Патентовласниками щодо винаходу, корисної моделі чи промислового зразка можуть одночасно бути кілька осіб. Вони можуть передати свої права на одержання патенту одному чи кільком співавторам або одержати патент на ім'я всіх співав торів. Крім того, набути право на одержання патенту або на вже виданий патент може не лише одна, а й кілька осіб. Спів власниками патенту вправі бути і кілька спадкоємців.

Правовідносини з використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. За відсутності такої угоди кожна з них може використовувати цей об'єкт прав інтелектуальної власності за власним розсудом, але не вправі надати на нього ліцензію або уступити патент іншій особі без згоди решти патентовласників.

Патентовласниками в Україні можуть бути не тільки українські, а й іноземні фізичні та юридичні особи. Іноземні патентовласники, що є громадянами чи юридичними особами держав - учасниць Паризької конвенції з охорони промислової власності або мають на території однієї з цих держав постійне місцезнаходження, користуються в Україні тим самим обсягом прав, що й українські патентовласники.

3. Спадкоємці

У разі смерті автора або власника патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок власниками патентних прав стають їхні спадкоємці. Спадкування патентних прав відбувається як за законом так і за заповітом. Однак при спадкуванні патентних прав до спадкоємців автора переходять не всі його права а лише ті, котрі забезпечують майнові інтереси спадкоємців. До них належать права автора на подачу заявки, на видачу патент} і на одержання винагороди, якщо патент вправі одержати роботодавець померлого автора. Особисті немайнові права, зокрема право авторства і право на авторське ім'я, у спадщину не пере ходять і погашаються смертю автора. Це не означає, що прав авторства та інші особисті немайнові права померлого автора не охороняються після його смерті. Навпаки, вони охороняють ся безстроково, але вже не як суб'єктивні права, а як суспіль значущий інтерес і захищаються у випадку їхнього порушення за позовом прокурора. Вважається, що з позовом на їхній захист можуть виступати і спадкоємці автора винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, хоча в законі таке право прямо не закріплено. Цей висновок можна зробити, виходячи із загальних положень цивільного права та спираючись на аналогічну норму; законодавства інституту авторських і суміжних прав.

При спадкуванні патентних прав до спадкоємців переходять майнові права патентовласника в повному обсязі. Проте строк їхньої дії обмежений терміном дії патенту, що залишився. Як повноправний патентовласник спадкоємець може переуступити патент будь-якій іншій особі. Якщо спадкоємців кілька, вони реалізують майнові права, що перейшли до них, за взаємною згодою. Вони це можуть робити спільно, можуть наділити відповідними правочинами одного із спадкоємців, передати, здійснення прав третій особі, наприклад патентному повіреному тощо. Спори між спадкоємцями з цього приводу розглядаються у судовому порядку.

Оформлення спадкоємних прав у даній сфері має деякі особливості порівняно із загальним порядком. Зазвичай спадкоємці на підтвердження своїх прав подають свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом. Однак до винесення рішення про видачу патенту нотаріус не вправі видати свідоцтво про право на його спадкування. Тому при поданні заявки на видачу патенту спадкоємці подають інші документи, які стверджують їхнє право на подання заявки. З одного боку, ними є документи, що свідчать про відкриття спадщини (свідоцтво про смерть спадкодавця, рішення суду про оголошення його померлим), а з другого - документи, які свідчать про те, що заявник є спадкоємцем за законом (виписки з метричних книг, запис у паспорті про дітей, чоловіка, судове рішення про встановлення батьківства тощо) чи за заповітом (копія заповіту). Процедура оформлення заявки і ведення за нею діловодства здійснюються у звичайному порядку. Спадкоємці повністю заміщають померлого автора, тобто підписують за нього всі матеріали, самостійно або через патентного повіреного ведуть листування за заявкою тощо. При переході в спадщину вже ви даного патенту спадкоємці зобов'язані одержати у нотаріуса спеціальне свідоцтво про право спадкування патенту, в якому має бути зазначено, хто та у якій частці успадковує патентні права. Загальне свідоцтво про успадкування майна спадкодавця, в якому не згадано про перехід прав на патент, на практиці визнається недостатнім. Якщо в заповіті точно не визначені частки спадкоємців і між ними виникає спір щодо розподілу спадкоємного майна, він вирішується судом за позовом кожного із спадкоємців.

4. Патентні повірені

Ведення справ щодо видачі патентів на винаходи, корисні моделі чи промислові зразки та вирішення інших правових питань вимагають спеціальних знань. Тому законодавство України на дає авторам та їхнім правонаступникам право не тільки виступати у патентних відносинах особисто, а й користуватися послугами інших осіб. Власне, така можливість існувала завжди у зв'язку з наявністю в цивільному праві інституту представництва. Дуже часто і в радянські часи заявки на винаходи та інші об'єкти прав інтелектуальної власності подавалися не самими авторами, а відповідними патентними службами підприємств і організацій. Новим є те, що нині в Україні діє спеціальний інститут представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), які покликані надавати заявникам кваліфіковану юридичну допомогу в цій сфері діяльності.

Відносини, пов'язані з професійною роботою патентних повірених, регулюються ст. 5 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 4 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», а також Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. за № 938.

Патентним повіреним визнається громадянин України, якому надано право на представництво фізичних і юридичних осіб перед Патентним відомством України та організаціями, що входять До сфери його управління. Патентні повірені консультують зацікавлених осіб з патентно-правових питань щодо одержання охоронних документів на об'єкти прав інтелектуальної власності, збереження їх у силі та захисту патентних прав, запереченні щодо видачі третім особам охоронних документів тощо.

Щоб успішно здійснювати ці та інші функції, пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності, патентні повірені повинні мати певну кваліфікацію, досвід роботи в цій сфері і відповідати деяким іншим вимогам. Згідно з п. З названого Положення патентним повіреним може бути атестований і за реєстрований громадянин України, який:

- має постійне місце проживання в Україні, вищу освіту, у тому числі в сфері інтелектуальної власності, і не менш ніж п'ятирічний досвід практичної роботи в цій сфері;

- володіє знанням законодавчих та інших нормативних актів України, міжнародних договорів та угод, необхідних для здійснення діяльності з охорони прав інтелектуальної власності в обсязі, обумовленому Патентним відомством України, а також навичками його практичного застосування, підтвердженими результатами кваліфікаційного іспиту.

Атестація патентних повірених проводиться Патентним відомством України у формі перевірки поданих документів та кваліфікаційного іспиту. Реєстрація патентного повіреного, котрий пройшов атестацію, здійснюється на основі його заяви, яка має бути подана упродовж року від дати винесення рішення про те, що він пройшов атестацію. Патентне відомство України на підставі поданої заяви про реєстрацію вносить необхідні відомості до Державного реєстру патентних повірених, видає патентному повіреному свідоцтво і направляє інформацію про його реєстрацію для опублікування в офіційних виданнях. Право на здійснення професійної діяльності патентного повіреного виникає, починаючи від дати його реєстрації у Державному реєстрі.

Патентний повірений може працювати як самостійно суб'єктом підприємницької діяльності, так і за наймом. Патентні повірені мають право створювати свої агентства, громадські об'єднання та професійні асоціації.

Відносини патентних повірених із клієнтами будуються на цивільно-правовій договірній основі, якою здебільшого є до говір доручення. Для представництва інтересів клієнтів перед третіми особами, у тому числі перед Патентним відомством України і підлеглими йому організаціями, патентний повірений наділяється дорученням, яке складається у простій письмовій формі і не вимагає нотаріального засвідчення. Оплата послуг патентного повіреного, його звіт перед клієнтом і відповідальність визначаються угодою сторін із урахуванням правил, установлених цивільним законодавством. Патентний повірений мають право обмежити свою діяльність окремими об'єктами прав інтелектуальної власності або видами послуг.

Створення інституту патентних повірених не означає, що тільки вони можуть представляти інтереси авторів, патентовласників та їхніх правонаступників. Відповідно до загально-цивільних правил клієнт може обрати своїм представником будь-яку дієздатну особу, уклавши з нею відповідний договір і наділивши її належними повноваженнями. Наприклад, інтереси клієнта у судовому розгляді спору може представляти будь-який адвокат, а не лише той, котрий атестований як патентний повірений. Чинне законодавство щодо цього встановлює лише один виняток, а саме: іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Патентним відомством Україні, і організаціями, що входять до сфери його управління, реалізують свої права тільки через представників у справах інтелектуальної власності, зареєстрованих у вищеназваному відомстві.

Лекція 6. Ліцензійні договори (2 години)

План

6. Ліцензія у сфері інтелектуальної власності.

7. Види ліцензійних договорів.

8. Укладення ліцензійних договорів.

Міжнародна патентна класифікація (МПК) -- результат міжнародної співпраці патентних відомств багатьох держав. Вона базується на Страсбурзькій угоді 1972 р., підготовленій Міжнародним Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Основне призначення МПК:

- засіб для уніфікованого в міжнародному масштабі класифікування патентів на винаходи (корисні моделі), включаючи опубліковані заявки, а також ефективний інструмент для патентних відомств з метою встановлення патентоспроможності і оцінки внеску винахідника в заявлений винахід;

- інструмент для впорядкованого зберігання патентних документів, який полегшує доступ до технічної та правової інформації, що міститься в них;

основа для вибіркового розподілу інформації серед користувачів патентної інформації;

- основа для визначення рівня техніки в окремих галузях;

- основа для отримання статистичних даних у сфері охорони промислової власності, що, в свою чергу, дасть змогу визначати рівень розвитку різних галузей техніки і технологій.

Основні характеристики схеми МПК, правила її використання і додаткові вказівки детально викладено у «Вступні до МПК». Знання положень «Вступу до МПК» потрібне при використанні МПК як з метою класифікування патентних документів, так і При пошуку необхідної патентної інформації. «Вступ до МПК», перелік основних груп і всі 8 розділів чинної 8-ї редакції МПК видано в 10 томах. Офіційний текст МПК опубліковано ВОІВ англійською і французькою мовами на папері.

4.2. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків

Міжнародна (Ніццька) класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) затверджена угодою, що підписана під час Ніццької дипломатичної конференції 15 червня 1957 р. і переглянута в Стокгольмі у 1967 р. і в Женеві у 1977 р.

Практична цінність МКТП полягає в тому, що кожна з країн-учасниць Ніццької угоди повинна застосовувати Ніццьку класифікацію як основну або додаткову класифікацію для реєстрації знаків та зазначити в своїх офіційних документах і публікаціях, що стосуються реєстрації знаків, номери класів Міжнародної класифікації, до яких належать товари або послуги, для яких реєструють знак.

Класифікація змінюється і доповнюється Комітетом експертів, в якому беруть участь представники всіх країн-учасниць Угоди.

Першу редакцію Ніццької класифікації було опубліковано в 1963 р., другу-- в 1971 р., третю --в 1981 р., четверту --в 1983 р., п'яту -- в 1987 р., шосту -- в 1992 р.

З 1 січня 1997 р. набрала чинності сьома редакція класифікації.

Класифікація складається з переліку класів (34 класи для товарів і 8 класів для послуг), а також алфавітного переліку товарів і послуг. Перелік товарів і послуг включає близько 11 000 найменувань.

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків є єдиною в Україні системою класифікування товарів і послуг та призначена для використання під час розроблення і реєстрації знаків для товарів і послуг усередині країни, а також для їх міжнародної реєстрації.

4.3. Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків

Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків (КЗЕ) запроваджена Угодою, укладеною 12 червня 1973 р. на Віденській Дипломатичній Конференції.

Віденьска Угода набрала чинності 9 серпня 1985 р.

Мета класифікації чисто практична -- полегшити пошук Знаків для товарів і послуг і уникнути трудомісткого перекласифікування у разі обміну документами на міжнародному рівні.

Класифікація має ієрархічну систему, що розвивається від загального до приватного, поділяючи всі зображальні елементи на категорії, групи та підгрупи. Там, де це доречно, даються пояснювальні примітки. Вони стосуються або класифікації загалом, або якої-небудь певної категорії, групи чи підгрупи.

Існують дві головні підгрупи, на додаток до яких є допоміжні підгрупи, призначені для образотворчих елементів, котрі вже включені в головні підгрупи.

4.4. Міжнародна класифікація промислових зразків

Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ) введена Локарнської угодою, що підписана під час Локарнською Дипломатичної Конференції 8 жовтня 1968 р. Звідси Міжнародну класифікацію промислових зразків називають також Локарнською класифікацією.

Пошук інформації у сфері охорони промислової власності

Пошук інформації щодо об'єктів промислової власності необхідний для задоволення різноманітних інформаційних потреб.

Зокрема, він здійснюється для забезпечення процедури видачі охоронних документів і проведення патентних досліджень на різних етапах створення і використання об'єктів промислової власності. Цілі патентних досліджень і вимоги щодо обсягу пошуку для них викладено в ДСТУ 3574-97 і ДСТУ 3575-Залежно від призначення пошуку встановлюється ретроспективність (глибина) і обсяг пошукового масиву. Відповідний обсяг патентної документації для цілей експертизи заявок на винаходи по суті визначається кожним патентним відомством згідно з його політикою.

За режимом виконання розрізнюють ретроспективний пошук і моніторинг, або вибірний розподіл інформації. Ретроспективний пошук виконується одноразово на певному масиві документів заданої ретроспективності. При моніторингу пошук проводиться періодично відповідно до постійного профілю (запиту, що відображає інформаційну потребу користувача) на глибину нових надходжень від дати попереднього пошуку.

5. Патентні дослідження

Патентні дослідження -- системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності (ОГД) протягом його життєвого циклу, що випливають з охорони прав на об'єкти промислової власності. Їх метою є визначення патентної ситуації щодо ОГД, тобто визначення патентоспроможності ОГД, ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності і виявлення порушення прав заявників і власників чинних охоронних документів на об'єкти промислової власності.

Патентні дослідження спрямовані на оцінку науково-технічного потенціалу країн і фірм, перспективність розроблення ОГД, його правового захисту, конкурентоспроможності і реалізацій на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Патентні дослідження проводять на основі аналізу джерел патентної та іншої науково-технічної інформації, яка стала загальнодоступною в світі і містить відомості про останні науково-технічні досягнення. Це дає можливість використовувати досягнення світової науки і техніки, виключаючи дублювання вже виконаних розробок, на основі прогресивних аналогів створювати нові патентоспроможні рішення.

Результати патентних досліджень визначають загальносвітові тенденції науково-технічного розвитку і перспективні напрями розвитку вітчизняної науки і техніки. Такий аналіз необхідний насамперед для державних і галузевих органів управління науково-технічним розвитком. Ці результати використовуються в конкретних розробках під час створення ефективних, конкурентоспроможних ОГД, які відповідали б умовам патентоспроможності, а саме: були б новими, мали б винахідницький рівень і промислову застосовність.

Патентні дослідження застосовують для аналізу умов конкуренції продукції, тобто виявлення потенційних конкурентів, вибору ринкових ніш, а також для вирішення питань продажу і купівлі ліцензій. При реалізації ОГД (продажу, експонуванні на виставках, ярмарках, продажу ліцензій) патентними дослідженнями визначають порушення прав заявників і власників чинних охоронних документів.

Основні положення, порядок проведення і форма звіту про патентні дослідження в Україні регламентуються ДСТУ 3575-----97 «Патентні дослідження. Основні положення і порядок проведення», введеним в дію з 01.01.98 р.

Патентні дослідження проводяться на всіх етапах життєвого циклу ОГД.

Процес проведення патентних досліджень включає:

- розроблення завдання на проведення патентних досліджень;

- розроблення регламенту пошуку інформації на проведення патентних досліджень;

- пошук, обробку інформації та оформлення довідки про пошук;

- систематизацію і аналіз інформації;

- оформлення звіту про патентні дослідження.

Патентні дослідження виконують на підставі завдання, що визначає зміст робіт, відповідальних виконавців, терміни виконання і форми звітних документів.

Регламент пошуку є програмою, яка визначає галузь проведення пошуку на основі патентної та іншої науково-технічної Інформації. Відповідно до мети пошуку визначаються держави пошуку, класифікаційні індекси, ретроспективність пошуку і джерела інформації.

6. Ліцензійний договір

За сучасних умов найбільш поширеною правовою формою використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори.

Право на використання винаходу може бути передано у повному обсязі або частково шляхом видачі дозволу (ліцензії) на його використання. Правовою формою видачі ліцензії є ліцензійний договір.

Власник патенту, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель, має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту чи деклараційного патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються у судовому порядку.

Ліцензійний договір -- це двостороння угода, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання винаходу (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання винаходу, а ліцензіат зобов'язується сплачувати ліцензіару платежі та здійснювати інші дії, що передбачені договором.

За ліцензійним договором сторона, що має право власності (виключне право) на об'єкт інтелектуальної власності (ліцен-іар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на право використання відповідного об'єкта інтелектуальної власності.

Предметом ліцензійного договору є право на використання запатентованого винаходу разом з іншими правами інтелектуальної власності, що передаються за ліцензійним договором.

Предмет договору, з юридичної, точки зору, є основою для визначення обсягу «прав ліцензіанта, встановлення правових меж, в яких він може використовувати одержані за договором права, а також підставою для виплати ним ліцензійної винагороди ліцензіару.

Ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами.

Ліцензійний договір - це договір, особливість якого полягає в тому, що права на використання запатентованого винаходу, що передаються, обмежені строком дії, територією, на якій вони діють, та обсягом прав, що охороняються.

Ліцензійний договір - це сукупність прав і обов'язків сторін та порядок їх виконання, і тому до нього, як до одного із різновидів угод у цивільному праві, застосовуються правила, встановлені до угод.

Ліцензійний договір. - це єдиний документ, який регулює права та обов'язки сторін щодо використання запатентованого винаходу, їх взаємні розрахунки та матеріальну відповідальність.

Укласти ліцензійний договір на використання запатентованого винаходу можна від початку дії виключних прав, тобто від публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід і тільки в межах строку його дії.

Слід відзначити, що якщо подана заявка на винахід, але ще не одержано патент, винахід можна використовувати.

Обов'язкові умови та реквізити ліцензійного договору.

Досвіду використання об'єктів інтелектуальної власності в Україні ще не накопичено. Основні умови та реквізити договорів поки що не типізовані у відповідних зразкових чи примірних договорах. Тому дуже важливо визначити зміст та основні умови передусім ліцензійного договору, який стає єдиним і основним документом, що регулюватиме права і обов'язки сторін у відносинах щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, взаємні розрахунки і майнову відповідальність тощо.

Найчастіше спори виникають саме через прогалини в укладеному договорі, його нечіткість, неконкретністьтощо. Варто врахувати й те, що при виробленні проекту договору багато його умов характеризуються невизначеністю стосовно того, який ефект буде досягнуто в результаті використання об'єкта інтелектуальної власності. Це значно ускладнює укладання договору.

Ліцензійний договір має відповідати докладним, однозначним формулюванням, що не допускають їх двозначного тлумачення, конкретній характеристиці предмета договору, прав і обов'язків, відповідальності тощо.

Ліцензійний договір має передбачати способи використання об'єкта інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за таким договором, строк дії і територію, на які передається право), розмір винагороди або порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання об'єкта інтелектуальної власності, порядок і строки її виплати, а також інші умови, які сторони визнають за доцільне включити до договору.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про спосіб використання об'єкта інтелектуальної власності договір вважається укладеним на такі способи використання об'єкта інтелектуальної власності, які можуть вважатися необхідними для досягнення наміру сторін, що був визначений при укладенні договору. Якщо в ліцензійному договорі не зазначені строки, на які видається право, договір може бути розірваний ліцензіаром за спливом п'яти років від дати його укладення, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до розірвання договору.

Якщо в договорі не міститься умови про територію, на яку видається право, чинність його поширюється на територію України.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта інтелектуальної власності, які на момент укладення договору були невідомі.

Умови ліцензійного договору, що обмежують авторів або винахідників у створенні в майбутньому нових об'єктів інтелектуальної власності на певну тему або в певній галузі, є недійсними.

Умови ліцензійного договору, які суперечать чинному законодавству, також визнаються недійсними.

Бажано, щоб ліцензійний договір мав преамбулу, в якій чітко і докладно були б визначені права ліцензіата на предмет договору, наприклад, назва винаходу, номери патентів, виробничий досвід, ноу-хау тощо. У ній має бути викладене бажання ліцензіата придбати певні права на об'єкт інтелектуальної власності та його мета.

У преамбулі слід дати докладне визначення понять (термінів), які використовуються в тексті договору.

Законодавством визначені обов'язкові умови та реквізити ліцензійного договору. В-ньому повинні бути зазначені:

* сторони договору: повне найменування та юридична адреса -- для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та адреса -- для фізичної особи;

* номер патенту; назва винаходу; предмет договору;

обсяг прав, що передаються;

права та обов'язки сторін;

вид ліцензії;

територія дії ліцензійного договору;

строк дії ліцензійного договору;

підписи сторін;

дата укладення договору.

Слід пам'ятати, що при укладанні ліцензійного договору розділ «Предмет договору» є найбільш складним. Важливо Докладно визначити предмет договору. В ньому має бути однозначно сказано, що передається і на яких умовах (право на використання об'єкта інтелектуальної власності, вид ліцензії, технічна документація, ноу-хау, послуги, технічна допомога), а також подана характеристика території, на якій буде вироблятись, застосовуватись, продаватись продукція за ліцензією.

У ліцензійному договорі мають бути докладно визначені права та обов'язки сторін, які обумовлюються предметом договору.

В умовах ринкової економіки в договорі слід надійно забезпечити конфіденційність інформації, що міститься в ліцензії. Слід прямо передбачити обов'язок ліцензіата не розголошувати і не передавати третім особам отриману ним інформацію, яка не була опублікована і загальнодоступна на день підписання договору. Така інформація складає комерційну таємницю, яка може в умовах ринку забезпечити ліцензіару виробничий успіх.

Важливе значення в ліцензійному договорі має строк його дії, який обумовлюється такими чинниками: строком дії права інтелектуальної власності, строком морального старіння об'єкта, часом, необхідним для освоєння ліцензії, ступенем заінтересованості сторін у тривалому співробітництві. Строк дії ліцензійного договору не має бути довшим за строк дії права на об'єкт інтелектуальної власності на день підписання угоди.

У договорі варто передбачити наслідки припинення його дії, бо з цим пов'язані важливі правові питання. Таких наслідків може бути два:

а) ліцензіат повертає ліцензіару всю технічну документацію і повністю припиняє використання винаходу і ноу-хау;

б) ліцензіат залишає в себе одержану ним технічну документацію, вправі продовжувати використання винаходу і ноу-хау на власний розсуд, виробляти, використовувати і продавати продукцію за ліцензією.

Суттєвою умовою ліцензійного договору є плата за використання винаходу за ліцензією. Вона може бути двох видів: ціни ліцензії або ліцензійної винагороди. У договорі докладно визначаються строки і порядок платежів. Визначення ціни ліцензії є найбільш складним питанням. Ціна ліцензії є не що інше, як справедливий баланс економічних інтересів ліцензіа-ра і ліцензіата. Вона обумовлюється такими чинниками:

економічною і технічною цінністю об'єкта, що забезпечує ліцензіату одержання додаткового прибутку чи іншого економічного ефекту протягом строку дії ліцензійного договору;

часом і капіталовкладеннями, необхідними для освоєння ліцензії і організації виробництва продукції за нею;

сукупністю прав, що передаються ліцензіату (виключна або невиключна ліцензія);

обсягом технічної документації і ноу-хау, що передаються за договором, а також технічною допомогою, що надається при освоєнні ліцензії;

* строком дії договору; видом і порядком ліцензійних платежів тощо.

Ціна ліцензії є частиною прибутку (економічного ефекту) ліцензіата, який він може одержати від використання винаходу. У світовій практиці поширене визначення ціни ліцензії на основі процентних відрахувань від вартості продукції, що реалізується ліцензіатом, або на-основі фіксованого платежу з кожної одиниці продукції в твердій сумі. Ціна ліцензії залежить також і від виду платежів. При одноразовій виплаті ціна буде нижчою, оскільки вона гарантує ліцензіату отримання всієї вартості ліцензії незалежно від фактичного результату використання винаходу.

Але більш широко практикуються ліцензійні платежі у вигляді поточних, відрахувань від прибутку ліцензіата в погодженій сторонами частці протягом строку дії ліцензійного договору. Це можуть бути також комбіновані платежі, за якими ліцензіат виплачує певну суму одноразово або частинами, а потім здійснює поточні відрахування від прибутку.

7. Форма ліцензійного договору

Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачено погодженням сторін. Письмова форма не обов'язкова для авторських ліцензійних договорів про опублікування творів у періодичних виданнях і енциклопедичних словниках. Ліцензійні договори на право використання об'єктів промислової власності набувають чинності після їх реєстрації у патентному відомстві України.

8. Види ліцензій

Практика зарубіжних країн виробила три види ліцензійних Договорів:

1) повна ліцензія;

2) виключна ліцензія;

3) невиключна або проста ліцензія.

Вид ліцензії зумовлюється обсягом прав, що передаються за ліцензійним договором.

1. Повна ліцензія

При повній ліцензії до ліцензіата переходять усі майнові права, що випливають із патенту, на строк дії договору. Ліцензіар є лише номінальним патентовласником, але тільки на строк чинності договору. По скінченні строку повної ліцензії майнові права патентовласника відновлюються в повному обсязі. Повна ліцензія подібна до договору купівлі-продажу, але тільки на певний строк.

Договір повної ліцензії занадто обмежує права патентовласника, що в умовах розвиненої ринкової економіки не є доцільним. Завдяки виключній або невиключній ліцензії патентовласник може одержати кращий прибуток, ніж від продажу повної ліцензії. Це зумовило значне витіснення з ринку міжнародної торгівлі ліцензіями таку її форму ліцензії, як повна ліцензія. Зараз повна ліцензія навіть не згадується в законодавствах про інтелектуальну власність.

2. Виключна ліцензія

Виключна ліцензія передбачає надання дозволу на право використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіату). При цьому ліцензіар зберігає за собою право на використання цього ж об'єкта, але не має права видавати ліцензію на право використання цього самого об'єкта іншим особам.

За виключною ліцензією власник виключних прав (ліцензіар) надає дозвіл на використання винаходу іншій особі (ліцензіату) в певному обсязі, на визначеній території, на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати свій винахід лише у частині, що не передається за ліцензійним договором. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання цього об'єкта іншим особам на тій же території в обсязі наданих ліцензіату прав. Але він має право видати ліцензію іншим особам за межами виданих ліцензій.

Іншими словами, право на використання винаходу на території дії договору належить виключно ліцензіату (власнику виключної ліцензії), який отримує право і на видачу субліцензій.

Запам 'ятайте: якщо Ви власник виключної ліцензії, це означає, що ніхто інший, включаючи Вашого ліцензіара, на має права використовувати винахід на території дії договору в обсязі, який Ви одержали за ліцензією.

Якщо ліцензіар має наміри сам використовувати винахід, незважаючи на існування виключної ліцензії, таке право обов'язково повинно бути обумовлене у ліцензійному договорі.

Обмеження прав ліцензіата.

Права ліцензіата на використання винаходу, які він одержав за виключною ліцензією, можуть бути обмежені ліцензіаром стосовно:

строку дії договору, який може бути меншим, ніж строк дії патенту;

території дії договору, яка може обмежуватись конкретним підприємством, областю тощо;

виду використання (тільки виробництво або тільки продаж тощо).

Але при обмеженні прав ліцензіата повинні враховуватись вимоги Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 3 березня 1998 р., зокрема про недопустимість нав'язування ліцензіаром таких умов договору або додаткових умов, які ставлять ліцензіата у нерівне становище, у тому числі нав'язування товару, не потрібного ліцензіату.

3. Невиключна ліцензія

За невиключною ліцензією власник виключних прав (лі-цензіар) надає іншій особі (ліцензіату) дозвіл на використання винаходу, зберігаючи за собою право на використання цього винаходу, включаючи право видачі ліцензій іншим особам. У цьому випадку ліцензіаром може бути як власник патенту, так і власник виключної ліцензії.

Ліцензіат, який одержав невиключну ліцензію, використовує винахід в умовах можливої конкуренції з самим ліцензіаром та іншими ліцензіатами.

Невиключні ліцензії, як правило, надаються на виробництво товарів масового побуту для його повного задоволення та для одержання максимально можливого прибутку.

Вибір виду ліцензії залежить, перш за все, від попиту на ринку продукції, виготовленої із застосуванням запатентованого винаходу.

Виключні ліцензії краще надавати у тих випадках, коли такий ринок невеликий та винахід має обмежену сферу використання.

Невиключні ліцензії надаються, як правило, у тих випадках, коли є постійний попит на продукцію, виготовлену із застосуванням запатентованого винаходу, а наявність декількох ліцен-зіатів не буде перешкоджати її реалізації.

4. Субліцензійний договір

Ліцензійний договір про надання ліцензіатом (власником виключної ліцензії) права па використання винаходу (об'єкта інтелектуальної власності) іншій особі у ліцензійній практиці називають субліцензійним договором.

Ліцензіат має право укласти субліцензійний договір лише у випадках, передбачених ліцензійним договором.

Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо ліцензійним договором не передбачено інше.

У разі надання субліцензії правовідносини між ліцензіаром і ліцензіатом зберігаються. Субліцензіат не вступає у прямі договірні відносини з ліцензіаром (власником патенту на винахід) Відповідальність за виконання субліцензійного договору перед ліцензіаром несе ліцензіат, який видав субліцензію.

Економічна суть надання субліцензії полягає у тому, що за допомогою субліцензіата ліцензіат має можливість якнайбільше задовольнити попит на «продукцію по ліцензії» на території дії договору, якщо він не в змозі задовольнити таку потребу сам.

Тільки ліцензіат, який одержав виключні права на використання винаходу, має право на видачу субліцензій.

Обсяг прав, які надаються за субліцензійним договором, визначається обсягом прав, які одержав ліцензіат за виключною ліцензією, і не може перевищувати їх.

Лекція 7. Основні положення патентного законодавства зарубіжних країн. Порядок ліцензування

План

9. Патентна інформація.

10. Схема подання патентної інформації.

11. Патентно-інформаційні ресурси України.

12. Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності.

1. Конспект лекції.

Міжнародна патентна класифікація (МПК) -- результат міжнародної співпраці патентних відомств багатьох держав. Вона базується на Страсбурзькій угоді 1972 р., підготовленій Міжнародним Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Основне призначення МПК:

- засіб для уніфікованого в міжнародному масштабі класифікування патентів на винаходи (корисні моделі), включаючи опубліковані заявки, а також ефективний інструмент для патентних відомств з метою встановлення патентоспроможності і оцінки внеску винахідника в заявлений винахід;

- інструмент для впорядкованого зберігання патентних документів, який полегшує доступ до технічної та правової інформації, що міститься в них;

основа для вибіркового розподілу інформації серед користувачів патентної інформації;

- основа для визначення рівня техніки в окремих галузях;

- основа для отримання статистичних даних у сфері охорони промислової власності, що, в свою чергу, дасть змогу визначати рівень розвитку різних галузей техніки і технологій.

Основні характеристики схеми МПК, правила її використання і додаткові вказівки детально викладено у «Вступні до МПК». Знання положень «Вступу до МПК» потрібне при використанні МПК як з метою класифікування патентних документів, так і При пошуку необхідної патентної інформації. «Вступ до МПК», перелік основних груп і всі 8 розділів чинної 8-ї редакції МПК видано в 10 томах. Офіційний текст МПК опубліковано ВОІВ англійською і французькою мовами на папері.

4.2. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків

Міжнародна (Ніццька) класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) затверджена угодою, що підписана під час Ніццької дипломатичної конференції 15 червня 1957 р. і переглянута в Стокгольмі у 1967 р. і в Женеві у 1977 р.

Практична цінність МКТП полягає в тому, що кожна з країн-учасниць Ніццької угоди повинна застосовувати Ніццьку класифікацію як основну або додаткову класифікацію для реєстрації знаків та зазначити в своїх офіційних документах і публікаціях, що стосуються реєстрації знаків, номери класів Міжнародної класифікації, до яких належать товари або послуги, для яких реєструють знак.

Класифікація змінюється і доповнюється Комітетом експертів, в якому беруть участь представники всіх країн-учасниць Угоди.

Першу редакцію Ніццької класифікації було опубліковано в 1963 р., другу-- в 1971 р., третю --в 1981 р., четверту --в 1983 р., п'яту -- в 1987 р., шосту -- в 1992 р.

З 1 січня 1997 р. набрала чинності сьома редакція класифікації.

Класифікація складається з переліку класів (34 класи для товарів і 8 класів для послуг), а також алфавітного переліку товарів і послуг. Перелік товарів і послуг включає близько 11 000 найменувань.

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків є єдиною в Україні системою класифікування товарів і послуг та призначена для використання під час розроблення і реєстрації знаків для товарів і послуг усередині країни, а також для їх міжнародної реєстрації.

4.3. Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків

Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків (КЗЕ) запроваджена Угодою, укладеною 12 червня 1973 р. на Віденській Дипломатичній Конференції.

Віденьска Угода набрала чинності 9 серпня 1985 р.

Мета класифікації чисто практична -- полегшити пошук Знаків для товарів і послуг і уникнути трудомісткого перекласифікування у разі обміну документами на міжнародному рівні.

Класифікація має ієрархічну систему, що розвивається від загального до приватного, поділяючи всі зображальні елементи на категорії, групи та підгрупи. Там, де це доречно, даються пояснювальні примітки. Вони стосуються або класифікації загалом, або якої-небудь певної категорії, групи чи підгрупи.

Існують дві головні підгрупи, на додаток до яких є допоміжні підгрупи, призначені для образотворчих елементів, котрі вже включені в головні підгрупи.

4.4. Міжнародна класифікація промислових зразків

Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ) введена Локарнської угодою, що підписана під час Локарнською Дипломатичної Конференції 8 жовтня 1968 р. Звідси Міжнародну класифікацію промислових зразків називають також Локарнською класифікацією.

Пошук інформації у сфері охорони промислової власності

Пошук інформації щодо об'єктів промислової власності необхідний для задоволення різноманітних інформаційних потреб.

Зокрема, він здійснюється для забезпечення процедури видачі охоронних документів і проведення патентних досліджень на різних етапах створення і використання об'єктів промислової власності. Цілі патентних досліджень і вимоги щодо обсягу пошуку для них викладено в ДСТУ 3574-97 і ДСТУ 3575-Залежно від призначення пошуку встановлюється ретроспективність (глибина) і обсяг пошукового масиву. Відповідний обсяг патентної документації для цілей експертизи заявок на винаходи по суті визначається кожним патентним відомством згідно з його політикою.

За режимом виконання розрізнюють ретроспективний пошук і моніторинг, або вибірний розподіл інформації. Ретроспективний пошук виконується одноразово на певному масиві документів заданої ретроспективності. При моніторингу пошук проводиться періодично відповідно до постійного профілю (запиту, що відображає інформаційну потребу користувача) на глибину нових надходжень від дати попереднього пошуку.

5. Патентні дослідження

Патентні дослідження -- системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності (ОГД) протягом його життєвого циклу, що випливають з охорони прав на об'єкти промислової власності. Їх метою є визначення патентної ситуації щодо ОГД, тобто визначення патентоспроможності ОГД, ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності і виявлення порушення прав заявників і власників чинних охоронних документів на об'єкти промислової власності.

Патентні дослідження спрямовані на оцінку науково-технічного потенціалу країн і фірм, перспективність розроблення ОГД, його правового захисту, конкурентоспроможності і реалізацій на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Патентні дослідження проводять на основі аналізу джерел патентної та іншої науково-технічної інформації, яка стала загальнодоступною в світі і містить відомості про останні науково-технічні досягнення. Це дає можливість використовувати досягнення світової науки і техніки, виключаючи дублювання вже виконаних розробок, на основі прогресивних аналогів створювати нові патентоспроможні рішення.

Результати патентних досліджень визначають загальносвітові тенденції науково-технічного розвитку і перспективні напрями розвитку вітчизняної науки і техніки. Такий аналіз необхідний насамперед для державних і галузевих органів управління науково-технічним розвитком. Ці результати використовуються в конкретних розробках під час створення ефективних, конкурентоспроможних ОГД, які відповідали б умовам патентоспроможності, а саме: були б новими, мали б винахідницький рівень і промислову застосовність.

Патентні дослідження застосовують для аналізу умов конкуренції продукції, тобто виявлення потенційних конкурентів, вибору ринкових ніш, а також для вирішення питань продажу і купівлі ліцензій. При реалізації ОГД (продажу, експонуванні на виставках, ярмарках, продажу ліцензій) патентними дослідженнями визначають порушення прав заявників і власників чинних охоронних документів.

Основні положення, порядок проведення і форма звіту про патентні дослідження в Україні регламентуються ДСТУ 3575-----97 «Патентні дослідження. Основні положення і порядок проведення», введеним в дію з 01.01.98 р.

Патентні дослідження проводяться на всіх етапах життєвого циклу ОГД.

Процес проведення патентних досліджень включає:

- розроблення завдання на проведення патентних досліджень;

- розроблення регламенту пошуку інформації на проведення патентних досліджень;

- пошук, обробку інформації та оформлення довідки про пошук;

- систематизацію і аналіз інформації;

- оформлення звіту про патентні дослідження.

Патентні дослідження виконують на підставі завдання, що визначає зміст робіт, відповідальних виконавців, терміни виконання і форми звітних документів.

Регламент пошуку є програмою, яка визначає галузь проведення пошуку на основі патентної та іншої науково-технічної Інформації. Відповідно до мети пошуку визначаються держави пошуку, класифікаційні індекси, ретроспективність пошуку і джерела інформації.

6. Ліцензійний договір

За сучасних умов найбільш поширеною правовою формою використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори.

Право на використання винаходу може бути передано у повному обсязі або частково шляхом видачі дозволу (ліцензії) на його використання. Правовою формою видачі ліцензії є ліцензійний договір.

Власник патенту, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель, має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту чи деклараційного патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються у судовому порядку.

Ліцензійний договір -- це двостороння угода, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання винаходу (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання винаходу, а ліцензіат зобов'язується сплачувати ліцензіару платежі та здійснювати інші дії, що передбачені договором.

За ліцензійним договором сторона, що має право власності (виключне право) на об'єкт інтелектуальної власності (ліцен-іар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на право використання відповідного об'єкта інтелектуальної власності.