Нетрадиционные товарные знаки: правовой режим и защита

Размещено на http://www.allbest.ru/

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики»

Юридический факультет

Кафедра гражданского права и процесса

Выпускная квалификационная работа

На тему «Нетрадиционные товарные знаки: правовой режим и защита»

«Non-traditional Trademarks: Legal Regime and Protection»

Выполнила:

Лебец Е.В.

Научный руководитель:

Терещенко Т.А.

Санкт-Петербург 2020

Содержание

Введение

1. Исключительные права на нетрадиционные товарные знаки

1.1 Понятие и виды нетрадиционных товарных знаков

1.2 Необходимость правовой охраны нетрадиционных товарных знаков

2. Правовой режим нетрадиционных товарных знаков

2.1 Регистрация нетрадиционных товарных знаков

2.2 Использование нетрадиционных товарных знаков и распоряжение исключительными правами на нетрадиционные товарные знаки

2.3 Защита нетрадиционных товарных знаков

Заключение

Список использованных источников

Введение

Первоначально разнообразие обозначений, способных выступать в качестве средств индивидуализации, ограничивалось словами, изображениями, а также их комбинациями. Однако под влиянием быстрого роста конкуренции, массового использования потребителями сети «Интернет», повышенных рисков незаконного использования товарных знаков вследствие возможности их правовой охраны за рубежом произошло значительное расширение видов обозначений, регистрируемых предпринимателями и юридическими лицами в качестве товарных знаков.

Признание в п. 1 ст. 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности возможности предоставления правовой охраны совершенно различным видам обозначений Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15.04.1994 (с изм. от 06.12.2005). // СПС «КонсультантПлюс». способствовало тому, что новые виды обозначений стали предметом изучения и дискуссий. Так, Секретариат Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - «ВОИС») в 2006 году подготовил документ, содержащий обсуждение по вопросам, возникающим в связи с новыми видами обозначений. Именно в нём была впервые произведена классификация товарных знаков на визуальные и невизуальные, а также даны общие разъяснения, касающиеся всех новых видов обозначений. Отметим, что данный документ не является международным соглашением, поэтому содержащиеся в нём рекомендации не могут быть ориентиром для законодателей.

В Парижской конвенции по охране промышленной собственности отсутствует упоминание о каких-либо видах нетрадиционных товарных знаков, поскольку во время её принятия и более поздних пересмотров существовали только словесные и изобразительные товарные знаки Конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ред. от 02.10.1979). // СПС «КонсультантПлюс».. В свою очередь, Договор о законах по товарным знакам содержит упоминание некоторых видов нетрадиционных знаков, в частности, в контексте запрета применения данного договора к голографическим и невизуальным знакам и допустимости его применения к цветовым знакам Договор о законах по товарным знакам (вместе с «Инструкцией к Договору...», <Типовыми международными бланками>) от 27.10.1994. // СПС «КонсультантПлюс».. Напротив, Сингапурский договор о законах по товарным знакам применяется ко всем типам знаков, которые могут быть зарегистрированы в соответствии с законодательством Договаривающейся стороны, включая невизуальные знаки.

Российское законодательство допускает возможность регистрации любых видов обозначений, что прямо следует из ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - «ГК РФ») «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019). // СПС «КонсультантПлюс».. При этом особенности регистрации нетрадиционных обозначений содержатся в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - «Правила № 482») и в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, утверждённому Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (далее - «Руководство № 12») Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждённые Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482. // СПС «КонсультантПлюс»;

Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утверждённое Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12. // СПС «КонсультантПлюс»..

В Правилах № 482 и Руководстве № 12 содержится общая характеристика нетрадиционных обозначений, а также правила, предъявляемые к описанию и представлению нетрадиционных обозначений. Однако в данных документах отсутствуют подробные разъяснения, касающиеся возможности наличия у таких знаков изначальной различительной способности, не требующей от заявителей сбора многочисленных документов.

Кроме того, гражданское законодательство не содержим норм, регулирующих особенности использования и защиты нетрадиционных товарных знаков. Полагаем, что отсутствие таких норм не может свидетельствовать о том, что каких-либо особенностей использования и защиты данных товарных знаков в принципе не существует, поскольку отдельные виды нетрадиционных товарных знаков могут обладать параллельной правовой охраной, например, объёмные и звуковые товарные знаки. Отметим, что в российской доктрине к настоящему моменту содержится только одно подробное исследование нетрадиционных товарных знаков, которое преимущественно затрагивает вопросы их описания и представления в российском и зарубежном законодательстве, но не анализирует возможные особенности использования и защиты таких товарных знаков Герман, П. В. Правовая охрана «нетрадиционных» товарных знаков в Российской Федерации и в странах Европейского Союза: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Герман Павел Валерьевич; [Место защиты: Рос. гос. ин-т интеллектуал. собственности Роспатента]. - Москва, 2007. - 26 с.;.

Такие исследователи, как, например, А. С. Ворожевич, Р. А. Карлиев, О. И. Терещенко, Е. Э. Шиманский, Д. В. Филиппенкова, Е. Г. Афанасьева, М. Г. Долгих, Е. А. Афанасьева также занимались изучением правовой природы нетрадиционных товарных знаков, но исключительно в рамках проблем, связанных с государственной регистрацией отдельных видов обозначений.

В связи с тем, что исследуемая тема является недостаточно изученной в рамках отечественной доктрины, считаем целесообразным использовать в данной работе опыт зарубежных авторов и правоприминителей.

Объектом настоящего исследования является система нормативно правовых актов, регулирующих особенности правового режима нетрадиционных товарных знаков.

Предметом проводимого исследования являются нормы гражданского законодательства, анализ практики регистрирующего органа, а также анализ судебной практики, относящейся к защите исключительных прав на нетрадиционные товарные знаки.

Целью исследования данной работы является анализ особенностей правового режима нетрадиционных товарных знаков, выявление возможных проблем, связанных с предоставлением им правовой охраны, их использованием и защитой, а также поиск путей решения выявленных проблем.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих взаимосвязанных задач:

1) Определить понятие и виды нетрадиционных товарных знаков;

2) Установить необходимость правовой охраны нетрадиционных товарных знаков;

3) Проанализировать возможные особенности использования нетрадиционных товарных знаков;

4) Проанализировать возможные особенности распоряжения исключительными правами на нетрадиционные товарные знаки;

5) Проанализировать возможные особенности защиты исключительных права на нетрадиционные товарные знаки.

1. Исключительные права на нетрадиционные товарные знаки

1.1 Понятие и виды нетрадиционных товарных знаков

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019). // СПС «КонсультантПлюс».. По мнению Д. В. Мазаева, указание на то, что обозначение служит для индивидуализации товаров, определяет цель использования этого обозначения, а не его существо.

Полагаем, что индивидуализация является не столько целью, сколько ключевой функцией товарных знаков, выражающейся в формировании у потребителей устойчивых ассоциаций с определёнными товарами. Иными словами, функция индивидуализации товарных знаков выражается в том, что они становятся помощниками производства по отношению к потребителям Хекл, Б., Шпунда, М. Товарные знаки и промышленные образцы: (Сокр. пер. с чеш.) / Ком. по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. Центр. науч.-исслед. ин-т патентной информации и техн.-экон. исследований. - Москва: Б. и., 1969. - 62 с., так как являются инструментом, использование которого позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям эффективно конкурировать на рынке однородных товаров Hart, T., Fazzani, L. and Clark, S., 2009. Intellectual Property Law, 5th ed., Palgrave Macmillan, chapter 8, p. 79..

В доктрине отмечается, что товарные знаки «индивидуализируют особое свойство вещей - быть в чьей-либо собственности. Это не касается личной собственности - стол, кровать, буфет, а относится к частной собственности - праву владения определённой партией товара». Потребители отдадут предпочтение товарам того собственника, который заботится об их качестве и характеристиках. Иными словами, товарные знаки являются для потребителей ориентиром, выделяющим (индивидуализирующим) товары заботливого собственника среди множества однородных товаров других собственников.

Таким образом, существо товарных знаков составляет их индивидуализирующая функция, заключающаяся в способности выделения товаров желаемого уровня качества и характеристик из общей массы однородных товаров.

В соответствии со ст. 2.1 Конвенции Бенилюкса об интеллектуальной собственности товарные знаки могут состоять из любых обозначений при условии, что такие обозначения способны отличать товары одного предприятия от товаров других предприятий. Соответственно, для того, чтобы соответствующее обозначение могло считаться товарным знаков, оно должно обладать различительной способностью, наличие которой определяет возможность индивидуализировать товары. В доктрине представлены различные подходы к понятию различительной способности.

Например, А. П. Сергеев под различительной способностью обозначений понимает их новизну, позволяющую потребителям узнавать необходимую им продукцию и не путать её с аналогичной продукцией других производителей Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник / А. П. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2001. - 600 с.. При этом, указывает автор, требование новизны не означает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы только оригинальные и ранее неизвестные обозначения Там же.. По мнению Б. М. Гонгало, «различительная способность - это гипотетическая возможность вызывать у рядового потребителя ассоциативные образы, необходимые и достаточные для идентификации предмета индивидуализации» Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б. М. Гонгало Т. 2. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017. - 543 с.. Э. П. Гаврилов полагает, что различительная способность является признаком тех обозначений, которые выполняют функцию индивидуализации товаров Гаврилов, Э. П. Права на средства индивидуализации [Текст] / Э. П. Гаврилов // Патенты и лицензии. - 2016. - № 5. - 2-12 с.. Данный признак не является постоянным, поскольку различительная способность «может быть утрачена или, наоборот, приобретена».

Таким образом, авторы едины во мнении, что любые обозначения, обладающие различительной способностью, могут выполнять ключевую функцию товарного знака независимо от их конкретного вида.

Международная торговая палата в своих рекомендациях от 2017 года отмечала, что «развитие и глобализация торговли усилили конкуренцию в бизнес среде», поэтому предприниматели начали искать новые способы привлечения внимания потребителей. Совершенствование средств коммуникации и информационных технологий привело к развитию товарных знаков, которые «в настоящее время могут быть выражены в любой форме, представлять собой звук, запах, вкус, быть объемными, в виде голограмм, анимации, быть выполненными в различных цветах, представлять собой отличительные метки на товарах и графические жесты» Рекомендации ICC по интеллектуальной собственности // Обзор актуальных вопросов для предпринимателей и органов власти. 2017. № 13. // СПС «КонсультантПлюс».. Ещё ранее, в рекомендациях от 2012 года Международная торговая палата указывала, что «практически любая отличительная особенность товара или услуги, позволяющая выделить их из ряда аналогичных объектов, может охраняться в качестве товарного знака» Рекомендации ICC по интеллектуальной собственности // Обзор актуальных вопросов для предпринимателей и органов власти. 2012. № 11. // СПС «КонсультантПлюс»..

В соответствии со ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объёмные и другие обозначения или их комбинации. Соответственно, перечень видов обозначений, которые могут получить правовую охрану как товарные знаки, не является закрытым.

При этом в п. 32 Правил № 482 и в п. 7.1.2.3 Руководства № 12 указано, что под другими обозначениями понимаются звуковые, световые, изменяющиеся, голографические, осязательные, позиционные, обонятельные, вкусовые обозначения, а также обозначения, состоящие исключительно из одного или нескольких цветов.

Перечисленные «другие обозначения» представляют собой группу нетрадиционных товарных знаков. Отметим, что товарные знаки, включённые в данную группу, за исключением объёмных, прямо не упоминаются в ст. 1482 ГК РФ и других нормах гражданского законодательства.

Представляется, что объёмные обозначения, которые указаны в ст. 1482 ГК РФ вместе со словесными и изобразительными, следует относить к группе нетрадиционных товарных знаков. Так, в Руководстве № 12 объёмные обозначения рассматриваются в качестве «относительно новых видов обозначений» наряду с позиционными, изменяющимися, голографическими, световыми, цветовыми и звуковыми обозначениями Там же.. Изначально объёмные обозначения считались отдельным от товара материальным знаком, который мог прикрепляться к товару или его упаковке. Такой подход обосновывался тем, что «функция законодательства о товарных знаках заключается в том, чтобы защищать знак, а не предмет, который маркируется данным знаком».

Согласно п. 32 Правил № 482 к объёмным обозначениям относятся трёхмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара, форму, не связанную с товаром Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждённые Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482. // СПС «КонсультантПлюс».. Объёмный товарный знак - это «изображение товарного знака в трёх измерениях - по длине, высоте и ширине» 16. Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник / А. П. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2001. - 612 с..

Как указывает А. П. Сергеев, объёмные обозначения «должны характеризоваться новым и оригинальным внешним видом, а не просто повторять внешний вид известного предмета». Например, компания «Уильям Грант энд Санз Лимитед» является правообладателем объёмного товарного знака в виде бутылки треугольной формы. При этом в заявке на регистрацию подчёркивалось, что такая форма бутылки является оригинальной.

Позиционные товарные знаки представляют собой обозначения, «состоящие из конкретного способа, при помощи которого знаки помещаются на товар или наносятся на него» и характеризующиеся определённым местоположением на товаре. Например, представленный ниже позиционный товарный знак наносится правообладателем на подошву обуви. Во втором примере позиционный товарный знак охраняет местоположение ключевых элементов сумки.

Полагаем, что отсутствует необходимость в отдельном выделении световых товарных знаков, которые, фактически, являются изменяющимися обозначениями, представляя собой динамические изображения световых символов (сигналов).

В разд. IV Руководства № 12 приводятся примеры зарегистрированных нетрадиционных товарных знаков, среди которых отсутствуют примеры зарегистрированных световых обозначений. При этом среди примеров изменяющихся товарных знаков приведено обозначение в виде светового эффекта, которое характеризуется определённой последовательностью свечения световых бликов.

В описании данного обозначения указано, что оно является изобразительным знаком, представляющим собой изображение световых бликов, изменяющих цвет в зависимости от смены кадра. Кроме того, обозначение содержит изображение звезды, которая перемещается вдоль полос. Таким образом, данное обозначение не является световым товарным знаком, поскольку содержит элементы как изобразительных, так и изменяющихся товарных знаков.

Изменяющиеся обозначения, которые также именуются анимационными, движущимися или мультимедийными обозначениями, состоят из динамических изображений, меняющихся при определённых условиях. Изменяющиеся товарные знаки защищают изменения положения движущихся элементов знака, которые характеризуются определённым количеством, характером, интенсивностью и последовательностью. Например, представленный ниже изменяющийся товарный знак защищает изменение изображения мороженого. При этом в заявке на регистрацию данного товарного знака прямо указано, что он является изменяющимся (движущимся).

Голографические товарные знаки представляют собой различные голографические эффекты, которые, в частности, могут заключаться в изменении яркости и контраста изображенного объекта Раздел III Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482. // СПС «КонсультантПлюс»;.

Голографические обозначения не только индивидуализируют товары правообладателей, но также являются средством защиты от подделок и имитации. В связи с этим, Комитет по рассмотрению споров и апелляций, связанных с регистрацией товарных знаков (Trademark Trial and Appeal Board - англ.), в своём решении отмечал, что «не каждое устройство для защиты от подделок функционирует в качестве товарного знака». Следовательно, голографические обозначения должны, в первую очередь, выделять маркируемые ими товары на рынке однородных товаров, а функция защиты от подделок, выполняемая данными обозначениями, должна носить второстепенный характер.

В качестве осязательных товарных знаков регистрируются оригинальные поверхности товаров. Данные товарные знаки могут быть выполнены рельефно-графическим способом либо при помощи рельефно-точечного тактильного шрифта, предназначенного для чтения и письма людьми с нарушениями зрения (шрифт Брайля) Гл. 2 разд. IV Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утверждённого Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12. // СПС «КонсультантПлюс».. Также, осязательные обозначения могут представлять собой определённую текстуру материала, из которого, например, производятся товары. Отметим, что осязательные товарные знаки, независимо от способа их создания, должны выполнять свою индивидуализирующую функцию в момент тактильного взаимодействия потребителей с маркируемыми такими обозначениями товарами.

Так, французский дом моды Louis Vuitton Malletier защитил дизайн линии сумок при помощи осязательного товарного знака в виде искусственного фактурного материла.

Российский Фонд взаимопомощи незрячих и слабовидящих с активной жизненной позицией для индивидуализации оказываемых им услуг использует тактильный товарный знак, изображающий композицию из геометрических фигур.

Голландская компания Diageo Brands B.V. в 2016 году зарегистрировала первый в Колумбии осязательный товарный знак, представляющий собой «морщинистую, потрескавшуюся и твёрдую текстуру (поверхность)».

Согласно позиции ВОИС, звуковым товарным знаком может быть «anything auditory», то есть, фактически, любое обозначение, способное быть воспринятым органами слуха. Например, фанфары или простой механический щелчок, спетые или произнесенные слова, сочетание голоса и других звуков, звук собачьего лая, колокольный звон или плач ребёнка. Однако любое из перечисленных обозначений должно обладать способностью идентифицировать источник торговли товарами или услугами, в отношении которых такое обозначение будет использоваться в коммерческой деятельности.

При этом знак является звуковым, если он «принимает определенную форму или расположение и создаёт в сознании слушателя ассоциацию звука с товаром или услугой».

В Руководстве № 12 указано, что любые звуки природы и электронные синтезированные звуки, созвучия, фрагменты песен, а также музыкальные произведения могут регистрироваться как товарные знаки. Отметим, что в Руководстве № 12 содержатся лишь примеры звуковых обозначений. Следовательно, любые обозначения, способные воздействовать на органы слуха потребителей, могут получить правовую охрану в качестве звуковых товарных знаков. Например, Р. А. Карлиев относит к звуковым товарным знакам также различные шумовые эффекты (промышленные, бытовые, природные) и их произвольные сочетания Карлиев, Р. А. Проблемы регистрации нетрадиционных товарных знаков [Текст] / Р. Карлиев // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. - 2017. - № 11. - 23-32 с..

Полагаем, что в качестве звуковых товарных знаков могут быть зарегистрированы любые звуки и шумы, в том числе их сочетания, если они отвечают критериям охраноспособности товарных знаков. При этом звуки являются тонами определённой высоты в отличие от шумов, характеризующихся беспорядочными звуковыми колебаниями. Таким образом, звуковой товарный знак - это товарный знак в виде определённого звука, созвучия, фрагмента песни, музыкального произведения, шумового эффекта, а также их сочетания, выполняющий функцию однозначной идентификации коммерческого происхождения товаров или услуг.

Обонятельные товарные знаки представляют собой различные оригинальные ароматы товаров или их упаковок. Обонятельные обозначения в зависимости от типа товара, к которому они относятся, предлагается делить на три категории. Первую категорию составляют первичные обонятельные обозначения (primary scent marks - англ.), единственное назначение которых заключается в распространении определённого аромата, например, парфюмы или ароматические палочки. Во вторую категорию входят вторичные обонятельные обозначения (secondary scent marks - англ.), для которых наличие определённого аромата является одним из необходимых атрибутов, например, мыло или моющие средства. Третью категорию представляют уникальные обонятельные обозначения (unique scent marks - англ.). К ним относятся товары, потребительские свойства которых не улучшаются в результате добавления аромата. В данном случае аромат может выступать в качестве средства индивидуализации маркируемых им товаров или услуг, следовательно, может быть зарегистрирован в качестве товарного знака. Отметим, что Руководство № 12 допускает возможность предоставления правовой охраны только тем запахам, которые относятся к третьей категории Гл. 2 разд. IV Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утверждённое Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12. // СПС «КонсультантПлюс»..

Например, ювелирная компания Le Vian приобрела права на обонятельное обозначение, состоящее из запаха шоколада, используемое для индивидуализации оказываемых компанией услуг.

В России к настоящему моменту не было зарегистрировано ни одного обонятельного обозначения, но существует пример регистрации обонятельного элемента в составе комбинированного товарного знака. Например, представленный ниже комбинированный товарный знак состоит из изобразительного, словесных, тактильного, сенсорного и обонятельного элементов.

В качестве цветового товарного знака может быть зарегистрирован как один определённый цвет, так и комбинация из двух и более цветов, которые «используются на определённых объектах». Если цветовое обозначение используется на товарах, то цвет может быть размещён на всей поверхности товара, на части товара или на всей или части упаковки для товара. Если же цветовое обозначение индивидуализирует услуги, то цвет может размещаться на всех или на части материалов, используемых при рекламе и предоставлении услуг.

Вкусовые товарные знаки достаточно редко получают правовую охрану, являясь наиболее редкими нетрадиционными товарными знаками. Данные обозначения индивидуализируют товары посредством придания им определённого вкуса.

Для вкусовых товарных знаков характерно то, что потребители не имеют доступа ко вкусу товаров до момента их покупки, соответственно, потребители, как правило, не могут выделить среди массы однородных товаров те из них, которые индивидуализируются при помощи вкусовых обозначений. Хотя в российском законодательстве прямо не содержится требования о том, что товарные знаки должны выполнять свою индивидуализирующую функцию до того, как потребители приобретут индивидуализируемые ими товары, тем не менее такой вывод следует из существа товарных знаков, которое составляет их индивидуализирующая функция.

Например, приведённый ниже товарный знак состоит из пяти вкусов мороженого: шоколадное, клубничное, палмер хаус, фисташковое и апельсиновый шербет. Отметим, что из документов, содержащих информацию о данном товарном знаке, прямо не следует, что он охраняет именно вкус производимого правообладателем мороженого. Однако перечисление в заявке вкусов, из которых состоит обозначение, вполне может свидетельствовать о том, что правовая охрана была предоставлена именно вкусу.

Комбинированные товарные знаки могут сочетать в себе элементы как традиционных, так и нетрадиционных обозначений. Как отмечает А. П. Сергеев, комбинированные обозначения «нередко несут в себе смысловую нагрузку, а используемые элементы взаимно дополняют и поясняют друг друга». Поэтому, указывает профессор, элементам следует быть «связанными как композиционно, так и сюжетно», чтобы «образовывать единое целое» 16. Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник / А. П. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2001. - 612-613 с..

Так, представленный ниже комбинированный товарный знак сочетает в себе исключительно элементы нетрадиционных обозначений. Знак состоит из звуков фанфар и движущихся элементов в виде разворачивающейся красной ковровой дорожки, появляющихся консьержа и уток, которые идут в сторону фонтана. Данное представление является не только визитной карточкой отеля Пибоди Мемфис, но и успешно служит для индивидуализации оказываемых правообладателем гостиничных услуг.

Таким образом, нетрадиционные товарные знаки, также как словесные и изобразительные товарные знаки, могут обладать различительной способностью и выполнять функцию индивидуализации. При этом они представляют собой более разнообразную группу товарных знаков по сравнению с традиционными товарными знаками. Так, среди нетрадиционных товарных знаков выделяются как визуальные (объёмные, позиционные, изменяющиеся, голографические и цветовые), так и невизуальные обозначения (осязательные, звуковые, обонятельные и вкусовые).

Однако, хотя российское законодательство предусматривает возможность предоставления правовой охраны нетрадиционным товарным знакам, тем не менее к настоящему моменту в России отсутствуют примеры регистрации, в частности, обонятельных и вкусовых обозначений. Полагаем, что это может быть связано с тем, что законодатель в ст. 1482 ГК РФ прямо указывает только на словесные, изобразительные и объёмные обозначения, что свидетельствует об отсутствии у него определённой позиции в вопросе предоставления правовой охраны нетрадиционным товарным знакам. Полагаем, что следует внести соответствующие изменения в данную норму путём перечисления всех обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.

1.2 Необходимость правовой охраны нетрадиционных товарных знаков

В доктрине отсутствует единство мнений относительно вопроса необходимости правовой охраны нетрадиционных товарных знаков. С одной стороны, установление ограничений для форм выражения обозначений может привести к ситуации, при которой будет невозможно зарегистрировать те обозначения, которые индивидуализируют услуги или товары предпринимателей, но не относятся к числу охраноспособных обозначений. Это позволит конкурирующим производителям использовать незащищённые обозначения, не неся ответственности за такое использование. Однако с другой стороны, в результате предоставления нетрадиционным обозначениям защиты может возникнуть монополизация свойств товаров, которая приведёт к ограничению конкуренции Афанасьева, Е. Г., Долгих М. Г., Афанасьева Е. А. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы: Учеб. пособие / РАН ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; отв. ред. Алферова Е. В. - М., 2016. - 152 с..

В доктрине высказывается мнение, что любые товарные знаки независимо от формы их выражения представляют собой определённую «монополию» на какое-либо обозначение. Например, А. С. Ворожевич полагает, что хотя в результате регистрации товарных знаков производители получают господство (монополию), такое господство ограничено использованием конкретных обозначений Ворожевич, А. С. Защита брендов: стратегии, системы, методы: Учебное пособие для магистров. М.: Проспект, 2017. // СПС «КонсультантПлюс».. Например, правообладатель цветового товарного знака приобретает исключительное право не на весь цвет, а исключительно на один из его оттенков в соответствии со стандартизованной системой идентификации и подбора цвета Пантон (Pantone Matching System - англ.).

Как отмечает А. В. Залесов, товарные знаки, в отличие от патентов на изобретения, не создают монопольные препятствия для деятельности других предпринимателей, поскольку являются вложениями в бренды. Следовательно, указывает автор, законодательство защищает правомерные интересы правообладателей по продвижению их брендов Протокол № 1 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27.12.2013. // СПС «КонсультантПлюс»..

На наш взгляд, исключительные права на товарные знаки не только защищают правомерные интересы правообладателей по продвижению брендов, но также обеспечивают возможность получения ими дополнительной прибыли. Отметим, что некоторые учёные рассматривают патентное право в качестве разновидности монополии именно на том основании, что исключительные права на изобретения позволяют патентообладателям извлекать дополнительную прибыль в результате использования изобретений посредством изготовления предметов изобретений и осуществления их продажи Дозорцев, В. А. Правовые проблемы экономического стимулирования изобретательства и законодательство о научно-техническом прогрессе: автореф. дис. на соиск. учен. степ. доктора юрид. наук: (специальность 712 «Гражданское право и гражданский процесс») / Дозорцев В.А. - Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. - М., 1969. - 35 с.; Шалито, Н. Б., Яковлев, Е. М., Мамиофа, И. Э. Охрана изобретений и технический прогресс. - М.: Юрид. лит., 1974. - 199 с. // Советское государство и право. - М.: Наука, 1976, № 4. - 9 с..

Полагаем, что предоставление изобретениям правовой охраны, в первую очередь, позволяет защитить разработки патентообладателей, но не обязательно способствует получению ими какой-либо дополнительной прибыли. Напротив, товарные знаки, выделяющие производимые правообладателями товары на конкурентном рынке, позволяют управлять ростом числа продаж. Однако данный вывод не означает, что исключительные права на товарные знаки являются монополией в том смысле, который данному термину придаёт действующее законодательство.

Согласно п. 10 ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции» под монополистической деятельностью понимается злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О защите конкуренции». // СПС «КонсультантПлюс».. На наш взгляд, само по себе приобретение исключительных прав на товарные знаки не ставит предпринимателей в доминирующее положение по сравнению с теми предпринимателями, которые не зарегистрировали соответствующие обозначения. В противном случае, приобретение любого права, например, права собственности, могло бы рассматриваться в качестве предпосылки для злоупотреблений со стороны приобретателя права.

Кроме того, монополия предполагает такое состояние рынка, при котором предприниматель удовлетворяет спрос потребителей на определённый товар, не имеющий аналогов Петров, Д. А. Конкурентное право: теория и практика применения / Под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. М.: Юрайт, 2013. 63 с.. Однако исключительные права распространяются на товарные знаки, а не на товары, поэтому защита товарных знаков не может ограничивать конкуренцию. Что же касается монополизации свойств товаров, осуществляемой, по мнению ряда исследователей, в результате предоставления защиты нетрадиционным товарным знакам, то возможность такой монополизации ограничена нормами гражданского законодательства. В частности, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указывающих на их свойство, за исключением случаев приобретения такими обозначениями различительной способности в результате их использования Пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ..

Таким образом, регистрация нетрадиционных товарных знаков не служит предпосылкой осуществления монополистической деятельности, поскольку правообладатели в результате такой регистрации не ставятся в доминирующее положение, следовательно, не могут им злоупотреблять.

В доктрине также высказывается мнение, что защита нетрадиционных товарных знаков ведёт к росту недобросовестной конкуренции среди предпринимателей. Например, Энн Бартоу, выступающая против предоставления правовой охраны цветовым обозначениям, указывает, что «предложение коммерчески полезных цветов довольно ограничено», поэтому правообладатели в результате регистрации цветовых товарных знаков получают преимущества при осуществлении своей коммерческой деятельности.

Регистрация любого обозначения в качестве товарного знака, с точки зрения российского законодательства, может быть признана актом недобросовестной конкуренции, что является основанием для принятия Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - «Роспатент») решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции»..

А. П. Сергеев указывает, что основанием для прекращения правовой охраны товарных знаков должна быть прежде всего недобросовестность правообладателей на стадии регистрации, которая может оцениваться через последующее поведение правообладателей Протокол № 1 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27.12.2013. // СПС «КонсультантПлюс».. Например, если правообладатели регистрируют известные обозначения, используемые иными лицами, это может свидетельствовать об их недобросовестности в момент регистрации.

Судебная практика придерживается аналогичной позиции, в соответствии с которой недобросовестные намерения правообладателей могут быть установлены как с учётом предшествующего подаче заявок поведения правообладателей, так и с учётом их последующего (после получения права) поведения.

На наш взгляд, возможность признания регистрации нетрадиционных обозначений в качестве товарных знаков актом недобросовестной конкуренции ограничена в силу особенностей, присущих данной группе товарных знаков. В частности, у Роспатента при принятии соответствующего решения могут возникнуть трудности, связанные с оценкой добросовестности действий правообладателей нетрадиционных товарных знаков в момент регистрации.

В требовании добросовестности заложены два аспекта: объективная и субъективная добросовестность. Под объективной добросовестностью понимается такое разумное поведение правообладателей, которое соответствует ожиданиям определённых третьих лиц. При этом критерием объективной добросовестности выступает последовательность действий правообладателей, означающая отсутствие противоречий в их поведении в период между моментом регистрации товарных знаков и моментом их последующего использования. В свою очередь, субъективная добросовестность представляет собой стандарт поведения, характеризующийся честностью и обоснованной убеждённостью правообладателей в правомерности совершаемых действий по регистрации обозначений Мазур, О. В. Требование разумности в соотношении с требованием добросовестности в гражданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2012. - 23 с..

Кеннет Порт отмечает, что регистрация нетрадиционных товарных знаков, а также их защита требуют от заявителей значительных временных и финансовых затрат. Представляется, что данный вывод является обоснованным и для отечественной практики регистрации нетрадиционных товарных знаков, которая предъявляет повышенные требования к различительной способности нетрадиционных обозначений.

Так, в 2016 году акционерное общество «Невская косметика» обратилось с заявкой на регистрацию трёхмерного изображения упаковки в качестве объёмного товарного знака. В 2017 году Роспатент по результатам экспертизы принял решение об отказе в государственной регистрации данного обозначения, а в 2018 году Палата по патентным спорам в своём заключении указала, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку в нём отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями Заключение Палаты по патентным спорам от 16.05.2018 (Приложение к решению Роспатента от 09.06.2018 по заявке № 2016714726) <Об отказе в государственной регистрации товарного знака>. // СПС «КонсультантПлюс».. В 2019 году Президиум Суда по интеллектуальным правам принял постановление, в котором признал наличие у заявленного обозначения различительной способности, отметив, что общество представило доказательства приобретения им различительной способности, в частности, сведения о длительности, интенсивности использования обозначения, о территории и объёмах реализации соответствующих товаров, о затратах на рекламу и об уровне известности используемых обществом иных обозначений, имеющих общий элемент со спорным обозначением Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 № С01-110/2019 по делу № СИП-619/2018. // СПС «КонсультантПлюс»..

Полагаем, что если заявители затрачивают значительные временные и финансовые ресурсы для сбора и представления многочисленных доказательств, обосновывающих приобретение нетрадиционными обозначениями различительной способности, то это может свидетельствовать только об их правомерном стремлении защитить соответствующие обозначения. Иными словами, с позиции субъективной добросовестности выполнение заявителями повышенных требований к различительной способности нетрадиционных обозначений и понесённые в связи с этим затраты говорят о честности заявителей. Честность в данном случае выражается в том, что заявители представляют Роспатенту всю имеющуюся у них информацию, касающуюся заявленных обозначений. В случае неполноты представленной информации Роспатент не признает приобретение нетрадиционными обозначениями различительной способности и примет решение об отказе в их регистрации.

Что же касается объективного аспекта добросовестности, то действия заявителей по регистрации нетрадиционных обозначений могут быть квалифицированы в качестве акта недобросовестной конкуренции с учётом критерия последовательности их поведения только, если будет установлено, что единственная цель регистрации данных обозначений состояла в получении определённых преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, а не в защите нетрадиционных обозначений.

Следовательно, ошибочно утверждать, что предоставление правовой охраны нетрадиционным товарным знаком ведёт к росту недобросовестной конкуренции среди предпринимателей, поскольку сам по себе процесс их регистрации является эффективным правовым механизмом, сдерживающим возможные неблагоприятные последствия.

Также в научной литературе высказывается мнение, что нетрадиционные товарные знаки являются «субъективными» обозначениями. Например, Кеннет Порт указывает, что потребители по-разному воспринимают те или иные нетрадиционные обозначения в силу присущих им индивидуальных особенностей восприятия окружающей информации. Тем не менее автор допускает возможность защиты цветов, поскольку использование стандартизованной системы идентификации и подбора цвета, по его мнению, позволяет «уменьшить субъективность цветовых обозначений» Там же. . Представляется, что использование данной системы упрощает задачу описания цветов на стадии подачи заявки на регистрацию цветовых товарных знаков, но не влияет на возможную субъективность цветовых обозначений.

Полагаем, что используемое автором понятие субъективности обозначений может быть применено не только к нетрадиционным, но также к словесным и изобразительным товарным знакам, поскольку среди потребителей могут быть выделены как группы людей, которые лучше воспринимают визуальную информацию, так и группы людей, которые лучше воспринимают невизуальную информацию. Однако, хотя потребители воспринимают обозначения по-разному, именно способность нетрадиционных обозначений отличать соответствующие товары должна иметь правовое значение в вопросе предоставления им защиты. Обоснованность данного вывода подтверждается существующими случаями регистрации «субъективных» обозначений в качестве товарных знаков См., например, вишня-малина для товаров для волос (№ 2115166 Аргентина)); запах Биттера для дротиков (№ 00002000234 (Великобритания)); цветочный аромат для магазинов электроники Verizon (№ 4618936 (США))., а также примером из российской практики, когда была предоставлена правовая охрана комбинированному обозначению, включающему обонятельный элемент в виде «узнаваемого каждым на основании собственных ощущений запаха натуральной кожи» Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) № 2011724200..

Многие исследователи сомневаются в необходимости защиты нетрадиционных товарных знаков, отмечая их функциональность. Согласно доктрине функциональности, разработанной в судебной практике США, в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы такие признаки товаров, которые необходимы для их использования (утилитарная функциональность), а также признаки товаров, которые делают их более привлекательными для потребителей (эстетическая функциональность). Например, не может быть предоставлена правовая охрана оранжевому цвету дорожного конуса, поскольку использование данного цвета предназначено для привлечения внимания людей.

Отечественной судебной практике знакомо понятие функциональности, под которым понимается связь элементов формы со способностью выполнять определённые функции См., например, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2018 № С01-213/2018 по делу № СИП-324/2017. // СПС «КонсультантПлюс».. Однако доктрина функциональности в том виде, в котором она существует в США, в российском законодательстве отсутствует и не применяется судами. При этом в Руководстве № 12 содержится указание, что обонятельные и объёмные обозначения, имеющие функциональный характер, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков Гл. 2 разд. IV Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утверждённого Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12..

Применительно к объёмным обозначениям в Руководстве № 12 указывается, что утилитарные свойства товаров, а равно их функциональные свойства не могут рассматриваться в качестве оснований для отказа в предоставлении объёмным обозначениям правовой охраны, если данные обозначения обладают различительной способностью и оригинальной формой Там же.. В отношении обонятельных обозначений в Руководстве № 12 говорится, что запахи не должны являться естественными свойствами товаров (например, запах шоколада для шоколадного торта) и не должны иметь функционального характера. Например, парфюм должен обладать каким-либо запахом, являющимся его обязательным атрибутом, поэтому запах парфюма не является охраноспособным, «не может служить средством индивидуализации» Там же..

Примечательно, что в Руководстве № 12 отсутствуют отдельные указания на неохраноспособность других видов нетрадиционных обозначений, если они носят функциональный характер. Например, цветовые обозначения считаются охраноспособными, если они приобрели различительную способность в результате их использования для индивидуализации товаров определённого изготовителя Там же.. Более того, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы вкусовые обозначения, относящиеся к характеристикам продуктов питания и напитков Там же.. Тем не менее, это не означает, что вкусовым обозначениям, в отличие от обонятельных, может быть предоставлена правовая охрана независимо от того, являются ли они обязательными атрибутами соответствующих товаров. При регистрации любого обозначения должны соблюдаться требования пунктов 1 и 1.1 ст. 1483 ГК РФ.

Таким образом, необходимость правовой охраны нетрадиционных товарных знаков обусловлена тем, что они способны выполнять функцию индивидуализации независимо от форм их выражения и наравне с традиционными товарными знаками. Следовательно, предприниматели, использующие нетрадиционные обозначения для индивидуализации предоставляемых ими товаров и услуг, должны иметь возможность получить правовую охрану для таких обозначений, поскольку в противном случае они будут поставлены в неравное положение с теми конкурентами, которые используют словесные и изобразительные товарные знаки, возможность защиты которых в качестве средств индивидуализации никем не оспаривается.

2. Правовой режим нетрадиционных товарных знаков

2.1 Регистрация нетрадиционных товарных знаков

Ю. И. Свядосц в своей работе, опубликованной в 1969 г., выделял категорию «особых» товарных знаков, которые, в отличие от словесных и изобразительных товарных знаков, воздействуют на различные органы чувств потребителей Свядосц, Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учебное пособие / Свядосц Ю. И. - М.: Изд-во ЦНИИПИ, 1969. - 189 c.. Отмечая отсутствие правовой охраны таких товарных знаков в те годы, В. М. Мельников указывает, что «в современных условиях бурного развития торговых связей и техники» отсутствует необходимость в выделении категории «особых» товарных знаков, поскольку данные товарные знаки необходимо рассматривать в качестве «полноправных членов в семействе традиционных товарных знаков» Мельников, В. М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века: [Практика ведомств и судов] / В. М. Мельников; Рос. агентство по пат. и товар. знакам. Информ.-изд. центр. - М.: Роспатент, 2002. - 192-193 с..

Полагаем, что выделение нетрадиционных товарных знаков в отдельную категорию связано с тем, что, данные товарные знаки, в отличие от изобразительных и словесных, не всегда могут быть представлены графически по отношению к предоставляемым товарам или услугам. Отметим, что европейское законодательство c 1 октября 2017 года разрешает представлять обозначения всех видов «в любой подходящей форме с использованием общедоступной технологии и, следовательно, необязательно графическим способом, если такое представление является чётким, точным, полным, легкодоступным, понятным, долговечным и объективным».