Нетрадиционные товарные знаки: правовой режим и защита

Однако в российском законодательстве требование графического представления сохранено в отношении обонятельных и вкусовых обозначений с тем, чтобы избежать субъективности в процессе идентификации и восприятия таких товарных знаков без потребности в любых образцах П. 27 Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, утверждённым Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482.. Полагаем, что данное исключение является в целом оправданным, поскольку в случае необходимости установления сходства до степени смешения двух запахов или двух вкусов суду будет гораздо удобнее обратиться к словесному описанию или формуле химического соединения, характеризующей источник запаха или вкуса. Кроме того, современные технологии позволяют создавать цифровые запахи и вкусы, которые, также как звуковые обозначения, могут быть представлены на цифровых носителях информации.

Таким образом, отказ от требования графического представления нетрадиционных обозначений, за исключением обонятельных и вкусовых, свидетельствует о смягчении регулирования в области регистрации нетрадиционных товарных знаков.

Отметим, что законодательство содержит достаточно подробные правила представления и описания нетрадиционных обозначений П. 27 и 29. Там же. . Тем не менее, на практике встречаются случаи, когда заявители допускают неточности в представлении и описании заявленных нетрадиционных обозначений. Например, в качестве товарного знака было заявлено позиционное обозначение, местоположение которого на товаре не было указано заявителем. Роспатент, отказывая в регистрации данного обозначения, указал, что «пространственное расположение неопределённых букв на товаре не может индивидуализировать товар, поскольку сам товарный знак, местоположение которого испрашивается на товаре, не представлен» Заключение Палаты по патентным спорам от 01.03.2018 (Приложение к решению Роспатента от 30.03.2018 по заявке № 2015742518) <Об отказе в государственной регистрации товарного знака> // СПС «КонсультантПлюс»;

Заключение Палаты по патентным спорам от 03.12.2019 (Приложение к решению Роспатента от 20.12.2019 по заявке № 2018700945) <Об отказе в государственной регистрации товарного знака> // СПС «КонсультантПлюс».. Подчеркнём, что приведённый пример лишь иллюстрирует невнимательность заявителя, но не свидетельствует о необходимости уточнения правил представления и описания нетрадиционных обозначений.

На наш взгляд, наиболее актуальные вопросы, возникающие в связи с регистрацией нетрадиционных обозначений, связаны с оценкой наличия у заявленных нетрадиционных обозначений различительной способности.

Согласно п. 1 ст. 1483 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы обозначения, обладающие различительной способностью Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019). // СПС «КонсультантПлюс»..

В соответствии с п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ обозначения, характеризующие товары, а также обозначения, представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если они приобрели различительную способность в результате их использования или образуют комбинацию из характеризующих товары элементов, обладающую различительной способностью Там же.. Таким образом, исключительные права могут быть приобретены на те нетрадиционные обозначения, которые обладают либо изначальной, либо приобретённой различительной способностью.

В российском законодательстве и судебной практике отсутствуют единые критерии, руководствуясь которыми можно было бы определить, какой различительной способностью обладает либо потенциально может обладать то или иное нетрадиционное обозначение - изначальной или приобретённой.

Роспатент в своих решениях указывает, что «каждый знак индивидуален, а возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела».

Тем не менее, необходимо сформировать общий подход к оценке наличия у заявленных нетрадиционных обозначений различительной способности, поскольку если данные обозначения имеют изначальную различительную способность, то приобретение ими различительной способности в результате интенсивного и длительного использования не будет иметь правового значения Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2020 по делу № СИП-1045/2019. // СПС «КонсультантПлюс».. Иными словами, заявителям не нужно будет собирать многочисленные доказательства приобретения нетрадиционными обозначениями различительной способности, если они смогут, руководствуясь едиными критериями, установить наличие у данных обозначений изначальной различительной способности и представить основанную на данных критериях позицию регистрирующему органу.

В доктрине отмечается, что какой-либо знак, первоначально не имевший «чётких отличительных черт», в результате длительного использования может приобрести «иное, вторичное значение», которое придаст ему необходимое отличие Боденхаузен, Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Г. Боденхаузен; Перевод с французского Тумановой Н. Л.; Под редакцией проф. Богуславского М. М.; Вступительная статья Питовранова Е. П. - М.: Издательство «Прогресс», 1977. -164 с.. Отметим, что в Руководстве № 12 под длительным использованием понимается такое использование соответствующего обозначения, в результате которого «изначально слабый элемент товарного знака может приобрести различительную способность и стать основным индивидуализирующим элементом товарного знака» Гл. 2 разд. IV Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утверждённого приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12..

Полагаем, что изначальной различительной способностью обладают те нетрадиционные обозначения, которые не характеризуют товары и в силу своей уникальности чётко ассоциируются потребителями с конкретными производителями и предоставляемыми ими товарами или услугами независимо от длительности использования таких обозначений.

Например, американский суд в своём недавнем решении указал, что для установления наличия у заявленного цветового обозначения изначальной различительной способности (inherent distinctiveness - англ.) необходимо ответить на вопрос, возникают ли у потребителей товаров, маркируемых данным цветовым обозначением, сомнения относительно того, кто производит данные товары. При этом суд перечислил четыре фактора, оценка которых позволит дать ответ на указанный вопрос: (1) является ли внешний вид товара или его упаковки «общей» базовой формой или представляет собой дизайн; (2) является ли он уникальным или необычным в конкретной области деятельности; (3) является ли он всего лишь усовершенствованием общепринятой и общеизвестной формы украшения для конкретного класса товаров, рассматриваемым широким кругом потребителей как упаковка или украшение для товаров; (4) способен ли он создавать коммерческое впечатление отдельно от сопроводительных слов.

Данное решение является ценным прецедентом в американской судебной практике, поскольку апелляционным судом были признана возможность существования изначальной различительной способности у цветовых обозначений. Кроме того, в нём перечислены различные критерии, руководствуясь которыми можно установить наличие у нетрадиционных обозначений изначальной различительной способности.

Отметим, что Руководство № 12 косвенно допускает наличие у цветовых обозначений изначальной различительной способности, указывая, что «цветовым обозначениям правовая охрана предоставляется, как правило, в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования» Гл. 2 разд. IV Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утверждённого приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12..

Отечественная судебная практика демонстрирует два противоположных подхода к тому, могут ли цветовые обозначения обладать изначальной различительной способностью.

Так, Суд по интеллектуальным правам, констатируя отсутствие у заявленного цветового обозначения изначальной различительной способности, указал, что «сочетание двух простых цветов (голубого и жёлтого) при отсутствии какого-либо дизайна в силу своей тривиальности, отсутствия оригинальности воспринимается не как знак, указывающий на товар определённого производителя, а скорее как фон упаковки, на котором не заостряется внимание потребителя при восприятии знака» Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2018 года по делу № СИП-293/2018. // СПС «КонсультантПлюс».. Отметим, что суд, фактически, перечислил первые три фактора, которые, по мнению американского суда, позволяют оценить наличие у цветового обозначения изначальной различительной способности.

Однако в другом решении Суд по интеллектуальным правам прямо указал, что заявленное цветовое обозначение само по себе не обладает различительной способностью Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2019 года по делу № СИП-836/2018. // СПС «КонсультантПлюс».. При этом при оценке доказательств приобретения цветовым обозначением различительной способности суд обратил внимание, что именно словесный элемент «Whiskas» и/или изобразительный элемент в виде головы кошки акцентировали на себе внимание потребителей, а не заявленное цветовое обозначение. Соответственно, если цветовое обозначение способно самостоятельно индивидуализировать товары, то есть без привязки к словесному и/или изобразительному элементу, то данное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Полагаем, что предложенный судом подход может быть также применён при решении вопроса о наличии у цветового обозначения изначальной различительной способности.

Объёмное обозначение также может обладать изначальной различительной способностью, если оно имеет оригинальную, не обусловленную только функцией форму, и не является традиционной и безальтернативной для товаров такого же назначения Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 года по делу № СИП-442/2019. // СПС «КонсультантПлюс»..

Форма признаётся оригинальной, если она имеет какие-либо экстраординарные для потребителей соответствующих товаров особенности, делающие её «ясно различимой и обладающей особыми индивидуализирующими признаками для такой формы» Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2016 № С01-965/2016 по делу № СИП-283/2016. // СПС «КонсультантПлюс»., то есть форма должна восприниматься потребителями как товарный знак. При этом в качестве экстраординарных особенностей суды не признают декоративные элементы, имеющиеся в объёмном обозначении, поскольку «они не влекут возникновения у потребителей ассоциативной связи между заявленным объёмным обозначением и конкретным производителем и не видоизменяют традиционную форму аналогичных товаров, в связи с чем не могут индивидуализировать товар конкретного производителя» Там же..

Отметим, что оригинальность объёмного обозначения, не являющегося формой товара, может быть обусловлена «авторской проработкой элементов, придающей обозначению различительную способность» Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2019 № С01-640/2019 по делу № СИП-872/2018. // СПС «КонсультантПлюс».. При этом данные элементы в своей совокупности должны образовывать оригинальную форму объёмного обозначения, а не являться его декоративными элементами Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2017 по делу № СИП-647/2016. // СПС «КонсультантПлюс»..

Кроме того, объёмное обозначение, также, как и цветовое, должно выполнять индивидуализирующую функцию отдельно от элементов, входящих в его состав. Так, Палата по патентным спорам в своём заключении указала, что «заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием формы бутылки и всех словесных элементов, кроме «Hennessy», как неохраняемых», поскольку именно словесный элемент «Hennessy», а не форма бутылки, «выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака» Заключение Палаты по патентным спорам от 27.07.2018 (Приложение к решению Роспатента от 28.09.2018 по заявке № 2016702617) <Об отмене решения Роспатента и регистрации товарного знака>. // СПС «КонсультантПлюс»..

Возможность наличия изначальной различительной способности у позиционных обозначений является спорной.

С одной стороны, позиционные обозначения не могут обладать изначальной различительной способностью, поскольку характеризуются определённым размещением элементов на производимых товарах. Соответственно, необходимо длительное использование позиционных обозначений, чтобы потребители воспринимали их как средство индивидуализации. Кроме того, в качестве позиционных обозначений могут регистрироваться характерные признаки товаров, фактически, являющиеся их дизайном. Например, акционерное общество «Императорский фарфоровый завод» при помощи позиционного товарного знака защитило не только расположение узора на фарфоровых изделиях, но также его форму Номер государственной регистрации: 688194.. Следовательно, возникают сомнения в способности позиционных обозначений выполнять функцию индивидуализации без привязки к изобразительным элементам (дизайну).

С другой стороны, позиционные обозначения могут обладать оригинальностью, обусловленной нетипичным расположением соответствующих элементов, которые не воспринимаются потребителями как дизайн. Например, компания «Lenovo Group Limited» защитила расположение мини-джойстика на клавиатуре линейки ноутбуков Номер регистрации в США: 2363544.. Таким образом, некоторые позиционные обозначения все же могут обладать изначальной различительной способностью, если местоположение объектов не является «традиционным и используемым повсеместно» и относится к маркировке товаров, а не к их внешнему виду Терещенко, О. И. Проблема регистрации позиционных товарных знаков в России [Текст] / О. И. Терещенко, Е. Э. Шиманский // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 2018. - № 11. - 21-28 с..

Осязательные обозначения обладают изначальной различительной способностью в тех случаях, когда они являются оригинальной частью упаковки товаров, а не частью их дизайна. Данный подход был предложен американским судом, который указал, что, хотя в некоторых случаях достаточно сложно определить, является ли обозначение упаковкой товаров (product-packaging - англ.) или их дизайном (product-design - англ.), тем не менее гораздо сложнее установить наличие изначальной различительной способности у обозначения, представляющего собой дизайн товаров. Полагаем, что такой подход может быть применён в отечественной практике регистрации осязательных обозначений, поскольку если данные обозначения являются частью дизайна товаров, то, следовательно, они указывают на особенные характеристики (свойства) товаров, что является основанием для оценки приобретённой различительной способности осязательных обозначений Пп. 3 п. 1 и пп. 1 п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ.. правовой нетрадиционный товарный знак

Изменяющиеся обозначения, на наш взгляд, не могут обладать изначальной различительной способностью. Как указывает А. А. Филиппова, большое количество элементов в обозначении уменьшает его различительную способность «в силу возникающей сложности запоминания подобной комбинации потребителями».

Изменяющиеся обозначения всегда состоят из нескольких элементов, следовательно, не могут «легко запоминаться» потребителями Там же.. Так, заявитель подал заявку на регистрацию изменяющегося обозначения, представляющего собой динамическое изображение повара, готовящего мяса. Суд, оценивая отличительные признаки данного обозначения, указал, что, оно «может привлечь внимание потребителей, но не будет предоставлять им какой-либо конкретной информации или чёткого сообщения о коммерческом происхождении услуг» D Et Ve Et Ьrьnleri Gida Pazarlama Ticaret Anonim Sirketi, EUIPO Board of Appeal, Case R 2661/2017-5 (June 8, 2018).. Иными словами, у заявленного изменяющегося обозначения отсутствовали отличительные признаки, доказывающие наличие у него изначальной различительной способности.

Голографические обозначения используются не только в целях индивидуализации соответствующих товаров, но также являются знаками защиты от подделок, подтверждающими качество и оригинальность товаров. В связи с этим «обычное использование голограмм в целях, не связанных с товарными знаками, означает, что потребители будут реже воспринимать использование заявителями голограмм в качестве товарных знаков». Соответственно, голографические обозначения не могут обладать изначальной различительной способностью, поскольку потребители воспринимают их как средство защиты от подделок (пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ), а не как средство, индивидуализирующее приобретаемые ими товары. Кроме того, голографические обозначения не способны быть легко запоминаемыми потребителями, поэтому изначально не могут вызывать ассоциации, позволяющие потребителям индивидуализировать маркированные ими товары.

Как отмечает Р. А. Карлиев, у звуковых обозначений высокая различительная способность, что «связано с неизмеримо широким диапазоном, которым обладают различные звуки» Карлиев, Р. А. Проблемы регистрации нетрадиционных товарных знаков [Текст] / Р. Карлиев // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. - 2017. - № 11. - 23-32 с.. Руководство Роспатента также указывает на разнообразие звуковых обозначений и редкость некоторых звуков Гл. 2 разд. IV Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утверждённого приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12.. Следовательно, доктриной и практикой признаётся существование оригинальных звуковых обозначений. Кроме того, Комитет по рассмотрению споров и апелляций, связанных с регистрацией товарных знаков, в своём прецедентом решении отмечал, что, когда звуки регистрируются в отношении товаров, которые издают данные звуки в процессе их обычного использования, то регистрация возможна только при наличии приобретённой различительной способности.

Таким образом, если товары, маркируемые оригинальными звуковыми обозначениями, не должны издавать звуки в процессе использования таких товаров по назначению, то данные звуковые обозначения могут обладать изначальной различительной способностью.

Вопрос наличия изначальной различительной способности у обонятельных и вкусовых обозначений зависит не только от того, характеризуют ли они маркируемые ими товары, но также от того, могут ли данные обозначения определять выбор товаров до момента их приобретения.

Как отмечает Д. В. Филиппенкова, «для абсолютного большинства товаров запах является неотъемлемым свойством и вряд ли может выступать в качестве средства индивидуализации» Филиппенкова, Д. В. Экспертиза обозначений, представляющих собой обонятельные и звуковые товарные знаки [Текст] /Д. В. Филиппенкова // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. - 2016. - № 11. - 29-20 с..

Так, индивидуальный предприниматель М. Л. Лазарев пытался зарегистрировать обонятельное обозначение, представляющее собой запах свеже-нарезанного чеснока в отношении товаров 03, 29, 30, 32 классов МКТУ. Роспатент мотивировал свой отказ в предоставлении правовой охраны данному обозначению тем, что «присутствие запаха свеже-нарезанного чеснока для части продуктов, включенных в перечень товаров 29 и 30 классов МКТУ, является довольно распространенным и традиционным, при этом присутствие такого запаха у другой части продуктов (молочных, фруктовых продуктов, кофе, чая, сахара, кондитерских изделий, мороженого, мёда, сиропа из патоки, а также товаров 03 и 32 классов МКТУ), для которых этот запах не является характерным, в сознании потребителя будет ассоциироваться с присутствием в этих товарах чеснока, т.е. вводить потребителя в заблуждение относительно состава продукта, поскольку в перечне указано на отсутствие чеснока в этих продуктах» Заключение Палаты по патентным спорам от 17.06.2013 (Приложение к решению Роспатента от 10.05.2012 по заявке № 2011705919) <Об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака>. // СПС «КонсультантПлюс»..

Таким образом, обонятельные обозначения не обладают различительной способностью в тех случаях, когда они являются естественными свойствами товаров и имеют функциональный характер. Кроме того, не могут быть зарегистрированы в качестве обонятельных товарных знаков такие запахи, которые не свойственны соответствующим товарам, поскольку законодательством не допускается предоставление правовой охраны обозначениям, способным ввести в заблуждение потребителей Пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.. Данный подход Роспатента может быть также применён в отношении вкусовых обозначений.

Полагаем, что обонятельные и вкусовые обозначения могут обладать изначальной различительной способностью, если они не являются естественными свойствами товаров, не имеют функционального характера и не вводят потребителей в заблуждение относительно предоставляемых товаров или услуг. При этом запахи и вкусы должны выполнять функцию индивидуализации до момента приобретения маркируемых ими товаров.

Представляется, что обонятельные обозначения могут наносится на упаковку товаров, однако в таком случае возникают трудности, связанные с сохранением аромата в течение определённого времени до момента приобретения товаров покупателями. Кроме того, аромат упаковки должен быть достаточно сильным, чтобы его замечали потребители, но при этом не восприниматься в качестве способа ароматизации торгового помещения. Отметим, что даже если запах упаковки будет восприниматься потребителями в качестве средства индивидуализации, то возникают сомнения в том, сможет ли данный запах самостоятельно идентифицировать товары, то есть без привязки к расположенным на упаковке словесным и изобразительным элементам.

Способность индивидуализации товаров до момента их покупки вкусовыми обозначениями представляется ещё менее вероятной, поскольку можно придать упаковке запах, но не вкус. В качестве возможного решения данной проблемы предлагается использовать цифровые вкусы (digital flavors - англ.). В частности, указывается, что предприниматели, оцифровавшие вкус товаров, могут заранее предоставить потенциальным потребителем файл цифрового вкуса (digital flavor file - англ.), что позволит потребителям протестировать товары перед принятием решения о покупке. Отметим, что запахи также могут быть оцифрованы, например, разработанное японцами устройство «Scentee» позволяет при подключении к нему ощущать различные ароматы.

Следовательно, обонятельные и вкусовые обозначения, представленные в виде оцифрованных запахов и вкусов, могут индивидуализировать товары до момента приобретения их потребителями и независимо от входящих в состав упаковки элементов.

Комбинированные знаки, сочетающие в себе исключительно элементы нетрадиционных обозначений, на наш взгляд, не могут обладать изначальной различительной способностью, поскольку чем большее количество элементов использовано в обозначении, «тем меньше оно обладает различительной способностью в силу возникающей сложности запоминания подобной комбинации потребителями».

Однако заявитель может доказать приобретение различительной способности тем нетрадиционным обозначением, которое изначально ею не обладало. Для этого необходимо представить регистрирующему органу документы, сведения в которых подтверждают приобретение нетрадиционным обозначением различительной способности. Например, данные сведения могут демонстрировать длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров конкретного производителя либо представлять собой результаты социологических опросов потребителей. Отметим, что перечень таких сведений является открытым, так как независимо от характера таких сведений они должны подтверждать, что заявленное обозначение ассоциируется потребителями с теми товарами или услугами, которые указаны в заявке, то есть воспринимаются ими в качестве средства индивидуализации - товарного знака.

Следовательно, предоставляемые сведения должны свидетельствовать об известности потребителям именно заявленного нетрадиционного обозначения, а не самого заявителя или его товаров, маркируемых иными обозначениями, не имеющими отношения к заявленному обозначению. Например, если в каталоге продукции содержатся фотографии упаковок, оформленных не исключительно в желто-синей гамме (заявленное цветовое обозначение), но также в других цветах, то такой каталог не является доказательством приобретения заявленным обозначением различительной способности Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по делу № СИП-293/2018. // СПС «КонсультантПлюс».. Напротив, если объектом исследования в социологическом опросе выступает объёмное обозначение без словесных и изобразительных элементов, то результаты данного опроса могут доказывать приобретение объёмным обозначением различительной способности Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2020 по делу № СИП-948/2019. // СПС «КонсультантПлюс»..

Таким образом, нетрадиционные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если они изначально обладают различительной способностью либо приобрели её в результате деятельности предпринимателей, направленной на создание у потребителей чётких ассоциаций между нетрадиционными обозначениями и маркируемыми ими товарами. При этом большинство нетрадиционных обозначений могут обладать различительной способностью независимо от длительности и интенсивности их использования. В данном случае ключевым критерием выступает оригинальность (нетипичность) нетрадиционных обозначений в конкретной области деятельности, которая не должна быть связана с дизайном и функциональным характером маркируемых нетрадиционными обозначениями товаров. Кроме того, нетрадиционные обозначения должны самостоятельно, то есть без привязки к другим элементам, выполнять индивидуализирующую функцию. Обонятельные и вкусовые обозначения могут обладать изначальной различительной способностью, если они, помимо названных критериев, индивидуализируют товары до момента приобретения их потребителями. Изменяющиеся, голографические, комбинированные обозначения, сочетающие в себе исключительно элементы нетрадиционных обозначений, а также те нетрадиционные обозначения, которые не соответствуют перечисленным критериям, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если будет доказано приобретение ими различительной способностью.

2.2 Использование нетрадиционных товарных знаков и распоряжение исключительными правами на нетрадиционные товарные знаки

Законодательство не содержит отдельных норм, регулирующих особенности использования нетрадиционных товарных знаков и особенности распоряжения исключительными правами на данные товарные знаки.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак позволяет правообладателю использовать товарный знак в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом. Соответственно, перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим. При этом в п. 2 ст. 1483 ГК РФ приводится только один способ использования товарного знака, в частности, его размещение на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, при выполнении работ или оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в рекламе и в сети «Интернет», в том числе в доменном имени Гражданский кодекс Российской Федерации..

Из п. 1 ст. 1486 ГК РФ следует, что использование товарного знака является не только правом, но также обязанностью правообладателя, нарушение которой может повлечь прекращение правовой охраны товарного знака. В доктрине отмечается, что «обязательность использования товарного знака призвана обеспечивать интенсивное и неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте» Близнец, И. А., Гаврилов, Э. П., Добрынин, О. В. Право интеллектуальной собственности : учебник : [для студентов, получающим специальность «интеллектуальная собственность», «инженер-патентовец», а также для студентов и аспирантов юридических, экономических, инженерно-технических специальностей] / [Близнец И. А. - д.ю.н., проф., действ. гос. советник 3 кл., акад. РАЕН, Гаврилов Э. П. - д.ю.н., проф., Добрынин О. В. - к.ю.н. и др.] ; под ред. д.ю.н., проф., акад. РАЕН И. А. Близнеца Рос. гос. акад. интеллектуал. собственности. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва: ПРОСПЕКТ, 2016, [т.е. 2015]. - 365 с.. Таким образом, использование товарного знака посредством совершения перечисленных действий по его размещению представляет собой основной способ использования товарного знака, поскольку именно данный способ связан с непосредственным введением товаров в гражданский оборот. Данный вывод подтверждается в том числе судебной практикой.

В соответствии с п. 38 обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, «для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот» Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015. // СПС «КонсультантПлюс»..

Следовательно, законодательство и судебная практика исходят из того, что условием сохранения исключительного права на товарный знак является его обязательное использование способом, указанным в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Кроме того, правообладатель должен использовать товарный знак в том виде, в котором он был зарегистрирован, за исключением тех случаев, когда изменение отдельных элементов товарного знака не приводит к существенному изменению товарного знака, то есть не меняет его существо (п. 3 ст. 1486 ГК РФ) См. также Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2018 по делу № СИП-256/2018. // СПС «КонсультантПлюс»..

Отметим, что только словесные и изобразительные товарные знаки, которые прямо относятся ст. 1482 ГК РФ к видам товарных знаков, могут использоваться правообладателями посредством совершения всех пяти действий, указанных в п. 2 ст. 1482 ГК РФ, в том виде, в котором они были зарегистрированы в качестве товарных знаков.

Однако перечисленные в п. 2 ст. 1482 ГК РФ действия по размещению товарного знака доступны не для всех нетрадиционных товарных знаков. В частности, представляется невозможным размещение нетрадиционных товарных знаков в доменных именах, поскольку доменные имена являются обозначениями в виде символов П. 15 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». // СПС «КонсультантПлюс»., следовательно, они не могут состоять, например, из голографических эффектов или звуков. Вкусовые товарные знаки не могут размещаться на этикетках и упаковках товаров, а также на документации, связанной с введением их в гражданский оборот. Позиционные товарные знаки, зарегистрированные в отношении услуг, которые не связаны с материальными носителями, не могут размещаться при выполнении работ и оказании услуг Терещенко, О. И. Проблема регистрации позиционных товарных знаков в России [Текст] / О. И. Терещенко, Е. Э. Шиманский // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 2018. - № 11. - 21-28 с..

Однако размещение товарного знака не является единственным способом его использования. Так, в п. 156 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - «постановление Пленума Верховного Суда № 10») упоминаются такие способы использования товарного знака, как его изготовление, распространение, ввоз на территорию Российской Федерации, хранение и перевозка товаров, в которых выражен товарный знак Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». // СПС «КонсультантПлюс»..

Отметим, что в п. 156 проводится различие между изготовлением товаров «с размещением на них» товарного знака и изготовлением товаров «в форме» товарного знака (в том числе трёхмерного товара, воплощающего двухмерный товарный знак) Там же.. Соответственно, данные действия являются различными способами использования товарного знака. При этом правообладатели позиционных, изменяющихся, голографических, осязательных, и цветовых товарных знаков могут изготавливать товары с размещением на них указанных товарных знаков. Напротив, правообладатели объёмных, звуковых и вкусовых товарных знаков лишены такой возможности их использования. Однако правообладателям объёмных товарных знаков доступен второй способ использования, то есть они могут изготавливать товары в форме товарных знаков.

Таким образом, правообладатели звуковых и вкусовых товарных знаков не могут использовать их посредством изготовления товаров с размещением на них звуков и вкусов, а также посредством изготовления товаров в форме соответствующих звуковых и вкусовых товарных знаков. В данном случае следует говорить о таком способе использования, как изготовление товаров, включающих в себя товарный знак. Данный способ использования актуален также для правообладателей обонятельных товарных знаков. Например, компания «Hasbro», занимающаяся производством детских игрушек, зарегистрировала в качестве товарного знака запах детского пластилина «Play-Doh» Номер регистрации в США 87335817..

При этом действия правообладателя по изготовлению, а равно распространению, ввозу, хранению и перевозке, признаются способами осуществления исключительного права на товарный знак только в том случае, если они направлены на доведение до потребителей товаров, в которых выражен соответствующий товарный знак Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015. // СПС «КонсультантПлюс».. Иными словами, если правообладатель использует товарный знак с целью индивидуализации, т.е. выделения, необходимого ему для извлечения прибыли от реализации выделяемых товаров или услуг, то такое использование товарного знака, независимо от его конкретного способа, является использованием товарного знака в том смысле, который ему придаёт п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Следовательно, если правообладатель не использует нетрадиционный товарный знак посредством совершения всех пяти действий, указанных в п. 2 ст. 1482 ГК РФ, то это не означает, что он нарушает свою обязанность по осуществлению исключительного права, если при этом функционирование нетрадиционного товарного знака в гражданском обороте обеспечивается иными способами использования. Например, если правообладатели вкусовых или обонятельных товарных знаков распространяют среди потребителей файлы цифровых вкусов или запахов, то такие действия должны считаться использованием соответствующих товарных знаков, поскольку конечной целью такого распространения является доведение до потребителей маркированной ими продукции.

Ранее отмечалось, что товарный знак должен использоваться в том виде, в котором ему была предоставлена правовая охрана. При этом допустимо изменять отдельные элементы товарного знака таким образом, чтобы сохранялась тождественность используемого и зарегистрированного обозначения. Например, правообладатель может изменить шрифт словесного товарного знака или добавить к нему стилизованный изобразительный элемент Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2018 № С01-1128/2017 по делу № СИП-362/2017// СПС «КонсультантПлюс»; Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2018 по делу № СИП-256/2018. // СПС «КонсультантПлюс»..

Однако использование отдельных видов нетрадиционных товарных знаков сопряжено с риском изменения их существа независимо от действий правообладателя. В частности, цветовые и обонятельные товарные знаки, которые размещаются на товарах, в том числе на их этикетках и упаковках, при неправильном хранении маркируемых данными товарными знаками товаров могут утратить свои отличительные черты. Например, цвет от воздействия солнечных лучей может стать блёклым, а запах из-за частого проветривания помещения - менее интенсивным. Соответственно, в результате таких изменений цветовые и обонятельные обозначения перестают быть узнаваемыми (отличаемыми) в глазах потребителей как конкретные товарные знаки.

В связи с изложенным возникает вопрос, может ли быть прекращена правовая охрана в отношении тех цветовых и обонятельных товарных знаков, существо которых было изменено вопреки воле правообладателей.

Отметим, что из п. 2 ст. 1486 ГК РФ, а также абз. 3 п. 164 постановления Пленума Верховного Суда № 10 прямо следует, что существенное изменение товарного знака возможно только в результате действий самого правообладателя. Отметим, что такое толкование законодательства позволяет правообладателю, осуществляющему мнимое использование товарного знака, ссылаться на основании абз. 2 п. 3 ст. 1486 ГК РФ на то, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно абз. 3 п. 167 постановления Пленума Верховного Суда № 10 «приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в том числе его разумности и добросовестности». Следовательно, если у правообладателя отсутствовала воля на существенное изменение товарного знака, но при этом его поведение свидетельствует о том, что он не проявил должную степень разумности при использовании товарного знака, то приводимые правообладателем обстоятельства не могут быть признаны в качестве уважительных причин неиспользования товарного знака в том виде, в котором он был зарегистрирован. Например, правообладатель намеревался использовать товарный знак без его существенного изменения, но не сообщил продавцу об особых условиях хранения товаров, маркированных цветовым или обонятельным товарным знаком.

Полагаем, что если правообладатель разместил цветовой или обонятельный товарный знак таким способом, который привёл к утрате данным знаком отличительных черт, то, следовательно, товарный знак не использовался в том виде, в котором он был зарегистрирован, вследствие обстоятельств, напрямую зависящих от правообладателя. Иными словами, правообладатель в таком случае сам создал препятствия для использования соответствующего товарного знака.

Исключительное право на товарный знак предоставляет правообладателю также возможность распоряжаться товарным знаком, например, посредством передачи исключительного права на товарный знак полностью (договор отчуждения) или частично (лицензионный договор) другому лицу. Представляется, что распоряжение исключительным правом на нетрадиционный товарный знак может обладать определённой спецификой, обусловленной тем, что существует возможность параллельной правовой охраны такого знака. Так, нетрадиционный товарный знак может одновременно охраняться как средство индивидуализации и как объект авторского или патентного права, а также как секрет производства.

Созданный правообладателем товарный знак является объектом авторского права в том случае, когда он представляет собой результат творческой деятельности, выраженный в объективной форме 47. Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник / А. П. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2001. - 110-111 с.. Например, звуковой товарный знак может выступать в качестве произведения искусства и иметь автора в лице правообладателя такого знака. При этом, как указывает Э. П. Гаврилов, «создание любого произведения влечет возникновение у его автора не только исключительного имущественного права, но и личных неимущественных прав: права авторства, права на указание имени, права на первое обнародование произведения и права на неприкосновенность» Гаврилов, Э. П. Использование в товарных знаках произведений, охраняемых авторским правом // Патенты и лицензии. 2010. № 6. // СПС «КонсультантПлюс».. Личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы, а отказ от них ничтожен Абз. 2 п. 2 ст. 1228 ГК РФ..

Отметим, что законодательством не допускается отчуждение исключительного права на товарный знак, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя П. 2 ст. 1488 ГК РФ.. Судебная практика под введением в заблуждение понимает случаи, когда «информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесённая на нового владельца, может создать искажённое представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя» Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2019 по делу № А56-114236/2017. // СПС «КонсультантПлюс».. В частности, Роспатент в своих рекомендациях указывает, что если товарный знак содержит обозначение, охраняемое авторским правом, то отчуждение исключительного права на такой товарный знак может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя Абз. 2 п. 3.3.7.11 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утверждённых Приказом Роспатента от 29.12.2009 № 186. // СПС «КонсультантПлюс»..

Полагаем, что при соблюдении определённых условий отчуждение исключительного права на товарный знак, охраняемый авторским правом, не будет вводить потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В частности, если исключительное право на такой товарный знак передаётся в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, то отчуждатель товарного знака и лицо, желающее его приобрести должны заключить отдельное соглашение, касающееся имущественных и личных неимущественных прав автора. В таком соглашении должно быть указано, что вместе с отчуждением исключительного права на товарный знак осуществляется отчуждение исключительного права на произведение в полном объёме (безвозмездно либо за определённое вознаграждение) Гаврилов, Э. П. Использование в товарных знаках произведений, охраняемых авторским правом // Патенты и лицензии. 2010. № 6. // СПС «КонсультантПлюс».. Кроме того, автору следует предоставить приобретателю исключительного права на товарный знак разрешение вносить в него любые изменения и не указывать имя автора при использования товарного знака Там же.. В отсутствие такого разрешения новый владелец товарного знака будет лишён возможности использовать товарный знак с изменением его отдельных элементов (п. 2 ст. 1486 ГК РФ), а потребители, с большой вероятностью, будут введены в заблуждение относительно изготовителя товаров, если их маркировка будет сопровождаться указанием на имя автора.

В случае отчуждения исключительного права на такой товарный знак в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, следует дополнительно заключать лицензионный договор о предоставлении права использования произведения (ст. 1286 ГК РФ), поскольку невозможно осуществить частичное отчуждение исключительных авторских прав.

При заключении лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака, содержащего обозначение, охраняемое авторским правом, лицензиару и лицензиату следует заключить договор коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ). Данная договорная конструкция должна быть использована в том случае, когда правообладателю принадлежит комплекс исключительных прав, включающий помимо права на товарный знак также права на другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, перечень которых не является исчерпывающим П. 3.4.3 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утверждённых Приказом Роспатента от 29.12.2009 № 186..

Роспатент в своих рекомендациях указывает, что возможность введения потребителей в заблуждение при отчуждении исключительного права на товарный знак существует также в ситуации, когда он воспроизводит промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленный образец П. 3.3.7.2 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утверждённых Приказом Роспатента от 29.12.2009 № 186.. Например, объёмный товарный знак может быть тождественен промышленному образцу, патент на который принадлежит правообладателю исключительного права на данный товарный знак.

Предположим, что лицо, сохранившее право на промышленный образец, ранее предлагало к продаже товары, в которых он использовался, и продолжает это делать после отчуждения исключительного права на товарный знак, тождественный данному промышленному образцу. При этом новый правообладатель использует товарный знак для индивидуализации тех же самых товаров. В такой ситуации потребители в силу предшествующего опыта будут введены в заблуждение относительно изготовителя данных товаров. Однако этого можно избежать, если прежний и новый правообладатели будут вести предпринимательскую деятельность не на одной территории и в различных сегментах рынка Сергеев, А. П., Сергеева, Д. А. Введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в результате уступки товарного знака. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 10.02.2017 № 305-ЭС15-4129 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 4. // СПС «КонсультантПлюс»..

На наш взгляд, отчуждение исключительного права на товарный знак, воспроизводящий промышленный образец, вместе с отчуждением исключительных авторских прав на него также может рассматриваться как вводящее в заблуждение. Патентообладателю, как и автору произведения, принадлежит как исключительное право, так и право авторства (п. 2 ст. 1345 ГК РФ). Соответственно, патентообладателю следует предоставлять приобретателю исключительного права согласие на анонимное использование промышленного образца, чтобы потребители не были введены в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Для предоставления права использования такого товарного знака правообладателю и лицу, желающему его использовать, также необходимо заключать договор коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ).

Кроме того, нетрадиционные товарные знаки могут параллельно охраняться как секреты производства. Так, в качестве обонятельного товарного знака был зарегистрирован запах жареного миндаля в отношении ювелирных изделий Номер регистрации в Швейцарии: 63982/2007. . Рецепт, воспроизводящий данный запах, а также способ придания данного запаха металлу могут представлять собой сведения производственного характера, то есть секрет производства (1465 ГК РФ).

Представляется, что отчуждение исключительного права на такой товарный знак предполагает также отчуждение исключительного права на секрет производства, поскольку без раскрытия соответствующих сведений новый правообладатель не сможет производить ювелирные изделия с тем запахом, к которому уже привыкли потребители. Иными словами, исключительное право на секрет производства необходимо новому правообладателю, чтобы осуществлять использование товарного знака для индивидуализации производимых им товаров. В случае предоставлении права использования такого товарного знака также должен быть заключён договор коммерческой концессии.

Таким образом, особенности использования нетрадиционных товарных знаков обусловлены формами их выражения. Так, способами использования невизуальных товарных знаков могут быть изготовление товаров, включающих такие товарные знаки, или распространение файлов с цифровыми вкусами и запахами. В свою очередь, распоряжение исключительными правами на нетрадиционные товарные знаки, которые обладают параллельной охраной, предполагает также распоряжение исключительными правами на произведения, промышленные образцы и секреты производства. Тем не менее, несмотря на отдельные особенности исключительные права на нетрадиционные товарные знаки могут выступать в качестве объектов гражданского оборота.

2.3 Защита нетрадиционных товарных знаков

Законодательство не предусматривает специальных гражданско-правовых способов защиты исключительных прав на нетрадиционные товарные знаки. Соответственно, владельцы таких товарных знаков имеют право использовать способы защиты исключительных прав, предусмотренные статьями 1252, 1253 и 1515 ГК РФ. К ним, в частности, относятся: признание исключительного права на товарный знак, пресечение действий, нарушающих исключительное право на товарный знак или создающих угрозу его нарушения, возмещение убытков или взыскание компенсации, изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей, публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, а также ликвидация юридического лица и прекращение деятельности индивидуального предпринимателя в связи с нарушением исключительных прав «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019). // СПС «КонсультантПлюс»..

Указанные способы традиционно делятся на две группы. В первую группу включаются способы, являющиеся мерами ответственности (возмещение убытков или взыскание компенсации, ликвидация юридического лица или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя). Ко второй группе относятся остальные способы, не влекущие дополнительных санкций для нарушителей, например, требование о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак или создающих угрозу его нарушения Новоселова, Л. А. Право интеллектуальной собственности. Т. 3. Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л. А. Новоселовой. - М.: Статут, 2018. ? 432 с.. Данное требование может быть заявлено в виде требования о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца. Отметим, что на практике у правообладателей исключительных прав на нетрадиционные товарные знаки могут возникать трудности в применении данного способа защиты.