Права на товарный знак

Размещено на http://www.allbest.ru/

План работы

товарный знак право законодательство

Введение

1. Условия для отказа в регистрации обозначения, сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком в отношении однородных товаров

1.1 Общие положения

1.2 Сходство до степени смешения

1.3 Однородные товары

2. Права на товарный знак

2.1 Права на товарный знак. «Столкновения» прав на товарный знак

2.2 Делимость товарного знака

2.3 Применение к отношениям, связанным с исключительным правом, по аналогии закона, норм части первой Гражданского Кодекса РФ

2.4 Исключительное право на товарный знак

3. Способы оформления согласия на регистрацию товарного знака сходного до степени смешения в отношении однородных товаров

3.1 Общие требования к оформлению согласия на регистрацию товарного знака

3.2 Договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак

3.3. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

3.4 Договор о сосуществовании товарных знаков

3.5 Письмо-согласие

3.6 Договор о совместной деятельности

Заключение

Литература



Введение

Регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком я хотела бы рассмотреть не столько в качестве формальной процедуры, совершаемой специальным уполномоченным органом - Роспатентом, сколько с точки зрения содержания правомочий правообладателя, заявителя и последующего, их дальнейшего взаимодействия, последствий регистрации сходных товарных знаков.

В связи с этим рассмотрение отношений по регистрации товарного знака, схожего до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком в отношении однородных товаров будет проводиться в трех х.

В первой главе рассмотрены условия, при которых возникает вопрос о регистрации товарного знака, сходного до степени смешения, понятие однородных товаров. Несмотря на имеющиеся методики определения однородных товаров, схожести до степени смешения, решение в отказе регистрации товарных знаков по этим основаниям остается достаточно субъективным.

Во второй главе затронуты вопросы исключительного права на товарный знак, «столкновения» прав, а также делимость товарного знака, вопрос распоряжения каким-либо элементом товарного знака.

Третья посвящена способам оформления согласия на регистрацию.

Согласно приказа Роспатента от 30 декабря 2009 года № 190 допускается предоставление согласия на регистрацию товарного знака путем оформления соответствующего письма (заключения гражданско-правового договора) правообладателя. В связи с тем, что в названном приказе, среди требований, предъявляемых к такому согласию нет указаний на возмездность, то представляется, что допускается безвозмездное согласие правообладателя на регистрацию сходного товарного знака. В случае если правообладатель желает получить плату за предоставление такого разрешения и/или ограничить перечень товаров, в отношении которых будет зарегистрирован товарный знак, ввести ограничения территории, где будет использоваться знак, то стороны вправе заключить гражданско-правовой договор. В связи с этим встает вопрос, какой из видов договоров сможет отразить действительные взаимоотношения сторон. Также представляется интересным рассмотреть вопрос о том, что если представление согласия на регистрацию сходного товарного знака - является сделкой, то может ли быть она безвозмездной.

Последствия отказа в регистрации товарного знака в настоящей работе рассматриваться мною не будут, так как представляется, что в этом случае нет необходимости проводить какой-либо анализ правоотношений сторон, так как их не возникает, за исключением тех случаев, когда между правообладателем и заявителем был заключен гражданско-правовой договор, подтверждающий согласие правообладателя на регистрацию, а упоминаемая регистрация совершена не была. Для того чтобы минимизировать риски сторон, представляется целесообразным включить в договор положения о постоплате в случае регистрации товарного знака.

Помимо поименованных в Гражданском Кодексе РФ договоров, на практике возможно заключение договора о сосуществовании товарных знаков.

Перед тем, как рассмотреть виды договоров, которые стороны могли бы использовать в рассматриваемых в настоящей работе отношениях, необходимо определить, что будет предметом договоров, какими нормами могут или должны руководствоваться стороны. В связи с этим во второй главе моей работы будет рассмотрена тема делимости исключительного права на товарный знак.

В начале работы считаю необходимым определить терминологию, которая будет использована в работе. Так как согласно п. 2 ст. 1477 ГК РФ, правила ГК РФ о товарных знаках применяются к знакам обслуживания, то все, что в работе будет относиться к товарным знакам, в равной степени может быть отнесено и к знакам обслуживания.

В связи с тем, что настоящая магистерская диссертация посвящена регистрации товарных знаков, сходных до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в п. 6 ст. 1483 ГК РФ, то под правообладателем в настоящей работе будет пониматься не только правообладатель на уже зарегистрированный товарный знак, но и заявитель, подавший заявку на регистрацию товарного знака, и имеющим более ранний приоритет, а также правообладатель товарного знака, охраняемого в России в соответствии с международным договором.

Под заявителем в тексте работы будет пониматься лицо, получившее отказ в регистрации товарного знака на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ и запрашивающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака. В случае, если товарный знак будет зарегистрирован, заявитель приобретет статус правообладателя, но в контексте работы будет именоваться «младшим» правообладателем. В то время как первоначальный обладатель исключительного права на товарный знак - «старшим» правообладателем.



1. Условия для отказа в регистрации обозначения, сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком в отношении однородных товаров

1.1 Общие положения

В статье 1483 ГК РФ перечислены основания для отказа в государственной регистрации товарных знаков. В контексте настоящей работы интерес представляет п. 6 названной статьи. Так, без согласия правообладателя не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка не отозвана или не признана отозванной;

- товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе с международным договором, ратифицированным в Российской Федерации. В настоящее время это Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков, принятое 14.04.1891 года и Протокол к указанному Соглашению, принятый 28.06.1989 года.

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Итак, первое из названных оснований, при которых необходимо получение согласия правообладателя - это когда Роспатентом уже получена заявка другого лица на регистрацию товарного знака сходного до степени смешения со знаком во второй заявке в отношении однородных товаров.

При этом заявка, имеющая более ранний приоритет, не должна быть отозвана или признана отозванной, т.е. по более ранней заявке должен быть зарегистрирован товарный знак. Если по каким-либо причинам товарный знак не будет по ней зарегистрирован, то ранее вынесенное решение об отклонении заявки с более поздним приоритетом лишается своего основания и должно быть пересмотрено регистрирующим органом, ex officio, по собственной инициативе.

Аналогичные правила действуют и в отказе регистрации по основанию, предусмотренному подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ. В данном случае не учитываются ранее зарегистрированные товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со ст. 1514 ГК РФ.

Подп. 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака предусматривает наличие ранее зарегистрированного товарного знака, признанного общеизвестным. В соответствии со ст. 1508 ГК РФ товарный знак признается общеизвестным Роспатентом, согласно требованиям, изложенным в Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам и Правилах признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденных Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38.

Таким образом, общими признаками для отказа в регистрации товарного знака по п. 6 ст. 1483 ГК РФ являются: тождественность или сходство до степени смешения товарного знака и заявленного на регистрацию обозначения и однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, имеющий более ранний приоритет.

Тождественность означает, что поданное на регистрацию обозначение и товарный знак совпадают во всех элементах. В соответствии с п. 6 ст. 1483 ГК РФ, при наличии согласия правообладателя может быть зарегистрирован сходный до степени смешения, но не тождественный товарный знак.

Наличие сходства до степени смешения и однородности товаров, не является абсолютным основанием для отказа в регистрации. Четвертая часть Гражданского Кодекса РФ вступила в силу с 01 января 2008 года, однако в ранее действующем Законе Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 2520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров» («Закон о товарных знаках») содержались аналогичные нормы. Так, наличие зарегистрированного товарного знака, схожего до степени смешения, в отношении однородных товаров, не являлось абсолютным основанием для отказа в регистрации товарного знака. Наличие согласия правообладателя позволяло устранить это основание для отказа от регистрации. Аналогичная норма содержится в п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

1.2 Сходство до степени смешения

Законодатель, вводя запрет на регистрацию товарных знаков, преследует цель не только защиты исключительных прав правообладателя, но и предупреждения введения потребителя в заблуждение.

Как отмечает, В.В. Пирогова понятие «сходство до степени смешение» - синоним «ассоциативности знаков» («likelihood of confusion»). Однако одного наличия ассоциативности бывает недостаточно, чтобы констатировать факт смешения. Смешение имеет место, если использование сходных знаков вводит потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров и услуг.

Запрет регистрации товарного знака, сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком, и отказ в связи с введением потребителя в заблуждения - два разных основания, которые имеют разные последствия. Если в первом случае - это основание можно «обойти», предоставив письмо-согласие правообладателя, то во втором случае - запрет является абсолютным.

В соответствии с п. 14.4.2. Приказа Роспатента от 05.03. 2003 года № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (Приказ Роспатента № 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно совпадает с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом при проверке на тождество Роспатентом проводятся следующие действия:

1) поиск тождественных и сходных обозначений;

2) определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

3) определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Как видно, проверка на тождество не включает в себя оценку того, будет ли потребитель введен в заблуждение.

Однако, как указано в Приказе Роспатента № 32, еще одним признаком сходства до степени смешения с другим обозначением, является то, что оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Э.П. Гаврилов отмечает, что сходные до степени смешения обозначения, несмотря на отдельные различия, должны восприниматься (ассоциироваться) потребителями как одинаковые, тождественные.

Если наличие ассоциативности обязательный признак сходства до степени смешения, то, как в этом случае соотносится норма п. 6 ст. 1483 ГК РФ с абсолютным запретом регистрации товарного знака, предусмотренным п. 3 ст. 1483 ГК РФ? Очевидно наличие противоречия между двумя указанными нормами. Каким образом должно определяться, какую норму следует применить? Как показывает анализ литературы, посвященной данному вопросу, и судебной практики, правоприменительный орган (Роспатент, суды) оценивает, грубо говоря, степень ассоциативности, то есть насколько сильна вероятность возможности введения потребителя в заблуждение.

В качестве примера можно привести следующие знаки обслуживания, принадлежащие разным лицам:

1) по международной регистрации № 1078557 от 27.01.2011 г;

2) товарный знак OPEN, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03 октября 2006 года (приоритет от 03 октября 2005 года) за № 314351

По мнению Роспатента, эти знаки обслуживания сходны до степени смешения, для устранения запрета в регистрации товарного знака, предусмотренного п. 6 ст. 1483 ГК РФ достаточно согласия правообладателя. Очевидно, что в этом случае вероятность того, что потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя услуг достаточно мала.

Однако есть и другие примеры, когда суд не обнаружил сходства до степени смешения в отношении следующих товарных знаков:

1) INTELDRIVE по Свидетельству № 281298

2) INTEL по Свидетельству № 96439

При этом суд, несмотря на предоставленные компанией Интел Корпорейшн (правообладатель товарного знака по Свидетельству № 96439), результаты социологических исследований, указал, что в связи с присутствием в оспариваемом товарном знаке иного словесного элемента («ДРАЙВ»), устанавливающем отличие, спорное обозначение не способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Приведенный пример, еще интересен тем, что товарный знак INTEL признан общеизвестным. Согласно пункту 123 Проекта изменений в четвертую часть Гражданского кодекса РФ от 31 января 2012 года, правило, предусматривающее регистрацию товарного знака, сходного с общеизвестным знаком при наличии согласия правообладателя, в случаях, если ранее зарегистрированный знак является общеизвестным - применяться не будет. Хотя в данном случае оспаривается предоставление охраны товарному знаку INTELDRIVE, а не получение согласия на регистрацию, тем не менее, с принятием указанных изменений в Гражданский кодекс, такой товарный знак не сможет быть зарегистрирован даже при согласии компании Интел Корпорейшн.

Таким образом, возможность введения потребителя в заблуждение зависит от степени ассоциативности противопоставленных товарных знаков. Но эта оценка носит субъективный характер лиц, принимающих решение о регистрации товарного знака или отказе в такой регистрации.

Как отмечает Э.П. Гаврилов «любые обозначения могут вызывать смысловые ассоциации, смысловое сходство» и приводит следующие примеры:

- признание Президиумом ВАС РФ товарного знака «Коммерсантъ» сходным до степени смешения с обозначением (названием газеты) «Коммерсант Тольятти» на основании семантического и фонетического сходства;

- признание Президиумом ВАС РФ товарных знаков «NIVEA» и «LIVIA» (для косметических товаров) сходными до степени смешения, на том основании, что в сравниваемых знаках «охраняемые словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита, имеют одинаковое количество слогов, имеют одинаковое количество гласных и согласных, идентичную структуру и род»;

- признание Президиумом ВАС РФ товарных знаков «НЕВСКОЕ» и «AMRO НЕВСКОЕ» сходными до степени смешения, поскольку обозначение "НЕВСКОЕ" полностью включено во второй товарный знак и занимает в нем доминирующее положение; это слово «в обоих товарных знаках выполнено тождественно - стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита», поскольку слово «AMRO» «не является сильным элементом второго товарного знака» и «не ассоциируется у потребителей со словом, имеющим какую-либо смысловую нагрузку».

В приведенных в качестве примеров делах, суд встал на защиту интересов правообладателя, его исключительного права на товарный знак и оценивал, в том числе, степень ассоциативности. Однако никаких критериев ее оценки нормативно не закреплено. Получается, что это определяется по усмотрению суда.

Если отграничить понятие ассоциативности от возможности введения потребителя в заблуждение весьма сложно, то для решения вопроса о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака решающее значение должно было бы иметь наличие разрешения самого правообладателя на регистрацию такого обозначения. Но как показывает практика, наличие такого согласия не является гарантией того, что обозначение будет зарегистрировано.

Как отмечено в статье В.И. Еременко и В.Н. Евдокимовой, «введение потребителя в заблуждение при одновременном использовании товарного знака возможно относительно происхождения изделия, проданного с таким же знаком, или если качество изделий, одновременно выпускаемых в продажу совладельцами знака различно». То есть введение потребителя в заблуждение определяется в зависимости от качества товаров, на которых размещаются сходные товарные знаки. Конечно, запрет регистрации обозначения сходного с зарегистрированным товарным знаком направлен на защиту правообладателя товарного знака и недопущения недобросовестной конкуренции. Но если качество товара, на которым размещен сходный товарный знак не ниже, чем у «старшего» правообладателя? К тому же этот критерий качества товара может быть применим в случаях оспаривания предоставления правовой охраны товарного знака, но на стадии регистрации обозначения, когда оно еще не размещается на товаре, и даже самого товара еще может не быть, поэтому этот критерий не может быть применим на стадии регистрации товарного знака. Он актуален в тех случаях, когда товарный знак размещен на товаре, введенном в оборот. Как отмечает Э.П. Гаврилов, введение потребителя в заблуждение происходит при использовании товарного знака, «любые попытки до этого момента определить возможность введение потребителя в заблуждение умозрительны, а потому не точны».

Также хотелось бы отметить, что в заключении экспертизы Роспатента при отказе в регистрации обозначения, должно быть указано, что имеет место: введение потребителя в заблуждение или сходство до степени смешения. В первом случае, согласно п. 3 ст. 1483 ГК РФ, отказ является абсолютным. В этом случае, заявитель вправе обжаловать предоставление правовой охраны зарегистрированного товарного знака или его неиспользование правообладателем. Однако, как уже упоминалось, оценить способность введения потребителя в заблуждение возможно при использовании товарного знака.

В случае обнаружения экспертизой сходства обозначения с товарным знаком другого лица, согласно п. 6 ст. 1483 ГК РФ, регистрация такого обозначения возможна при согласии правообладателя товарного знака. Однако в этом случае, наличие согласия все равно не гарантирует регистрацию обозначения по причине вероятности введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, если Роспатент выносит решение об отказе в регистрации товарного знака на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Заявитель, руководствуясь абз. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, предоставляет в регистрирующий орган согласие «старшего» правообладателя на регистрацию знака. В этом случае товарный знак должен быть зарегистрирован, так как Роспатентом уже была проведена проверка на вероятность введения потребителя в заблуждение, по результатом которой было вынесено решение. Заявитель, предоставив согласие - устранил причину отказа, предоставив согласие «старшего» правообладателя. Представляется, что предоставление такого согласие должно повлечь безусловную регистрацию знака.

Иначе получается, что Роспатент, получив согласие правообладателя, проводит еще одну экспертизу, выявляет или не выявляет на основе субъективной оценки опасность введение потребителя в заблуждение и принимает решение о регистрации обозначения или об отказе.

По мнению, профессора Э.П. Гаврилова, «должна действовать презумпция того, что заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение». В этом случае, все «встанет на свои места»: получив решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения по причине сходства с ранее зарегистрированным товарным знаком, заявитель вправе обратиться к правообладателю. При наличии согласия правообладателя, обозначение должно быть зарегистрировано в качестве товарного знака. При этом, правообладатель решает сам будет ли регистрация обозначения, сходного с его товарным знаком вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара или нет. Не следует забывать, что правообладателем исключительных прав на товарный знак является субъект предпринимательской деятельности. Представляется, что он заинтересован в том, чтобы у потребителя не возникало ассоциаций его товара с другим производителем, в большей степени, чем Роспатент.

В рамках вопроса о сходстве до степени смешения, мне хотелось бы остановиться на такой проблеме, как обозначения, представляющие собой перевод словесных элементов с разных языков. Например, товарные знаки OTKRITIE, OТКРЫТИЕ, OPEN.

Являются ли они сходными до степени смешения, ведь их сходство заключается в их смысловом значении? Однако это тоже спорный вопрос перевод может быть разным. Например, слово «открытие» можно перевести, например, на английский язык, как глагол «открыть» - «to open» или как свершение открытий - «discover».

В этом случае возникает проблема столкновения словесных элементов товарного знака, представляющих собой перевод слова с одного языка на другой. При проведении экспертизы на тождество и сходство заявленных обозначений обращаются к Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 197 (далее - Методические рекомендации).

Как отмечают А.А. Робинов и А.С. Слепенков, на практике нередко возникают случаи, когда противопоставленные словесные товарные знаки могут нести одинаковую смысловую нагрузку, однако из-за отсутствия графического и фонетического сходства не могут быть признаны сходными до степени смешения в целом.

Например, компания «Крафт Фудс Швайц АГ» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам, которым заявителю было отказано в удовлетворении возражения о признании недействительным регистрации словесного товарного знака «Черная карта».

Свои требования заявитель мотивировал тем, что словесный товарный знак «Черная карта» является сходным до степени смешения с принадлежащим ему словесным товарным знаком «Carte noire». При этом основным доводом заявителя было утверждение о сходстве данных обозначений по смысловому признаку - «Carte noire» переводится с французского языка как «Черная карта».

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований заявителя, отметил в решении, что смысловое сходство обозначений не имеет доминирующего значения для вывода о сходстве названных товарных знаков при наличии установленных в ходе рассмотрения дела обстоятельств, а именно: отсутствие фонетического и визуального сходства; отсутствие сведений, подтверждающих смешение потребителями товарных знаков; приобретение оспариваемым товарным знаком дополнительной различительной способности в процессе его активного использования на рынке.

Важно отметить, что суд, принимая данное решение, не очертил жесткие рамки: безусловный перечень признаков, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие сходства словесных товарных знаков до степени смешения. Напротив, суд лишь указал, что ни один из признаков не обладает преимущественным значением перед остальными. При этом во внимание могут быть приняты и фактические обстоятельства использования противопоставленных товарных знаков.

Так, суд отметил в решении, что на основании представленных доказательств оспариваемый товарный знак «Черная карта» воспринимается иностранным потребителем как «Chernaya karta», то есть как транслитерация без перевода, что также свидетельствует об отсутствии угрозы смешения потребителем противопоставленных товарных знаков.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с мнением Арбитражного суда г. Москвы и оставили данное решение в силе.

При этом суд кассационной инстанции в постановлении по данному делу прямо указал: «Наличие одного лишь смыслового сходства словесных товарных знаков недостаточно для их признания сходными до степени смешения».

Вместе с тем в случае, когда речь идет об установлении сходства до степени смешения товарных знаков, представляющих собой слова или словосочетания на разных языках, следует также иметь в виду, что исследуемые слова или словосочетания могут обладать несколькими значениями.

При этом следует определить, какое из существующих значений исследуемых товарных знаков будет иметь преимущественное значение при определении их сходства до степени смешения. В качестве примера можно привести следующее судебное дело.

ООО «Александровский дом дизайна» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам, которым заявителю было отказано в удовлетворении возражения о признании недействительным регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Черный квадрат».

Свои требования заявитель мотивировал тем, что комбинированный товарный знак, содержащий словесный элемент «Черный квадрат», является сходным до степени смешения с принадлежащим заявителю словесным товарным знаком «Black square». При этом основным доводом заявителя было также утверждение о сходстве данных обозначений по смысловому признаку, так как словосочетание «Black square» можно перевести как «Черный квадрат».

Арбитражный суд г. Москвы, отказывая заявителю в удовлетворении требований, отметил в решении, что составляющие оспариваемый товарный знак слова английского происхождения «black» и «square» обладают множеством лексических значений: слово «black» может быть переведено как: «черный», «темный», «смуглый», «мрачный», «сердитый»; слово «square» - как «клетка», «площадь», «сквер». Таким образом, оспариваемый товарный знак может обладать множеством значений, не совпадающих с одним лишь «черным квадратом», что не позволяет сделать однозначный вывод о смысловом сходстве данных обозначений.

Суд поддержал сложившуюся практику и отметил в решении, что даже при совпадении сравниваемых товарных знаков в разных языках, существенное звуковое и зрительное несходство товарных знаков исключает их смешение. При этом в отношении ссылки заявителя на п. 4.2.3.2 Методических рекомендаций суд отметил, что смысловое сходство обозначений лишь может выступать в качестве самостоятельного критерия, но не предопределяет сходство до степени смешения товарных знаков в целом. Иными словами, смысловое сходство - это один из критериев оценки, имеющих важное, но не единственно решающее значение для определения сходства.

Решение по делу о товарном знаке «Черный квадрат» подтверждает, что простого совпадения семантики двух слов, написанных на разных языках, недостаточно, чтобы сделать вывод о сходстве до степени смешения товарных знаков в целом.

По мнению Робинова А.А., Слепенкова А.С., подход, примененный судом при рассмотрении вышеназванных дел, правомерен, особенно учитывая, что речь шла о правовой охране словесных товарных знаков в Российской Федерации, где согласно ст. 68 Конституции Российской Федерации и ст. 1 федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ государственным языком является русский язык.

Они также отмечают, что «мало кто из потребителей догадывается, что используемые разными производителями часов обозначения «ORIENT» и «Восток» означают одно и то же («оrient» переводится с английского, немецкого и французского языков как восток)».

Проблема транслитерации обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков актуальна для международной регистрации товарных знаков. В качестве примера, хотела бы привести случай из своей практики, когда в процессе предоставления правовой охраны товарному знаку OTKRITIE (международная регистрации № 1076424) в США, со стороны компании American Express была подана оппозиция предоставлению правовой охраны в США этого товарного знака. Подача оппозиции был обусловлена тем, что в США имеется уже зарегистрированный товарный знак с доминирующим словом OPEN, принадлежащей указанной компании в отношении однородных услуг. В данном случае «OTKRITIE» было переведено на английский язык как глагол «открыть». «Старший» правообладатель посчитал, что по смыслу это два сходных до степени смешения товарных знака, несмотря на их внешнее различие. Для разрешения вопроса о сходстве знаков и вероятности введения потребителя в заблуждение стороны пришли к заключения соглашения о сосуществовании товарных знаков. Заключение указанного соглашения устранило препятствие к регистрации товарного знака.

Этот пример приведен для иллюстрации того, как оценивается сходство товарных знаков, и как может быть решен вопрос о регистрации знака, с учетом интересов «старшего» правообладателя и заявителя.



1.3 Однородные товары

Для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака по п. 6 ст. 1483 ГК РФ, необходимо чтобы это обозначение было заявлено в отношении однородных товаров, на которые существует ранее зарегистрированный знак. В связи с этим встает вопрос о том, какие товары считать однородными.

Перечень товаров и услуг вместе с товарным знаком определяет объем исключительных прав владельца товарного знака.

Как отмечает, Э.П. Гаврилов «общий принцип, установленный ГК РФ, можно выразить следующей формулой:

«Исключительное право на товарный знак действует не только при применении товарного знака к тем товарам, которые указаны при регистрации, но и при применении товарного знака к однородным товарам»».

Согласно подп. 3 п. 3 ст. 1492 ГК РФ заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Международная классификацией товаров и услуг для регистрации знаков, учреждена Ниццким соглашением, заключенным в 1957 году (в последующих редакциях). В соответствии со ст. 2 указанного соглашения, каждая страна оставляет за собой право использовать Классификацию в качестве основной или вспомогательной системы. При этом она не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания.

Согласно п. 4.1. Приказа Роспатента от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», МКТУ применяется при определении однородности товаров и услуг.

Следует отметить, что в абз. 2 п. 1 ст. 1503 ГК РФ говорится о том, что в Государственный реестр товарных знаков, помимо прочего, вносятся перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. Отмечу, что в этой норме МКТУ уже не упоминается (в отличие от подп. 3 п. 3 ст. 1492 ГК РФ).

Таким образом, если на этапе подачи заявки, Гражданский кодекс РФ обязывает заявителя указать перечень товаров, сгруппированный по классам МКТУ, то на стадии внесения записи в Государственный реестр, Кодекс уже не упоминает ссылку на МКТУ. Хотя, конечно, на уровне подзаконных актов предусмотрена связь между перечнем товаров с классами МКТУ, в частности, согласно Приказа Роспатента от 08.08.2006 № 90 «Об утверждении форм свидетельства на товарный знак (знак обслуживания)…» в Свидетельстве на товарный знак указываются классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг.

Судебная практика дает основания полагать, что понятие «однородных товаров» шире того, что указано в свидетельстве на товарный знак и на то, на что подавалась заявка. Так, в нашумевшем своим подходом к определению однородности товаров, Постановлении Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 года № 2979/06 суд пришел к выводу о том, что при установлении однородности товаров указание на класс МКТУ принимается во внимание, но решающее значение имеет наличие возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю. Далее, этот вывод был поддержан в Постановлении Президиума ВАС от 24.04.2012 года № 16912/11, когда суд признал, что «регистрация спорного товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя».

Однако, до недавнего времени существовала и другая практика. Так, в 2009 году обладателю исключительного права на товарный знак «КамАЗ» было отказано в защите в связи с тем, что принадлежащий ему знак был зарегистрирован только в отношении определенного класса МКТУ, в котором перечислены автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям. А противопоставленный ему товарный знак был зарегистрирован в отношении ручек на автомобильных дверях, входящих в перечень товаров другого класса МКТУ.

Иными словами, исключительное право на товарный знак действует не только в отношении тех товаров, на которые он зарегистрирован, но и в отношении товаров, которые не относятся к указанному в Свидетельстве классу МКТУ или прямо не указаны в перечне товаров и услуг.

Как отмечает, Э.П. Гаврилов, «допустимы два обоснования этого явления: исключительное право на товарный знак распространяет свое действие на применение товарного знака к однородным товарам либо потому, что это вызвано самим правом на товарный знак, либо потому, что это вызвано природой этих (однородных) товаров.

Первое обоснование: право на товарный знак действует, оно создает «внешнюю ауру», оно «захватывает» и однородные товары.

Второе обоснование: кроме товаров, прямо названных при регистрации, существуют очень близкие к ним товары, товары сходные, однопорядковые, однородные, на которые и распространяет свое действие возникающее исключительное право».

Подзаконные нормативные правовые акты и судебная практика исходят из эклектического сочетания первого и второго обоснований».

Определение однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания проводится в соответствии с Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, утвердившим Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания.

В пункте 14.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента № 32 от 5 марта 2003 г. также содержится положение о том, что признается однородными товарами: «При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки».

В соответствии с п. 3.1. Методических рекомендаций, вывод об однородности товаров делается на основании результатов анализа по перечисленным в Рекомендациях признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, для определения однородности товара, учитываются как мнение потребителя, так и характеристики самого товара.

Как отмечает Э.П. Гаврилов, «учет самого возникшего права на товарный знак - с неизбежностью приводит к выводу о том, что широко используемый товарный знак создает большую «внешнюю ауру» - «захватывает» больший круг «однородных» товаров».

Однако определение границ «внешней ауры» носит весьма субъективный характер.

По мнению Э.П. Гаврилова, такое обоснование однородности товаров противоречит п. 3 ст. 1508 ГК РФ. В соответствии с данной нормой, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителя с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого правообладателя.

То есть в случае наличия риска введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, и связанном с этим ущемлением прав правообладателя, товарам необязательно быть однородными, чтобы на них распространялось действие исключительного права на общеизвестный знак.

Представляется, что правило, предусмотренное п. 3 ст. 1508 ГК РФ может быть распространено не только на общеизвестные товарный знаки, но и на сходные товарные знаки.

Э.П. Гаврилов отмечает, что «поскольку нет никаких оснований не распространять принцип, предусмотренный в п. 3 ст. 1508 ГК РФ, на другие случаи установления «однородности» товаров, следует считать, что возникновение у потребителя впечатления о том, что определенные товары принадлежат одному производителю, не позволяет считать эти товары «однородными».

Поэтому приходится сделать вывод о том, что для определения однородности товаров следует учитывать их назначение, возможность выполнения ими одинаковых функций, их взаимозаменяемость при обычном, нормальном использовании».

Мнение потребителя о производителе товаров - это один из наиболее объективных признаков для определения обозначения сходного до степени смешения в отношении однородных товаров. Ведь именно введением потребителя в заблуждение «пользуется» недобросовестный заявитель, подавая на регистрацию обозначение сходное до степени смешения. Такая регистрация обозначения в качестве товарного знака приведет к нарушению прав потребителя, нанесет ущерб правообладателю.

Предположим, что п. 6 ст. 1483 ГК РФ распространяется не только на однородные товары, но также и на неоднородные, и содержит условие о том, что не может без согласия правообладателя быть зарегистрировано обозначение, сходное до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком, в отношении однородных или неоднородных товаров, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладанием исключительного на ранее зарегистрированный товарный знак и может ущемить законные интересы правообладателя. На мой взгляд, такая формулировка позволила бы распространять запрет, установленный в п. 6 ст. 1483 ГК, не только на однородные товары. И тогда не будет необходимости «подгонять» пиво и закуски к пиву; часы и пиджаки - под однородные товары.

Однако, по мнению некоторых ученых, в частности В.В. Старженецкого, нет проблемы в том, что в Приказе Роспатента № 198 от 31.12.2009 г. и судебной практике под однородными товарами понимается одно, а в п. 3 ст. 1508 ГК РФ - другое. Достаточно применить правило треугольника.

В сборнике статей «Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы» размещена статья В.В. Старженецкого, кандидата юридических наук, заместителя начальника Управления международного права и сотрудничества ВАС РФ, посвященная использованию сходных товарных знаков, фирменных наименований и коммерческих обозначений, в результате которого является смешение (опасность смешения) товаров, услуг, предприятий конкурентов. В этой статьей В.В. Старженецкий отмечает, что «высшая судебная инстанция России по экономическим спорам в делах о защите прав на интеллектуальную собственность ориентирует нас на применение трех основополагающих критериев (так называемое правило треугольника)».

Правило треугольника заключается в следующем: для вынесения решения о сходстве до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров суд должен оценить три составляющие:

1 - различительную способность;

2 - однородность товаров (услуг);

3 - сходство обозначений.

При этом для признания нарушения прав правообладателя необходимо наличие всех трех составляющих, но, возможно, в разных пропорциях.

В.В. Старженецкий делает вывод о том, что в делах по товарным знакам «Невское» и «LIVIA», суд обосновано компенсировал слабость одного критерия силой другого в пользу более сильного товарного знака. Однако, правовой защите подлежат зарегистрированные товарные знаки, независимо от того, слабый он или сильный. Представляется, что решение суда, являются справедливыми, направленными на защиты интересов потребителя и правообладателя. Однако суд для этого суд был вынужден применять несопоставимые критерии для оценки однородности товаров, например, «традиционность применения», оценку визуального сходства словесных обозначений.

Как отмечает Э.П. Гаврилов, и с чем я соглашаюсь, «что интенсивное и широкое применение товарного знака не должно расширять границы его правовой охраны, в то время как из «правила треугольника» с неизбежностью вытекает вывод о неравенстве прав, возникающих для разных товарных знаков, дополняемых выводом о том, что «сильный» товарный знак может поглотить «слабый» или даже «менее сильный» знак».

Подводя итог этой главе, отмечу, что несмотря на наличие методических рекомендаций Роспатента, решение вопроса о регистрации товарного знака принимается судом или Палатой по промышленным спорам весьма субъективным. В частности, при выборе критериев для сравнения обозначений, определения однородности товаров. Примером субъективного подхода может служить практика Высшего Арбитражного Суда, который по своему усмотрению компенсировал силу одного критерия оценки слабостью другого или применял несопоставимые критерии оценки. Представляется, что такие решения были вызваны, прежде всего, недопущением недобросовестной конкуренции, недопущением использования заявителем уже созданного и имеющего репутацию бренда «старшего» правообладателя, но приведенные выше решения не основаны на правовых нормах.

Представляется, что ссылка в п. 6 ст. 1483 ГК РФ на однородность товаров не совсем корректна, и такой отказ следовало бы распространить и на неоднородные товары, с учетом мнения потребителя о товаре и его производителе.



2. Права на товарный знак

2.1 Права на товарный знак. «Столкновение» прав на товарный знак

Правообладателем на товарный знак может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК РФ), то есть лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в целях извлечения прибыли. Обращаю на это внимание в связи с тем, что правообладатель - это субъект предпринимательской деятельности, цель которого получение прибыли. Поэтому он вправе отказать заявителю в безвозмездном предоставлении согласия на регистрацию обозначения, схожего до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком в отношении однородных товаров. Ведь последствием выдачи такого согласия будет появление конкурента правообладателя на товарном рынке, экономический интерес правообладателя может быть ущемлен. Более того, заявитель - также является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Как известно, безвозмездные сделки между юридическими лицами запрещены. В связи с этим возникает вопрос о том, будет ли предоставление права зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака, сходного до степени смешения дарением. Для ответа на него следует определить: является ли согласие на регистрацию сделкой. И если является, то, соответственно, она должна быть возмездной и оформлена в виде договора.

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленных на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

В случае предоставления согласия на регистрацию товарного знака действия правообладателя и заявителя направлены на получение последним права на регистрацию обозначения, сходного с товарным знаком другого лица. Речь идет о том, что правообладатель предоставляет право использовать принадлежащий ему товарный знак для регистрации сходного обозначения или включить элементы своего товарного знака (комбинированного) в товарный знак другого лица.

Правообладатель обязуется предоставить такое разрешение использовать принадлежащий ему товарный знак, а заявитель - оплатить предоставление ему этого разрешения.

Соответственно, между правообладателем и заявителем заключается сделка, которая, по моему мнению, должна быть оформлена заключением договора, а не письмом-согласием.

Н.Ю Сергеева отмечает, что согласие правообладателя является сделкой. Если оно выражено в форме письма-согласия - это следует рассматривать как одностроннюю сделку, а если в форме договора - как двустороннюю.

Эта позиция представляется правильной. Но все же хотелось бы уточнить, что само письмо-согласие не является договором, но если предоставление согласия является сделкой, то из него должно следовать условие о цене, а также обязанность заявителя оплатить предоставление ему права использовать товарный знак другого лица. Обращаю внимание, что правообладателями товарных знаков могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, сделки между которыми должны быть возмездными. Поэтому, на мой взгляд, отношения между правообладателем и заявителем должны быть оформлены гражданско-правовым договором.

В случае если товарный знак не используется правообладателем, цена товарного знака может быть уменьшена по желанию сторон. Это было бы удобно и правообладателю и заявителю. Первому из-за того, что ему могут быть возмещены расходы на регистрацию товарного знака, не будет необходимости доказывать факт использования товарного знака (в случае несогласия), а последнему - не пришлось бы терять время на ведении разбирательства по оспариванию использования товарного знака, тем более, что результат этой процедуры не может быть ему гарантирован.

В соответствии с п.1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Пункт 6 ст. 1483 ГК РФ допускает регистрацию в качестве товарного знака, сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным при наличии согласия правообладателя.

Как отмечает Брагинский М.И., «согласие в отличие от соглашения само по себе не порождает обычных для юридического факта последствий: возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей… и сводится к тому, что представляет собой непременное условие, при котором волеизъявление лица (для одной стороны) или совпадающее встречное изъявление воли других сторон (для договоров) способно создать правоотношение». При этом, как отмечает М.И. Брагинский, «согласие в отличие от соглашения (договора) всегда рассматривается как одностороннее действие со всеми вытекающими отсюда последствиями…».

Таким образом, предоставление согласия, по смыслу Гражданского кодекса - это односторонняя сделка или элемент юридического состава.

Существует точка зрения, согласно которой предоставление согласия «старшим» правообладателем не является сделкой, так как совершается в рамках административной процедуры, участниками которой являются заявитель и Роспатент. Следует отметить, что В.Ю. Джермакян и Н.А. Радченко считают, что «старший» правообладатель не участвует в решении вопроса о том, подлежит ли заявленное обозначение или нет, а соответственно наличие такого согласия не может рассматриваться как разрешение на регистрацию.

Но необходимо помнить, что в некоторых случаях, наличие согласия правообладателя имеет существенное значение. Более того, представляется, что наличие согласия правообладателя должно быть решающим при решении вопроса о регистрации товарного знака.

Наиболее правильной, на мой взгляд, является точка зрения, выраженная Н.Ю. Сергеевой о том, что «патентное ведомство … лишь формально принимает решение о регистрации либо отказе в регистрации более позднего товарного знака».

Необходимо учитывать следующее: товарный знак является охраняемым средством индивидуализации товаров, объектом исключительного права правообладателя, которое заключается, в том числе в запрете другим лицам использовать товарный знак. Несмотря на то, что распоряжение как правомочие, входящее в состав права собственности и распоряжение, входящее в исключительное право во многом схожи и иногда признаются тождественными, все же имеют различия. И, на мой взгляд, это именно тот случай, так как правообладатель предоставляет заявителю право использовать товарный знак путем регистрации сходного обозначения в отношении однородных товаров, то есть распоряжается принадлежащим ему исключительным правом.

Иными словами, согласие на регистрацию товарного знака не следует рассматривать как, например, согласие на распоряжение имуществом, находящимся в общей собственности, так как институт общей собственности предполагает наличие принадлежности одного имущества двум и более лицам. Соответственно, право распоряжения общим имуществом имеет ограничения. На мой взгляд, согласие на регистрацию обозначения, сходного с уже зарегистрированным товарным знаком должно быть оформлено в виде договора между правообладателем и заявителем - так как это распоряжение исключительным правом на товарный знак. И если в общей долевой собственности один из участников общей собственности сам не распоряжается собственностью, он предоставляет это право другому собственнику. То в случае же регистрации товарного знака, заявитель не имеет никаких прав на товарный знак правообладателя, он лишь запрашивает возможность регистрации своего, сходного до степени смешения знака и правообладатель, выдавая такое согласие, распоряжается своим правом на товарный знак.

Более того, в результате регистрации сходного до степени смешения товарного знака возможна проблема столкновения исключительных прав на товарные знаки. И правообладатель, выдавая согласие на регистрацию, должен учитывать это.