Права на товарный знак

В частности, следствием регистрации обозначения, сходного с товарным знаком, имеющим ранний приоритет, является ситуация, когда правовую охрану товарных знаков получают два независимых друг от друга правообладателей: сферы действия этих прав будут частично совпадать. При этом общего объекта исключительного права - товарного знака у правообладателей не будет. Э.П. Гаврилов отмечает, что в таком случае возможны два варианта: «1) все попавшие в «столкновение» права могу продолжать свое существование, либо 2) лишь одно из этих прав действительно, а второе (или остальные) признается недействительным и аннулируется».

В первый вариант «попадают» случаи, предусмотренные п. 4 ст. 1229 ГК РФ. Однако, права на сходные товарные знаки не входят в их число. Поэтому к товарным знакам должен быть применим второй вариант. Но это не всегда соответствует действительности. В некоторых случаях, например, зарегистрировано два комбинированных товарных знака, имеющих общий элемент (например, словесный, см. пример на странице 8 настоящей работы - товарные знаки с элементом OPEN).

«Столкновение» исключительных прав в этом случае возможно. Но это не означает, что один из знаков должен быть аннулирован, это также не означает, что два правообладателя не могут самостоятельно распоряжаться этими товарными знаками. Представляется, что приведенные в качестве примера товарные знаки следует рассматривать как сосуществующие. Условия такого сосуществования могут быть предусмотрены правообладателями в договоре о сосуществовании товарных знаков. Представляется целесообразным заключение такого договора на стадии предоставления согласия на регистрацию товарного знака. Однако независимо от того, заключен ли между правообладателями договор о сосуществовании знаков, они не вправе предъявлять друг другу иски о нарушении своих исключительных прав.

На мой взгляд, было бы целесообразно дополнить перечень, предусмотренный ч. 4 ст. 1229 ГК РФ сходными до степени смешения товарными знаками, исключив при этом права на коллективный товарный знак. Альтернативой такому решению, по мнению Э.П. Гаврилова явилось бы выдача «младшему» правообладателю дополнительного свидетельства с одновременной отметкой об этом в свидетельстве у «старшего» правообладателя.

В противном случае должны применяться нормы п. 2 и 3 ст. 1229 ГК РФ, о совместном распоряжении исключительным правом на товарные знаки.

Однако, это не совсем логично, потому что, как я уже отмечала, общего объекта у правообладателей нет. У них есть общий элемент, но не сам товарный знак.

К такому выводу приходит Т.В. Петрова. Она отмечает, что Роспатентом не проводится экспертиза состава обозначения на предмет выявления возможного наличия самостоятельных регистраций на его составные части, наличия зарегистрированных товарных знаков-вариантов, наличия зарегистрированного сходного с ним до степени смешения товарного знака другого лица. В дельнейшем, после регистрации таких знаков «при использовании указанных знаков интересы таких владельцев и лицензиатов могут столкнуться на рынке, а потребитель может быть введен в заблуждение».

Выдавая согласие на регистрацию сходного обозначения, правообладатель осуществляет распоряжение своим исключительным правом на товарный знак. При этом правообладатель утрачивает права на товарный знак только в случае заключения договора об отчуждении исключительных прав. Однако, предоставление согласия на регистрацию не предполагает отчуждения исключительных прав. При этом, замечу, что говорить о том, что исключительное право на товарный знак правообладателя остается неограниченным не совсем верно. С одной стороны, в Свидетельстве на товарный знак не делается отметки об ограничении и товарный знак, по-прежнему подлежит правовой защите. В случае регистрации сходного обозначения, заявитель станет правообладателем и будет владельцем исключительных прав на товарный знак. Таким образом, как уже отмечалось, появятся два независимых друг от друга товарных знака, на которые будут распространяться самостоятельные исключительные права двух разных правообладателей. В тоже время регистрация сходных товарных знаков будет означать появление на одном товарном рынке двух производителей (поставщиков услуг), обладающих сходными до степени смешения знаками. Соответственно, если степень такого сходства будет высока, то в регистрации такого заявленного обозначения в качестве товарного знака будет отказано Роспатентом, на основании п.3. ст. 1483 ГК РФ. Если же степень смешения будет не настолько высока, чтобы ввести потребителя в заблуждение в отношении товара и его изготовителя, то товарный знак при согласии на то правообладателя будет зарегистрирован. Таким образом, у одного товарного знака (или у одного из элементов товарного знака) могут появиться два правообладателя. Но при этом, как отмечает Э.П. Гаврилов, «у разных лиц возникнут самостоятельные исключительные права, не зависимые друг от друга, но взаимно ограниченные».

2.2 Делимость товарного знака

Если в результате регистрации схожего товарного знака, право старшего «правообладателя» ограничивается независимым правом «младшего» правообладателя, то возникает вопрос о том, не появляется ли у правообладателей общего объекта исключительных прав и применим ли к ним, в этом случае институт общей собственности, предусмотренный главой 16 ГК РФ.

Этот вопрос актуален в случаях, когда в комбинированное обозначение входит элемент товарного знака.

С одной стороны, общего объекта исключительных прав у правообладателей нет. Ведь у каждого из них самостоятельное исключительное право на товарный знак: Свидетельство о внесении записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания, в Государственном реестре нет отметки о каких-либо ограничениях исключительного права.

В статье 1477 ГК РФ дано определение товарного знака как обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров и услуг, на которое распространяется действие исключительного права.

Как отмечает Э.П. Гаврилов, анализ статей 128, 129 ГК РФ позволяет говорить о том, что право на товарный знак является объектом гражданских прав. Он включает в себя две составные части: само обозначение и указание о его предназначении для идентификации определенных товаров. При этом обозначение, используемое как товарный знак неделимо. Но предназначенность его для идентификации определенных товаров - делима, так как делим любой перечень товаров. В связи с этим, в отношении исключительного права на любой товарный знак возможно частичное отчуждение для определенного перечня товаров.

В.И. Еременко также отмечает, что исключительное право на товарный знак является делимым правом.

В данном случае делимость исключительного права зависит не от свойств самого исключительного права на товарный знак, а от перечня товаров и услуг, на которые распространяется его действие.

Существует и другая точка зрения. Например, по мнению Е.А. Павловой, «исключительное право рассматривается в ГК как единое и неделимое целое. В частности, оно может быть отчуждено третьему лицу только в полном объеме. Представляется, что к нему применимы по аналогии нормы ст. 133 ГК о неделимой вещи». О неделимости исключительного права на товарный знак высказывается и А.Л. Маковский.

В.И. Еременко, В.Н. Евдокимова пишут, что утверждение о том, что Гражданский кодекс исходит из неделимости исключительного права, потому что исключительное право на товарные знаки подлежит передачи в полном объеме не верно.

Полагаю, что компилируя эти две точки зрения, можно прийти к следующему выводу: исключительное право на товарный знак является неделимым в отношении определенного перечня товаров и услуг, который в свою очередь может быть делим.

Предлагаю рассмотреть товарный знак в другой плоскости: не как совокупность обозначения и права на обозначение, а товарный знак как совокупность обозначений, на которые распространяется действие исключительного права. Ведь нарушением исключительных прав на товарный знак, в том числе является использование без разрешения правообладателя сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, или в отношении однородных товаров.

Например, комбинированный товарный знак, состоящий из нескольких графических, текстовых элементов. На каждый из этих элементов распространяется действие исключительного права и каждый из них подлежит правовой защите. То есть без разрешения правообладателя элементы этого товарного знака не могут использоваться другими лицами, в том числе не могут быть включены в товарный знак другого лица, в противном случае - эти лица несут ответственность, предусмотренную ст. 1515 ГК РФ. Соответственно, выдавая согласие на регистрацию сходного обозначения, правообладатель распоряжается элементом своего товарного знака. Таким образом, права на элемент товарного знака, в рассматриваемом случае выступают в качестве объектов гражданских прав.

В связи с этим возникает вопрос, могут ли быть исключительные права на элемент комбинированного товарного знака предметом договора. Полагаю, что теоретически, это возможно. Согласно пункта 2 ст. 129 ГК РФ виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе. Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению, определяются в порядке, установленном законом.

Права на элемент товарного знака не являются ни изъятыми из гражданского оборота, ни ограниченно оборотоспособными. Соответственно могут выступать объектами гражданского оборота. Однако, в специальных нормах Гражданского кодекса РФ, посвященных использованию и распоряжению исключительным правом на товарный знак ничего не говорится о договорах, связанных с элементом товарного знака. Более того, в соответствии со ст. 1225 ГК РФ элемент товарного знака, в отличие от самого товарного знака, не является охраняемым средством индивидуализации. Однако, я не вижу препятствий в заключении, например, договора о предоставлении права использования элемента товарного знака. Но при этом необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 1225 ГК РФ такой договор не должен регулироваться нормами четвертой части ГК РФ, но исходя из его смысла - как договора, направленного на распоряжение исключительным правом на товарный знак (путем распоряжения правом на элемент товарного знака), к нему должны применяться нормы четвертой части ГК РФ. Это был бы непоименованный в законодательстве договор.

При этом в результате такой сделки, возможно, произойдет ограничение в исключительном праве на товарный знак у «старшего» правообладателя, о чем не будет соответствующей отметки в Свидетельстве на товарный знак и в соответствующей записи в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания.

В п. 3 приказа Роспатента № 190 от 30.12.2009 говорится, что согласие правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака может быть выражено путем заключения гражданско-правового характера.

Представляется, что договор о предоставлении права использования элемента товарного знака путем включения данного элемента в сходный товарный знак, является гражданско-правовым договором. В нем стороны могут указать все сведения, предусмотренные приказом Роспатента № 190 от 30.12.2009 года. На мой взгляд, у Роспатента не должно быть оснований в отказе рассматривать такой договор как согласие на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака. Но полагаю, что на практике это может встретить сопротивление со стороны регистрирующего органа.

Поэтому используется предоставление правообладателем письма-согласия. Если при наличии согласия правообладателя товарный знак будет зарегистрирован, то последствия такой регистрации будут аналогичными тем, что могли бы быть при заключении договора о предоставлении права использования элемента товарного знака.

Однако, если допустить заключение договора, предметом которого является право на элемент товарного знака, то у сторон появляется общий объект - элемент товарного знака.

В связи с этим, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о том, будет ли к этим отношениям применяться институт общей собственности.

2.3 Применение к отношениям, связанным с исключительным правом, по аналогии закона, норм части первой Гражданского Кодекса РФ

Как уже отмечалось выше, Павлова Е.А. полагает, что к товарному знаку применимы по аналогии нормы статьей ГК о неделимой вещи. Неделимая вещь - это вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. Однако, если правообладатель предоставит разрешение кому-либо использовать составной элемент своего товарного знака, то он не утратит своего права ни на товарный знак в целом, ни на конкретный элемент. Правообладатель лишь соглашается с тем, что один из них будет зарегистрирован в качестве товарного знака (включен в товарный знак) другого лица. Вместе с тем, у нового правообладателя возникнет самостоятельное исключительное право на товарный знак (в том числе и на каждый из его элементов), что будет удостоверено соответствующим свидетельством. Таким образом, наличие у элемента товарного знака еще одного правообладателя не повлечет ухудшения состояния первоначального знака, его назначение и целостность будут сохранены.

На мой взгляд, товарный знак, как объект гражданских прав, ближе к сложной вещи. Согласно ст. 135 ГК РФ, если разнородные вещи (т.е. элементы товарного знака) образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению (товарный знак, для идентификации товаров и услуг), они рассматриваются как одна вещь. Е.А. Суханов в качестве примера сложной вещи приводит посудный сервиз. Проводя аналогию, чашки в этом сервизе - отдельные элементы товарного знака, а сам сервиз - товарный знак. При этом, действие сделки, заключенной в отношении сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если иное не предусмотрено договором. Как видно, норма носит диспозитивный характер. Проводя аналогию с сервизом, можно купить-продать одну чашку из этого сервиза. Но в этом случае, право собственности на чашку перейдет от продавца к покупателю. А в случае с товарным знаком - и у первого правообладателя и у последующего будут самостоятельные права в отношении этого элемента.

В связи с этим вопрос: будут ли применимы к отношениям между правообладателями положения об общей долевой или совместной собственности. Представляется, что нет. Так как оба правообладателя будут иметь каждый свое абсолютное самостоятельное исключительное право на товарный знак. Соответственно, к отношениям по использованию и распоряжению товарными знаками институт общей долевой собственности применяться не будет, т.к. нет общего объекта.

Существует точка зрения, которую поддерживает, например В.Н. Кастальский, а также практика Роспатента, что к отношениям, связанным с исключительным правом не могут применять по аналогии нормы об общей долевой или совместной собственности. В.Н. Кастальский обосновывает свою позицию тем, что «аналогия закона правомерная только тогда, когда к отношениям стороны применяются положения нормативных актов, регулирующих отношения в рамках той же подотрасли или института гражданского права».

В качестве примера отказа в применении по аналогии норм Общей части Гражданского Кодекса РФ, можно привести решение Роспатента об отказе в принятии к рассмотрению заявки № 2008727435/71 на государственную регистрацию товарного знака, которая была подана одновременно двумя лицами: индивидуальным предпринимателем К.А.Б., и ООО «Леман технолоджи», Москва. Суть вопроса состояла в том, что в представленной заявке в заявлении о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака указано два заявителя - индивидуальный предприниматель и юридическое лицо.

Помимо прочего, Палата по патентным спорам отметила, что из положений ст. 1478 и п. 1 ст. 1492 Кодекса следует, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть только одно лицо и соответствующая заявка на товарный знак может быть подана юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем - одним лицом.

Доводы о том, что ст. 1229 ГК РФ предусматривает возможность исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежать нескольким лицам совместно, были не приняты Роспатентом. В обоснование были приведены следующие доводы: «при применении норм главы 69 ГК РФ необходимо учитывать специальные нормы, содержащиеся в других х Кодекса и относящиеся к определенным видам охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.

Так, специальные нормы в отношении товарного знака прописаны в параграфе 2 главы 76 ГК РФ.

В возражении содержался довод заявителей, что правовое регулирование института товарного знака осуществляется не только специальными нормами, содержащимися в параграфе 2 главы 76 Кодекса, но и другими (общими) нормами ГК. В связи с этим, в соответствии с общими положениями теории права при противоречиях (юридических коллизиях) между общими и специальными нормами права, содержащимися в одном нормативном акте и регулирующими одни и те же общественные отношения, приоритет имеют специальные нормы, так как они делают исключение из общего правила, либо уточняют общую норму применительно к конкретному правоотношению.

Довод возражения о возможности применения в соответствии со статьей 6 ГК гражданского законодательства по аналогии неубедителен ввиду того, что в соответствии с положениями данной статьи аналогия закона, позволяющая применять гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения, и аналогия права, исходящая из общих начал и смысла гражданского законодательства, могут применяться только в случаях, когда определенные правоотношения прямо не урегулированы юридическими нормами».

Представляется, что такое решение Роспатента вызвано скорее не отсутствием возможности применить аналогию закона, а отсутствием в форме заявки соответствующей графы (этот довод также приведен в названном решении).

На мой взгляд, если следовать логике Роспатента, то нормы ст. 1229 ГК «замрут» и их невозможно будет применить в отношении товарных знаков, так как в специальных нормах, посвященных товарному знаку нигде не раскрывается, как будет регулироваться совместное обладание товарным знаком. Тем не менее, это не означает, что совместное обладание исключительным правом на товарный знак невозможно. Выходом из такой ситуации является применение по аналогии норм главы 16 ГК РФ. О возможности применения положений об общей долевой собственности к отношениям, связанным с исключительным правом на товарный знак пишет Э.П. Гаврилов. При этом он отмечает, что «это значительно облегчило бы рассмотрение многих вопросов, касающихся принадлежности исключительных прав одновременно нескольким лицам». Право собственности и исключительное прав являются абсолютными правами. Специальные нормы, регулирующие принадлежность права собственности нескольким лицам содержатся в главе 16 ГК, к договорам о распоряжении исключительным правом применяются общие положения об обязательствах и договорах. Объективных причин, препятствующих применению аналогии нет. Законодательное закрепление возможно применения к отношениям по совместному обладанию исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации несколькими лицами, могло бы внести определенность в применении норм.

Рассмотрев вопрос о делимости товарного знака, я пришла к выводу о том, что товарный знак не является неделимой вещью в том смысле, что, теоретически, товарный знак можно «разделить» на элементы и предоставить право их использования другим лицам без вреда для самого товарного знака и без ограничения прав первоначального правообладателя. При этом, товарный знак может соответствовать как характеристикам неделимой вещи (при отчуждении исключительного права на товарный знак), так и сложной вещи (договор о сосуществовании товарных знаков).

2.5 Исключительное право на товарный знак

Общие положения об исключительном праве на результат интеллектуальной деятельности (далее - РИД) или средства индивидуализации (далее - СИ) содержатся в ст. 1229 ГК РФ. Товарный знак относится к средствам индивидуализации. Согласно статье 1229 ГК РФ, исключительное право включает в себя право использования и распоряжения РИД или средством индивидуализации товаров. Правообладателю предоставляется право использовать средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Право использования направлено на реализацию правомочий, составляющих исключительное право, относится к охраняемому объекту, способам его использования, а право распоряжения обеспечивает введение этого права в гражданский оборот.

Исключительное право является абсолютным правом (т.е. праву владельца противостоят обязанности неопределенно широкого круга лиц). Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование РИД или средства индивидуализации. Как отмечает Павлова Е.А., при этом правообладатель осуществляет распоряжение своим исключительным правом, т.к. он либо предоставит им право использования такого результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) в установленных договором пределах, либо отчуждает им свое исключительное право в полном объеме.

Из сказанного выше следует, что право распоряжения заключается в возможности разрешить использование того или иного РИД или СИ путем заключения лицензионного договора или договора об отчуждении исключительных прав.

Представляется, что выдавая согласие, правообладатель разрешает использовать элементы своего товарного знака в качестве обозначений, регистрируемых как товарные знаки в отношении однородных товаров. Таким образом, получается, что он распоряжается исключительным правом на использование отдельных элементов своего товарного знака.

Но следует учитывать, что в отношении товарного знака действуют специальные нормы регулирования.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ исключительное право на товарный знак возникает с момента государственной регистрации знака в Роспатенте в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (ст. 1480 ГК РФ) и удостоверяется соответствующим свидетельством.

В отношении использования товарного знака в ст. 1484 ГК РФ содержится специальная норма, предусматривающая способы использования товарного знака. Как следует из содержания этой нормы и ст. 1477 ГК, в которой содержится дефиниция товарного знака, право использования товарного знака ограничено тем, что оно может осуществляться только для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Однако, как отмечает Козырь О.М, ст. 1484 ГК РФ «содержит неисчерпывающий перечень способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы». По мнению О.М. Козырь, нормативное значение перечня способов использования товарного знака заключается лишь в том, что он «позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность».

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Такое использование может производиться только с разрешения правообладателя.

Более узкое толкование понятия использования товарного знака дано в ст. 1486 ГК РФ, где сказано, что для целей досрочного прекращения правовой охраны товарного знака под использованием понимается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Действовавший ранее Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» содержал положение о том, что в целях досрочной правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием предусматривал, что под использованием товарного знака понимается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа (абз. 3 п. 3 ст. 22 Закона).

Таким образом, запрету использовать обозначения, сходные до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком корреспондирует право владельца товарным знаком разрешить такое использование.

То есть правообладатель распоряжается своим исключительным правом на товарный знак, предоставляя кому-либо возможность использования обозначение, сходное с его товарным знаком.

Предоставление согласия на регистрацию товарного знака является сделкой, так как в соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. А значит, в случае оформления отношений сторон путем предоставления правообладателем письма-согласия является односторонней сделкой, более того безвозмездной. Так как заявитель получает право зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака, сходного до степени смешения с уже существующим, в отношении однородных товаров и это право он получает безвозмездно.

Поэтому, по моему мнению, такие отношения сторон более целесообразно было бы оформлять заключением договора.

Следствием регистрации товарного знака, схожего до степени смешения является ограничение исключительного права «старшего» владельца товарного знака. Именно поэтому требуется его согласие на регистрацию, причем не согласие для Роспатента осуществить регистрацию какого-либо товарного знака, а именно согласие на то, что в будущем он не будет предъявлять претензий к «младшему» владельцу товарного знака, оспаривать регистрацию, а также согласен, что на рынке появится конкурент, товарный знак которого схож до степени смешения с товарным знаком «старшего» правообладателя.

3. Способы оформления согласия на регистрацию обозначения сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком в отношении однородных товаров

3.1 Общие требования к оформлению согласия на регистрацию товарного знака

Как уже было отмечено выше, регистрация в качестве товарного знака допускается в отношении однородных товаров только с согласия правообладателя (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Возникает вопрос о том, как это согласие должно быть выражено. Приказ Роспатента от 30 декабря 2009 года № 190 (далее - Приказ Роспатента № 190) содержит подробный перечень требований, предъявляемых к документальному оформлению такого согласия. При этом, в п. 3 указанного приказа говорится о том, что согласие правообладателя на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака составляется в произвольной форме, например, в виде гражданско-правового договора, в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем дается согласие на регистрацию, обязательства сторон и последствия неисполнения таких обязательств.

Указания на вид договора, который заключается в таком случае между сторонами отсутствуют. Из этого можно сделать вывод о том, что императивное требование к виду договора не установлено. Таким образом, Стороны вправе выбрать любой вид договора, который отразил бы их реальные взаимоотношения.

Из норм, содержащихся в Приказе Роспатента № 190, следует, что правообладатель должен письменно выразить свое согласие на то, что другое лицо зарегистрирует товарный знак, схожий до степени смешения со знаком правообладателя в отношении товаров однородных с теми, на которых размещен уже зарегистрированный знак.

Подчеркну, что он должен выразить свое согласие на регистрацию. Однако, очевидно, что правообладатель - субъект предпринимательской деятельности, принимая решение о том, разрешить ли такую регистрацию, оценивает ее последствия. После регистрации такого товарного знака возникнет ситуация, когда два лица будут обладать схожими до степени смешения товарными знаками в отношении однородных товаров.

При этом в Приказе Роспатента № 190 сказано, что положения законодательства о получении согласия на регистрацию могут быть применены в отношении заявленного обозначения, имеющего хотя бы незначительное отличие от противопоставленного товарного знака (например, выполнение обозначения в другом цвете или другим шрифтом). То есть различие между противопоставленными товарными знаками может быть минимально. Получается, что в отношении однородных товаров появляются два почти одинаковых, но не тождественных знака. Таким образом, товарный знак в определенной степени утрачивает свою различительную способность. При том, что согласно ст. 1477 ГК РФ товарный знак - есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров.

3.2 Договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак

Во второй главе настоящей работы мною был сделан вывод о том, что в случаях, когда речь идет о переходе исключительного права на товарный знак от одного лица к другому, товарный знак по своей сути является неделимой вещью.

В параграфе 2 главы 76 ГК РФ содержатся специальные нормы, регулирующие распоряжение товарным знаком. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1488 ГК РФ правообладатель вправе передать принадлежащее ему исключительное право на товарный знак в полном объеме в отношении всех или части товаров, на которые зарегистрирован данный товарный знак другой стороне - приобретателю исключительного права. То есть исключительное право на товарный знак должно быть передано в полном объеме, ограничить можно только перечень товаров, на которые будет распространяться исключительное право.

Хотелось бы рассмотреть случаи, когда предоставление правообладателем согласия другому лицу на регистрацию товарного знака, фактически, является распоряжением правом использования отдельного элемента своего комбинированного товарного знака. Иными словами, в результате регистрации такого товарного знака «младший» правообладатель может получить исключительное право на элемент товарного знака другого лица. Например, «старший» правообладатель имеет комбинированный товарный знак, состоящий из словесного элемента и графического изображения. Выдавая согласие на регистрацию товарного знака, он соглашается с тем, что графическое изображение будет использовано в товарном знаке другого лица. Таким образом, у «младшего» правообладателя возникнет исключительное право на товарный знак в целом и на отдельные его графические элементы. Предположим, что стороны в соглашении между собой предусмотрели, что «старший» правообладатель больше не будет использовать графическое изображение, содержащееся в его товарном знаке. Данное условие не будет противоречить закону. Но в этом случае отношения сторон уже не могут быть оформлены договором об отчуждении исключительных прав на товарный знак, т.к. предметом этого договора может быть только товарный знак в целом, а не его отдельные элементы.

Представляется, что здесь в большей степени можно говорить скорее об основаниях появления исключительного права на товарный знак (в том числе отдельные его элементы) у «младшего» правообладателя, чем на отчуждение их у «старшего» владельца.

Поэтому договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак может быть применен сторонами в том случае, если правообладатель передает исключительные права на товарный знак в целом. Элемент комбинированного знака в этом случае не может быть предметом договора.

В данном случае товарный знак будет выступать как неделимая вещь, в связи с тем, что невозможно отчуждение его части, когда исключительное право на товарный знак полностью переходит от правообладателя к приобретателю.

Существуют законодательно установленные ограничения, когда отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается - если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ).

Пунктом 3 ст. 1483 ГК предусмотрен отказ в регистрации товарного знака, представляющего собой или содержащего элементы являющимися ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Эти положения направлены на защиту интересов потребителя. Даже само законодательное запрещение регистрации товарных знаков, схожих до степени смешения в отношении однородных товаров направлено на пресечение введения потребителя в заблуждение в отношении товаров и их изготовителей.

Отмечу, что пункт 9.9.9. Приказа Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 321 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации», (далее - Приказ Минобрнауки № 321, Административный регламент) определяет в каких случаях отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение. В частности, когда оно также осуществляется в отношении:

- товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его отдельные элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование;

- договор заключен в отношении части товаров и услуг, являющихся однородными с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;

- товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем.

Последнее положение представляется противоречивым: предметом договора об отчуждении исключительным правом является переход права от правообладателя к приобретателю. Возникает вопрос: каким образом, оно может остаться у первого правообладателя? Тогда это уже не договор об отчуждении исключительного права. Анализируя это положение Приказа Минобрнауки № 321, можно предположить, что в отношении зарегистрированного товарного знака, но схожего до степени смешения с товарным знаком другого лица, нельзя производить отчуждение товарного знака. В этом случае, получается, что у обладателя этого схожего до степени смешения товарного знака ограничено его исключительное право, он не может распоряжаться своим товарным знаком. При этом в Свидетельстве, подтверждающим обладание товарным знаком, отметок о том, что товарный знак является схожим до степени смешения с другим знаком и поэтому исключительное право на этот знак имеет ограничения - нет и, вероятно, не может быть.

Договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак, при заключении которого происходит введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя признается недействительным.

Также хотелось бы отметить, что при заключении данного вида договора правообладатель не только утрачивает исключительные права на товарный знак, но и контроль за качеством выпускаемой продукции, оказываемых услуг, чем может быть причинен вред его репутации. Как отмечено в Информационном письме ВАС РФ от 29.07.1997 года «Обзор разрешения споров, связанных с защитой прав на товарные знаки»: изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не является основанием для признания недействительной сделки по уступке товарного знака, заключенной с первоначальным владельцем.

3.3 Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

В последнем абзаце пункта 3 Приказа Роспатента № 190 сказано, что документом, подтверждающим согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, не может являться только такой лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, который не содержит необходимых сведений, перечисленных в указанном приказе. Соответственно, если требования названного приказа соблюдены, то согласие на регистрацию может быть выражено путем заключения между правообладателем и заявителем лицензионного договора.

Так, согласно п. 1. ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору правообладатель на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах.

Рассматривая содержание исключительного права на товарный знак, я пришла к выводу о том, что выдача согласия на регистрацию товарного знака является распоряжением исключительным правом. Предметом лицензионного договора является предоставление права использования товарного знака.

В данном же случае, лицо, желающее получить согласие на регистрацию товарного знака не будет использовать именно этот товарный знак.

Вместе с тем, объектом лицензионного договора является конкретный товарный знак, имеющий соответствующее свидетельство и регистрационный номер. Эти данные должны быть указаны в лицензионном договоре для определения предмета договора.

С другой стороны, если стороны оформляют согласие на регистрацию товарного знака, в договоре должно быть указано регистрируемое изображение (п. 3 приказа Роспатента № 190). Таким образом, лицензиар предоставляет право использования именно такого, схожего со своим товарным знаком, обозначения, что можно было бы считать использованием товарного знака. Это могло бы быть доводом в пользу заключения лицензионного договора. Но необходимо учитывать, что по лицензионному договору лицензиат исключительного права не приобретает, а в данном случае, после регистрации товарного знака, Лицензиат получит исключительное право на товарный знак, схожий до степени смешения с товарным знаком другого лица (лицензиара).

Также хотелось бы отметить, что есть судебная практика, когда использование товарного знака не в том виде, в котором он зарегистрирован, не было признано использованием товарного знака.

Более того, следует учитывать, что в соответствии с п. 2 ст. 1489 ГК РФ заключая лицензионный договор, лицензиар и лицензиат несут солидарную ответственность по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров. Если целью заключения договор является получение согласия на регистрацию товарного знака и дальнейшее его использование в качестве самостоятельной единицы, то фактические взаимоотношения сторон могут не соответствовать смыслу лицензионного договора, когда лицензиат обязуется использовать товарный знак определенным образом в отношении определенных товаров, обязуясь соблюдать требования, установленные лицензиаром. Если в дальнейшем товарные знаки будут использоваться как самостоятельные, то стороны не заинтересованы в дополнительном взаимодействии друг с другом, и особенно, в несении солидарной ответственности.

В связи с вышеизложенным, по-моему мнению, оформление согласия на регистрацию товарного знака путем заключения лицензионного договора будет противоречить самому смыслу лицензионного договора.

3.4 Договор о сосуществовании товарных знаков

Правообладатель и заявитель вправе оформить согласие на регистрацию товарного знака, схожего до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров, заключая договор о сосуществовании товарных знаков.

Этот договор не является отчуждением исключительного права, так как правообладатель продолжает оставаться таковым. Договор также не является лицензионным в связи с тем, что после вступления договора в силу каждая из сторон становится обладателем исключительным правом на соответствующий товарный знак.

Представляется, что в рамках договора о сосуществовании, товарный знак может обладать характеристиками сложной вещи. Так как правообладатель не лишится прав на принадлежащий ему товарный знак, в то же время «младший» правообладатель в результате регистрации товарного знака приобретет исключительное право на свой товарный знак.

Здесь встает вопрос о введении в оборот элемента товарного знака. Как мною уже отмечено, элемент товарного знака не может быть предметом, объектом договора об отчуждении исключительных прав. Однако, представляется, что договором о сосуществовании товарных знаков можно ограничить исключительное право одного из правообладателей на часть товарного знака или в отношении определенных договором товаров и/или услуг.

При этом положения главы 16 ГК РФ в отношении этого договора применяться не будут, т.к. у правообладателей не возникает общего объекта. Если рассматривать товарный знак по аналогии как сложную вещь, то правообладатели самостоятельно владеют исключительным правом на товарный знак, больше согласовывая вопросы распоряжения и использования друг с другом. Напротив, если рассматривать товарный знак как неделимую вещь, то стороны должны были бы руководствоваться положениями главы 16 ГК РФ, в том числе о распоряжении общей долевой собственностью. А это не соответствует действительности, т.к. «младший» правообладатель, зарегистрировав товарный знак, получает исключительное право на него.

Если стороны, заключая договор о сосуществовании вводят какие-либо ограничения, то эти ограничения носят договорный характер. По сути, возникает ограничение исключительного права на товарный знак, которое должно быть зарегистрировано в Роспатенте. Однако Административный регламент не предусматривает регистрацию такого договора.

Соответственно, третьим лицам может быть не известно о наличии ограничений использования и/или распоряжения исключительным правом на товарный знак. Возникает риск того, что один из правообладателей может заключить договор отчуждения исключительных прав на товарный знак другому лицу, не сообщив при этом о наличии договора о сосуществовании товарных знаков. Не исключена ситуация, когда третье лицо (назовем, его покупатель) не будет знать о том, что приобрело ограниченное исключительное право на товарный знак. При этом у правообладателя была обязанность передать право на товарный знак в полном объеме. Он не мог ее исполнить, т.к. нельзя передать больше, чем принадлежит, а исключительное право самого правообладателя имеет ограничения, налагаемые договором о сосуществовании знаков.

Как отмечает Э.П. Гаврилов, использование средства индивидуализации по своему усмотрению означает право использовать охраняемый объект как самостоятельную единицу «без согласования такого использования с остальными правообладателями». В этом случае такое использование не должно считаться «совместным использованием», а потому доходы от него принадлежат каждому правообладателю индивидуально.

Таким образом, принимая во внимание нематериальный характер результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит нескольким правообладателям, следует различать совместное использование такого результата интеллектуальной собственности и использование соответствующего результата каждым из правообладателей по своему усмотрению. Последнее и будет предметом договора о сосуществовании товарных знаков.

Еще одним плюсом регистрации соглашения о сосуществовании товарных знаков является возможность сторон определить условия использования товарных знаков в зависимости от вида товаров, территории, формы использования. Иными словами стороны получают возможность «договориться на берегу» и в случае нарушения одной из сторон условий договора, предъявить соответствующую претензию или иск об устранении нарушения исключительных прав. Как уже отмечалось выше, в случае регистрации схожего до степени смешения знака, у правообладателей возникнет самостоятельное, но взаимоограниченные исключительные права на товарные знаки. Заключение договора о сосуществовании товарных знаков сможет помочь урегулировать отношения сторон по поводу взаимных ограничений или, наоборот, не ограничений.

Недостатком этого способа оформления согласия на регистрацию товарного знака является то, что правообладателям будет достаточно сложно привлечь нарушителя к ответственности, в случае несоблюдения условий этого договора. Например, стороны могут договориться о территории распространения товаров, но исключительное право на товарный знак действует на всей территории Российской Федерации (ст. 1479 ГК РФ), поэтому если, например, «младший» правообладатель нарушит условие договора о территориальности, то «старший правообладатель» не сможет защитить свое право, т.к. такое условие договора противоречит законодательству. А вот положение об использовании сходных товарных знаков в других странах может быть включено в договор о сосуществовании.

Как показывает судебная практика, наличие между сторонами такого соглашения является достаточно весомым основанием для регистрации товарных знаков сходных до степени смешения в отношении однородных товаров. Так, например, Девятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 10.10.2011 N 09АП-23957/2011 по делу N А40-42354/11-12-370 пришел к выводу, что если стороны, заключив соглашение о сосуществовании товарных знаков не возражали против сосуществования знаков в различных странах при условии использования их только для товаров определенного вида и в определенной форме написания, то вывод Роспатента о высокой вероятности сходства товарных знаков до степени смешения несостоятелен.

Как указал суд, право допуска к регистрации сходного до степени смешения товарного знака, исходя из смысла п. 6 ст. 1483 ГК РФ, принадлежит только правообладателю.

Более того, в указанном деле суд признал что довод Роспатента об однородности товаров, производимых заявителем, и финским производителем "Руокакеско Ой" и высокой степени сходства до степени смешения товарных знаков, является несостоятельным, поскольку заявитель и компания "Руокакеско Ой" заключили Соглашение о сосуществовании от 10 января 2006 года, согласно которому стороны не возражают против сосуществования знаков в различных странах, используют каждая свои знаки только для товаров определенного вида - детские и взрослые, и используют зарегистрированные ими словесные товарные знаки в определенной форме написания и в сочетании с согласованными сторонами изобразительными элементами. Формы использования знаков определены в п. 8 Соглашения о сосуществовании.

Заключение договоров о сосуществовании используется и в зарубежной практике.

Например, в США договор о сосуществовании товарных знаков позволяет потенциально конфликтующим знакам мирно сосуществовать на рынке без угрозы судебного разбирательства или иного спора, решает проблему использования и регистрации знаков, регулирует условия сосуществования товарных знаков. Стороны вправе установить географические границы или ограничить круг товаров и/или услуг, на которых стороны будут размещать товарный знак. По сути, стороны признают свои права на товарный знак и вместе с тем, существование прав на данный товарный знак у другого лица и договариваются о том, как знак будет использоваться. В соглашении описываются права и обязанности сторон для того, чтобы в будущем не возникало вопросов относительно использования сходных товарных знаков. В договоре можно предусмотреть будущее расширение географических границ использования товарных знаков.

В США, например, отдельно выделяют договор о конкурентном использовании товарных знаков (параллельное использование). Он отличается от договора о совместном сосуществовании товарных знаков, тем что относится только к географическим ограничением использования товарного знака. По нему допускается регистрация одного и того же знака в отношении одних и тех же товарах и услуг, но на разных географических территориях. Отличие лицензионного договора от соглашения о совместном использовании состоит в том, что «лицензия объединяет, а согласие разделяет»: лицензионный договор предоставляет право использовать знак на определенных условиях: совместное использование единого товарного знака, находящегося в собственности лицензиара. А в соглашении о сосуществовании - отдельные марки, принадлежащие разным сторонам.

В литературе описаны случаи, когда необходимо заключать соглашение о сосуществовании:

1 - когда существуют зарегистрированные потенциально схожие товарные знаки;

2 - получен отказ в регистрации из-за нарушения прав третьих лиц;

3 - наличие оппозиции товарному знаку (возражения о предоставлении правовой охране товарного знака);

5 - когда владелец товарного знака расширяет географическую сферу своего товарного знака или продуктовую линейку, а также при слияниях и поглощениях (изменении организационно-правовой формы юридического лица).

В качестве недостатка отмечается следующее: товарный знак «размывается», трудно контролировать регистрацию схожих до степени смешения товарных знаков, может негативно повлиять на цену товарного знака или репутации, в случае если другая сторона будет использовать его для некачественных товаров.

В США как и в России существует опасность того, что стороны заключат между собой соглашение о сосуществовании товарных знаков, но обозначение не будет зрагеистрировано из-за опаности введения потребителя в заблуждение. Отмечается, что суд может признать такое соглашение недействительным, если оно вводит потребителя в заблуждение или создают проблемы для обеспечения безопасности (например, фармацевтические названия, медицинские препараты). Однако, при рассмотрении таких дел в судах США нередко принимаются решения, основанные на том, что договор - согласие, предоставляющий право регистрации схожих товарных знаков является достаточным основанием для устранения вероятности смешения. При этом наличие договора о сосуществовании имеет больший вес.