Права на товарный знак

Одним из способов для лица, получившего отказ в регистрации товарного знака в соответствии с п. 2 (d) Ланхам Акта (предусматривает отказ в регистрации товарного знака схожего до степени смешения с уже зарегистрированным товарным знаком), является получение согласия правообладателя уже зарегистрированного знака на регистрацию своего товарного знака. В этом случае регистрация будет основываться на договоре-согласии, что будет являться основанием для неприменения такого отказа в регистрации товарного знака, что подтверждается соответствующей судебной практикой. В качестве примера приводится следующее дело, имеющее силу прецедента. В решении по делу «Отеля фор Сизонс» суд поддержал тенденцию придания большего доказательственного веса при решении вопроса о схожести товарных знаков наличию между сторонами договора-согласия. Суд отменил отказ патентного ведомства в регистрации товарного знака Four Seasons Biltmore, поданного сетью Отелей для оказания услуг по организации отдыха. «Применяя п. 2 (d) Ланхэм Акта, патентный орган отказал в регистрации знака обслуживания, основываясь на выявленной вероятности смешения с ранее зарегистрированным знаком, The Biltmore Los Angeles для гостиничных услуг. Патентное ведомство усмотрело вероятность смешения в том, что товарные знаки схожи до степени смешения по основному классу услуг и не учло заключенное между сторонами договор-согласие».

Вместе с тем отмечается, что отсутствие соглашение о сосуществовании знаков свидетельствует о наличии конкуренции и увеличивает степень вероятности смешения.

3.5 Письмо-согласие

Письмо-согласие, о котором говорится в приказе Роспатента № 190 может быть выдано правообладателем заявителю на безвозмездной основе, т.к. платежи проходят на основании договоров. Как я уже отмечала в своей работе, предоставление согласия использовать товарный знак для регистрации сходного обозначения является распоряжением исключительным правом на товарный знак или предоставление права использования исключительного права на товарный знак. Поэтому такие отношения должны быть оформлены договором, так как это двусторонняя сделка, иначе такие отношения между сторонами могут быть квалифицированы как безвозмездный договор. Договоры между юридическими лицами должны быть возмездными.

В настоящее время, письмо-согласие в отличие от договора, может быть отозвано правообладателем (ст. 4 Приказа Роспатента № 190). Однако если изменения четвертой части ГК РФ, согласно проекту будут приняты, то отзыв письма-согласия будет запрещен, что представляется вполне обоснованным.

Несмотря на недостатки формы, предоставление писем-согласий в настоящее время широко практикуется. На мой взгляд, это связано с тем, что Роспатент охотно принимает такие письма для регистрации обозначения в качестве товарного знака.

К тому же существует судебная практика, когда суды указали, что под использованием товарного знака понимается введение в гражданский оборот правообладателем, под его контролем или его лицензиатом товара, маркированного оспариваемым товарным знаком. На основании письма-согласия правообладатель не осуществляет контроль использования товарного знака, а передает свои права на использование товарного знака другому лицу. Однако законодательством в области товарных знаков не предусмотрена такая форма передачи прав на товарный знак как письмо-согласие.

Правообладатель, предоставляя письмо-согласие, распоряжается своим исключительным правом, следствием чего является ограничение его прав на товарных знак.

Более того, в одном из процессов использование товарного знака с согласия правообладателя, но без заключения договора было признано нарушением исключительного права на товарный знак.

Это несет риск, прежде всего, для заявителя, который заключается в том, что зарегистрировав сходный товарный знак на основании согласия правообладателя, это не сможет оградить его от претензий в нарушении исключительных прав на товарный знак. Я предполагаю, что такая вероятность достаточно невелика, но, тем не менее, она существует.

На мой взгляд, предоставлять разрешение на регистрацию сходного товарного знака путем оформления письма-согласия некорректно с юридической точки зрения.

В некоторых случаях стороны оформляют свои отношения только выдачей правообладателем письма - согласия, например, когда правообладатель не использует товарный знак и охрана такого знака может быть досрочно прекращена по инициативе заявителя.

Если стороны не видят для себя рисков при использовании сходных товарных знаков, можно заключить договор о предоставлении согласия на регистрацию товарного знака, предусмотрев в нем требования Приказа Роспатента № 190. С моей точки зрения, это наиболее правильное и корректное оформление отношений между заявителем и правообладателем.

Также в практике встречаются случаи, когда стороны заключают между собой договор о сосуществовании товарных знаков, и вместе с этим правообладатель выдает заявителю письмо-согласие для регистрации обозначения в Роспатенте. Это вызвано тем, чтобы заявитель при регистрации обозначения не имел «придирок» со стороны регистрирующего органа.

3.6 Договор о совместной деятельности

Пункт 2 ст. 1229 ГК РФ предусматривает, что исключительное право на средство индивидуализации может принадлежать одному или нескольким лицам совместно. Следует различать режим совместного использования товарного знака и использование товарного знака каждым из правообладателей независимо друг от друга, по своему усмотрению.

Абзацем 1 п. 3 ст. 1229 ГК РФ установлено, что каждый из правообладателей может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению (самостоятельно), если иное не предусмотрено соглашением между правообладателями или Гражданским кодексом РФ.

Соответственно, стороны вправе заключить договор о сосуществовании товарных знаков и использовать товарные знаки самостоятельно или вступить в соглашение о совместном использовании. Договор о сосуществовании уже рассмотрен мною в работе.

Исключительное право включает в себя право использования и право распоряжения. Если заключая договор о сосуществовании товарных знаков, стороны регламентируют условия самостоятельного использования товарного знака, то договором или соглашением о совместном использовании регулируются отношения совместного использования, деления доходов от совместного использования товарных знаков, а также отношения сторон по распоряжению товарным знаком. По мнению Е.А. Павловой, распоряжение исключительным правом, по общему правилу, осуществляется правообладателями совместно (абз. 3 п. 3 ст. 1229 ГК РФ), при этом допускается существование исключений из этого правила, установленных в законе, но отсутствует возможность иного решения данного вопроса путем заключения соглашения между правообладателями, но к тсходным товарным знакам это не применяется. То есть правообладатели не вправе распоряжаться принадлежащими им сходными товарными знаками, без получения согласия и иное не может быть предусмотрено соглашением между ними.

По мнению Э.П. Гаврилова, «устанавливается общее правило, касающееся использования охраняемого объекта при совместном владении: каждый правообладатель имеет право использовать охраняемый объект «по своему усмотрению», отдельно, без согласования такого использования с остальными правообладателями. В этом случае такое использование не должно считаться «совместным использованием», а потому доходы от него принадлежат каждому правообладателю индивидуально: нормы, содержащиеся в абз. 2 п. 3 ст. 1229 ГК РФ, на эти случаи не распространяются.

Несмотря на то что, определяя взаимоотношения правообладателей, сообща владеющих охраняемым объектом, ГК РФ употребляет термин «совместный» («совместное использование», «распоряжение... осуществляется... совместно»), такое общее владение нельзя считать аналогом «общей совместной собственности»; по существу, это аналог «общей долевой собственности».

В связи с этим к распоряжению исключительными правами на совместно принадлежащий охраняемый объект не могут применяться (по аналогии) нормы, содержащиеся в п. 2 и 3 ст. 253 ГК РФ.

Как отмечает Е.А. Павлова, в пункте 3 ст. 1229 ГК не установлено никаких особых правил, относящихся к распоряжению не исключительным правом в целом, а той долей этого права, которая принадлежит отдельному правообладателю.

Как отмечает Э.П. Гаврилов, договоры, заключаемые между совместными владельцами исключительных прав, по своей сути являются договорами простого товарищества (гл. 55 ГК РФ).

Однако судебная практика не всегда признает использование товарного знака по договору простого товарищества. В качестве примера можно привести Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 11696/10 по делу N А40-56769/09-67-433, в соответствии с которым использование товарного знака по договору простого товарищества между продавцом и изготовителем продукции было квалифицировано судом как неиспользование знака, так как не соответствуют требованиям, предъявляемым к лицензионным договорам.

Суд пришел к выводу, что Палатой по патентным спорам обоснованно не принята во внимание ссылка на то, что названное лицо производило продукцию по договору о совместной деятельности, так как передача права на использование товарного знака не была оформлена в соответствии с требованиями Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Указанный договор, содержащий условия лицензионного договора, должен быть зарегистрирован Роспатентом.

Но, как я уже отмечала, на мой взгляд, в случае регистрации товарных знаков сходных до степени смешения не должны применяться положения п. 2 и 3 ст. 1229 ГК РФ, так как правообладатели владеют самостоятельными исключительными правами каждый на свой товарный знак. Исключительные права на сходные знаки могут иметь ограничения, в случае заключения между сторонами договора о сосуществовании товарных знаков, однако это не должно регулироваться нормами об общей долевой или совместной собственности. Заключение договора о сосуществовании не влечет появления объекта общей собственности, оно лишь регулирует отношения по использованию владельцами сходных товарных знаков и нарушением этого договора не будет являться нарушение исключительных прав на товарный знак.

Заключение

В работе были рассмотрены отношения между правообладателем товарного знака, заявителя (лица, подавшего заявку на регистрацию товарного знака и получившего отказ в регистрации на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ), вопросы оформления отношений между ними, направленных на регистрацию обозначения сходного с товарным знаком, а также вопросы сходства до степени смешения, однородности товаров. Проблема общей долевой собственности правообладателей исключительного права на товарный знак.

В результате я пришла к следующим выводам.

В отношении сходства до степени смешения - между п. 3 ст. 1483 ГК РФ и п. 6 этой же статьи существует противоречие. Оно касается определения сходства до степени смешения и возможности введения потребителя в заблуждение. Сходства до степени смешения не может быть без определенных ассоциаций у потребителя товаров относительно товара и его изготовителя. По сути, речь идет об одном и том же, а последствия принципиально разные. При том, что проект изменений в четвертую часть ГК РФ не предусматривает устранение этого противоречия, наиболее целесообразным выходом является признание в качестве решающего фактора - наличия согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, который, как субъект предпринимательской деятельности, может оценить будет ли производимый им товар ассоциироваться у потребителя с другим производителем.

В части вопроса об однородности товаров, представляется целесообразным применять нормы п. 3 ст. 1508 ГК не только в отношении общеизвестного товарного знака, но и в целом к товарным знакам. Это позволит не называть разнородные товары однородными для того, чтобы защитить интересы потребителя и правообладателя.

Последствием регистрации сходных до степени смешения товарных знаков будет являться возможность «столкновения» прав на товарные знаки. При этом знаки «мирно сосуществуют» друг с другом. Отношения по использованию и распоряжению сходных до степени смешения товарных знаков должны регулироваться п. 4 ст. 1229 ГК РФ. Положения об общей долевой собственности в данном случае применяться не должны.

Предоставление согласия на регистрацию обозначения сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком является распоряжением исключительным правом на товарный знак, предоставление права использования товарного знака для регистрации сходного обозначения. Соответственно, это сделка, которая должна быть возмездной и оформлена договором между сторонами.

По мнению автора настоящей работы, наиболее целесообразным является заключение между сторонами договора о сосуществовании товарных знаков. Однако, если стороны не видят в этом необходимости, то они вправе заключить договор о предоставлении согласия на регистрацию товарного знака.

С практической точки зрения, одновременно с заключением указанных договоров, правообладатель должен предоставить заявителю письмо-согласие, как необходимую формальность для Роспатента. При этом замечу, что само по себе такое письмо не должно оформлять отношения по использованию исключительного права на товарный знак. Оно может выступать как элемент, но не должно нести в себе правового смысла.

Между сторонами должен быть заключен возмездный договор, который должен рассматриваться Роспатентом, Платой по патентным спорам, судами в качестве факта, исключающего вероятность возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Литература

1. Конституция Российской Федерации

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации

3. Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» (заключено в Ницце 15.06.1957)

4. Приказ Роспатента от 22.04.2003 № 56 (ред. от 11.12.2003, с изм. от 01.10.2012) «О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.05.2003 N 4520)

5. Приказ Роспатента от 17.03.2000 № 38 (ред. от 05.03.2004) «Об утверждении Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2000 N 2231)

6. Приказ Роспатента № 32 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания»

7. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 197

8. Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198, «Об утверждении Методических рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания».

9. Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 321 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации

10. Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» (выпуск 17) (под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой). М.: Статут, 2011

11. Договорное право. Общие положения (книга 1) (3-е издание, стереотипное)/Брагинский М.И., Витрянский В.В. М.: Статут, 2001

12. Российское гражданское право: в 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: Учебник. Том 1 (2-е издание, стереотипное) / отв. ред. Е.А. Суханов. М:«Статут», 2011

13. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Гаврилов Э.П., Еременко В.И. М.: «Экзамен», 2009.

14. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2009.

15. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 4 (под ред. П.В. Крашенинникова) М: Статут, 2011

16. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008.

17. Гаврилов Э.П. «Еще раз о постановлениях Президиума ВАС РФ по делам «NIVEA» и «Невское» // Патентный поверенный. 2007. № 4

18. Гаврилов Э.П. «Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ» // Патенты и лицензии. 2008. №1

19. Гаврилов Э.П. «Однородные товары в праве на товарный знак» // Патентный поверенный. 2008. № 1.

20. Гаврилов Э.П. «Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам» // Хозяйство и право. 2009. №3

21. Гаврилов Э.П. «Объекты интеллектуальных прав и их делимость» // Патенты и лицензии. 2010. № 3.

22. Гаврилов Э.П. «О «столкновениях» исключительных прав» // «Хозяйство и право». 2010. № 10.

23. Гаврилов Э.П. «Что измениться в статье 1483 ГК РФ»Патенты и лицензии. 2012. № 11

24. Джермакян В.Ю., Радченко Н.А. «Письма-согласия и товарные знаки с неохраняемыми элементами//Патентный поверенный. 2007. №3

25. Еременко В.И., Евдокимова В.Н. «О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского Кодекса РФ» // Законодательство и экономика. 2009. № 2

26. Кастальский В.Н. «Совместное обладание исключительным правом»//Хозяйство и право. 2008.№ 4

27. Медведев М.Ю. «Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации» Автореф. канд. дисс. М., 2008

28. Петрова Т.В. «Некоторые проблемы товарных знаков остались за рамками четвертой части ГК РФ»// Патенты и лицензии. 2009. № 2.

29. Пирогова В.В. Товарный знак в международном торговом обороте (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности - ТРИПС)

30. Робинов А.А., Слепенков А.С. «Семантическое сходство товарных знаков при рассмотрении споров в судебном порядке» // Патентный поверенный. 2008. № 4

31. Сергеева Н.Ю. «Письма - согласия: есть вопросы» // Патенты и лицензии. 2012. № 9

Размещено на Allbest.ru