Охрана средств индивидуализации в сети Интернет

Делегированием доменных имен в России занимается АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» через аккредитованных им регистраторов. Координационный центр ведет свою деятельность в соответствии с регламентами и под контролем международной некоммерческой организации «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN). Несмотря на то, что в состав Координационного центра входят государственные учреждения и органы, такие как Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, оно не признается как государственная структура, и регистрация доменных имен не считается государственной.

Гражданское законодательство не причисляет доменное имя к числу охраняемых видов средств индивидуализации. Тем не менее, законодатель заложил определённый задел для возможной охраны доменного имени в подпункте 5 пункта 2 статьи 1484 и подпункте 4 пункта 2 статьи 1519 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, исключительное право на товарный знак, географическое указание и НМПТ может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых они зарегистрированы, в частности путем размещения товарного знака: в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Поскольку доменное имя выполняет функцию своего рода товарного знака в сети Интернет, правообладатель, например, товарного знака вправе обратиться к администратору доменного имени или к лицу, непосредственно использующему доменное имя с иском о запрете использования доменного имени определенным образом.

Как указано в пункте 158 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 (далее - «Постановление Пленума N 10») по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Данное постановление по сути говорит о возможности существования прав на доменное имя. Это лишний раз подтверждает, что домен играет важную роль в продвижении товаров, работ и услуг благодаря своей уникальности.

В правовой доктрине ведется активная дискуссия о возможности предоставления правовой охраны доменного имени. Сторонники подхода об отнесении домена к средствам индивидуализации выделяют его в качестве своеобразного обозначения, требующего охраны на законодательном уровне. Калятин В.О. Доменные имена. -- Рос. агентство по пат. и товар. знакам. Информ.-издат. центр. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2002 - С. 16-17. Однако следует понимать, что чрезмерное регулирование требований по предоставлению охраны доменным именам, может повлечь сложности в его защите.

2. Осуществление исключительного права на средства индивидуализации в сети Интернет

2.1 Способы использования средств индивидуализации в сети Интернет

Положение статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что существует общее понятие «исключительное право» на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выражаемое в единственном числе, которое составляет два правомочия: использование и распоряжение.

По мнению Гаврилова Э. понятия «использование объекта интеллектуальных прав» и «использование имущества» не совпадают между собой. Гаврилов Э. О содержании исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // Хозяйство и право, 2017, N 6. - С. 6. Это связано с нематериальной природой интеллектуальных прав, в отношении которых осуществляются права.

Способы использования объекта интеллектуальных прав определяется пределами действия исключительного права.

Обратившись к законодательному регулированию и закреплению способов использования средств индивидуализации, можно проследить, что способы использования различных средств индивидуализации очень похожи.

Так, в отношении фирменных наименований в пункте 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что они могут использоваться любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

Способы использования товарных знаков и знаков обслуживания не ограничиваются лишь изготовлением товаров с нанесением на них отличительных обозначений. Они могут быть использованы также на этикетках и упаковках во время их изготовления товаров, в рекламе, продаже, демонстрации на выставках либо при вводе в гражданский оборот каким-то ни было образом. Подп. 1 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (в редакции поправок от 26.07.2019 г.). Прежде всего, наибольший научный интерес составляет определение применимости указанных способов использования товарных знаков при онлайн продажах.

Не возникает вопросов при продвижении и продаже товаров средствами электронной коммерции, где Интернет имеет вспомогательный характер и используется для формирования благоприятного имиджа производителя и увеличение спроса на товары путем создания корпоративного сайта, тематических форумов и запуска онлайн рекламы; либо когда информационно-коммуникационная сеть выступает лишь инструментом размещения онлайн-заказа и приема платежей, при том, что в итоге товары в материальной форме доставляются потребителю физически. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование (2-е издание) - М.: Статут, 2016 - С. 25. Последнее регулируется в качестве дистанционной купли-продажи товаров. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 N 612 (ред. от 30.11.2019) «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом».

Однако некоторые сложности может создавать применение этих же способов в отношении ресурсов, предоставляемых потребителю исключительно посредством сети Интернет. Например, скаченные в режиме реального времени электронная книга, компьютерная программа или музыкальный трек в виде аудиофайла, исходя из комплексного толкования положений гражданского законодательства, не обладают признаками товара. По смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации товар отождествляется с понятием вещи и является разновидностью объектов гражданских прав наряду с результатами работ и оказанием услуг, объектами интеллектуальной собственности, а также нематериальными благами. Ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019).

Поскольку вещь - это предмет материального мира, выраженный в физической осязаемой форме, то электронный файл не отвечает данным признакам, и товаром признаваться не может. Тем не менее, такой электронный ресурс может содержать в себе средства индивидуализации. Товарный знак может быть размещен на первой странице электронной книги, выделенной под его титульный лист, либо помещен на обложке музыкального альбома или отдельного трека, либо всплывать при запуске компьютерной программы. Иногда и вовсе их названия могут быть зарегистрированы в качестве словесных товарных знаков.

В быту также, как и в отношении классических товаров, к электронным ресурсам применяются конструкции, свойственные товарообороту (купить-продать). Однако если углубляться в определение правовой природы таких электронных ресурсов можно заметить, что некоторые файлы представляют собой программный код, который в результате выражается в форме, воспринимаемой человеком - литературное произведение, фонограмма и т.д. Предоставление электронного ресурса потребителю осуществляется путем загрузки экземпляра файла на жесткий диск конечного пользователя (по факту создание идентичной копии на другом материальном носителе) либо путем предоставления удаленного доступа к файлу, расположенному на облачном сервере. В последнем случае материальным носителем электронного ресурса будет сервер правообладателя или иного лица, на котором он расположен, а пользователь, получая доступ к файлу, видит лишь его отображение на своем устройстве, и в отельных случаях осуществляется техническое копирование данных в оперативную память своего компьютера (но это не позволяет признавать его материальным носителем электронном ресурса в чистом виде).

Следовательно, электронный ресурс для пользователя не облекается в материальную форму, а всё также остается файлом, к которому предоставляется доступ. В таком случае можно говорить о возмездном оказании услуг в соответствии с главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Услуга выражается в предоставлении за плату доступа к тому или иному ресурсу, что вполне соответствует пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому оказание услуг - это совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности.

Если признавать, что данные электронные ресурсы предоставляются в порядке оказания услуг, то находящиеся там товарные знаки относятся к электронному ресурсу, а не касаются услуг по предоставлению доступа и от этого не преобразуются в коммерческие обозначения.

Более правильным и разумным будет использование конструкции лицензионного договора, который в соответствии со статьей 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации является специальным видом соглашений, по которому предоставляются права на использование объектов интеллектуальной собственности третьему лицу. При этом практически все подобные электронные ресурсы, о которых идет речь, являются результатами интеллектуальной деятельности: будь то фонограммы, литературные произведения, программы для ЭВМ.

Однако дистрибуция электронных ресурсов по лицензионным договорам также не дает однозначного ответа на вопрос о причислении таких электронных ресурсов к товарам, которые могут быть индивидуализированы товарным знаком.

Следует обратиться к статье 129 Гражданского кодекса Российской Федерации, в пункте 4 которой указано, что результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. При этом делается оговорка, что отчуждаться и передаваться другим лицам могут именно права на них.

Вместе с тем результаты интеллектуальной деятельности и права на них также не охватываются понятием вещи Ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019). и, соответственно, не могут считаться товарами в правовом смысле. Товаром может признаваться исключительно продаваемый материальный носитель, в который облачен тот или иной результат интеллектуальной деятельности. Однако размещаемые в сети Интернет ресурсы материальной формой не обладают и, к сожалению, остаются за пределами легального понятия товара, подлежащего идентификации.

Исходя из этого, автор приходит к выводу, что законодательное определение понятия «товарный знак», закрепленное в пункте 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, не отвечает современным реалиям и уровню развития информационных технологий.

Как видится, наиболее корректным было был определение товарного знака как «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе объектов в электронной форме». К «объектам в электронной форме» можно относить те самые электронные ресурсы и иной цифровой контент, правовой статус которых неоднозначен.

В любом случае, если лицу требуется обосновать, что при использовании такого обозначения в отношении электронных ресурсов происходит использование товарного знака в смысле осуществления права, то вместо подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации можно сослаться на открытость перечня или в крайнем случае - на подпункт 5 этой же статьи. Так, товарный знак может быть использован путем размещения в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Понимая, что Интернет представляет собой всемирную сеть по безграничной передаче данных, определить, что конкретно понимается под размещением в сети Интернет достаточно сложно из-за разнообразия вариантов. В частности, размещение может быть в контенте статичных веб-сайтов, либо распространяться на форумах интерактивных веб-сайтов; в рекламных материалах; в интернет магазинах и т.п. Ничто не запрещает признавать размещение товарного знака в интерфейсе компьютерных программ, в обложках музыкальных произведений и электронных книг размещением в сети Интернет в смысле подпункта 5, если доступ к ним обеспечивается в режиме реального времени.

Из обратного толкования статей 1477 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что упоминание или указание товарных знаков в общеупотребимом значении, то есть не для целей индивидуализации товаров, работ, услуг - не признается охраняемым способом использования товарного знака, а, следовательно, и не считается нарушением исключительного права. Так, в информационных системах нельзя признать нарушением словесное употребление охраняемого обозначения в интернет форумах (например, при обсуждении или написании отзыва на товар) или в видеороликах (например, в видео обзорах блогеров).

Вполне уместно замечание, выраженное в литературе, о необходимости учета функционального предназначения товарного знака для его защиты. Так, если лицо использует товарный знак или схожее с ним обозначение не для целей индивидуализации товаров (услуг) или указания на сам источник происхождения продукции с учетом их неоднородности, то говорить об использовании в законодательном смысле нельзя. Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник (том 3): под общ. ред. Л.А. Новоселовой // Статут, 2018 - с. 67.

Аналогично и американское регулирование, которое не признает нарушением несанкционированное использование (т.е. использование без согласия правообладателя), при том, что не происходит введение потребителей в заблуждение касательно источника происхождения товара. Вместе с тем, правообладателям следует быть терпимее к такому использованию, воздерживаясь от различных запретительных действий. Yen A.C. Intent and Trademark Infringement // Arizona Law Review. 2015. Vol. 57. No. 3. URL: http://ssrn.com/abstract=2663624 (дата обращения - 01.05.2020 г.).

Немного сложнее обстоят дела с употреблением чужого товарного знака во время рекламы собственных товаров, работ и услуг. Реклама и предложение товаров к продаже в сети Интернет признаются своего рода подвидом использования товарного знака в сети Интернет. Хотя данным действиям посвящен отдельный подпункт 4 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации как самостоятельный вид использования товарного знака.

Так, Суд по интеллектуальным правам в одном из дел указал, что информация о продаже товаров с определённым обозначением, размещенная в Интернете, причем именно в предложении о продаже товаров охватывается соответствующими способами осуществления исключительного права на товарный знак, предусмотренными подпунктами 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2019 по делу N А76-16021/2018.

Можно выделить три сценария употребление чужого средства индивидуализации в своей рекламе.

1) Классический случай, когда продавец размещает в Интернете рекламу и предложения к продаже товаров, маркированных чужим зарегистрированным товарным знаком. Товарный знак может использоваться как в отношении оригинальных товаров, изготовленных официальным производителем, так и для поддельных товаров.

Реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на объекты интеллектуальных прав, признается недостоверной рекламой. П. 7 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ. А подобные товары, их этикетки и упаковки, на которых незаконно размещен товарный знак или схожее обозначение, именуются контрафактными. П. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (в редакции поправок от 26.07.2019 г.).

Существует судебная практика, признающая контрафактными товары, которые даже если и произведены владельцем товарного знака, но ввезены или иным образом введены в оборот на территорию Российской Федерации в нарушение исключительного права и интересов правообладателя. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 июня 2015 г. по делу N А56-76698/2014. К такому выводу суд пришел исходя из толкования пункта 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации. Действительно, указанная норма позволяет очень широко трактовать и относить к контрафактным - любые товары, если при их распространении или ином использовании материальных носителей, на которых помещено средство индивидуализации, нарушаются законные интересы правообладателя. При таких обстоятельствах реклама и предложение товаров к продаже также охватывается действием данной нормы закона и всё, что рекламируется, автоматически считается контрафактом.

В последнее время прослеживается, что суды с большой осторожностью подходят к признанию всего, что нарушает права владельца средства индивидуализации контрафактом. Это связано с существованием другой нормы закона, определяющей, что в отношении оригинальных товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем или с его согласия, произошло исчерпание права. Ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (в редакции поправок от 26.07.2019 г.). То есть не является нарушением исключительного права продажа и дарение товара, который был куплен или иными законным образом приобретен на территории страны. Как видится, что в данном случае речь идет только об оригинальных товарах, произведенных самим правообладателем или третьим лицом по его заказу или лицензии.

Считаем, что для определения правомерности рекламы товаров, на которых изображен товарный знак или иное средство индивидуализации следует учитывать и устанавливать следующие моменты:

· Выражены ли данные товары на материальном носителе?

· Являются ли данные товары оригинальными, произведенными самим правообладателем или третьим лицом по его заказу или лицензии?

· Были ли данные товары введены в гражданский оборот в Российской Федерации (или ЕАЭС) непосредственно правообладателем или с его согласия?

· Приобрело ли лицо товары на законных основаниях?

При одновременном совпадении всех указанных условий, можно считать, что в отношении этих вещей произошло исчерпание права, и последующее их использование, связанное с дальнейшей перепродажей не может считаться нарушением.

Так и Высший Арбитражный Суд указал, что другие лица имеют право использовать чужой товарный знак в рекламе своей торговой деятельности по реализации товара, ранее правомерно введенного в гражданский оборот. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» N 58 от 8 октября 2012 г. // Вестник ВАС. -- 2012. -- N 12. К примеру, не является нарушением размещение объявлений о продаже бывшего в употреблении оригинального товара, размещенное гражданином на онлайн-платформе типа «Авито».

Исчерпание права как самостоятельный правовой институт направлен на обеспечение оборотоспособности товаров, находящихся на рынке Российской Федерации (или на территории таможенного объединения ЕАЭС при региональном исчерпании права) и предупреждение злоупотребления правами обладателей средств индивидуализации в виде запрета использования данных товаров последующими собственниками.

Концепция исчерпания права должна применяться благоразумно, в частности не должны прикрываться исчерпанием права недобропорядочные действия субъектов предпринимательства по введению потребителей в заблуждение, а также паразитирование на популярности средств индивидуализации других лиц. Такие действия могут также квалифицироваться как акт недобросовестной конкуренции.

2) Чужой товарный знак может использоваться во время рекламы для информирования о собственной деятельности. Иными словами, охраняемое обозначение может использоваться в отношении собственных товаров в целях демонстрации их сопоставимости и технической совместимости.

При таком сценарии рекламируемые товары и товарный знак относятся к разным классам МКТУ, хотя и могут входить в одну группу классификатора. Ярким примером такого употребления можно назвать рекламу, например, устройств беспроводной зарядки мобильных телефонов, например, «Альфа», которые совместимы с телефонами Samsung, Sony и Huawei. При этом необходимость на указание совместимости должна быть обусловлена не целью заинтересовать потребителей к своей продукции, а необходимостью проинформировать покупателей о правильном и безопасном использовании зарядки для того, чтобы предотвратить возможные тяжелые последствия.

Вряд ли можно говорить, что данная реклама может побудить людей приобрести мобильные телефоны благодаря совместимости с зарядным устройством, а не наоборот. Эти товары относятся к совершенно разным категориям, хотя являются близкими по сегменту. В целом такое употребление товарного знака или иного другого средства индивидуализации именуется использованием в информационных целях, что не считается нарушением исключительного права в большинстве случаев.

Старженецкий В.В. считает, что использовать в собственной рекламе товарные знаки, зарегистрированные за другим лицом, допускается, если такая реклама не приводит к смешению деятельностей рекламодателя и правообладателя товарного знака в создании потребителей. Старженецкий В. Использование чужих товарных знаков в рекламе третьими лицами // Коллегия. -- 2004. -- N 4. Но с этим мнением полностью согласиться нельзя, так как для использования чужого товарного знака в своей рекламе недостаточно простого желания рекламодателя, а требуется обоснование необходимости.

3) Чужой товарный знак иногда используется в сравнительной и иной рекламе. Обычно употребляя товарный знак конкурента, рекламодатель желает сравнить товары двух брендов, как правило, приукрасив свою продукцию в сравнении с продукцией конкурента. Действительно чужой товарный знак используется для идентификации товаров определенного производителя, но идентификация достигается не путем выработки положительного отношения и заинтересованности потребителя к такому товару. Это также можно назвать паразитированием конкурентов на успехе другой компании. Такая реклама направлена на переход потребителей от продукции одного производителя к продукции другой компании.

Практика разрешения подобных споров показывает, что правообладатели товарного знака, который был очернен в рекламе конкурента, обычно выбирает способ защиты своих нарушенных прав через осуществление недобросовестной рекламы и причинение вреда деловой репутации. Такая недобросовестная реклама, которая содержит некорректное сравнение рекламируемого товара с товаром другого изготовителя, запрещена законом о рекламе. Ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О рекламе». Кроме того, не допускается недостоверная реклама, которая содержит несоответствующие действительности сведения о преимущества рекламируемого товара перед продукцией конкурентов. Там же. Естественно, такое выделение положительных качеств товара невозможно без сравнения с товарами других компаний, что может включать изображения чужих товарных знаков.

Ответственность за распространение такой недобросовестной и недостоверной рекламы возложена на рекламодателя (т.е. на компанию-конкурента, которая определяет содержание рекламы и продвигает свой продукт). Как определено в регулировании за нарушение требований законодательства о рекламе следует как гражданская ответственность, так и административная. Что касается гражданско-правовой ответственности, правообладатель может обратиться в суд с гражданским иском о возмещении убытков (в том числе упущенной выгоды), о возмещении материального вреда, о компенсации морального вреда, о публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе). Следует заметить, что закон о рекламе не предусматривает право на предъявление иска о взыскании компенсации за нарушение прав на средство индивидуализации или убытков. Так и на практике компании, чьи права были нарушены недобросовестной или иной незаконной рекламой редко обращаются в суды с требованием о привлечении к ответственности за незаконное использование товарного знака.

В то же время в Канаде если в недобросовестной рекламе неправомерно использован чужой объект интеллектуальной собственности (к примеру, товарный знак), то не происходит разделения правовых режимов. Суд, рассматривающий иск правообладателя о возмещении убытков из-за неправомерных действий ответчика, должен в комплексе применять нормы о рекламе, являющиеся частью закона о конкуренции с положениями законодательства о товарных знаках.

При этом правообладатель как истец должен доказать, что использование его товарного знака в чужой рекламе:

· является ложным или вводящим в заблуждение,

· способно дискредитировать бизнес, товары или услуги конкурента,

· причиняет правообладателю ущерб. Andrea C. Kroetch. Intellectual property and misleading advertising in Canada. 2013

URL: https://www.smartbiggar.ca/insights/publication/intellectual-property-and-misleading-advertising-in-canada

(дата обращения: 01.05.2020 г.)

По итогам суд применяет к нарушителю одну единую санкцию в виде взыскания суммы причиненных убытков.

Проанализировав актуальную судебную практику Суда по интеллектуальным правам за 2018-2020 годы по применению и толкованию подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации можно определить, что понимают суды под «использованием в сети Интернет».

Изучение ряда судебных дел, в котором применяется данное положение закона, дало возможность выявить следующую статистику:

· в 80% дел - данное положение применяется в контексте использования в доменных именах товарного знака и схожих с ним обозначений;

· в 10% дел - в контексте использования товарных знаков в предложениях и рекламах товаров и услуг, проводимых в Интернете;

· в 5% дел - в контексте использования в способах адресации, в частности в названии электронной почты и аккаунтах социальных сетей.

· в 5% дел - в контексте использования в ключевых словах для поисковой выдачи.

Поскольку судебные разбирательства имеют особенность, что они возникают из различных споров, то и выявить какие способы использования заключает в себе правовая норма, можно через случаи признания судами тех или иных действий нарушением исключительного права. Таким образом, нарушения исключительного права преобразуются в охраняемые законом и судом способы использования средств индивидуализации. Выбранная методология вполне правильно отражает правовую концепцию запретительного характера осуществления прав. Близнец И.А. Интеллектуальная собственность в современном мире // М.: Проспект, 2017. - С. 87. Она заключается в том, что исключительное право раскрывается через пути его использования, а использование без согласия правообладателя признается нарушением исключительного права.

В связи со стремительным видоизменением отношений по использованию средств индивидуализации из-за развития информационных технологий, стала устаревшей позиция Высшего Арбитражного Суда, что не признается нарушением использование средства индивидуализации на товарах другого класса МКТУ, отличного от класса, обозначенного в свидетельстве о регистрации товарного знака, даже если эти классы входят в одну группу. П. 2 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утв. информационным письмом ВАС РФ от 29.07.1997 N 19.

Как известно, реклама может быть направлена на любой объект рекламирования, не только на товар, но и даже на средство индивидуализации юридического лица или товара, изготовителя или продавца товара, результат интеллектуальной деятельности или мероприятие. Подп. 2 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О рекламе». А при этом осуществление рекламы, не подразумевающей связь с классом МКТУ, но совершенное неуполномоченным лицом будет признаваться судом актом недобросовестной конкуренции.

Довод ответчика об отсутствии факта использования товарного знака в рамках класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, с наибольшей степенью вероятности будет отклонен судом как недобросовестное поведение, принимая во внимание, что нарушитель желал наступление определенных последствий по результатам подобной рекламной кампании.

2.2 Особенности использования средств индивидуализации в сети Интернет

Для выявления особенностей использования товарного знака в сети Интернет считаем необходимым проанализировать каждый из видов использования, в том числе с призмы актуальной судебной практики.

Компания, зарегистрировавшая за собой товарный знак, как правило, заинтересована в получении доменного имени, соответствующего его товарному знаку, для повышения эффективности своей коммерческой деятельности и популяризации своих товаров и услуг.

По мнению Осокина А.А. доменное имя, хоть и не является самостоятельным объектом интеллектуальных прав в соответствии с гражданским законодательством, но называется «товарным знаком, используемым в сети Интернет». Осокин А.А. Правовой статус наименований доменов и товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 7. - С. 17. В этом смысле можно согласиться с мнением Боброва М.Е., что доменное имя обладает также рекламной и гарантийной функцией, что характеризует его как средство индивидуализации. Бобров М.Е. Средства индивидуализации товаров, работ и услуг как объекты интеллектуальных прав. Дис. … на соискание ученой степени канд. юрид. наук. - М., 2013. - С. 170.

Данилина Е.А. считает, что доменное имя представляет собой «коммерческое обозначение, которое может являться частью фирменного наименования». Данилина Е.А. Доменное имя и товарный знак: вопросы сходства и различия // Биржа интеллектуальной собственности. 2004. N 12. - С. 22.

Следует обратить внимание, что доменное имя непосредственно само не индивидуализирует товары, работы или услуги компании, а лишь идентифицирует ее веб-сайт в сети Интернет для адресации и доступа к нему П. 15 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 02.12.2019). или отдельные информационные ресурсы. Серго А.Г. Доменные имена как средство индивидуализации//Хозяйство и право. - 2011. - N 5. - С. 93.

По мнению Калятина В.О. благодаря тому, что доменное имя идентифицирует адрес компьютера, одновременно появляется возможность индивидуализировать личность владельца сайта, а также предоставляемые им товары и услуги. Калятин В.О. Доменные имена // Рос. агентство по пат. и товар. знакам. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ПАТЕНТ, 2006. - С. 19. В этой связи доменное имя предназначено для того, чтобы разграничивать предлагаемые товары от товаров других производителей на электронном рынке. Агеенко А.А. Соотношение прав на доменное имя и товарный знак в США: Дис.... канд. юрид. наук. - М., 2002. - С. 8.

Использование товарного знака в доменном имени не означает, что он предназначен для индивидуализации веб-сайта, который товаром, работой или услугой не является. В данном случае товарный знак в доменном имени опосредованно направлен на индивидуализацию товаров, работ или услуг, которые предлагаются и продвигаются через этот веб-сайт.

Множество судебных дел, посвященных урегулированию споров по использованию доменных имен, говорит об определенной слаженности судебной практики по данному вопросу.

Можно выделить три разных случая при защите интересов правообладателя в связи с незаконным использованием товарного знака в доменном имени.

1) Для признания использования товарного знака неправомерным требуется установление не только факта регистрации доменного имени, но и использование веб-сайта по назначению.

Как указал Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем постановлении N 10, нарушением прав на средство индивидуализации является именно фактическое использование доменного имени, которое включает или состоит из товарного знака или иного сходного/тождественного обозначения. При этом важно, чтобы доменное имя использовалось в отношении товаров, однородных с теми товарами, для которых предоставлена правовая охрана этому средству индивидуализации. П. 158 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Вероятно, под «использованием доменного имени в отношении товаров» подразумевалось администрирование доменного имени веб-сайта, на котором продаются и продвигаются однородные товары.

Однако Калятин В.О. придерживается мнения, что использование и администрирование доменного имени не совпадают, а являются двумя правомочиями, совокупность которых составляет право владельца доменного имени. Калятин В.О. Проблема конфликта прав на доменные имена с правами на иные средства индивидуализации // Юридический мир. 2011. N 5.

Суд по интеллектуальным правам в одном из дел выразил позицию, что «использование товарного знака в сети «Интернет» должно отвечать существу исключительного права на товарный знак, которое заключается именно в индивидуализации конкретных товаров/услуг, изготавливаемых/оказываемых правообладателем такого товарного знака третьим лицам». Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2019 по делу N СИП-705/2018. Основываясь на данном выводе, суд не признал действия ответчика, зарегистрировавшего за собой доменное имя, схожее с товарным знаком истца, нарушением, поскольку ответчик сам не занимался продвижением и рекламой товаров и услуг с использованием спорного товарного знака.

В другом деле Суд по интеллектуальным правам сказал, что если на веб-сайте с доменом, схожим с чужим товарным знаком, продаются и предлагаются другие по классу товары, либо веб-сайт в целом не предназначен для продвижения товаров и услуг, то нарушение исключительного права на товарный знак не имеет место. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2017 г. по делу N А40-29319/2016.

Можно прийти к умозаключению, что для признания владения доменного имени использованием товарного знака немаловажно, чтобы товарный знак одновременно использовался на веб-сайте по прямому назначению (то есть путем предложений к продаже или рекламирования товаров, для индивидуализации которых собственно и был зарегистрирован товарный знак).

Соответственно запрет на использование схожих с товарным знаком доменных имен не является абсолютным, поскольку требует соблюдение вышеуказанных условий. Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник (том 3): под общ. ред. Л.А. Новоселовой // Статут, 2018 - с. 216.

2) Для признания использования общеизвестного товарного знака неправомерным достаточно установление одного лишь факта регистрации доменного имени.

Когда речь идет об использовании в доменном имени общеизвестного товарного знака, то требование об использовании веб-сайта с таким доменным именем для продвижения и продажи однородных товаров, не применимо. В таком случае для признания нарушения будет достаточно самого только факта регистрации доменного имени, тождественного чужому общеизвестному товарному знаку. Данное правило объясняется тем, что у потребителей может создаться впечатление, что администратор такого доменного имени также обладает исключительным правом на общеизвестный товарный знак вне зависимости от вида, категории и рода товаров, продаваемых через такой веб-сайт.

Согласно статье 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации общеизвестным товарным знаком считается обозначение, которое в результате интенсивного использования стали широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров правообладателя.

Новосёлова Л.А. определяет, что общеизвестный товарный знак характерен тем, что его использование дает устойчивую ассоциацию с такими товарами как происходящими из определенного источника. Новоселова Л.А. Немного об общеизвестных товарных знаках: спор по словесному обозначению «Посольская» / Журнал Суда по интеллектуальным правам. N 6, декабрь 2014 г., с. 10-16.

Особенность общеизвестного товарного знака такова, что благодаря интенсивности и широте его использования, люди перестают ограничивать сегмент товаров этого производителя определённым классом. Согласно части 3 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана общеизвестного товарного знака может распространяться также на товары, которые неоднородны с товарами, в отношении которых он приобрел общеизвестность.

Соответственно, весьма высока вероятность заблуждения среднестатистического потребителя о том, что данный производитель - правообладатель общеизвестного товарного знака также стал выпускать товары другой категории или рода. Учитывая также, что общеизвестные товарные знаки очень часто копируются и создаются поддельные товары, необходимость в повышенной защите такого обозначения от неправомерного использования в доменном имени очевидна.

3) При установлении акта киберсвоттинга достаточно установления одного лишь факта регистрации доменного имени.

Как указал Пленум Верховного суда Российской Федерации, действия лица по регистрации доменного имени могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции. П. 158 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Такое признание влечет за собой ответственность, предусмотренную антимонопольным законодательством, что также может быть выражено в запрете совершения определенных действий (в данном случае администрирования доменного имени) или аннулировании регистрации.

Примечательно, что суд призывает обращать внимание на цели регистрации домена. Там же. Делая такое замечание суд, прежде всего, говорил о необходимости в проверке намерений лица при регистрации доменного имени, схожего с товарным знаком другого лица. То есть преследовал ли администратор такого доменного имени недобропорядочные цели по конкуренции на одном товарном рынке.

Осознавая маркетинговую ценность в регистрации доменного имени, появляются лица, которые регулярно отслеживают поданные в ФИПС заявки на государственную регистрацию товарных знаков и тут же регистрируют похожие доменные имена с целью их «перепродажи» обладателю товарного знака. Такая недобросовестная практика получила название «киберсквоттинг» (англ. cybersquatting).

Деятельность таких организаций также признается Федеральной антимонопольной службой как акт недобросовестной конкуренции по смыслу пункта 4 части 1 статьи 14 закона о защите конкуренции. ФАС России будет пресекать недобросовестную конкуренцию при регистрации и администрировании доменных имен в Интернете URL: http://www.spb.fas.gov.ru/news/4756 (дата обращения: 01.05.2020 г.).

В целях защиты своего исключительного права могут быть заявлены требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом. К примеру: об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт. П. 158 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В то же время регистрацию частными лицами доменных имен, тождественных доменным именам государственных сервисов или официальных сайтов государственных органов с целью посредничества в получении государственных услуг, вряд ли можно назвать киберсквоттингом, поскольку обозначения государственных сервисов не охраняются как товарные знаки и знаки обслуживания; субъекты не занимаются конкурирующей деятельностью, хотя очевидно вводят граждан в заблуждение.

Другой способ использования товарного знака в Интернет как применение «в других средствах адресации» хоть и предусмотрен в том же подпункте 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, но оставлен без раскрытия. Как показала судебная практика, таким «другим» способом адресации признается адрес электронной почты при пересылке электронных сообщений между пользователями в сети Интернет. Направление потенциальным клиентам коммерческих предложений, сведений, документов и прочей информации с адресов электронной почты при наличии сходства их до степени смешения с товарными знаками правообладателя способствует возникновению у потребителей стойких ассоциаций, связанных с этим лицом. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2020 г. по делу N А41-7379/2019.

Однако с технической точки зрения часть названия адреса электронной почты, следующая за знаком «@», неразрывно связана с сервером доменного имени сайта. Например, электронная почта info@hse.ru привязана к домену hse.ru. Иными словами, адрес электронной почты является лишь одним из методов использования доменного имени.

Как указано в литературе, организация почтового сервиса с почтовыми адресами является отдельным элементом права на использование домена. Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник (том 3): под общ. ред. Л.А. Новоселовой // Статут, 2018 - с. 333 То есть эта деятельность является лишь правомочием владельца доменного имени.

При таких обстоятельствах считаем, что администрирование доменного имени веб-сайта и использование такого же адреса электронной почты, включающие зарегистрированный товарный знак являются одним способом использования товарного знака в сети Интернет. С учетом этого, является неправильным взыскание компенсаций как за разные нарушения исключительного права на товарный знак.

Другое дело, когда речь идет о регистрации аккаунтов (профилей) в социальных сетях, которые созвучны с зарегистрированными товарными знаками. Так, суд охотно признает сам факт создания профиля в социальной сети Инстаграм, созвучного с товарным знаком другого лица нарушением, относя тем самым профили в Инстаграм к одному из способов адресации. Решение Арбитражного суда Ивановской области от 13.11.2019 г. по делу N А17-545/2019. Решение Арбитражного суда Приморского края от 18.02.2020 г. по делу N А51-12426/2019.

Важно отметить, что для признания нарушением не обязательно, чтобы наименование аккаунта полностью состояло из чужого охраняемого товарного знака. Оно может лишь включать его, но при этом использованное в аккаунте средство индивидуализации должно иметь центральное и основное смысловое значение. Так, российский суд признал противоправным использование товарного знака «ВДНХ» в аккаунте социальной сети Вконтакте (vk.com/vdnhexpo_ufa). Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2017 г. N С01-953/2017 по делу N А07-488/2017.

Примечательно, что оригинальное название аккаунта в сети Вконтакте является совершенно необязательным элементом для данной социальной сети, так как адресация на страницу сообщества производится по большей мере по его названию, а не наименованию аккаунта. До тех пор, пока администратор страницы не изъявит желание и не выберет себе оригинальное наименование аккаунта, странице в автоматическом порядке присваивается уникальное название, состоящее из комбинации цифр, и это никак не сказывается на работе данной страницы.

Более того, расположение наименования аккаунта является совершенно непримечательным для пользователей, поскольку оно находится лишь адресной строке браузера, через который производится вход в социальную сеть. Тем не менее, даже такое использование чужого товарного знака является неправомерным.

При этом можно проследить, что суды воздерживаются от предписания в резолютивных частях судебных актов о запрете использования товарного знака в профилях социальных сетей, что возможно связано с неопределенностью порядка исполнения такого судебного решения. Вместо этого суды не делая акцент на отдельных способах использования средства индивидуализации, указывают об общем запрете использования того или иного обозначения конкретным нарушителем.

Особое внимание заслуживает использование товарного знака в ключевых словах, используемых для поисковой выдачи. Данный метод использования товарного знака как правомерной практики ведения коммерческой деятельности прямо не определён в законодательстве. Правомерность такого использования можно вывести из общих норм об исключительном праве на товарный знак, согласно которым он может быть использован любым не противоречащим закону способом. Разумеется, какого-либо законодательного запрета использования средства индивидуализации в ключевых словах в поисковых системах нет. Напротив, для хозяйствующих субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность в том числе посредством своих интернет магазинов или иных онлайн-платформ, важно повышать их посещаемость.

При запуске веб-сайта, на котором расположен интернет магазин или при размещении объявлений о товаре или услуге, лицо, администрирующее сайт может установить несколько ключевых слов (англ. key words). Ключевые слова могут быть совершенно любыми: указывающие как на конкретный вид предлагаемого товара, на схожий вид товара, состоять из средства индивидуализации и т.д.

При осуществлении поиска необходимого товара через поисковые системы такие как Google, Яндекс и другие, сайты с объявлениями о товарах и услугах, использующие такие ключевые слова, будут выводиться вначале поисковой выдачи, благодаря совпадению поискового запроса с ключевым словом.

Самым популярными обозначениями, используемыми в ключевых словах, являются средства индивидуализации, в частности товарные знаки. В подавляющем большинстве судебных споров, истцы предъявляют требования против компаний конкурентов, которые без разрешения правообладателя товарного знака используют его в ключевых словах своих веб-сайтов. В итоге при вводе такого ключевого слова в строку поиска выдается ряд ссылок, среди которых есть как веб-сайт правообладателя данного товарного знака, так и веб-сайты конкурентов, которые использовали его в своих ключевых словах.

Анализ судебных дел, рассмотренных арбитражными судами России за последние годы, показывает, что практика по спорам об использовании в ключевых словах чужих средств индивидуализации находится в динамике.

Первоначально, суды сходились во мнении, что использование чужого средства индивидуализации в ключевых словах не является нарушение исключительного права обладателя такого обозначения. Данная позиция объяснялась тем, что ключевые слова являются лишь технических элементом объявления, используемого для поисковой выдачи. Формально их применение прямо не представлено в законодательстве, соответственно суды не могли признать это легальным способом использования средства индивидуализации.

Компания Яндекс, известная как поисковая система, участвуя в одном из судебных дел придерживалась позиции, что ключевое слово не обладает индивидуализирующей функцией в отношении конкретного рекламного объявления. Оно лишь представляет собой критерий, устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2019 г. по делу N А45-5897/2018.

Важным критерием, позволяющим отнести такие ключевые слова к нарушению, опять же является вероятность введения пользователей Интернета в заблуждение и вызов смешения деятельности конкурентов, даже если при вводе в поисковую строку названия конкретного бренда, выдаются веб-сайты совершенного других компаний. Такая правовая позиция была явно выражена в постановлении кассационной инстанции по делу N А40-200682/2017. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2018 г. по делу N А40-200682/2017.

Следует согласиться с тем, что для признания настройки ключевых слов нарушением требуется, чтобы настройка была произведена самим человеком по собственной воле. Вполне справедливо не считаются нарушением исключительного права на товарный знак, если он был использован поисковым сервисом в качестве «дополнительных релевантных фраз», которые добавляются в автоматическом порядке в зависимости от слов, ранее заданных рекламодателем.

В деле, когда в ключевых словах объявления клиники микрохирургии глаза был случайно использован товарный знак конкурента «Офтальма», судом было установлено, что в соответствии с правилами показа гиперссылок сервиса «Яндекс.Директ» данное слово было автоматически индексировано на основании ранее заданных похожих ключевых слов «офтальмо!», «офтальмолог» и т.д. В этой связи, автоматическая поисковая выдача не всегда зависит от действий рекламодателя, соответственно такие ключевые слова не обладают индивидуализирующей способностью по отношению к товарам/услугам рекламодателя, а представляют собой исключительно технический параметр. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2019 г. по делу N А63-1305/2018.

В случае же когда, чужой товарный знак намеренно используется другим лицом в ключевых словах своих рекламных материалов, такие действия явно могут повлиять на работу поисковых систем и экономическое поведение потребителей.

Как указал Верховный суд Российской Федерации со ссылкой на статью 14.6. Федерального закона «О защите конкуренции» и статью 10.bis Парижской конвенции, использование чужого средства индивидуализации, а также тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, с учетом цели такого использования, может быть признано актом недобросовестной конкуренции. П. 172 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».