Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите интеллектуальных прав

Помимо организаций коллективного управления правами, лицом, имеющим только процессуальный интерес в деле, может быть назван прокурор. Присутствие прокурора в качестве лица, участвующего в деле о защите интеллектуальных прав, - явление редкое. Однако осознавая всю важность данной сферы, органы прокуратуры все большее внимание обращают на вопросы защиты интеллектуальных прав. Так, в 2016 г. прокурорами было подано 906 исковых заявлений Маматов М.В., Боброва О.В., Маслов И.А. Полномочия прокурора по защите права интеллектуальной собственности в судебном порядке средствами гражданско-правовой ответственности// Таврический научный обозреватель, 2017. Чаще всего прокуроры выступают в судах общей юрисдикции в защиту прав работников на служебные произведения в силу ст.45 ГПК РФ. В то же время в арбитражные суды прокуроры чаще всего обращаются с требованием о ликвидации юридического лица или прекращении статуса индивидуального предпринимателя в силу ст.1253 ГК РФ, например, как это было в деле № А56-17777/2011, в котором прокурор г. Санкт-Петербург по заявлению РАО обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области с требованием о ликвидации юридического лица ООО «Юг-арт» за неоднократное и грубое использование музыкальных произведений без согласия правообладателей.

В некоторых случаях, указанных в ГК РФ, для доказывания своего права на предъявление иска необходима заинтересованность. Такую необходимость предусматривают ст.ст. 1266, 1342, 1398, 1486, 1511, 1513 ГК РФ. Рассмотрим этот вопрос на примере досрочного прекращения товарного знака вследствие его неиспользования в течение 3 лет. Это положение законодательства ограничивает монополию правообладателя товарного знака и устанавливает обязанность по использованию зарегистрированного знака, что важно для всего экономического оборота.

Вышеназванная правовая позиция была подтверждена Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации (ВАС РФ) в постановлении Президиума от 01.03.2011 №14503/10. В данном деле ООО «Казачье» обратилось в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Стрижамент/Strigament», зарегистрированного на ликероводочный завод ООО «Торговый дом «Стрижамент» Постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 N 14503/10 по делу № А40-77602/09-15-252 // «Вестник ВАС РФ», 2011, № 6. Однако Роспатент прекратил производство по делу. Решение было обжаловано в судебном порядке, но не было изменено. Тогда заявитель обратился в ВАС РФ для пересмотра решения в порядке надзора. ВАС РФ отменил акты нижестоящих суд. В доказательство заинтересованности заявитель сослался на то, что он является производителем аналогичной алкогольной продукции в районе расположения гора Стрижамент. Однако Роспатент и суды полагали, что заинтересованным стоит считать лицо, чьи права непосредственно затрагиваются существующим товарным знаком. ВАС РФ посчитал, что они толковали норму ст. 1486 ГК РФ слишком узко, поэтому «заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака» Постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 N 14503/10 по делу № А40-77602/09-15-252 // «Вестник ВАС РФ», 2011, № 6.

Для защиты прав правообладателя и установлен ограниченный заинтересованностью круг лиц, который может подавать заявление в суд.

Необходимой характеристикой заинтересованности является наличие законного интереса в прекращении охраны некого товарного знака.

Судебная практика выработала некоторые критерии, по которым заинтересованность может быть доказана. Во-первых, заинтересованное лицо может быть производителем продукции однородной той, в отношении которой действует оспариваемый товарный знак. Однородность доказывается с помощью Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), но зачастую это невозможно, и судам приходится вырабатывать собственные правовые позиции. Например, несмотря на то, что биологически-активные добавки (БАДы) и лекарственные препараты относятся к разным классам МКТУ, регистрируются по-разному и требования к рекламе таких товаров также сильно отличается друг от друга, для целей определения заинтересованности суды презюмируют однородность данных объектов Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2014 № СИП-434/2013// Картотека арбитражных дел.

Во-вторых, лицо имеет серьезное намерение использовать охраняемый знак, в случае лишения его охраноспособности. Это может быть доказано некими приготовлениями к такому использованию, например, поданное заявление в СИП о досрочном прекращении товарного знака или заявка в Роспатент о регистрации сходного или тождественного товарного знака и др., но сами по себе эти обстоятельства не являются абсолютными доказательствами заинтересованности. Информационное письмо Роспатента от 20 мая 2009 №3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием»

Однако суды обращают внимание на то, что вопрос о заинтересованности всегда решается коллегией с учетом всех имеющихся доказательств по конкретному делу.

Кроме того, возникает вопрос, кто может быть ответчиком по делу о защите интеллектуальных прав. И, на самом деле, любой нарушитель права может выступать ответчиком, будь то производитель контрафактной продукции, продавец, владелец сайта, администратор доменного имени и т.д. таким образом, перечень возможных ответчиков очень широкий и зависит от обстоятельств самого нарушения.

Ответчик, согласно ст. 1252 ГК РФ, зависит от материально-правого требования истца. Так, требование о признании права предъявляется к лицу, которое это право каким-либо образом отрицает, а об изъятии контрафакта - к производителям, распространителями продавцам.

Подводя итоги данного параграфа, можно сделать вывод о том, что для наличия права на иск необходимо обладать установленными законом характеристиками, а требований к надлежащим ответчикам практически нет. Это вполне справедливо в силу абсолютного характера права на объект интеллектуальной деятельности.

1.4 Обеспечительные меры в делах о защите интеллектуальных прав

Теперь перейдем к такому важному процессуальному институту, как обеспечительные меры. Основной целью данного института является гарантирование исполнимости судебных решений и защита нарушенных прав заявителей. Согласно ст.ст. 139-146 ГПК РФ и ст.ст. 90-100 АПК РФ, суды имеют право принять «срочные временные меры для обеспечения иска или имущественных интересов заявителя». Аналогичное право заявителя предусмотрено и в ГК РФ, тем самым выделяя особую важность и частую применимость данного института Право интеллектуальной собственности: Учебник. (том 1 и 2) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой). - М.: "Статут", 2017// СПС "КонсультантПлюс" С. 275.. Кроме того, «необходимость указания на обеспечительную меру в гражданском, а не только в процессуальном законе определяется тем, что само по себе наложение ареста и применение иных обеспечительных мер существенным образом ограничивает права собственника (пользователя) имущества и, в связи с этим должно быть упомянуто в ГК РФ» Там же. С. 276.

Согласно п.2 ст. 1252 ГК РФ, обеспечительные меры должны быть соразмерны объему и характеру правонарушения Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // «Парламентская газета», № 214-215, (21.12.2006), -п.2 ст.1252. Более того, они должны коррелировать с заявляемыми требованиями. К примеру, если существует просьба о применении обеспечительных мер в отношении материальных носителей, то необходимо проверять выдвинуто ли предположение о том, что такой материальный носитель тем или иным образом способствует нарушению права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации.

Для применения мер недостаточно простого опасения, что исполнение судебного решения будет затруднительно или есть вероятность нанесения существенного ущерба истцу, нужно убедить суд, что опасения эти имеют серьезные основания Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» п. 9. При этом судам следует учитываться, что такие меры есть не что иное, как ускоренная мера защиты, для принятия которой не нужно полного объема доказательств для решения спора по существу. Поэтому полагаем достаточным доказывание наличия исключительного права на спорный объект интеллектуальной собственности, нарушения этого права и вероятности ущерба/неисполнимости решения.

Так, в деле № СИП-259/2017 по заявлению Suzuki Motor Corporation к Dunham Investment Inc о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, истец ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту регистрировать отчуждение исключительного права на товарный знак «SUZUKI» принадлежащий ответчику, и вносить иные изменения в регистрацию товарного знака до вступления в законную силу решения суда Определение СИП от 28.02.2018 по делу № СИП-259/2017 об отказе в принятии обеспечительных мер // Картотека арбитражных дел. Однако суд посчитал недоказанным факт возможности неисполнения решения и посчитал требование истца не связанным с предметом спора, т.к. досрочное прекращение ведет за собой аннулирование записи о регистрации знака, а не его переход к кому-либо Там же..

Зачастую для принятия обеспечительных мер необходимо предоставление встречного обеспечения, равного не менее половины суммы имущественных требований. Однако здесь проблема заключается в том, что иногда невозможно определить стоимость требования. К примеру, неизвестен достаточный размер встречного обеспечения в требовании об аресте контрафактного товара в неизвестном количестве Лабзин М.В. Обеспечительные меры по судебным делам о защите исключительных прав//2013 URL: http://www.intellectpro.ru/press/works/zashita_isklyuchitel_nyh_prav/#05.

Статья 91 АПК РФ имеет открытый перечень возможных мер по обеспечению иска, из которых гражданским кодексом выделены арест материальных носителей, контрафактных товаров и других объектов, содержащих нарушение права на объект охраны; запрет на осуществление определенных действий (например, запрет на опубликование произведения до установления авторства в судебном порядке), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ограничение доступа к определенным сайтам; возложение обязанности совершить определенные действия Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017)// «Парламентская газета», № 140-141, 27.07.2002, - ст.91. Так как применение обеспечительных мер к самим объектам интеллектуальной деятельности невозможно в силу их нефизической природы, предусмотренные меры прежде всего направлены на материальное выражение интеллектуальной деятельности: рукописи, продукты и т.д. По мнению председателя Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новосёловой, именно эта специфика интеллектуальной собственности и определила необходимость отражения процессуального института обеспечительных мер в «материальном» источнике права - ч.4 ГК РФ Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования - М.: "Норма", "ИНФРА-М", 2014.

Также, в силу п.28 Пленума об обеспечительных мерах возможно приостановление действий оспариваемых ненормативных правовых актов органов, в нашем случае Роспатента. Так, в деле №А40-91768/10-26-793 заявитель, обжалуя решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны его товарного знака, просил принять обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту регистрировать тождественные обозначения третьих лиц. Заявитель боялся, что за время рассмотрения спора третье лицо сможет зарегистрировать тождественное или сходное обозначение Лабзин М.В. Обеспечительные меры по судебным делам о защите исключительных прав//2013 URL: http://www.intellectpro.ru/press/works/zashita_isklyuchitel_nyh_prav/#05.

В некоторых специальных нормах законодатель счел нужным уточнение возможных обеспечительных мер. Так, в делах о защите авторских прав возможно применение запрета на любое использование произведения в целях введения его в гражданский оборот, наложение ареста на потенциально контрафактные экземпляры Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // «Парламентская газета», № 214-215, (21.12.2006), п.1 ст.1302. Такое указание в главе об авторских правах способствует более эффективной защите, при этом не ограничивая суд в применение обеспечительных мер по отношению к другим объектам интеллектуальной собственности, будь то товарные знаки, патенты и т.д.

Такие обеспечительные меры могут быть приняты в любое время на любой стадии процесса, если существует вероятность, что непринятие таких мер повлечет затруднения при исполнении судебного решения. Более того, существует возможность заявить о предварительных обеспечительных мерах, которые принимаются до подачи искового заявления в соответствующем суде, что позволяет оперативно решить существующие разногласие и обеспечить законный интерес заявителя в спорах о защите интеллектуальных прав. Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер лучше подавать в суд, которые обладает «эффективной юрисдикцией» в отношении объекта принимаемых мер. Это может быть суд по месту нахождения самого заявителя, имущества или денежных средств Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017)// «Парламентская газета», № 140-141, 27.07.2002, - пп.1 п.1 ст.127.1. При принятии соответствующих мер не происходит заслушивание ответчика, однако на заявителя возлагается обязанность подать исковое заявление в срок, указанный в определении о принятии обеспечительных мер. При этом подача искового заявления именно в суд, вынесший определение о принятии предварительных обеспечительных мер, необязательна Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер».

Стоит заметить, что принятие предварительных обеспечительных мер встречается редко, так как зачастую стороне сложно доказать, что любая задержка может повлечет большой ущерб.

Но предварительные обеспечительные меры могут быть полезны при импорте контрафактного товара с нарушением исключительного права на товарный знак. Соответственно, у правообладателя возникает необходимость отсрочить запуск в оборот контрафактных товаров, однако необходимые процедуры подготовки и подачи искового заявления могут существенно замедлить процесс. В таком случае, у правообладателя возникает право сначала подать заявление об аресте контрафактного товара, и впоследствии подать исковое заявление. Однако в таком случае необходимо встречное обеспечение.

В последнее время с принятием, так называемого, «Антипиратского закона», который представляет из себя целый ряд изменений, вносимых в законодательство России с целью не допустить нарушение прав правообладателей фильмов в сети «Интернет» использование предварительных обеспечительных мер, возросло и стало более доступным. Это может быть блокировка сайтов, копий сайтов-нарушителей, ограничение доступа к незаконно размещенной информации или ее удаление на информационном ресурсе, предусмотренные ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // Российская газета, № 165, 29.07.2006, - ст.15.2, ст. 15.4. Для принятия предварительных мер по защите авторских и (или) смежных прав нужно всего лишь заполнить форму, предусмотренную на сайте Мосгорсуда Стрельников В. «Антипиратский закон» против свободы в интернете //"ЭЖ-Юрист", 2013, № 35 . При подаче заявления необходимо приложить доказательства принадлежности прав на используемые в сети «Интернет» объекты интеллектуальной собственности заявителю и доказательства использования этих объектов нарушителем. В определении, выносимом судом, указывается срок, в течение которого заявитель должен подать иск в суд.

Особую важность на данном этапе развития информационного общества представляют доменные споры. Суть всех доменных споров сводится к правомерности или неправомерности использование в доменном имени чьего-либо средства индивидуализации, например товарного знака. Обеспечительные меры по доменным спорам также имеют свои особенности, ибо основной целью имеют сохранения status quo уже существующих отношений Право интеллектуальной собственности. Общие положения: Учебник. (том 1 и 2) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой) ). - М.: "Статут", 2017. Иными словами, мерами для обеспечения иска по доменным спорам будут являться запрещение администратору совершать действия с доменным именем, например, отчуждение, смену регистратора, а также запрет регистратору аннулировать доменное имя и передавать права администрирования доменного имени другому лицу Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2013 № СП-23/3 «Об утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору»// Журнал Суда по интеллектуальным правам (www.ips.arbitr.ru). Для принятия таких мер суду достаточно доказать наличие права на результат интеллектуальной деятельности и его нарушение. В силу высокой оборотоспособности доказывание вероятности затруднений при исполнении судебного решения необязательно.

В заключение хочется отметить, что обеспечительные меры в делах о защите интеллектуальных прав крайне важны. Они позволяют воздействовать на материальные носители быстро и эффективно, что служит пресечению нарушений исключительных прав в разумные сроки. Любая задержка, любой длительный характер нарушения, например, продолжающаяся продажа контрафактных товаров или нахождение материала на сайте нарушителя, способствует потере репутации и денежных средств правообладателей. Поэтому обеспечительные меры, в т.ч. предварительные, служат защите интересов правообладателей.

1.5 Доказывание и проведение экспертизы в спорах по интеллектуальным правам

Можно утверждать, что процесс доказывания в любом споре является важнейшим этапом в силу того, что он определяет результат рассмотрения спора. От того, как доказывают факты на них ссылающиеся лица, зависит то, в чью пользу будет вынесено решение.

Общим правилом доказывания можно назвать норму, согласно которой лицо должно доказать те имеющие значение обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование своей правовой позиции Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017)// «Парламентская газета», № 140-141, 27.07.2002, - ст.65. В делах, с участием государственных органов, их должностных лиц об оспаривании принимаемых ими решений или совершенных ими деяний бремя доказывания причин принятия оспариваемых решений возлагается на сильную сторону, т.е. на публичный орган, а не на заявителя.

В силу положений законодательства лица должны раскрыть свои доказательства, представить возражения до начала судебного заседания, однако зачастую лица это делают за несколько минут до заседания либо уже во время заседания. В таком случае, АПК РФ предусматривает запрет ссылаться на доказательства, с которыми стороны не ознакомлены. Но норма эта не действует, ибо такие запрещаемые доказательства могут быть важны для рассмотрения дела. Для соблюдения требований законодательства об ознакомлении лиц, участвующих в деле, с доказательствами суды предпочитают откладывать судебное заседание, что существенно затягивает процесс. Даже штрафное отнесение судебный расходов на лицо, нарушающее требования АПК РФ, не действует на участников процесса.

В спорах о защите интеллектуальных прав основным видом доказательств являются письменные и вещественные доказательства несмотря на то, что процесс является устным. Также часто встречающимся доказательством являются письменные объяснения участников процесса (отзывы, пояснения). Письменными доказательствами могут выступать лицензионные договоры, договоры об отчуждении прав, платежные поручения, счета, статусы заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, рефераты на изобретение и т.д.

Вещественные доказательства могут представлять из себя оригиналы рукописей, закупаемый контрафактный товар с незаконным использованием чужого товарного знака, записи фонограмм и иного рода диски.

Помимо этого, используются опросы общественного мнения как, например, в деле № СИП-46/2013 по заявлению Гагариной Е.Ю. (дочери космонавта Ю. Гагарина) об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку «Гагаринский торгово-развлекательный центр» Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2015 по делу № СИП-46/2013//Картотека арбитражных дел. Заявительница ссылалась на неправомерное использование имени ее отца в зарегистрированном товарном знаке (пп.2 п.9 ст.1483 ГК РФ), в то время как Роспатент и правообладатель оспариваемого товарного знака доказывали на отсутствие связи обозначения с именем Ю. Гагарина. Они указывали на то, что обозначение образовано от района Гагаринский, в котором и находится торговый центр. Конечное решение было вынесено в пользу наследницы Ю. Гагарина.

В качестве доказательства по делу был приведен опрос людей, который показал, что более 20% респондентов связывают название торгового центра с фамилией известного космонавта Там же..

Важным видом доказательства в силу специфики споров о защите интеллектуальных прав и их технической сложности является показания специалистов и заключения экспертов, о которых мы поговорим в конце данного параграфа.

Итак, факты, подлежащие доказыванию той или иной стороной, определяются в зависимости от предмета спора. Для континентальной правовой системы характерна свободная оценка доказательств по внутреннему убеждению судьи. В нашей системе отсутствует понятие «стандарт доказывания», которое представляет из себя некий критерий, согласно которому проводится оценка представленных доказательств и установление фактов, имеющих значение. В англо-саксонской системе это стандарты «баланса вероятностей» (balance of probabilities) в гражданско-правовых спорах и «за пределами разумных сомнений» (beyond reasonable doubt) в уголовном праве Будылин С. Стандарты доказывания в России и за рубежом//2014. С.1. URL: https://zakon.ru/blog/2014/02/12/standarty_dokazyvaniya_v_rossii_i_za_rubezhom_proekt_stati#comment_65024.

По мнению В. Страженецкого для споров о защите интеллектуальных прав, в особенности в спорах о смешении товарных знаков, необходимо пользоваться стандартом «баланса вероятностей».

Далее мы разберем некоторые виды споров и определим, что подлежит доказыванию в каждом из них и каким образом доказываются те или иные факты.

1) Считаем интересным распределение бремени доказывания в спорах о защите интеллектуальных прав и взыскании убытков или компенсации за нарушение.

Вопросы бремени доказывания подробно изложены в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах»// Российская газета, № 137, 28.06.2006,, который применяется не только к вопросам об авторских и смежных правах, но и к делам о защите интеллектуальных прав на средства индивидуализации.

Итак, в данном деле на истца возлагается бремя доказывания охраноспособности объекта (это может быть наличие патента, сертификат регистрации товарного знака), факт принадлежности исключительного права истцу и факт использования объекта в нарушение исключительных прав (без согласия правообладателя, без лицензионных договоров и т.д.) Алькова М.А. Предмет доказывания по делам о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав//Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2012. № 1 (83). С. 99.. Соответственно, на ответчика возлагается бремя доказывания использования объекта интеллектуальной собственности в соответствии с законом Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах»// Российская газета, № 137, 28.06.2006, п.14, к примеру, исчерпание права, необязательность согласия правообладателя, использование в личных или научных целях и т.д.

В подобных спорах наиболее часто встречающимся способом защиты права является именно взыскание компенсации в силу того, что размер такой компенсации не нужно доказывать. Каждый персонаж на майке, каждая песня на контрафактном диске являются самостоятельными нарушениями и за каждое присуждается компенсация. К примеру, на диск записано 10 песен. Каждая песня записана в нарушение смежного права истца, и за каждую песню суд может взыскать с нарушителя по 10 тыс. руб.

Компенсация относится к так называемым в английском праве «statutory damages», то есть убыток, размер которого установлен законом. Ее установление было необходимо в силу специфики объектов интеллектуальной собственности, их нематериальной природы и трудностей, возникающих в связи с невозможностью рассчитать даже приблизительный размер убытков Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края»// «Российская газета», № 292, 23.12.2016. Минимальный размер компенсации составляет 10 тыс. руб., максимальный - 5 млн. руб. При этом судебная практика вывела несколько критериев, в соответствии с которыми компенсация может быть снижена до уровня «ниже низшего».

Эта важная правовая позиция была высказана Конституционным судом России в постановлении от 13.12.2016 № 28-П Там же.. Суть первоначального спора заключалась в том, что ООО «Квадро-Паблишинг» обратилось с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Ю.В. Любивой с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на музыкальные произведения, автором и исполнителем которых является Стас Михайлов, а также на фонограммы этих музыкальных произведений.

Насчитанная истцом сумма компенсации составила 859 тыс. руб., однако суд первой инстанции снизил ее до 15 тыс. руб. СИП не согласился с данным решением и отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, указав на то, что каждая песня, записанная на диск, является самостоятельным объектом и составляет одно нарушение, а значит, снижение компенсации до 15 тыс. руб. было неправомерным. Тогда суд первой инстанции обратился в Конституционный суд. В свою очередь КС РФ допустил возможность уменьшать размер компенсации «ниже низшего», если 1) сумма компенсации явно не соразмерна причиненному правообладателю вреду 2) нарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые 3) нарушение прав на интеллектуальную собственность не составляет существенную часть предпринимательской деятельности ИП и не носит грубый характер (например, грубым будет считать факт того, что ИП знал, что своими действиями он нарушает права правообладателя) Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края»// «Российская газета», № 292, 23.12.2016.

Бремя доказывания этих фактов лежит на ответчике. Данное постановление КС изменило практику судов в делах о взыскании компенсации, однако многие суды еще не успели перестроиться, и большое количество дел попадает в СИП для обжалования. Очень часто это дела, связанные с использованием персонажей и товарных знаков «Маша» и «Медведь», герои «Смешарики», «Фиксики» и т.д. мелкими предпринимателями-изготовителями тортов, продавцами одежды с их изображениями и прочее.

Однако данное постановление содержит позицию contra legem с лат. - против закона, противоречащее закону , а соответствующих изменений в ГК РФ внесено не было. Получается, что складывающаяся в настоящее время практика идет в разрез в прямым требованием закона. Полагаем, что такое положение дел должно быть изменено в ближайшее время, так как оно подрывается доверие лиц к правосудию.

2) Часто встречающимся делом является оспаривание регистрации того или иного товарного знака по причине его несоответствия требованиям ст.1483 ГК РФ, а именно сходству до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет. Кроме того, установление сходства обозначений необходимо и в спорах о нарушении исключительного права на товарный знак или персонаж.

Такой вопрос встал в недавнем деле СИП № А72-11454/2017. В деле рассматривался помимо прочего вопрос сходства всем известного персонажа медвежонка «Тэтти Тедди Ми Ту Ю» и изображения на продаваемых ответчиком магнитиках. В данных дела опять же истец доказывает наличие сходства товарных знаков и, соответственно, факт нарушения. Ответчик же ссылается на соответствие его действий требованиям закона и на различность анализируемых объектов интеллектуальной собственности.

Существуют Методические рекомендации Роспатента по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждены приказом Роспатента от 31.12.2009 №197). В них указано, что при изучении сходства изобразительных товарных знаков, именно производимое ими на потребителей первое впечатление является самым важным. Так, если при первом взгляде на товарные знаки, они кажутся сходными, то даже несмотря на последующее установление их различий в отдельных элементах, суд будет руководствоваться именно первым впечатлением. Таким образом, обозначения считаются сходными до степени смешения, если они ассоциируются друг с другом, независимо от отличий Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32). Помимо этого, проверяется внешняя форма обозначений, семантика, симметрия, сочетание цветов и многое другое Там же. п.14.4.2.

Кроме того, вопрос о сходстве товарных знаков является вопросом факта и суд может разрешить данный вопрос самостоятельно, без привлечения экспертов Информационное письмо президиума ВАС РФ от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» п.13. По нашему мнению, данная позиция была высказана с намерением сократить производство по делам, ибо привлечение экспертов для дачи заключения существенным образом затягивали процесс.

3) Интересен предмет доказывания и в спорах о защите исключительного смежного права на базу данных. Такие дела не являются частыми, однако в настоящее время в СИП идет резонансное дело № А40-18827/2017 по иску ООО «В Контакте» к ООО «ДАБЛ». Свою защиту ответчик строит на основании ст. 1334 и 1335.1 ГК РФ.

Так, для установления факта нарушения прав на базу данных необходимо доказать следующее:

Возникновение исключительного права на базу данных у истца (доказывается истцом через доказывание существенных затрат на создание базы данных и содержание не менее 10 000 самостоятельных информационных элементов, составляющие базу) Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // «Парламентская газета», № 214-215, (21.12.2006), п.1 ст.1334.

Доказывание факта извлечения и использования существенной части материалов из базы.

Если не имело место быть существенное извлечение материалов, то необходимо доказать неоднократность извлечения, противоречие нормальному использованию базы данных, ущемление интересов истца.

Подводя итоги изучения предмета доказывания по некоторым делам, можно сделать вывод о том, что по общему правилу подлежат доказыванию следующие обстоятельства. Истцом: факт охраноспособности объекта интеллектуальной собственности, факт принадлежности ему исключительных прав, факт нарушения права ответчиком. Ответчику же необходимо доказать использование объекта интеллектуальной собственности в соответствии с законом, либо использование другого объекта, не сходного до степени смешения с объектом истца.

Далее перейдем более подробно к назначению экспертизы в делах о защите интеллектуальных прав, ибо сущность споров зачастую определяет некоторые особенности данного института. Более того, особо сложный характер изучаемых нами споров делает экспертизу довольно частым явлением, ибо экспертиза необходима в тех случаях, когда знаний судей недостаточно для оценки обстоятельств дела наиболее полным образом. Заключение эксперта по делам о защите интеллектуальной собственности иногда оказывается важнейшим средством доказывания определенных фактов, на которые в свою очередь будет ссылаться суд при вынесении решения.

Несмотря на всю важность института экспертизы на данный момент не существует никакой единой методологии ее проведения. Институт стоится лишь на соответствующих частях в процессуальных кодексах, а сами эксперты руководствуются несколькими методическими рекомендациями Роспатента Информационное сообщение о требованиях к представлению изображения объемного обозначения в заявке на государственную регистрацию товарного знака; Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утверждены приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198; Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждены приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197. Отсутствие единых подходов к назначению и проведению экспертиз становится причиной массы вопросов Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации (под ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой). С.21., к примеру, у сторон возникают проблемы с выбором эксперта, определением круга вопросов, на которые должен ответить эксперт, а также с оценкой результатов экспертного исследования.

Как известно из ст. 1225 ГК РФ, на настоящий момент 16 объектов интеллектуальной собственности являются охраноспособными, и именно они могут служить объектами судебной экспертизы. Анализируя Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237, можно сделать вывод о том, что в области споров о защите интеллектуальной собственности применимы следующие виды экспертиз: почерковедческая, автороведческая, техническая, фототехническая, психологическая, лингвистическая Приказ Минюста России от 27.12.2012 N 237 (ред. от 19.09.2017) "Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России"//"Российская газета", N 24, 06.02.2013.. Однако это лишь небольшой перечень возможных типов, т.к. большая часть фактически проводимых экспертиз не имеют законодательно установленного названия, к примеру, патентно-технические.

При рассмотрении дело о защите интеллектуальных прав может возникнуть целый ряд вопросов, таких как: оригинальность произведения, установление фактов заимствования частей произведения, сходство подаваемых на регистрацию товарных знаков, применимость и полезность патентуемого изобретения и многие другие Пфейфер Е.Г. Некоторые организационные аспекты назначения судебных экспертиз по делам, связанным с защитой интеллектуальных прав// Вестник Университета имени О.Е. Кутафина, 2015.. И для нахождения ответов на каждый вопрос необходим эксперт в той или иной области искусства, литературы, техники и науки, ибо очевидно, что даже при наличии у судьи специального технического образования, он не может знать все и в области искусства и наоборот. Основной целью экспертизы является установление точных сведений о испрашиваемых фактах Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации (под ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой). С.22..

Общие вопросы назначения экспертизы содержатся в ст. 79 ГПК РФ и в ст. 82 АПК РФ в главах о доказывании, то есть о получении сведений о фактах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017)// «Парламентская газета», № 140-141, 27.07.2002, - ст. 64.

Чаще всего экспертиза назначается по ходатайству лиц участвующих в деле. В случаях предусмотренных законом она может быть инициирована самим судом, однако это происходит довольно редко, потому что предусмотренных законом обязательных случаев назначения экспертизы в делах о защите интеллектуальных прав на данный момент нет. После заявления ходатайства суд спрашивает у других лиц о наличии возражений против такого ходатайства. Обычно противоположная сторона возражает против удовлетворения ходатайства, особенно когда ходатайствующая стороны также просит о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении.

Если ходатайство вообще не было заявлено, то для назначения экспертизы необходимо согласие хотя бы одного лица, участвующего в деле Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» // Вестник ВАС РФ, № 6, июнь, 2014, - п.6 . При этом если согласие не было получено, ходатайство не заявлено, то суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам, и риск несовершения процессуальных действий лежит на сторонах.

Как можно было заметить, вся часть 4 ГК РФ изобилует сложными техническими терминами, например, изобретательский уровень, уровень техники и т.д. Для обычного читателя данные понятия сложны для понимания, однако описание сложных технических вещей невозможно без использование особой терминологии. К тому же, эта терминология является правовой, но отражает техническую сторону вопроса. Именно поэтому при выборе эксперта необходимо ориентироваться и на его знания в праве. Поймет ли эксперт, что продукт, а что есть способ технического решения? Таким образом, зачастую в роли экспертов выступают патентные поверенные, однако этого статуса не достаточно для возможности быть экспертом. Компетентность эксперта должна подтверждаться специальными документами, ибо любую слабую сторону выбранного эксперта противная сторона может использовать для дискредитации показаний.

При этом не разрешается привлекать специалистов и экспертов, связанными с правообладателями трудовыми или иными договорными отношениями во избежание конфликта интересов. Такие лица в случае необходимости могут быть привлечены только в качестве свидетелей по делу Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» // Российская газета, № 137, 28.06.2006 - п.15.

Очень часто в спорах о защите интеллектуальных прав приходят к помощи комплексной экспертизы Пфейфер Е.Г. Некоторые организационные аспекты назначения судебных экспертиз по делам, связанным с защитой интеллектуальных прав// Вестник Университета имени О.Е. Кутафина, 2015.. К примеру, для оценки сходства товарных знаков возможно привлечение эксперта-искусствоведа, лингвиста и психолога. Первый проведет оценку графической составляющей, определит, какой цвет является доминирующим или насколько сильно оттенки одного цвета выглядят идентичными в глазах потребителей. Второй эксперт проведет анализ смысловой нагрузки (семантическое толкование), а психолог оценит то, какое впечатление в общем производят исследуемые товарные знаки и сходны ли они до степени смешения.

Важным является и определение круга вопросов, но которые должен ответить эксперт в своем экспертном заключении. Финальный список вопросов определяется судом. При этом эксперт не может отвечать на вопросы права. Например, только суд может признать какой-либо товар или материальный носитель контрафактным или ответить на вопрос, отвечают ли определенные признаки критерию «изобретательский уровень», ибо понятие контрафакт и изобретательский уровень являются правовыми Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2010 г. по делу № А40-20875/09-5-246; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» // Российская газета, № 137, 28.06.2006 п.15.

Однако место, где проходит граница между вопросами права и вопросами факта пока нечеткая. Она создается судебной практикой.

Еще одной важной фигурой в делах о защите интеллектуальных прав является специалист. Изначально СИП планировался как судебный орган, объединяющий судей-патентоведов Попова С.С. Проблемы становления Суда по интеллектуальным правам в России // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2013. N 6. С. 100.. Однако такое ограничение судей требовало внесение изменений в Конституции и иных материальных и технических затрат. При этом необходимость в лице, обладающим специальными знаниями по тому или иному вопросу интеллектуальной собственности, не отпала. Это обусловило появления в арбитражном процессе «специалиста» благодаря изменениям, внесенным Федеральным законом № 422-ФЗ Федеральный закон от 08.12.2011 № 422-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // «Российская газета", N 278с, 10.12.2011.

Суд привлекает специалиста для «устной консультации» по вопросам его интересующим. При этом в отличие от эксперта, именно суд инициирует привлечение специалиста Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017)// «Парламентская газета», № 140-141, 27.07.2002, -. ст.87.1. Обычно для решения сложных технических задач в узкой сфере. Консультация специалиста способствует установлению определенных фактов, правильному разрешению сложного спора, поэтому и может выступать доказательством.

При этом очень важно отличать лицо, к которому обращаются в качестве специалиста и которое обладает специально предусмотренными статьей 55.1 АПК РФ правами и обязанностями, от лица, к которому обращается СИП с запросом в силу ч.1.1. ст.16 АПК РФ Данное полномочие СИП будет более поробно проанализировано в главе, посвященной специализированному суду.. Так, адресат запроса не обладает правом отказаться отвечать на запрос, при этом такое лицо не считается лицом, участвующим в деле.

Кроме того, направление запроса или привлечение специалиста не является основанием для приостановления производства по делу в силу ст. 144 АПК РФ, предусматривающей такую возможность для проведения экспертизы.

Вопросы направления запроса процессуальным кодексом почти не регламентированы, что считаем не совсем правильным. Единственный источник хоть как-то разграничивающий адресата запроса и специалиста - Справка о некоторых вопросах привлечения специалистов и направления запросов Судом по интеллектуальным правам Справка о некоторых вопросах привлечения специалистов и направления запросов Судом по интеллектуальным правам (Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 года № СП-21/89). Полагаем, что необходимо закрепить определенные права и обязанности за адресатом запроса, либо распространить на него нормы о специалисте на законодательном уровне.

Глава 2. Защита имущественных (исключительных) и личных неимущественных прав в Суде по интеллектуальным правам

2.1 Специализированный суд по защите интеллектуальных прав в судебной системе России

Будучи первым специализированным судом, Суд по интеллектуальным правам занимает особое место в судебной системе России. Появление СИП ждали многие эксперты, однако создание и деятельность суда по сей день вызывает неоднозначную реакцию. Идея создания СИП появилась довольно давно, что отражено в работах Мещерякова В.А., Орлова В.В., Добрынин О.В., Юсуфова А.Ш. и многих других Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации (под ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой). С.30.. Они обосновывали необходимость создания Патентного суда особой сложностью дел о защите интеллектуальных прав, приводили в пример опыт Германии и Японии.

В 2010 г. в Государственную Думу Федерального Собрания РФ инициативная группая внесла законопроект ФКЗ «О патентных судах Российской Федерации», предусматривавший создание целой системы патентных судов, однако проект подвергся критике в связи с невозможностью его материального и технического обеспечения Буробина Е.В. О новом суде по интеллектуальным правам // Адвокатская практика, 2013. - N 1. С. 29. В дальнейшем создание СИП поддерживалось ВАС РФ.

Суд был создан в 2013 году, именно тогда были внесены изменения в ФКЗ «Об арбитражных судах РФ» и в ФЗ «О судебной системе РФ» федеральным конституционным законом от 06.12.2011.

Создание СИП было направлено на достижение таких целей, как более эффективное рассмотрение споров о защите интеллектуальных прав. Принятие в 2006 г. четвертой части Гражданского кодекса, увеличение объема дел о защите интеллектуальных прав, выход из кризиса поспособствовали реализации идеи Патентного суда, уже многие годы будоражащей умы правоведов. А. Иванов, бывший Председатель ВАС РФ, высказывался по этому поводу следующим образом: «Идеи о создании... Суда высказывались и раньше, но сейчас это стало особенно актуальным в связи с принятием IV части ГК РФ, изменившей подход к рассмотрению патентных споров. К тому же довольно сильно увеличилось количество дел. …В последнее время нагрузка на судей в Арбитражном суде города Москвы составляла 109 дел в месяц. При таких условиях специализация отдельных судей на соответствующих категориях дел либо не даст результата, либо приведет к неравенству между судьями» Интервью с А.А. Ивановым URL: https://ria.ru/politics/20080417/105293428.html.

Дело в том, что защита интересов правообладателей, восстановление нарушенных прав в полной мере было невозможно при уровне правосознания, которым обладали и обладают жители России в данный период времени Добрынин О.В. Суд по интеллектуальным правам как действенный механизм, направленный на повышение эффективности системы защиты интеллектуальной собственности в России // "Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 2, декабрь 2013 г., с. 57-63.. Это касалось как правообладателей, так и судей в разных регионах.

При этом многие государственные деятели, например, В. Груздев, (бывший депутат Государственной Думы) высказывались и против СИП, называя его создание и функционирование бессмысленной тратой бюджетных средств Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации (под ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой). С.37..

Аналогичный опыт специализации суда по интеллектуальной собственности наблюдается в Германии (федеральный патентный суд Германии), в Австрии (Верховный сенат по патентам и товарным знакам) и в Китае, где созданы судебные составы, занимающиеся только вопросами интеллектуальной собственности Говорушко Я.В. Особенности производства в суде по интеллектуальным правам// Правопорядок: история, теория, практика, 2017 .

Именно опыт патентного суда Германии стал во многом прообразом аналогичного суда в России Новоселова Л.А., Рожкова М.А. О консультации специалиста при разбирательстве дел в Суде по интеллектуальным правам // Вестник ВАС РФ. 2013. N 5. С. 113.. Изначальной причиной создания специального суда в Германии стала норма, согласно которой орган исполнительной власти не мог выносить по делу окончательные решения. Необходимо было создать орган судебной власти, в который могли бы обжаловаться решения патентного ведомства, что, в свою очередь, также определило и компетенцию СИП. Так и был создан Федеральный патентный суд Германии.

В силу того, что Палата по патентным спорам является подразделением ФИПС, который, в свою очередь, принадлежит Роспатенту, Палата не может быть последней контролирующей решения Роспатента инстанцией. Решения должны проверяться вышестоящим по отношению к Роспатенту органом, а не его подразделением Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности. - М.: Статут, 2016. Этими причинами и обусловлено создание СИП и определение вопросов, подлежащих рассмотрению СИП по первой инстанции.

Г-жа Рожкова, как и многие другие специалисты в области интеллектуального права, полагает, что Палата по патентным спорам является по вышеназванным причинам ненадлежащим органом для обжалования решений Роспатента Там же.. При этом иного органа не создано, а Постановление Пленума №5/29 в п.22 предусматривает обязательных досудебный порядок обжалования решений, в нарушение толкования норм главы 24 АПК РФ.

Будучи согласными с мнением М. А. Рожковой, мы полагаем, что якобы обязательная ступень обжалования решений Роспатента в Палате лишь затрудняет и замедляет решение дела, способствует ограничению доступа к правосудию, что является нарушением ст.6 Европейской конвенции прав человека «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950)// «Собрание законодательства РФ», 08.01.2001, № 2, ст. 163,. Очевидно, что административная ступень существует для разгрузки судов, тем не менее, большинство дел из Палаты впоследствии обжалуются в СИП сторонами, недовольными результатом. И даже при таком положении вещей СИП загружен далеко не полностью.

Как уже было сказано, исследуемая нами категория споров относится к сложной. Это связано с тем, что стороны зачастую не осознают своих прав вследствие недостаточного опыта, что влечет подачу неосновательных исков, отсутствие достаточных доказательств и т.д., а судьи неспециализированного суда не обладают достаточными знаниями Шереметьева А.К. Перспективы совершенствования правил подведомственности и подсудности по делам о защите интеллектуальных прав // Ученые заметки ТОГУ. 2013. Т. 4. № 4. С. 1145.. Споры о защите интеллектуальных прав требуют особой специальной подготовки для оценки фактов надлежащим образом (например, фактов сходства до степени смешения товарных знаков), поэтому многие судьи в СИП имеют помимо юридического и специальное техническое образование. Например, судья СИП Силаев Р. В. имеет диплом по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», судья Рассомагина Н. Л. получила первое высшее образование в университете им. Н.Э. Баумана, судья Рогожин С. П. окончил физико-технический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, а судья Васильева Т.В. окончила тот же университет по специальности «Механика, прикладная математика». Судьи СИП действительно являются профессионалами своего дела, а участие в деле экспертов и специалистов еще больше способствует правильному разрешению дела.