Договір про трансфер технології: проблеми та шляхи їхнього розв'язання у контексті інтернаціоналізації

M. Lazarenko, PhD (Law)

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Essential terms of the technology transfer agreement: problems and solutions within the context of internationalization

The article is devoted to define the legal nature of a technology transfer agreement, its content, and constituent elements. The subject matter of the technology transfer agreement is defined. The necessity of specifying the list of objects of intellectual property rights that can be the object of technology transfer is noted. It is determined that together with the objects of intellectual property rights, the objects of technology also include scientific and scientific-applied results of know-how, which reflect a list, terms, procedure, and sequence of operations, the process of production and/or sale and storage of products. This leads to limitations in the possibilities of applying the provisions of Chapter 75 of the Civil Code of Ukraine to such agreements. The conclusion about the redundancy of the list of mandatory provisions of the technology transfer agreement, as well as the risks, the occurrence of which may be a consequence of the lack of reflection in the technology transfer agreement of each of these mandatory provisions (such an agreement could potentially be considered as voidable). It is determined that specific essential terms of the technology transfer agreement specified by law should be the subject of separate agreements and not be part of the transfer of property rights to the technology or its components.

Вступ

Роль договору важко недооцінити, оскільки внаслідок його укладання сторони самостійно визначають права й обов'язки, тим самим встановлюючи для себе прийнятний правовий режим регулювання взаємних відносин. Договір як юридичний факт має наслідком виникнення зобов'язання, тобто приводить до перенесення нормативних приписів - абстрактних правових норм, що містяться в цивільному законодавстві, у площину конкретних правових відносин [1, с. 72].

Не є винятком і сфера трансферу технологій, оскільки саме комерціалізація об'єктів технології, що здійснюється, зокрема й завдяки договорам про трансфер технологій, є однією із рушійних характеристик розвинених економік. Незважаючи на те, що в Україні законодавчий базис з питань нормативно-правового регулювання трансферу технологій був упроваджений ще 2012 р. з прийняттям Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", окремі його положення досі не гармонізовані повною мірою із положеннями Цивільного кодексу України і не відповідають реаліям правозастосовчої ні національної, ні світової практики. Через що юридичний понятійно-категоріальний апарат у сфері технологічного трансферу, а також нормативно-правові умови й особливості укладання договорів про трансфер технологій в Україні потребують уточнення й удосконалення.

Трансфер технологій і договори про трансфер технологій були предметом досліджень вітчизняних науковців, таких як В. Дмитришин, К. Іванова, Ю. Капіца, І. Новікова, Б. Падучак, С. Петренко, О. Орлюк. Однак проведені дослідження не висвітлюють усі аспекти цивільно-правового регулювання договірних відносин у трансфері технологій станом натепер, що зумовлює актуальність пропонованого дослідження.

Основна частина

Нині, згідно із чинним законодавством, договір про трансфер технології визначають як договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передають майнові права на технологію або її складові [2]. Попередня редакція Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" містила орієнтовний перелік договорів про трансфер технологій, серед яких визначали такі договори: про поставку промислової технології; технічно-промислової кооперації; про надання технічних послуг; інжинірингу; про створення спільних підприємстві; про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання; комерційної концесії (франчайзингу). Поточна редакція закону містить лише бланкетну норму, згідно з якою трансфер технології відбувається за допомогою договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, але з урахуванням істотних умов договору про трансфер технології, передбачених законом [2, ст. 20]. Такий підхід законодавця дозволяє зробити обґрунтований висновок, що "договори про трансфер технології будують за моделлю договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" [3, с. 126].

Ураховуючи зазначене, до договорів про трансфер технології мають застосовувати і загальні вимоги, які висувають до договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, зокрема й вимог щодо форми укладання таких договорів (ст. 1107 ЦК України), а також їхньої державної реєстрації (ст. 1114 ЦК України).

Головною характеристикою будь-якого цивільно-правового договору є його зміст, тобто умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, й умови, що є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Згідно з положеннями ст. 638 ЦК України, істотними умовами цивільно-правового договору є умови про його предмет, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів такого виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди [4].

Обов'язковою і визначальною істотною умовою будь- якого цивільно-правового договору є умова про предмет договору. Без предмета договірне зобов'язання взагалі не може існувати. А втім, у теорії цивільного права питання щодо предмета договору досі залишається дискусійним. Одні вчені-цивілісти (М. Агарков, С. Денисов та ін.) розглядають предмет договору лише як певне майно, інші (В. Вітрянський, С. Шимон та ін.) - як певну правомірну дію, обумовлену змістом договору [5, с. 41]. Згідно із третьою позицією автори зараховують до предмета договору як дії, що мають бути вчинені, так і речі, з якими вчиняться відповідні дії [6, с. 184]. Зазначені підходи до розуміння предмета договору знайшли своє багатогранне відображення і в питанні щодо визначення предмета договору про трансфер технології. Не зупиняючись детально на цій загальнотеоретичній цивілістич- ній проблематиці, зауважимо, що предмет договорів у сфері трансферу технологій, які будують за моделлю договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, містить такі ознаки:

* має нематеріальний характер,

* є результатом інтелектуальної діяльності людини,

* його можна розглядати як благо і як дії [7, c. 40].

Водночас окремі дослідники договорів у сфері трансферу технології визначають їхній предмет лише як технологію, тобто як результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних й інших рішень про перелік, термін, порядок і послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг [8, c. 53]. З такою тезою не можна погодитись, адже згідно з договором про трансфер технології повністю чи частково передають майнові права на технологію або її складові.

Відповідно, під предметом договорів у сфері трансферу технології слід розуміти майнові права на технологію або її складові (предмет як благо) та дії з передання (розпоряджання) майновими правами на технологію або її складові (предмет як дії).

Об'єктом зобов'язання у сфері трансферу технологій є об'єкт технології, під яким розуміють наукові та науково-прикладні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (зокрема винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп'ютерні програми, комерційні таємниці), ноу-хау, де відображено перелік, терміни, порядок і послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації та зберігання продукції, надання послуг [2, c. 1].

Водночас нагальною потребою вважаємо уточнення переліку об'єктів права інтелектуальної власності, що можуть бути об'єктом трансферу технології, оскільки використання прислівника "зокрема" у законодавчій дефініції поняття "об'єкт технології" свідчить про невичерпність перерахованих термінів. Проте законодавство у сфері інтелектуальної власності містить й обмеження щодо можливості розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності для окремих об'єктів. Наприклад, відповідно до положень ч. 2 ст. 490 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передають іншій особі лише разом із цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною [4]. З огляду на це можливостей розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на географічне зазначення взагалі не передбачено. Коли характеристики товару, який виготовляють, зумовлені головним чином географічним місцем його походження, і хоча б один з етапів виробництва товару здійснюється на визначеній географічній території на основі систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, термін, порядок і послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції (технології), то особа, якій частково передають майнові права на технологію або її складові за договором про трансфер технології, зможе використовувати оригінальне географічне зазначення щодо виробленого нею товару тільки у випадку, якщо виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування товару буде здійснено в межах того ж самого географічного місця, що й виробництво первісного товару.

Варто особливо підкреслити, що поряд з об'єктами права інтелектуальної власності до об'єктів технології також входять наукові та науково-прикладні результати, ноу-хау, у яких відображено перелік, терміни, порядок і послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації та зберігання продукції, надання послуг [9]. У зв'язку із чим доцільно погодитись із тезою В. Дмитришина, що термін "технологія" має комплексний характер й охоплює:

* захищені охоронними документами об'єкти (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);

* не захищені охоронними документами об'єкти, якими можуть бути: а) об'єкти, які не є патентоспроможними за своєю суттю й чинним законодавством (комерційна таємниця, ноу-хау); б) об'єкти, що не є патентоспроможними внаслідок неможливості отримання правової охорони через невідповідність умовам патентоздатності; в) об'єкти, які отримують захист унаслідок факту їхнього створення (об'єкти авторського права); г) об'єкти, які за своєю суттю є патентоспроможними, проте не отримали правової охорони патентами або через незавершену процедуру розгляду патентної заявки, або внаслідок відмови власника від їхнього патентування;

* наукові та науково-прикладні результати [10, c. 49].

Крім того, із закінченням термінів правової охорони об'єкти права інтелектуальної власності будуть переходити до суспільного надбання, водночас залишаючись науково та науково-прикладними результатами, а отже - й об'єктом технології.

Проаналізувавши ст. 19 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", можна дійти висновку, що законодавець виділяє дві групи істотних умов договору про трансфер технологій:

1. Ті, що визначені законом прямо як істотні:

1) перелік складових технологій, що передаються (з визначенням їх функціональних властивостей та гарантованих показників);

2) ціна технологій чи розмір плати за їх використання;

3) строки, місце та спосіб передачі технологій та/або їх складових;

4) умови передачі технічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації та забезпечення функціонування обладнання, придбання чи оренди, монтажу і використання машин, обладнання, комплектувальних частин та матеріалів;

5) розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технологій, а також вид виплат (разові платежі - паушальні, періодичні відрахування - роялті або інші види виплат);

6) відповідальність сторін за порушення умов договору;

7) порядок вирішення спірних питань стосовно виконання умов договору.

2. Умови, які повинні бути ["є необхідними для договорів даного виду" - прим.] включені до договорів про трансфер технологій:

8) ліцензії та її умови на використання технологій та їх складових;

9) умови про територіальні обмеження (заборона використовувати передані за договором технологію, її складові на території, не передбаченій у договорі);

10) умови про обмеження галузі застосування технологій та їх складових;

11) умови щодо порядку надання субліцензій на складові технології третім особам (у разі потреби включення третіх осіб у технологічний процес виробництва продукції), крім випадків передачі прав на використання знаків для товарів і послуг, комерційних (фірмових) найменувань, з визначенням обмежень права на використання технології та її складових, включаючи обмеження кола осіб, яким дозволено використовувати складові технологій і мати доступ до інформації про них;

12) умови щодо передачі прав на ноу-хау, техніко- економічні обґрунтування, плани, інструкції, специфікації, креслення та інші інформаційні матеріали про технології та їх складові, необхідні для ефективного їх використання, включаючи обмеження, пов'язані з умовами збереження конфіденційності інформації про технології та їх складові під час їх використання;

13) умови щодо проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення;

14) умови про надання консультацій та послуг з проектування, асистування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію технологій, і управлінського персоналу особи, якій передаються права на технологію та її складові;

15) умови про страхування технологій та їх складових;

16) умови щодо порядку компенсації витрат, пов'язаних з трансфером технологій, включаючи пристосування технологій та їх складових до умов підприємства, наукової установи, організації та вищого навчального закладу, де вони будуть використовуватися, навчання персоналу;

17) умови щодо обмежень, що стосуються діяльності сторін у разі закінчення строку дії договору, його розірвання або виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) [2, ст.19].

Такий розширений імперативний підхід щодо переліку істотних умов договору вважаємо помилковим та надмірним з багатьох підстав.

По-перше, у разі якщо сторони не досягли згоди з усіх сімнадцяти істотних умов договору, що визначені законодавством, такий договір потенційно можна вважати неукладеним (таким, що не відбувся). Сама лише відсутність у договорі тієї чи іншої істотної умови (умов) може свідчити про його неукладання, а не про недійсність [11 ]. Факт неукладеності договору про трансфер технологій може бути встановлений судом внаслідок розгляду спору про повернення безпідставно набутого майна на підставі положень гл. 83 ЦК України.

По-друге, вважаємо, що окремі істотні умови договору про трансфер технології зайвий раз дублюються законодавцем ("розмір плати за використання технології" та "розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технологій, а також вид виплат"), що негативно впливає на рівень юридичної техніки нормативно-правового акта.

По-третє, як правильно зауважує Б. Падучак, деякі із зазначених в згаданому законі істотні умови взагалі не можуть міститися в певних видах договорів, адже вони не відповідають змісту останніх. Наприклад, при укладанні ліцензійного договору права на ноу-хау взагалі можуть бути відсутні в ліцензіара, а тому їх передача апріорі неможлива. Натомість Закон містить таку істотну умову, як передача прав на ноу-хау, техніко-економічні обґрунтування, плани, інструкції тощо (абз. 14 ч. 1 ст. 19 Закону) [12, с.158].

По-четверте, деякі із зазначених умов можна застосовувати тільки для ліцензійних договорів (ліцензії та її умови на використання технологій та їхніх складових; територіальні обмеження; порядок видачі субліцензій). Натомість договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ліцензійними договорами не обмежуються.

По-п'яте, викликає сумніви доцільність виділення окремих "істотних умов" договору про трансфер технології, зокрема про "відповідальність сторін за порушення умов договору", оскільки в разі відсутності в договорі таких положень можна застосовувати положення гл. 51 ЦК України.

По-шосте, вважаємо, що законодавець застосовує непослідовний підхід щодо істотних умов договору про трансфер технологій у прив'язуванні до договорів, які можуть укладатися разом із таким договором. Послуги обслуговування обладнання та проведення комплексу інженерних, екологічних або інших робіт, необхідних для застосування технологій та їхніх складових, наприклад, законодавець визначає як окремі договори (ст. 20 Закону), тоді як положення щодо надання консультацій (консультаційних послуг) і послуг із проєктування, асистування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію технологій, і управлінського персоналу особи, якій передаються права на технологію та її складові (абз. 16 ч. 1 ст. 19 Закону), визначені як умови, що "повинні бути внесені" до договору про трансфер технологій. Очевидно, що зазначені дії є предметом окремих договорів, а не є складовою передачі майнових прав на технологію або її складові. Навіть якщо укласти змішаний чи комплексний договір, який міститиме положення щодо трансферу технологій і надання консультаційних послуг, послуг з проєктування, асистування та навчання кадрів, платежі за надання таких послуг не можна вважати роялті, адже за своєю суттю вони не є платою за права інтелектуальної власності. Такі послуги мають надавати за окрему плату, яку будуть оподатковувати інакше, ніж роялті. Крім того, надання подібних послуг має передбачати додаткову обачність суб'єктів трансферу технологій і враховувати вимоги податкового законодавства, а також практику його застосування. Діяльність із надання послуг, наприклад, має бути відображена у видах економічної діяльності суб'єкта господарювання, що їх надає, та внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань. Інакше укладання подібного договору надання послуг спричинить: 1) ризик обов'язкового переходу виконавця на загальну систему оподаткування на підставі п. 7 п.п. 298.2.3 Податкового кодексу України (у випадку, якщо виконавець перебуває на спрощеній системі оподаткування) та 2) ризик можливого визнання відсутності факту реальності здійснення господарських операцій між суб'єктами трансферу технологій та застосування до них штрафних (фінансових) санкцій [13, 14]. З метою мінімізації юридичних ризиків (насамперед - податкових) та підвищення загального рівня юридичної техніки відповідних угод між сторонами (уникнення комбінування різних договірних конструкцій), є цілком слушною думка Ю. Капіци щодо доцільності оформлення трансферу технологій не за одним договором, а за різними договорами, що різняться предметом договору [15, с. 69]. Водночас такі договори можуть мати перехресні посилання один на одного.

Висновки

договір трансфер технологія інтернаціоналізація

Ураховуючи зазначене, вважаємо за необхідне суттєво скоротити перелік істотних умов договору щодо трансферу технологій, що визначені законодавством. У профільній науковій літературі можна зустріти окремі пропозиції щодо такого скорочення. Б. Па- дучак, наприклад, пропонує визначати такий перелік істотних умов договорів про трансфер технологій, якими, окрім істотних умов, які встановлені ЦК України та іншими законами України, є: опис технології, передача прав на яку здійснюється, перелік складових технології, що передаються; терміни дії документів, що посвідчують виключні майнові права на результати інтелектуальної діяльності; ціна технології чи розмір плати за її використання; терміни, місце та спосіб передачі технології; розмір, порядок й умови виплати винагороди за використання технології, а також вид виплат; крім того, для договорів про передачу технологій, які були створені за рахунок державних коштів, істотними умовами є план реалізації технології, що забезпечує її практичне застосування (упровадження), та порядок і терміни надання звітності про виконання такого плану [8, с.8]. Зазначена пропозиція є доволі дискусійною, адже термін чинності майнових прав інтелектуальної власності на певний об'єкт не визначає власне "термін чинності документів":

1) не завжди цей документ наявний апріорі (наприклад, авторське право виникає з моменту створення твору і не потребує дотримання жодних формальностей) та

2) жодних змін до самого охоронного документа (свідоцтва, патенту) щодо продовження строків правової охорони не вноситься.

Доцільнішим вважаємо передбачити у ст. 19 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" як мінімально необхідний для договорів про трансфер технологій такий імперативний перелік істотних умов договору:

* перелік складових технологій, що передаються, разом з їхнім описом;

* розмір, порядок й умови виплати винагороди за використання технологій;

* термін надання майнових прав на технологію або її складові (оскільки, як було нами зазначено, до об'єкта технології можуть входити не лише об'єкти права інтелектуальної власності і, як наслідок, загальний підхід, що закладений у ч. 3 ст. 1110 ЦК України щодо терміну ліцензійного договору, не завжди може бути застосований).

Щодо всіх інших умов договору сторони можуть самостійно досягти згоди на основі принципу свободи договору.

Список використаних джерел

1. Кодинець А.О. Правова природа договору в системі цивільно-правових категорій: доктринальні традиції та сучасне розуміння / А.О. Кодинець // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. - Вип. 80 / ред- кол.: В.В. Завальнюк (голов. ред.) та ін. - О.: Гельветика, 2018. - С. 72-79.

2. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 № 143-V // Відомості Верховної Ради. - 2006. - № 45. - Ст. 434 (зі змін.).

3. Іванова К.Ю. Договори про трансфер технологій: спірні питання / КЮ. Іванова // Порівняльно-аналітичне право. - 2013. - № 3-2. - С. 126-129.

4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-lV // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 40-44. - Ст. 356 (зі змін.).

5. Мороз О.В. Предмет цивільно-правового договору / О.В. Мороз // Право та інновації: наук.-практ. журн. - Х., 2020. - № 1(29). С. 40-45.

6. Гудима М.М. До питання про поняття предмета цивільного договору / М.М. Гудима // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Сер.: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. - Ужгород: Вид. дім "Гельветика", 2013. - Вип. 23. - Ч. 1. - Т. 1. - С. 182-186.

7. Жилінкова О.В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном: монограф. / О. В. Жилінкова. - К.: Юрінком Інтер, 2015. - 280 с.

8. Падучак Б.М. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій: дис. канд. юр. наук: 12.00.03 / Б.М. Падучак. - К., 2011. - 240 с.

9. Новікова І.Е. Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика: монограф. / І.Е. Новікова. - Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2019. - 512 с.

10. Дмитришин В.С. Розпоряджання правами інтелектуальної власності на технології: цивільно-правовий аспект / В.С. Дмитришин // Часопис цивілістики. - 2019. - № 35. - С. 48-54.

11. Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 р. № 11. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/v0011600-13#Text.

12. Падучак Б.М. Деякі аспекти істотних умов договорів про трансфер технологій / Б.М. Падучак // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2013. - Вип. 2(1). - С. 154-159.

13. Ухвала Вищого адміністративного суду України по справі № К/800/13843/16 від 18 травня 2017 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/66601119.

14. Ухвала Вищого адміністративного суду України по справі К/800/12450/15 від 27 вересня 2016 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/61688260.

15. Капіца Ю.М. Рекомендації з застосування положень Закону України "Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій", що стосуються договорів про трансфер технологій / Ю.М. Капіца, Д.С. Махновський // Наука та інновації. - 2007. - Т. 3. - № 4. - С. 66-73.

Размещено на Allbest.ru