Використання знака для товарів і послуг

Размещено на http://www.allbest.ru/

Стаття з теми:

Використання знака для товарів і послуг

Тарасенко Л.Л., кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Стаття присвячена висвітленню актуальних питань щодо використання комерційних позначень. Проаналізовано правовий режим торговельної марки «Trade dress». Автором зроблено висновки щодо чинників, які мають вплив на розрізняльну здатність знака для товарів і послуг, щодо порядку визнання знака добре відомим, щодо набуття та захисту прав на фірмовий стиль.

Ключові слова: торговельна марка, знак для товарів і послуг, фірмовий стиль, суд, захист прав.

Статья посвящена освещению актуальных вопросов использования коммерческих обозначений. Проанализирован правовой режим торговой марки «Trade dress». Автором сделаны выводы относительно факторов, которые влияют на различительную способность знака для товаров и услуг, о порядке признания знака хорошо известным, о приобретении и защите прав на фирменный стиль.

Ключевые слова: торговая марка, товарный знак, фирменный стиль, суд, защита прав.

І «TRADE DRESS» USE OF A TRADEMARK FOR GOODS AND SERVICES AND A “TRADE DRESS”

The article is devoted to the coverage of topical issues concerning the use of commercial symbols. The legal mode of the trade mark and “trade dress” is analyzed. The author makes conclusions about the factors influencing to the distinctive character of the mark for goods and services, about the procedure of the recognition of a mark as a well-known, about the acquisition and protection of rights to a corporate identity (“trade dress”).

Key words: trade mark, mark for goods and services, corporate style, court, protection of rights.

Постановка проблеми

Кількість торговельних марок (знаків для товарів і послуг) щороку зростає дуже суттєво. Зокрема, щороку заявниками подається на реєстрацію понад 30 000 знаків. Надалі ці знаки набувають правового режиму торговельної марки, і їх суб'єкти отримують право на їх використання, зокрема, в мережі Інтернет. Основний Закон (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), який унормовує порядок надання правової охорони знакам для товарів і послуг, здійснення прав на них, захист цих прав, був прийнятий досить давно і не відображає сучасний стан використання торговельних марок, зокрема, в цифровому середовищі. Окрім того, на виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС законодавство України у сфері промислової власності підлягає адаптації до стандартів ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження щодо набуття прав на знаки для товарів і послуг, щодо здійснення та захисту прав на них здійснюються в Україні постійно науковцями. Зокрема, на особливу увагу заслуговують наукові доробки представників Київської [1; 2], Львівської [3; 4], Одеської [5] та Харківської [6; 7] правничих шкіл. Водночас ці дослідження мають зазвичай класичний академічний характер та не завжди відображають особливості застосування положень чинного законодавства в практичній діяльності.

Метою статті є характеристика окремих аспектів надання правової охорони знакам для товарів і послуг, з'ясування правового режиму «trade dress», обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цих відносин.

Виклад основного матеріалу

У господарській діяльності суб'єкти підприємництва використовують різні комерційні позначення. Всі позначення можна поділити на поіменовані (ті, які визначені законом як засоби індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільних відносин) і непоіменовані (ті, які прямо не визначені законом як комерційні позначення).

До поіменованих комерційних позначень слід віднести знаки для товарів і послуг (торговельні марки), комерційні найменування і зазначення походження товару.

До непоіменованих комерційних позначень належать доменні імена, комерційні позначення, які використовуються суб'єктами господарювання без оформлення прав інтелектуальної власності на них і «Trade dress» (фірмовий стиль).

Найбільш поширеними засобами індивідуалізації є саме торговельні марки, тобто знаки для товарів і послуг.

Знаки для товарів і послуг призначені відрізнити (вирізнити) товари і послуги одних осіб (виробників, надавачів послуг) від товарів і послуг інших осіб. При цьому обсяг правової охорони, що надається знаку, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг за МКТП. Знак для товарів і послуг повинен мати розрізняльну здатність.

Розрізняльна здатність як умова надання правової охорони торговельній марці включає в себе новизну і оригінальність. При цьому вплив на розрізняльну здатність мають вже зареєстровані знаки, подані на реєстрацію знаки, добре відомі знаки, комерційні найменування (але лише ті, які «відомі в Україні і які належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг»), зазначення походження товару, промислові зразки, назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників, прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди та інші фактори.

За порядком надання правової охорони знаки для товарів поділяються на такі:

знаки, зареєстровані виключно в Україні та права на які засвідчуються Свідоцтвом (так звана «національна реєстрація»);

знаки, які охороняються на підставі міжнародної реєстрації за Мадридською системою;

знаки, визнані добре відомими.

Зокрема, знак для товарів і послуг може бути визнаний добре відомим або за рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, або за рішенням суду (у разі порушення права на Знак). Зазвичай звернення до суду з такою вимогою супроводжується іншою позовною вимогою про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів і послуг конкурента. При цьому в цій категорії справ необхідно довести: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним та ін.

Прикладом визнання знака добре відомим за рішенням суду є цивільна справа за позовом Компанії «Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн)» до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України та особи_Х про визнання знака <ЛЕХ^» добре відомим в Україні, визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг <ЛЕХЦБ». Судом було встановлено, що:позначення <ЛЕХЦБ» станом на травень 2004 року мало високий ступінь відомості та визнання його у відповідному секторі суспільства для товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу»; цінність знака, яка асоціювалася з позначенням <ЛЕХЦБ», була високою та визнаною у суспільстві; використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом відповідача-2 може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар. Також згідно Звіту про соціологічне дослідження «Визначення рівня відомості знаку <ЛЕХ^» в Україні» серед дорослого дієздатного населення міст України населенням 100 тис. і більше, було встановлено, що: обізнаність населення великих міст України про існування знаку <ЛЕХ^» є досить високою - 72,3% назвали цей знак відомим для них; переважна більшість опитаних добре обізнана з товарами, які марковані знаком <ЛЕХ^» - 85,6% з числа опитаних, яким відомий знак <ЛЕХЦБ», назвали такими товарами автомобілі та деталі до них; мешканці великих міст України достатньо добре проінформовані про власника та виробника продукції під знаком «LEXUS» - правильну відповідь на вказане питання («Тойота Мотор Корпорейшн») дали більше половини (53,2%) опитаних з числа тих, кому відомий знак «LEXUS». Тому позов було задоволено [8].

При здійсненні прав інтелектуальної власності на торговельну марку в мережі Інтернет слід зважати на подвійне трактування можливості здійснення цього права. Так, з одного боку, це право розуміється як складова частина права на використання знаку загалом. Тож власник Свідоцтва на торговельну марку (інша особа, яка набула права на неї) може використовувати знак у мережі Інтернет незалежно від переліку класів МКТП, який вказаний у Свідоцтві.

З іншого боку, є позиція, зокрема, підтверджена і судовою практикою, що для такого використання потрібен спеціальний клас МКТП (клас № 35 «Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи», до складу якого входить веб- індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комп'ютеризоване ведення справ; надавання онлай-нових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн та інше).

Ця позиція обґрунтована розмежуванням законодавцем форм використання знака: окремо для товарів, окремо для послуг і окремо в мережі Інтернет. Зокрема, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Так, у справі за позовом Юліус Блюм ГмбХ до ФОП Гавуки РВ. про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг в мереж Інтернет суд позов задовольнив [9]. Суд встановив, що позивачем здійснено міжнародну реєстрацію знаку BLUM, а відповідачем вчинено порушення майнових прав інтелектуальної власності позивача шляхом використання на веб-сторінках інтернет-магазину знаку позивача з метою пропонування його товару для продажу. Підставою позовних вимог є не факт продажу відповідачем товарів виробництва компанії «Блюм» із використанням знаків для товарів і послуг компанії «Блюм» на таких товарах, а використання відповідачем знаку для товарів і послуг позивача, зокрема, в мережі Інтернет без дозволу позивача. При цьому позивач зазначає, що потрібно розмежовувати правову охорону, яка надається знаку для товарів і послуг, нанесений на товар (1-34 класи («товари») Ніццької класифікації) та правову охорону, яка надається знаку для товарів і послуг при рекламуванні товару (34-35 класи «послуги» Ніццької класифікації). Судом у рішенні зазначено, що реєстрація знаку для товарів і послуг, зокрема, за класом 35 Ніццької класифікації свідчить про те, що позивач зареєстрував за собою виключне право на використання зображення знака в рекламі, маркетингу, оренді рекламних площ, розповсюдження рекламних матеріалів, онлайн-рекламі у комп'ютерній мережі та ін. згідно з переліком, що міститься у відповідному реєстрі.

З рішення суду вбачається, що суд прийшов до переконання, що право на розміщення знаку для товарів в мережі Інтернет з метою реклами, що зареєстровано в окремому порядку за класом 35 Ніццької класифікації, не пов'язане з придбанням товару та не виникає автоматично при введенні товару в цивільний оборот, а тому у даному випадку відсутні підстави для застосування принципу вичерпання права, про який зазначає відповідач по справі. Тож відповідач, використовуючи зображення знаку для товарів і послуг на своєму веб-сайті здійснював види діяльності з використання торгової марки «Блюм», здійснення яких є виключною компетенцією правовласника (35 клас Ніццької класифікації - зокрема, реклама, маркетинг, облаштування місць продажу товару, інтернет- реклама в комп'ютерній мережі) без отримання дозволу.

Рішення суду є цікаве та неоднозначне. У даному випадку існує боротьба правових позицій щодо використання знака в мережі Інтернет: йдеться про використання товару в рекламі на веб-сайті. Непоодинокими є випадки недобросовісного використання товару, маркованого чужою торговельною маркою, в рекламі на певних веб-сайтах.

На нашу думку, існує неоднакове тлумачення вказаної норми права. Базуючись на принципі вичерпання прав на торговельну марку, доцільно не виділяти окремо право на використання знака в мережі Інтернет. Зокрема, якщо власник свідоцтва на знак виробив продукцію, маркував її належним йому знаком, ввів цей товар в цивільний оборот, то подальше використання цього товару є законним, в тому числі і в цифровому середовищі. Зазначений принцип означає, що власник свідоцтва втрачає право забороняти будь-яку із наведених дій по відношенню до товару, який був введений ним у цивільний оборот, і подальше використання знака для товарів та послуг по відношенню до такого товару є вільним та не потребує згоди власника знака для товарів та послуг, при цьому не має значення місце використання цього знака (зокрема, чи це використання знака в Інтернеті, чи ні).

Однак у такому разі доцільно розмежувати комерційне та некомерційне використання в Інтернеті товару, маркованого певним знаком для товарів і послуг. Здійснення суб'єктом господарювання рекламної діяльності з використанням чужої торговельної марки на певному веб-сайті породжує дискусію про правомірність такої дії. Оскільки такий суб'єкт господарювання використовує чужу ділову репутацію і чужий засіб індивідуалізації у своїх власних цілях, з метою власної популяризації. Натомість некомерційне використання товару, який марковано певним знаком для товарів і послуг, тобто те, яке не пов'язане із здійсненням підприємницької діяльності, слід вважати правомірним використанням торговельної марки. Це також унормовано і ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Як приклад, можна навести продаж товарів фізичними особами на веб-сайтах www.olx.ua, www. ria.com тощо.

Дотичним до використання знаків для товарів і послуг є таке поняття як «trade dress». Цей засіб індивідуалізації не закріплений на законодавчому рівні в Україні, але є досить популярний в країнах ЄС та США. В Україні «trade dress» досить часто застосовується суб'єктами господарювання у господарській діяльності. Йдеться про фірмовий стиль (дизайн інтер'єру, екстер'єру тощо). Водночас законодавство України прямо не передбачає захист прав на фірмовий стиль.

У країнах ЄС та США встановлено такі підходи щодо правової охорони «Trade dress»:

як знак для товарів і послуг. Але в цьому разі йдеться про те, що торговельна марка є основою, навколо якої «вимальовується певний фірмовий стиль». Тобто фірмовий стиль є своєрідним доповненням до знаку для товарів і послуг;

як об'єкт авторського права (зокрема, йдеться про твори архітектури, якими охороняється дизайн приміщення);

як промисловий зразок (завдяки цьому окремі елементи дизайну приміщення підлягають правовій охороні);

як вид недобросовісної конкуренції;

шляхом патентування.

В Україні «trade dress» суб'єкти господарювання намагаються охороняти усіма способами, вказаними вище. У судовій справі у справі за позовом ТзОВ «Стародавній Херсонес», до ТзОВ «Барбарис 2012», ТзОВ «Токіо сіті», ТзОВ «Кепі Енд» про припинення незаконного використання знака для товарів та послуг, припинення незаконного використання складеного твору та стягнення компенсації судом було позов задоволено частково [10]. Суд встановив факти незаконного використання належних позивачеві майнових прав інтелектуальної власності з боку відповідачів. Зокрема, відповідачами відкрито заклади громадського харчування «Вареничная «Катюша», і при цьому логотип, що використовується для даних закладів харчування є схожим настільки, що його можна сплутати з належним позивачу торговим знаком. Також відповідачі використовують дизайн екстер'єру і інтер'єру ресторанів, меблювання, аксесуари, декор, колірну гаму аналогічно встановленим у складеному творі. Суд ухвалив рішення про припинення незаконного використання складеного твору, яким охоронявся екстер'єр та інтер'єр закладу шляхом відтворення будь-якими засобами візуальних виглядів дизайну інтер'єру закладів харчування, швидкого і повсякчасного обслуговування (ресторанів, кафе тощо) з використанням певних кольорових рішень та елементів декору складеного твору, шляхом демонстрації та публічного показу складеного твору, шляхом відтворення дизайну окремих елементів і деталей, відповідних креслень, схем та ескізів складеного твору.

Вважаємо, що ухвалив правильне рішення, оскільки відповідачами справді було використано саме фірмовий стиль, який підлягав правовій охороні засобами авторського права та знаком для товарів і послуг. Звертаємо увагу, що у цьому разі «trade dress» базується на торговельній марці, навколо якої сформовано певний стиль (інтер'єр, екстер'єр), який охороняється як об'єкт авторського права.

У базі Укрпатенту можна знайти промислові зразки, які відображають дизайн приміщення «trade dress». Наприклад, інтер'єр торговельного м'ясного «Свіжина» [11], інтер'єр бару «Япі» [12], інтер'єр закладу харчування «Burgers buffet» [13] та багато інших. Тож використання промислового зразка без згоди власника патенту вважатиметься неправомірним. Звичайно, слід зважати на те, що конкурент може «запозичити» концепцію закладу, а не його зовнішній вигляд. У такому разі виникатиме досить складний спір щодо прав інтелектуальної власності, який слід вирішувати в судовому порядку, зазвичай з використанням висновків судових експертів.

Звертаємо увагу на слушну позицію, що метою захисту trade dress є захист не тільки від так званих копіювань продукції, але й від неправомірного паразитування на репутації продукції та компанії [14]. Наприклад, відомим є спір між двома закладами харчування, в яких використано авторську концепцію та фірмовий стиль. Зокрема, київський заклад, на думку правовласників концепції, власників закладу у м. Львів, скопіював подачу страв, одяг офіціантів, концепцію «музею», елементи інтер'єру, а також гриль [15]. У цьому випадку виник спір щодо використання/невикористання «trade dress».

Використання чужого «trade dress» підпадає під ознаки недобросовісної конкуренції. Так, з аналізу ст. ст. 4, 5 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» вбачається, що неправомірним є використання в тому числі як чужої торговельної марки (знака для товарів і послуг), так і рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання, копіювання зовнішнього вигляду продукції.

Отже, поняття «trade dress» включає в себе оформлення упаковки, етикетки, контейнери, коробки, пляшки тощо, в яких поміщена продукція, колір чи поєднання кольорів, форма продукції, запахи, звуки, якими супроводжується продукція, екстер'єр чи інтер'єр закладів. Такий підхід відображено у Законі США «Про охорону прав на фірмовий стиль» [16]. Подібне визначення наводять і в науковій літературі ЄС [17].

Фірмовий стиль («trade dress») - це загальний образ або загальний вигляд продукту або послуги, яка надається, в тому числі і в цифровому середовищі, наприклад, дизайн веб-сайту. На основі вищевказаного, вважаємо, що ознаками фірмового стилю («trade dress»)є:

унікальний та оригінальний стиль у певній сфері діяльності, що індивідуалізує товари або послуги певного суб'єкта господарювання;

це новий комерційний стиль, який відрізняється від інших, уже існуючих, і цим індивідуалізує товари і послуги суб'єкта господарювання.

Вважаємо, що фірмовий стиль («trade dress») - це більше, ніж просто знак для товарів і послуг. «Trade dress» посилює торговельну марку, «одягає» її, створюючи певний фірмовий стиль. Отже, національне законодавство потребує вдосконалення у цій сфері. Зокрема, йдеться про необхідність закріплення в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» або у ЦК України відповідних законодавчих положень, які визначать правовий режим фірмового стилю («trade dress»).

Висновки

торгівельний марка правовий режим

Знаки для товарів і послуг є найбільш поширеними засобами індивідуалізації учасників цивільних відносин, товарів і послуг. доцільно розмежувати комерційне та некомерційне використання в Інтернеті товару, маркованого певним знаком для товарів і послуг. Здійснення суб'єктом господарювання рекламної діяльності з використанням чужої торговельної марки на певному веб-сайті породжує дискусію про правомірність такої дії, адже такий суб'єкт господарювання використовує чужу ділову репутацію і чужий засіб індивідуалізації у своїх власних цілях, з метою власної популяризації. Натомість некомерційне використання товару, який марковано певним знаком для товарів і послуг, тобто те, яке не пов'язане із здійсненням підприємницької діяльності, слід вважати правомірним використанням торговельної марки в мережі Інтернет.

Фірмовий стиль («trade dress») - це більше, ніж просто знак для товарів і послуг. «Trade dress» посилює торговельну марку, «одягає» її, створюючи певний фірмовий стиль, якому притаманний унікальний та оригінальний стиль у певній сфері діяльності, що індивідуалізує товари або послуги певного суб'єкта господарювання та який відрізняється від інших, уже існуючих.

Список використаних джерел

1. Сопова К.А. Предмет і засоби доказування у справах щодо прав на торговельну марку: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04. Київ, 2018. 22с.

2. Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними: матер. V Всеукр. наук.-практ. конференції / за ред. А.С. Штефан. 2018. 68 с.

3. Яворська Л.С., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я., Тарасенко Л.Л. Інтелектуальне право України. Тернопіль: Підручники і посібники. 2016. 608с.

4. Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. ІТ ПРАВО. Львів: Видавництво «Левада», 2017. 470 с. URL: http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/ІТ-ПРАВО-ПЩРУЧНИК-2017.pdf.

5. Еннан РЄ., Кулініч О.О., Мазуренко С.В., Менсо І.В., Романадзе Л.Д. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. Київ: Алерта, 2016. 492 с.

6. Крижна В.М. Використання чужих торгових марок в контекстній рекламі. Закарпатські правові читання. Т 1. 2017. Ужгород. С. 514-520.

7. Гордейчук В.В. Виключне право на торговельну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект): автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2018. 22с.

8. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 01.11.2010 р. Справа № 2-704/10. URL: http://reyestr.court.gov. ua/Review/12177933.

9. Рішення Господарського суду Львівської області від 13.08.2018 р. Справа №914/2509/16. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/76078930.

10. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2015 р. Справа № 910/11324/13. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/46969768.

11. Інтерактивна БД «Промислові зразки, зареєстровані в Україні». Бібліографічні дані патенту на промисловий зразок № 21460. URL: http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certpp.

12. Інтерактивна БД «Промислові зразки, зареєстровані в Україні». Бібліографічні дані патенту на промисловий зразок № 12861. URL: http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certpp.

13. Інтерактивна БД «Промислові зразки, зареєстровані в Україні». Бібліографічні дані патенту на промисловий зразок № 24113. URL: http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certpp.

14. Ортинська М. Post Scriptum: Trade dress: як одягнути торговельну марку. Журнал «Юрист». 2014. № 12. URL: http://jurist.ua/7artide/811.

15. Львівську «Реберню» сплагіатив київський заклад. 2018. URL: https://lemberg-news.info/lvivsku-reberniu-zplahiatyv- kyivskyi-zaklad/.

16. Trade Dress Protection Act. 1998. URL: https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-biN/3163.

17. Trade Dress Protection in Europe. Report. 2007. URL: https://www.inta.org/Advocacy/Documents/ INTATradeDressEurope2007.pdf.

Размещено на Allbest.ru