Управление интеллектуальной собственностью при выходе партнера из совместного предприятия

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Национальный исследовательский университет

"Высшая школа экономики"

Юридический факультет

Кафедра гражданского права и процесса

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Управление интеллектуальной собственностью при выходе партнера из совместного предприятия»

«Intellectual Property Issues Management in Cases of Joint Venture Party`S Withdrawal»

Выполнил: Студент 4 курса

группы БЮР 161 Дорофеева Т.Р.

Формат работы: НИР

Научный руководитель: Профессор Сергеев А.П

Санкт-Петербург 2020

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРИ ВЫХОДЕ ПАРТНЕРА ИЗ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СЛУЧАЕ НЕКОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

1.1 Корпоративные механизмы управления интеллектуальной собственностью при создании совместного предприятия в случае, когда обладателем нематериального актива становится совместное предприятие

1.2 Способы управления интеллектуальной собственностью при создании совместного предприятия в случае, когда обладателем нематериального актива является один из участников

РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ ПРИ ВЫХОДЕ ПАРТНЕРА ИЗ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СЛУЧАЕ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

2.1 Разрешение конфликтной ситуации в зависимости от организационно-правовой формы совместного предприятия

2.2 Выход из конфликтной ситуации в зависимости от объекта, с целью которого осуществлялась коммерциализация интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

АННОТАЦИЯ

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительные права, совместное предприятие, корпоративный договор, совместное обладание исключительным правом, выход партнера из совместного предприятия.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день совместные предприятия часто используются для реализации совместных бизнес проектов, так как такая форма ведения бизнеса позволяет в одних случаях избежать лишних расходов, которые появились бы, если участники гражданского оборота действовали раздельно. В других случаях, наличие каких-либо уникальных технологий и необходимых лицензий у одной компании может быть интересно инвестору, который получает при сотрудничестве с такой компанией доступ на новые рынки, при этом не затрачивая свои ресурсы на приобретение необходимых лицензий.

Создание совместного предприятия может быть обусловлено целью разработки какой-то уникальной технологии, либо же оно может создаваться с совершенно иной целью, но в процессе его деятельности может возникнуть какой-либо нематериальный актив. Вопросы относительно того, как использовать и распоряжаться правами на такие активы во время партнёрских отношений не возникают. Однако как только такие отношения разрываются, когда один из партнёров выходит из совместного предприятия, в большинстве случаев, стороны соглашения о создании совместного предприятия не могут путем переговоров урегулировать возникшие разногласия. Для того, чтобы таких споров не возникало, появился институт корпоративных механизмов, которые используются участниками совместного предприятия еще на стадии переговоров по поводу его создания. Все, о чем партнёры договорились относительно вопросов обладания исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включается в корпоративные соглашения, которые помогают избежать споров и конфликтов на случай выхода одного из партнёров. Если же участники совместного предприятия заранее не предусмотрели механизм урегулирования ситуации, который будет действовать в случае выхода одного из партнёров, тогда вопрос о том, какова судьба прав на интеллектуальную собственность, будет решаться в судебном порядке на основе положений действующего законодательства, что не всегда является удобным для сторон из-за возникающих транзакционных издержек на литигацию.

Актуальность темы исследования определяется тем, что на сегодняшний день создается большое количество совместных предприятий, в том числе с целью коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Но учитывая то, что данное явление появилось относительно недавно, отсутствует судебная практика, которая давала бы ответы на вопросы о том, какова судьба прав на нематериальные активы в случае прекращения совместной деятельности. Современная отечественная доктрина также не содержит какие-либо работы и предложения относительно того, как вопросы создания, использования и распоряжения объектами интеллектуальной собственности должны адаптироваться в рамках корпоративных отношений, в том числе тогда, когда такие отношения могут прекратиться. Более того, среди исследователей отдельных вопросов относительно сферы интеллектуальной собственности также не достигнуто консенсуса в части режима обладания исключительным правом несколькими лицами.

В качестве объекта при исследовании вопроса о последствиях прекращения партнёрских отношений, в частности, при выходе одного из партнёров из совместного предприятия, были выбраны права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, так как данные объекты Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) имеют свою специфику, и судьба таких прав ,в данном случае, не является очевидной, исходя из действующего законодательства и правоприменительной практики.

Цель данного исследования - рассмотреть возможные варианты того, как можно предотвратить споры по поводу прав на интеллектуальную собственность в случае выхода одного из партнёров еще на стадии переговоров о создании совместного предприятия, включив такие положения в соглашения о создании совместного предприятия. Если же участники совместного предприятия не договорились о том, как будет происходить управление нематериальным активом при выходе одного из партнеров, может возникнуть конфликтная ситуация. Далее в работе будет поставлен вопрос о последствиях для прав на интеллектуальную собственность, если отсутствуют какие-либо договоренности сторон. Исходя из цели, необходимо выделить задачи, поставленные в выпускной квалификационной работе.

1. Изучить корпоративные способы урегулирования отношений в случае прекращения партнерских отношений.

2. Рассмотреть способы того, как вопросы интеллектуальной собственности могут быть включены в корпоративные договоры и иные соглашения, регламентирующие создание совместного предприятия.

3. Проанализировать действующее законодательство, содержащее положения об интеллектуальной собственности с целью выяснения, кто из партнёров и на каком основании будет обладателем актива, с целью которого осуществлялась коммерциализация в том случае, если они не урегулировали данные вопросы в соглашениях.

Основным источником при проведении исследования стали положения ГК РФ, которые помогли решить третью задачу, поставленную в выпускной квалификационной работе, а именно выяснить режим обладания бывшими партнёрами исключительным правом, когда они оба имеют права на нематериальный актив после прекращения совместной деятельности. При подготовке ВКР для решения первой и второй задачи широко использовались идеи, содержащиеся в работе Е.В. Глухова. В данной работе раскрываются особенности включения отдельных положений корпоративного договора относительно вопросов управления интеллектуальной собственностью в случаях, когда обладателем актива является само совместное предприятие, а также в ситуации, когда права на такой актив вносятся участником совместного предприятия в качестве вклада в уставный капитал. В качестве источников были использованы работы иных авторов, в том числе зарубежных, для рассмотрения других, возникающих в ходе исследования вопросов, а также судебная практика.

Структуру курсовой работы образуют два основных раздела. Первый раздел представляет собой исследование возможных способов урегулирования вопросов, касающихся судьбы прав на интеллектуальную собственность на случай, если один из партнёров осуществит выход из совместного предприятия. В данном разделе будут рассмотрены нормы корпоративного права, с помощью которых можно урегулировать вопросы обладания правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, когда их обладателем на момент выхода партнера является само совместное предприятие и когда обладателем таких прав до создания совместного предприятия являлся один из партнеров.

Второй раздел посвящен выяснению того, как будет решаться вопрос относительно распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также возможно ли вообще распределение в зависимости от того, в какой организационной структуре было создано совместное предприятие и относительно какого объекта возник спор, если партнеры заранее не урегулировали данный вопрос.

управление интеллектуальный собственность совместный

РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРИ ВЫХОДЕ ПАРТНЕРА ИЗ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СЛУЧАЕ НЕКОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

На сегодняшний день совместное предпринимательство как форма ведения бизнеса может реализовываться посредством создания как совместных предприятий, так и региональных и межрегиональных крупных интеграционных объединений. Совместные предприятия при этом являются довольно часто используемой формой организации бизнеса, поскольку в зависимости от цели создания (например, объединение ресурсов для разработки объектов нефтегазовой промышленности, либо с целью создания инновационных технологий) они помогают участникам коммерческого оборота осуществлять совместное финансирование деятельности, направленной на достижение общей цели, избежав при этом таких расходов, как если бы данные лица действовали раздельно. Создание совместного предприятия может быть продиктовано желанием нескольких компаний увеличить нематериальные активы, при этом разделить риск с партнёром, либо желанием одного из партнёров использовать созданный другим партнёром актив и навыки без слияния и поглощения компаний. Также совместное предприятие может быть создано с целью сотрудничества компаний, одна из которых обладает уникальным результатом интеллектуальной деятельности в одной сфере, а вторая - производственными мощностями и навыками, способными воплотить совместный проект. Создание совместного предприятия может быть выгодно для всех участников, поскольку иностранная фирма получает возможность более скорого выхода на российский рынок, чем это сделают конкуренты, а российская компания, в свою очередь, сможет предложить потребителю новый продукт, при этом не затрачивая ресурсы на создание новой технологии.

Впервые совместные предприятия стали создаваться в сфере морской торговли еще в 16-17 веках. В России такая форма объединения капиталов стала использоваться в 20-х годах 20 века. Несмотря на свое долгое существование, на сегодняшний день отсутствует единый подход относительно природы совместного предприятия, а также вопросов о способах его организации и управления рисками.

Действующее законодательство не содержит понятия «совместное предприятие». Этот термин используется в юридической науке, когда речь идет о форме осуществления совместной деятельности, при которой участниками коммерческой организации являются иностранные и национальные инвесторы. В зарубежной литературе и практике при осуществлении такой совместной деятельности на основе соглашения, предусматривающего объединение ресурсов, а также совместное несение рисков, используется термин «joint venture». Наличие в уставном капитале совместного предприятия долей участников разных правопорядков не влияет на выбор личного закона юридического лица. В соответствии с п.1 ст. 1202 ГК РФ личный закон юридического лица определяется по праву той страны, где такое юридическое лицо учреждено. Таким образом, вопросы создания, ликвидации, выбора организационно-правовой формы совместного предприятия не отличаются от регулирования юридических лиц без иностранного капитала, то есть от национальных юридических лиц. Такие совместные предприятия могут быть созданы в любой организационно-правовой форме, но в большинстве случаев они создаются в форме хозяйственных обществ.

Проблемы, появляющиеся при создании, ликвидации юридических лиц, также актуальны и при создании совместных предприятий, которые учреждаются по российскому праву. Так, например, одной из проблем в рамках деятельности совместного предприятия, как и национального юридического лица, является судьба вкладов партнеров и совместного имущества при выходе одного из партнеров. Как уже было сказано ранее, одной из сфер деятельности совместного предприятия может быть создание каких-либо совместных технологий, что подразумевает использование интеллектуальной собственности. Однако использование такого нематериального актива в рамках совместного предприятия может быть продиктовано самими обстоятельствами, когда, например, совместное предприятие становится обладателем средств индивидуализации, хотя участники при создании совместного предприятия не ставили цель его приобретения. Вне зависимости от того, являлись ли такие объекты вкладом партнеров при создании совместного предприятия, либо они уже были разработаны в процессе его деятельности, в случае выхода одного из партнёров, на практике встает проблема относительно того, какова в дальнейшем судьба такого нематериального актива, возможно ли одному из партнёров забрать такой актив, допустимо ли будет сообладание этим активом бывшими партнёрами. Далее будут предложены варианты решения вопроса, как партнерам урегулировать управление интеллектуальной собственностью в случае выхода одного из партнеров еще на стадии создания совместного предприятия, чтобы избежать конфликтной ситуации в дальнейшем.

1.1 Корпоративные механизмы управления интеллектуальной собственностью при создании совместного предприятия в случае, когда обладателем нематериального актива становится совместное предприятие

Как было сказано ранее, совместные предприятия на практике создаются участниками коммерческих отношений для разных целей. В зависимости от этих целей, которые преследуются участниками коммерческих отношений, происходит выбор организационно-правовой формы совместного предприятия. В традиционном для отечественной доктрины понимании совместное предприятие представляет собой создание самостоятельного юридического лица в организационно-правовых формах, которые предусмотрены действующим законодательством для коммерческих организаций. Наиболее часто встречающимися организационно-правовыми формами, в которых создаются совместные предприятия, являются акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. Е.В. Глухов выделяет совместные предприятия, которые также создаются с целью осуществления какой-либо совместной деятельности, но не подразумевают при этом участия партнёров в коммерческой организации. Такие совместные предприятия, по мнению Е.В. Глухова, как правило, создаются в форме простого товарищества или могут существовать в рамках отношений по договору научно-изыскательских работ. С. Абесадзе выделяет в качестве альтернативного вида совместного предприятия консорциум, который может быть оформлен договором простого товарищества. А. С. Касаткина отмечает, что содержание термина «совместное предприятие» в международной практике охватывает как правосубъектные организации, созданные иностранными и национальными учредителями, так и форму совместной деятельности, не предполагающей объединение капиталов в отдельно созданном юридическом лице. В данном разделе будут рассмотрены возможные способы урегулирования вопросов на стадии заключения соглашения о создании совместного предприятия по поводу управления интеллектуальной собственностью в случае выхода одного из партнеров из совместного предприятия в традиционном его понимании, то есть предполагающего создание коммерческой организации.

В рамках создания совместного предприятия на практике заключается ряд документов. На стадии переговоров таковыми являются меморандум о взаимопонимании и соглашение сторон о нераспространении информации. Заключение меморандума о взаимопонимании или меморандума о намерениях сторон предусмотрено в п.5 ст. 434.1 ГК РФ, согласно которому стороны могут заключить соглашение о порядке ведения переговоров. Соглашение сторон о неразглашении информации или соглашение о конфиденциальности сторон не отнесены к отдельным видам договоров по законодательству, следовательно, не имеют специального регулирования и заключаются на основании общих положений гражданского Кодекса. В данных соглашениях не предусматривается согласование партнёрами вопросов обладания объектами интеллектуальной собственности, ключевым соглашением в рамках совместных предприятий является корпоративный договор.

Согласно положениям п.1 ст. 67.2 ГК РФ, заключение корпоративного договора предусмотрено только для участников хозяйственных обществ. Таковыми в соответствии с п.4 ст. 66 ГК РФ являются общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества. В ходе создания совместных предприятий в таких организационно-правовых формах участникам при согласовании условий корпоративного договора необходимо обратить внимание вне зависимости от цели создания совместного предприятия на вопросы использования объектов интеллектуальной собственности. В рамках существования совместного предприятия интеллектуальная собственность может быть создана в соответствии с целями деятельности такого совместного предприятия, либо создана в период действия совместного предприятия, но не в связи с целью его деятельности. Чтобы предотвратить конфликты в будущем по поводу прав на интеллектуальную собственность, необходимо предусмотреть положения о конфиденциальности на случай создания таких объектов как секрет производства (ноу-хау), включить в корпоративный договор понятие тупиковой ситуации, а также пути выхода из нее, разрешить вопрос о том, кто будет обладателем прав на созданный объект в случае прекращения партнёрских отношений и другие корпоративные механизмы.

Во-первых, как уже было сказано ранее, необходимо предусмотреть защиту конфиденциальной информации посредством включения соответствующих положений в корпоративный договор либо путем подписания отдельного соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. При этом такое соглашение должно быть взаимным, и режим охраны секретов производств (ноу-хау) должен сохраняться в случае, если партнер выходит из совместного предприятия. За нарушение таких условий участники совместного предприятия вправе установить гражданско-правовую ответственность в виде возмещения убытков согласно п.1 ст. 393 ГК РФ, подписать соглашение о неустойке в соответствии со ст. 331 ГК РФ. Во избежание конфликтных ситуаций в случае выхода одного из партнёров можно предусмотреть заключение лицензионного договора, по которому совместное предприятие, как обладатель исключительного права на секрет производства (ноу-хау), обязуется предоставить бывшему участнику этого совместного предприятия право использования соответствующего секрета производства (ноу-хау), если выходящий партнер заинтересован в его использовании. Такая возможность предусмотрена в п.1 ст. 1469 ГК РФ.

Положениями ГК РФ допускается такая договорная конструкция как опцион на заключение договора. Абз.2 п.1 ст.429.1 ГК РФ позволяет предусматривать опционом на заключение договора возможность реализации такого опциона в зависимости от действий одной из сторон соглашения. В мировой практике опционы, включаемые в различные договорные конструкции, делятся на две группы: call option и call put. Первый предусматривает покупку определенного актива, а второй, соответственно, продажу по заранее установленной цене. При опционе на покупку, то есть при call option, у одной стороны есть обязанность по осуществлению продажи или иной передаче актива по оговоренной цене, а у другой стороны, соответственно, есть право купить этот актив. При этом, так как опцион является правом совершения сделки на заранее оговоренных условиях, обязанность его исполнения при option call лежит на продавце в случае требования на его исполнение со стороны покупателя. На данный момент такие условия прописывают в отношении продажи или покупки акций, долей совместного предприятия при наступлении определенных условий. Суды при рассмотрении дел, связанных с исполнением таких опционных конструкций, признают их действительными и исполнимыми. Например, исполнимость put option была подтверждена в споре между ОАО «Роснано» и ООО «Новые технологии» (решение Арбитражного суда Ставропольского края от 19.01.2015 года N А63-9751/2014) , также и решение о допустимости использования и исполнения call option было принято в Постановлении ФАС ЦО от 17.07.2013 по делу N А23-1803/12. Учитывая то, что такая договорная конструкция как call option признается действительной и исполнимой российскими судами и то, что объектом опциона может быть любой гражданско-правовой договор, можно предложить участникам совместного предприятия на стадии конструирования условий корпоративного договора урегулировать вопрос об использовании объектов интеллектуальной собственности в случае выхода одного из партнёров посредством включения опциона на заключение лицензионного договора при реализации call option. Согласно п.6 ст. 429.2 ГК РФ опцион на заключение договора может быть включен в другое соглашение, то есть партнеры могут предусмотреть его в корпоративном договоре. Таким образом, можно включить в корпоративный договор условие о том, что при наступлении определённого обстоятельства, а именно в случае принятия решения одним из партнеров о выходе из совместного предприятия посредством реализации call option, обладатель нематериального актива - совместное предприятие обязуется по требованию выходящего участника заключить с ним лицензионный договор на использование результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если совместное предприятие по каким-либо причинам не заинтересовано в дальнейшем использовать созданный актив в связи с выходом партнёра, можно предусмотреть включение в корпоративный договор опциона на заключение договора об отчуждении интеллектуальных прав. Таким образом, можно включить в корпоративный договор call option, предусматривающий, что в случае выхода одного из партнёров, по требованию последнего предоставляется право использования или отчуждения ему исключительного права. Такой выход из ситуации является наиболее приемлемым, так как совместное предприятие в большинстве случаев продолжает существовать в качестве юридического лица. Стороны корпоративного договора предусматривают механизм отчуждения доли в уставном капитале оставшемуся участнику, который, соответственно, после выхода становится обладателем 100% акций или долей в уставном капитале общества - совместного предприятия. При этом выдел и передача долей в исключительном праве по действующему законодательству не допускается. Включение в call option условия о предоставлении лицензии на использование исключительного права выходящему партнеру позволяет избежать в такой ситуации споров относительно обладания нематериальным активом.

Ранее описанная опционная конструкция релевантна для тех случаев, когда совместное предприятие продолжает свое существование после выхода одного из партнеров. Такой способ является одним из решений «тупиковых ситуаций» - dead lock, когда путем реализации опционов контроль по управлению совместным предприятием оказывается у оставшегося партнера. Сама по себе тупиковая ситуация представляет собой невозможность разрешения какого-либо вопроса о деятельности общества на уровне коллегиального исполнительного органа, совета директоров или общего собрания участников совместного предприятия. На стадии переговоров стороны корпоративного договора стараются включать условия о механизмах разрешения подобных ситуаций.

Помимо опционов сторон, участники совместного предприятия могут также включить условие о том, что при возникновении тупиковой ситуации и вследствие желания одного из партнёров выйти из совместного предприятия, совместное предприятие подлежит ликвидации. В данной ситуации встает вопрос о том, какова судьба исключительных прав ликвидируемого общества. В ст. 63 ГК РФ закреплен порядок ликвидации юридического лица. В п.8 данной статьи указывается на то, что при ликвидации юридического лица имущество передается учредителям (участникам), которые имеют вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица. В данной статье говорится именно об имуществе, но ничего не упоминается про исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Как указывает О.А. Рузакова, учредители (участники) ликвидируемого юридического лица могут соответствующим образом приобрести и исключительные права. При этом ст. 1241 ГК РФ предусматривает переход исключительного права к другим лицам без договора на основаниях, которые предусмотрены законом, и далее указываются примеры оснований, такие как универсальное правопреемство и обращение взыскания на имущество правообладателя. Исходя из буквального толкования данной статьи, перечисленные в ней случаи перехода исключительного права без договора не являются исчерпывающими. Л.А. Новоселова также отмечает, что перечень, который указан в ст. 1241 ГК РФ, не является исчерпывающим, и приводит пример того, что при ликвидации в некоторых случаях происходит переход исключительных прав к учредителям (участникам) юридического лица в силу закона. Случаи, когда такой переход невозможен, указаны в законе и касаются средств индивидуализации. В пп.4 п.1 ст. 1514 ГК РФ предусмотрено прекращение правовой охраны товарного знака при прекращении юридического лица. Аналогичное правило закреплено для свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара в пп.3 п.2 ст. 1536 ГК РФ. Как указывает В.А. Корнеев, положения пп.4 п.1 ст. 1514 ГК РФ о прекращении правовой охраны товарного знака подлежат применению при прекращении правообладателя юридического лица в том случае, когда не происходит переход прав и обязанностей в порядке правопреемства. В практике Суда по интеллектуальным правам есть ряд дел, в которых суд прямо указывает на то, что положения пп. 4 п.1 ст. 1514 ГК РФ применяются только при прекращении юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, то есть при ликвидации юридического лица.

Также для фирменного наименования предусмотрена норма в п.2 ст. 1475 ГК РФ, в силу которой исключительное право на данное средство индивидуализации прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в случае ликвидации юридического лица. В данной ситуации можно предложить партнерам включить в корпоративный договор условие о том, что в случае наступления тупиковой ситуации, которая предусматривает в дальнейшем ликвидацию совместного предприятия, являющегося обладателем исключительного права на средство индивидуализации, перед самой ликвидацией совместное предприятие обязуется передать одному из участников исключительное право посредством заключения договора об отчуждении исключительного права на средство индивидуализации на основании п.1 ст. 1234 ГК РФ. Однако стоит учитывать, что отчуждение или предоставление исключительных прав на такие средства индивидуализации, как фирменное наименование и наименование места происхождения товара, не допускается в любом случае на основании п.2 ст. 1474, п.4 ст. 1519 ГК РФ, соответственно.

Для других объектов интеллектуальной собственности, обладателем которых является совместное предприятие, во избежание споров относительно принадлежности права на такой нематериальный актив после ликвидации общества, целесообразно предусматривать также условия, упомянутые выше.

Учитывая зарубежный опыт создания совместных предприятий, можно предложить такое решение, как создание отдельного юридического лица, участниками которого будут оба партнера, и которое будет существовать даже после ликвидации совместного предприятия. При создании интеллектуальной собственности в рамках деятельности совместного предприятия, права на созданные объекты будут регистрироваться за юридическим лицом, которое было создано специально для целей управления интеллектуальной собственностью. Такое юридическое лицо будет обладателем нематериальных активов и сможет выдавать участникам совместного предприятия лицензии на право их использования. На случай прекращения сотрудничества и выхода одного из партнёров можно предусмотреть обязанность такого юридического лица предоставить, выходящему из совместного предприятия партнёру, лицензию. Если бывшие партнёры будут по отношению к друг другу конкурентами, тогда при создании такого юридического лица можно предусмотреть обязанность выдачи исключительной лицензии тому партнёру, который внес наиболее существенный вклад со своей стороны в создание разработки. В качестве другого варианта можно предусмотреть обязанность юридического лица выдавать каждому из партнёров простую лицензию, но с учетом особенностей их конкурирующих на рынке отношений, то есть путем установления ограничений по территории и сфере деятельности использования исключительного права на объект.

В качестве условия, которое можно включить в положения корпоративного договора о выходе участников, можно рассмотреть еще один вариант, предложенный в зарубежной доктрине. Корпоративный договор может содержать условие относительно акций или долей участия в уставном капитале совместного предприятия, которые в случае нарушения одним из участников корпоративного договора переходят от нарушившего участника к другому участнику. В связи с этим, стороны могут включить в корпоративный договор условие, согласно которому в случае такой передачи акций или долей участия в уставном капитале, исключительные права на объекты, созданные в рамках деятельности совместного предприятия также переходят к не нарушившему положения корпоративного договора участнику.

1.2 Способы управления интеллектуальной собственностью при создании совместного предприятия в случае, когда обладателем нематериального актива является один из участников

На момент создания совместного предприятия участники могут являться обладателями исключительных прав. Е.В. Глухов указывает на то, что если участники планируют передачу интеллектуальной собственности в пользу совместного предприятия, то еще на этапе согласования условий корпоративного договора необходимо определять, как будет осуществляться передача, например, посредством передачи исключительного права или его отчуждения. Помимо данного аспекта представляется необходимым провести аудит (due diligence) нематериального актива, если он вносится одним из участников совместного предприятия в качестве вклада еще на стадии переговоров, согласовать вопросы управления таким активом, определить режим осуществления прав на созданный актив и другие корпоративные механизмы.

Исключительные права могут быть внесены в качестве вклада в имущество хозяйственного общества на основании п.1 ст. 66.1 ГК РФ, а также общих правил распоряжения исключительными правами, норм корпоративного права, в том числе законодательства об обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах. Как указывается в п.45 Постановления Пленума Верховного Суда №10, в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный или складочный капитал не является обязательным оформление лицензионного договора или договора об отчуждении, достаточным будет отразить существенные условия таких договоров в решении о создании совместного предприятия или в договоре об его учреждении. В случае отчуждения исключительного права в пользу совместного предприятия не возникает вопросов относительного того, как будет происходить управление нематериальным активом, когда один из партнёров осуществит выход, так как обладателем такого актива будет по-прежнему оставаться совместное предприятие. Если же участник, передающий свои исключительные права в качестве вклада, принял решение о предоставлении лицензии на соответствующие исключительные права, то, как указывает Е.В Глухов, целесообразно включить в лицензионный договор условие о том, что на случай реализации опционов или при реализации механизма разрешения тупиковой ситуации, , автоматически будет прекращен лицензионный договор. На случай выхода такого участника, если в качестве вклада им предоставлялось право на использование товарного знака в фирменном наименовании совместного предприятия, в корпоративном договоре должно быть условие о том, что оставшиеся участники общества обязаны изменить фирменное наименование совместного предприятия. С.Н. Ендуткин считает, что просто введения условия о том, что право на использование нематериального объекта прекращается вместе с выходом одного из партнёров, недостаточно. Он предлагает предусмотреть некий переходный этап при выходе одного из партнёров для использования такого средства индивидуализации как товарный знак. Во время данного этапа, например, он предлагает обязать совместное предприятие реализовать оставшуюся часть маркированной товарным знаком продукции, осуществить смену локации, сначала сократить, а потом совсем прекратить реализацию продукции под брендом партнера, который выходит из совместного предприятия.

Относительно такого объекта как секрет производства (ноу-хау) следует отметить, что, когда обладателем является также один из участников совместного предприятия, который на основании лицензии передает право пользования исключительным правом на секрет производства (ноу-хау), в случае выхода из совместного предприятия действие такой лицензии прекратится. Однако в силу специфики самого объекта секрета производства (ноу-хау), а именно - прекращения исключительного права на него лишь при утрате конфиденциальности сведений, которые составляют такое право, необходимо дополнительно предусмотреть ряд условий. Во-первых, при выходе партнёра из совместного предприятия, который является обладателем исключительных прав на секрет производства (ноу-хау), остальные участники обязаны по требованию обладателя уничтожить носители конфиденциальной информации в случае, если участники являются обладателями таких носителей. Во-вторых, если обладателем носителей является выходящий партнёр, то оставшиеся участники обязуются передать ему данные материальные носители, содержащие конфиденциальную информацию.

Ранее было указано, что в международной практике создания совместных предприятий и в работе некоторых отечественных авторов встречается форма осуществления совместной деятельности, которая не предполагает участия партнеров в коммерческой организации. Так, например, Е.В. Глухов относит к таковым простые товарищества. Действующим законодательством также предусмотрена возможность в соответствии с п.3 ст. 1041 ГК РФ заключить договор инвестиционного товарищества, особенности регулирования которого содержатся в Федеральном Законе от 28.11.2011 N 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе». Как правило, такая форма совместной деятельности не нацелена на долгосрочное сотрудничество. Однако во избежание споров в случае прекращения договора простого товарищества, необходимо заранее оговорить вопросы, касающиеся того, какие обязательства возникают у бывших участников договора по поводу права использования секрета производства (ноу-хау), если соответствующее право передавалось в состав общего имущества товарищей.

Общее имущество товарищей включает имущество, находящееся в общей долевой собственности, имущество, а также иные блага, признаваемые имуществом в широком смысле, переданные в пользование без перехода права собственности. В силу абз.2 п.1 ст. 1043 ГК РФ имущество, вносимое товарищем, который обладает им на основаниях, отличных от права собственности, составляет общее имущество товарищей. Как указывается в абз.1 п.2 ст. 1050 ГК РФ, в случае прекращения договора простого товарищества вещи, переданные в общее владение или пользование товарищей, возвращаются тому товарищу, которым они были предоставлены без вознаграждения. Представляется, что данной нормой должна быть также урегулирована судьба исключительных прав, которые были предоставлены участником в пользование, в случае прекращения договора простого товарищества. В такой ситуации также актуальна проблема, связанная с тем, что информация, составляющая секрет производства (ноу-хау), является индивидуализированной, и ее использование, разглашение бывшими товарищами не должно допускаться. Так как правило п.2 ст. 1050 ГК РФ носит диспозитивный характер, следовательно, товарищи могут договориться об ином. Например, о том, что товарищ, предоставлявший право пользования исключительным правом, в случае прекращения договора простого товарищества, может заключить с остальными товарищами возмездный лицензионный договор. Таким образом, остальные товарищи, которым в любом случае будут известны сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау), смогут использовать их в своем интересе на законных основаниях, а обладатель взамен может получить соответствующее вознаграждение. Важно также отметить, что, если товарищ, являющийся обладателем исключительного права на такой актив, не намерен предоставлять лицензию, необходимо предусмотреть обязанность остальных товарищей уничтожить носители конфиденциальной информации в случае прекращения договора простого товарищества.

Как указывается в зарубежных источниках, чаще всего на практике совместные предприятия, которые образуются с целью создания и использования интеллектуальной собственности, создаются в иностранных юрисдикциях именно по модели договорных соглашений, то есть без создания отдельного юридического лица. Представляется, что данная форма ведения совместной деятельности является более предпочтительной тогда, когда планируется разработка больших по объему проектов в сфере технологий. Для участников такой формы совместного предприятия предлагается заранее перед началом совместной деятельности сделать выбор, какой стороне будет принадлежать вся созданная интеллектуальная собственность. Такой выбор должен производится на основе объективного расчета того, какой из участников обладает большим опытом в области интеллектуальной собственности, денежными ресурсами и персоналом с уникальными навыками, чем у компании - партнёра. Такой подход позволяет не только избежать разногласий по поводу того, кто является создателем и патентообладателем в отношении каждой разработки, но и предотвратить споры в случае прекращения деятельности такого предприятия, так как обладателем нематериального актива остается тот участник, который внес наибольший вклад в его создание.

РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ ПРИ ВЫХОДЕ ПАРТНЕРА ИЗ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СЛУЧАЕ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

На практике конфликтные ситуации относительно вопросов управления активами совместного предприятия при выходе партнёров возникают в тех случаях, когда стороны заранее не предусмотрели варианты того, как будут развиваться их отношения после прекращения совместной деятельности. Не являются исключением и вопросы по поводу судьбы прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, созданные во время деятельности совместного предприятия. Более того, в силу законодательства, регулирующего интеллектуальную собственность, ответ на вопрос о том, может ли партнёр при выходе забрать тот или иной актив, возможно ли совместное обладание исключительными правами на те или иные объекты, не является очевидным.

Далее на основе анализа действующего законодательства будут проанализированы способы решения вопросов управления интеллектуальной собственностью при выходе одного из партнёров, если сторонами на этапе создания совместного предприятия не были предусмотрены механизмы урегулирования такой ситуации, то есть не были включены termination provisions, о которых шла речь в первом разделе.

2.1 Разрешение конфликтной ситуации в зависимости от организационно-правовой формы совместного предприятия

Необходимо рассмотреть варианты того, как будет на практике решен вопрос управления исключительными правами, когда совместное предприятие было создано в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

Первый возможный вариант того, как будет решаться данный вопрос, стоит рассмотреть на примере ситуации, когда совместное предприятие продолжает существовать после выхода одного из партнёров. Если участник, выходящий из такого общества, хочет забрать актив, необходимо установить, во-первых, кому принадлежит право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, во-вторых, организационно-правовую структуру.

В соответствии с п.1 ст. 66 ГК РФ имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному товариществу или обществу. Согласно с п.4 ст.15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», если имущество было передано участником общества для оплаты своей доли, при выходе такого участника из общества, это имущество остается на праве пользования у общества на тот срок, на который такое имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества. В ФЗ «Об акционерных обществах» аналогичного положения не содержится. В п.3 ст. 9 данного Закона лишь говорится о том, что имущественные права могут вноситься учредителями в оплату акций. Дальнейшая судьба таких прав на случай выхода участника из общества не предусмотрена. При этом в п.45 в Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 говорится о том, что исключительное право или право по лицензионному договору может вноситься в качестве вклада в уставный или складочный капитал общества посредством отчуждения исключительного права или заключения лицензионного договора. Таким образом, для выходящих из акционерного общества участников, должна по аналогии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматриваться норма о последствиях выхода одного из участников. Необходимо, в частности, условие о том, что право пользования исключительным правом остается у акционерного общества на тот срок, который был предоставлен по лицензионному договору.

Соответственно, если участник совместного предприятия предоставлял ему исключительное право по лицензионному договору в качестве оплаты доли в уставном капитале или акций, когда участники не договорились заранее относительно последствий выхода одного из них, у совместного предприятия остается исключительное право на тот срок, который был установлен в лицензии. Если же исключительное право было внесено в уставный капитал совместного предприятия путем отчуждения совместному предприятию исключительного права, то потребовать возврата выходящему из общества участнику исключительного права не представляется возможным.

При втором варианте, когда объект был создан уже во время деятельности самого предприятия и оформлен на данное общество, участник, согласно п. 1 ст. 66 ГК РФ, не вправе забрать такой актив при выходе из совместного предприятия.

Если корпоративным договором предусмотрена ликвидация совместного предприятия при выходе одного из партнеров, необходимо установить общие последствия для интеллектуальной собственности. Ранее уже был частично рассмотрен вопрос о том, какова судьба исключительных прав при ликвидации общества. Законодатель не дает на данный вопрос прямого ответа, в доктрине тоже не достигнуто консенсуса относительно понимания того, прекращаются ли исключительные права, принадлежащие юридическому лицу при ликвидации. В том случае, если исключительные права не прекращаются, тогда кто из участников становится обладателем, допустимо ли в таком случае сообладание правом?

Н.А. Майоров, проанализировав действующее законодательство, сделал вывод о том, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации прекращаются после ликвидации юридического лица. Однако далее он указывает на то, что в доктрине существует дискуссия относительно того, допустимо ли при ликвидации юридического лица сингулярное правопреемство. Если допустить сингулярное правопреемство, в данном случае, то тогда, с точки зрения Н.А. Майорова, целесообразно дополнить положения ГК РФ о том, что «после удовлетворения требований кредиторов оставшиеся права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации при ликвидации юридического лица подлежат распределению наравне с остальным имуществом». В п.1 ст. 61 ГК РФ установлено прекращение прав и обязанностей юридического лица без их перехода другим лицам в порядке универсального правопреемства в случае ликвидации, то есть сингулярное правопреемство законодателем не допускается. Более того, учитывая положения действующего законодательства, которое прямо устанавливает запрет на выдел долей в исключительном праве, такое предложение относительно распределения между бывшими участниками исключительных прав навряд ли представляется возможным.

Когда законом прямо не предусмотрено прекращение исключительного права на объект интеллектуальной собственности в случае ликвидации обладателя -- юридического лица, исключительные права на такие объекты, как отмечает Л.А. Новоселова, могут переходить к учредителям юридического лица. При этом в отношении исключительного права допускается только режим совместного обладания, то есть в случае спора относительно того, кому должен принадлежать актив, перераспределить права пропорционально долям участия в уставном капитале на данный момент, не представляется возможным.

2.2 Выход из конфликтной ситуации в зависимости от объекта, с целью которого осуществлялась коммерциализация интеллектуальной собственности

Вопрос о том, как в зависимости от объекта интеллектуальной собственности решается вопрос об обладании им партнёрами после прекращения совместной деятельности, встает в том случае, если оба партнера имеют право на такой объект. Пример того, когда это возможно, был проанализирован ранее при рассмотрении вопроса о судьбе исключительных прав при ликвидации совместного предприятия. Если оба партнера имеют исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, то согласно п.3 ст. 1229 ГК РФ в отношении исключительных прав на объект, принадлежащий нескольким лицам, такое право принадлежит им совместно. Такое регулирование означает, что каждый из бывших партнёров может использовать объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению, если ГК РФ или соглашением между ними не предусмотрено иное. Распоряжение исключительным правом на такой объект осуществляется партнёрами совместно, доходы от такого совместного распоряжения распределяются в равных долях. При этом, п.3 ст. 1227 ГК РФ указывает на неприменение к интеллектуальным правам положений ГК РФ о вещных правах, если иное не установлено законом, но на данный момент нормы ГК РФ таких случаев и не предусматривают. В п.35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 прямо указывается на отсутствие у сообладателей исключительного права возможности на раздел исключительного права и выдела из него долей. Таким образом, на данный момент действующее законодательство допускает только сообладание исключительным правом бывшими партнёрами, так как запрет на применение норм вещного права по аналогии лишает возможности выдела долей в исключительном праве. Такое регулирование в случае конфликтной ситуации не позволяет разрешить разногласия между теми участниками совместного предприятия, которые далее не желают более друг с другом вести совместную деятельность, и оставляет только вариант сообладания правом на спорный актив, так как ни один из правообладателей не может свободно распорядиться долей в исключительном праве без согласия других правообладателей. Более того, согласно абз.2 п.35 Постановления Пленума Верховного Суда №10 взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. В случае недостижения между сообладателями такого согласия, спор между соправообладателями об определении порядка осуществления и распоряжения правом может быть рассмотрен судом по иску любого из правообладателей.

Далее, встает вопрос относительно сообладания отдельными объектами интеллектуальной собственности. Из положений ст. 1475 ГК РФ следует, что исключительное право на фирменное наименование возникает с момента регистрации и прекращается с момента прекращения юридического лица либо изменения фирменного наименования. При этом, как указывается в п.2 ст. 1474 ГК РФ, распоряжение исключительным правом на фирменное наименование не допускается. Из этого следует, что сообладание в отношении фирменного наименования не может возникнуть, так как исключительное право на такой объект возникает у юридического лица и не подлежит распоряжению. В одном из Постановлений Суда по интеллектуальным правам было прямо указано на то, что средством индивидуализации, исключительным правом на которое нельзя обладать совместно, является фирменное наименование.

Не допускается также и сообладание исключительным правом в отношении товарных знаков. Прямого запрета на совместное обладание исключительным правом на товарные знаки законом не предусмотрено, однако дело компании Ле Публикасьон Конде Наст С.А и ОАО «Синергия капитал» показало, что правоприменительная практика на сегодняшний день исходит из того, сообладание исключительными правами на данное средство индивидуализации не допускается. В 2017 году данные лица обратились в суд с требованием о признании незаконным решения Роспатента об отказе в регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки. Первая и апелляционная инстанция по данному делу отказали в удовлетворении требований, сославшись на то, что подзаконными нормативными актами не предусматривается государственная регистрация Роспатентом «отчуждения 50% исключительного права» на товарный знак по договору, и товарный знак может принадлежать нескольким лицам совместно, на основании ст. 1510 и ст. 1511 ГК РФ, посвященных охране коллективных товарных знаков. Суд по интеллектуальным правам с таким решением не согласился и указал на то, что оно противоречит действующим положениям ГК. Более того, оно противоречит нормам международных соглашений, участницей которых является РФ, а именно положениям пункта (3) ст.5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и ст.11 Сингапурского договора о законах по товарным знакам от 27.03.2006, которые предусматривают совладение исключительным правом на товарный знак. Однако Верховный Суд отменил данное Постановление и оставил в силе решения суда первой и апелляционной инстанций. Аргументами Верховного суда являлись тезисы о том, что порядок применения нормы п.2 ст.1229 ГК РФ относительно товарных знаков определен в ст.1510, 1511 ГК РФ и о том, что российским законодательством не предусмотрен порядок регистрации товарного знака на имя нескольких лиц. Исключение представляет собой только ситуация регистрации коллективного товарного знака.