Модели защиты прав property rule и liability rule как основания определения условий и границ применения способов защиты исключительных прав на изобретения и на товарные знаки в российском праве

Примером отрасли, где патентообладатели не прибегают к лицензированию как к способу коммерциализации изобретения является фармацевтика.

Фармацевтические компании тратят огромные средства на научно-исследовательские работы (research and development) (далее - R&D), связанные не только с разработкой новых лекарственных средств, но также и с проведением исследований, необходимых для допуска регулятором (Министерство здравоохранения РФ, U.S. Food and Drug Administration и т.д.) конечного продукта на рынок DiMasi J.A., Grabowski H.G. R&D Costs and Returns to New Drug Development: A Review of the Evidence // The Oxford Handbook of the Economics of the Biopharmaceutical Industry / ed. by P.M. Danzon, S. Nicholson. Oxford University Press, 2012. P. 22.. Так, согласно данным J.A. DiMasi, H.G. Grabowski и R.W. Hansen в 2013 г. капитализированные расходы фармкомпаний на R&D для одного лекарства составляли 2 558 миллионов долларов США (при стоимости доллара США 2013-го года), в сравнении с 1 044 миллионов долларов США в 2000 г. (при стоимости доллара США 2013-го года) DiMasi J.A., Grabowski H.G., Hansen R.W. Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs // Journal of Health Economics. 2016. Vol. 47. P. 31..

В связи с обозначенной высокой капиталоемкостью фармацевтической продукции, фармацевтическим компаниям принципиально важно иметь возможность устанавливать монопольно высокие цены на свою инновационную продукцию, превышающие предельные издержки ее производства, а также самостоятельно определять объем выпуска и ценовую политику, что становится возможным благодаря патентной защит результатов R&D еще задолго до выпуска последних на рынок. Одновременно, лицензирование изобретений на открытом рынке, в том числе в пользу, дженериковых компаний-конкурентов, делает невозможной жесткую политику ценообразования, необходимую фармацевтическим компаниям-оригинаторам для того, чтобы окупить огромные расходы на R&D Danzon P.M., Nicholson S. Introduction. The Oxford Handbook of the Economics of the Biopharmaceutical Industry / ed. by P.M. Danzon, S. Nicholson. Oxford University Press, 2012. P. 2 - 3; Eisenberg R.S. Patents and Regulatory Exclusivity // The Oxford Handbook of the Economics of the Biopharmaceutical Industry / ed. by P.M. Danzon, S. Nicholson. Oxford University Press, 2012. P. 167 - 195..

Таким образом, фармацевтический рынок оригинальных препаратов является примером области, где патентообладатели практически не используют лицензирование своих изобретений на открытом рынке как способ их коммерциализации, придерживаясь политики самостоятельного использования изобретений в собственной продукции.

С другой стороны, примером патентообладателей, которые используют (или, как минимум, публично заявляющих о том, что они используют) лицензирование своих изобретений в качестве практики их коммерциализации являются обладатели так называемых стандарт необходимых патентов (standart essential patents) (далее - «SEPs») Mark R. Patterson, Inventions, Industry Standards, and Intellectual Property, 17 BERKELEY TECH. L.J. 1043, 1073 (2002).

SEPs - это патенты, охраняющие «технические решения, при отсутствии которых невозможно производить, продавать, ремонтировать, эксплуатировать и иным образом распоряжаться продуктом или методом, охватываемым стандартом» Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. М.: Статут, 2020 // СПС «Консультант Плюс», в силу того, что эти технические решение были признаны стандартами теми или иными стандартизирующими организациями.

Примеры, таких организаций - это International Telecommunication Union и European Telecommunications Standards Institute. Если патентообладатель соглашается с признанием его технического решения, охраняемого патентом, в качестве стандарта, то он обязуется предоставлять иным лицами лицензии на справедливых и недискриминрующих условиях (условия FRAND) Подробнее см.: Ворожевич А.С. Пределы осуществления исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 20 // Официальный сайт. URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/the-limits-of-the-implementation-of-exclusive-rights-to-the-standard-are-the-necessary-patent-protected-objects-and-software-conditions-frand#8 (Дата обращения: 01.05.2020)..

Таким образом, обладатели SEPs являются примерами патентообладателями, допускающими возможность коммерциализации своих изобретений путем выдачи лицензий на их использование, а значит при нарушении их исключительного права на изобретение, как минимум в случае их отказа от выдачи лицензии на условиях FRAND прямо обратившемуся к ним лицу, нарушенное право должно защищаться по модели liability rule.

Непрактикующие и практикующие патентообладатели. Наконец третьим обстоятельством, влияющим на выбор между моделями property rule и liability rule при защите исключительного права на изобретение, является то, использует ли патентообладатель свое изобретение в коммерческой деятельности или нет.

Общая презумпция здесь также проста - если патентообладатель не использует изобретение, то защита нарушенного исключительного права на это изобретение должна осуществляться по модели liability rule; если использует - property rule.

При этом патентообладатель может не использовать принадлежащее ему изобретение по разным причинам - как добросовестно, так и исключительно с целью причинить вреда другим лицам, или шантажировать их («патентный троллинг») Patent assertion entity activity: an FTC study. A report of the Federal Trade Commission. 2016. URL: https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/patent-assertion-entity-activity-ftc-study/p131203_patent_assertion_entity_activity_an_ftc_study_0.pdf..

Логика аргументов в поддержку заявленного довода здесь схожа с аргументами в пользу применения способов защиты по модели liability rule при нарушении исключительного права лицензирующего патентообладателя.

Во-первых, непрактикующий патентообладатель не несет издержек от выхода на рынок иного лица, использующего охраняемую его патентом технологию, поскольку сам он не теряет от этого никакой доли рынка.

Во-вторых, предоставление непрактикующему патентообладателю способов защиты по модели property rule может привести к злоупотреблениям со стороны последнего на переговорах, поскольку будет создавать для патентообладателя стимул идти в суд за взысканием сверхкомпенсации, если он понимает, что для потенциального пользователя нарушение патента с последующей выплатой компенсации будет выгодней, чем неиспользование запатентованного изобретения.

С учетом вышеприведенных оснований дифференциации моделей защиты нарушенного исключительных прав на изобретения, William F. Lee и Douglas Melamed, проводя схожую логику аргументации, предлагают следующую систему применения способов защиты, реализующих модели property rule или liability rule, отраженную в табл. 1 ниже Lee W.F., Melamed D. Ibid. P. 6 - 7..

Табл. 1. Выбор способа защиты исключительного права на изобретение

	Лицензиар заключает договоры ex ante	Лицензиар не заключает договоры ex ante
Невиновный нарушитель	Понесенные убытки: Разумное роялти, определяемое на основании гипотетических ex ante переговоров.	Понесенные убытки: Недополученные доходы, либо разумное роялти, определяемое на основании гипотетических ex ante переговоров
	Меры на будущее: Продолжение выплаты разумного роялти. Судебный запрет не вводится.	Меры на будущее: Патентообладатель может выбрать между (1) продолжением выплаты разумного роялти; (2) судебным запретом с выплатой нарушителю затрат для перехода на альтернативную технологию
Виновный нарушитель	Понесенные убытки: Компенсация: Разумное роялти, определяемое на основании гипотетических ex ante переговоров. Превенция: Сверхкомпенсаторные убытки (enhanced damages)	Понесенные убытки: Компенсация: Недополученные доходы, либо разумное роялти, определяемое на основании гипотетических ex ante переговоров. Превенция: Сверхкомпенсаторные убытки (enhanced damages)
	Меры на будущее: Продолжение выплаты разумного роялти, а также сверхомпенсационные убытки (enhanced damages), если это необходимо для превенции виновных нарушений. Судебный запрет не вводится.	Меры на будущее: Судебный запрет, если общественный интерес или изменившиеся обстоятельства не делают его нежелательным. Если судебный запрет не вводится, то продолжение выплаты разумного роялти, а также сверхомпенсационные убытки (enhanced damages), если это необходимо для превенции виновных нарушений.
	Лицензиар заключает договоры ex ante	Лицензиар не заключает договоры ex ante

Принимая во внимание все приведенные нами рассуждения, необходимо сказать, что мы согласны, с предлагаемой William'ом F. Lee и Douglas'ом Melamed'ом схемой применения различных способов защиты во всем, кроме ограничений на введение судебного запрета при нарушении исключительного права нелицензирующего патентообладателя, в случае, если реализация такого способа защиты противоречит общественному интересу. Как мы указывали ранее, появление на рынке конкурента в ряде случаев может привести к потере нелицензирующим патентообладателем значительной части рынка. Таким образом, мы полагаем, что при наличии общественного интереса в использовании изобретения нелицензирующего патентообладателя, его использование должно осуществляться на основании выданной ex ante принудительной лицензии, порядок и условия предоставления которой не входят в предмет настоящего исследования.

Часть 3. Property rule и liability rule: основания выбора модели для защиты исключительного права на товарный знак

По вескому замечания William M. Landes и Richard A. Posner, в отличие от иных объектов интеллектуальной собственности, товарные знаки, не являются общественным благом, а максимизация полезности от их использования происходит как раз только в случае, если возможность эффективного использования конкретного обозначения предоставляется только одному лицу, репутация (goodwiil) которого ассоциируется у потребителя с этим обозначением Landes W.M., Posner R.A. Ibid. P. 171 - 172..

Схожей позиции придерживается А.С. Ворожевич, отмечающая, что «товарные знаки как зарегистрированные идентификаторы источника происхождения товаров являются частными благами и характеризуются конкурирующим характером использования. <…> Все возможные способы правомерного использования чужого товарного знака в таком случае по своей сути не представляют использования товарного знака либо представляют использование такого товарного знака не в качестве идентификатора своих товаров, услуг и работ» Ворожевич А.С. Граница исключительных прав на товарные знаки. Значение репутации (гудвилл) товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2019. № 11 // СПС «Гарант»..

Общество и потребители заинтересованы в монополизации обозначения за одним субъектом, чтобы минимизировать их трансакционные издержки на поиск информации о том или ином товаре. Одновременно, правообладатель заинтересован получении монополии на индивидуализацию товаров и услуг одним обозначением, поскольку тем самым получает защиту собственным инвестициям в узнаваемость бренда и качество индивидуализируемых им товаров, борясь с использованием его репутации третьими лицами Карапетов А.Г. Указ. соч. С. 217 - 218..

Именно в связи с обозначенной экономической особенностью товарного знака ни отечественная, ни зарубежная литература не уделяют внимания вопросу дифференциации моделей property rule и liability rule при защите последнего. В сравнении с огромным пластом литературы, посвященным границам защиты исключительного права на изобретение, границы защиты исключительного права на товарный знак сводятся к обсуждению вопросов, что является использованием товарного знака, а что нет; что может быть товарным знаком, а что нет См. например: Sakulin W. Trademark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry Into the Conflict Between Trademark Rights and Freedom of Expression Under European Law. Rotterdam, 2011. - 420 p.; Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: «руки прочь от святынь» или «надо иметь чувство юмора»? // Предпринимательское право. 2014. № 2. С. 38 - 45; Галифанов Р.Г. Особенности правовых взаимоотношений доменных имен и товарных знаков // ИС. Промышленная собственность. 2017. № 8. С. 33 - 48; Харитонова Ю.С. Географические объекты в интеллектуальной собственности: проблемы судебной и антимонопольной практики // Юрист. 2015. № 18. С. 10 - 16..

В некотором смысле в литературе и на практике преимущественно обсуждаются границы самого исключительного права на товарный знак, а не границы его защиты. Презюмируется, что использовать чужой товарный знак, вводя потребителей в заблуждение относительно происхождения товара - это зло, которое нельзя поощрять, а значит, исключительное право на товарный знак должно защищаться по модели property rule Heald P. Money Damages and Corrective Advertising: An Economic Analysis // University of Chicago Law Review. 1988. Vol. 55. P. 629 - 630..

Будучи абсолютно согласными с вышеприведенным доводом, мы, в то же время, полагаем, что можно сделать как минимум два уточнения позиции о необходимости защиты исключительного права на товарный знак по модели property rule.

Во-первых, требование строгой защиты исключительного права на товарный знак по модели property rule касается только защиты индивидуализирующей функции товарного знака, а не самого продукта, который индивидуализирует обозначение.

Во-вторых, мы также считаем, что ответственности по модели property rule в части сверхкомпенсационной защиты нарушенного права может быть реализована только при умышленном нарушении, однако в части абсолютной зашиты по вынесению судебного запрета может быть осуществлено и без вины. Аргументы в поддержку указанного довода аналогичны, тем, что были приведены в пользу строго виновной ответственности за нарушение исключительного права на изобретение - сверхомпенсационное взыскание за нарушение исключительного права на товарный знак с лица, которое совершило нарушение неумышленно, противоречит его экономической цели, поскольку не будет выполнять превентивной функции.

В связи с этим необходимо согласиться с Л.А. Новоселовой и А.С. Ворожевич, отмечающими следующее: «Вместе с тем при возложении ответственности при отсутствии вины любые разновидности штрафной компенсации (превышающей размер причиненных убытков) представляются недопустимыми - штрафная ответственность в этом случае не отвечает критерию справедливости. С невиновного нарушителя можно взыскивать санкции лишь в размере предполагаемых роялти: средств, которые нарушитель бы выплатил, если бы заключил договор с правообладателем об использовании объекта» Новоселова Л.А., Ворожевич А.С. Элемент вины в нарушении исключительного права на товарный знак // Российский судья. 2018. № 6. С. 9 - 14; № 7. С. 12 - 16 // СПС «Консультант Плюс»..

Проведя политико-правовой анализ оснований применения моделей property rule и liability rule при защите исключительных прав на изобретения и на товарные знаки далее мы предлагаем кратко описать наиболее проблемные в контексте описанного выше способы их защиты по модели property rule в российском праве: судебный запрет, пресечение действий, создающих угрозу нарушения исключительного права, изъятие контрафактных материальных носителей, нарушающих исключительное право.



Глава 2. Спорные способы защиты исключительных прав на изобретения и на товарные знаки в российском праве, реализующие модель property rule

В настоящей главе мы постараемся кратко описать спорные аспектов отдельных способов защиты исключительных прав на изобретения и на товарные знаки в российском праве, которые однозначно реализуют модель защиты property rule:

(1) пресечение действий, нарушающих исключительное право;

(2) пресечение действий, создающих угрозу нарушения исключительного права;

(3) изъятие контрафактных материальных носителей, нарушающих исключительное право.

Каждому способу защиты посвящен один параграф, в рамках которого в случае необходимости раскрываются особенности применения способа защиты к каждому из рассматриваемых объектов промышленной собственности.

Часть 1. Пресечение действий, нарушающих исключительное право

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительного права осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право к лицу, совершающему такие действия, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (далее также - «судебный запрет»).

При этом требование о защите исключительного права путем наложения судебного запрета подлежит удовлетворению независимо от того, совершено ли нарушение исключительного права виновно или нет (п. 5 ст. 1250 ГК РФ).

Обращение в суд с требованием о наложении судебного запрета не требует соблюдения досудебного порядка урегулирования спора (абз. 3 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ).

Очевидно, что судебный запрет является абсолютным способом защиты нарушенного исключительного права на изобретение и направлен на прекращение совершенного нарушения, т.е. на защиту исключительного права «в натуре», а не просто на компенсацию потерь патентообладателя, какими бы незначительными они ни были.

В случае предъявления патентообладателем требования о пресечении действий нарушающих исключительное право в предмет его доказывания по делу входит лишь (1) принадлежность ему исключительного права на изобретение и (2) использование в изделии ответчика изобретения, т.е. использование ответчиком в его изделии каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы изобретения, либо эквивалентных признаков Постановления Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2019 по делу № А40-137099/2017; от 27.09.2018 по делу № А41-950/2018; от 19.08.2015 по делу № А07-8867/2012.. Иными словами, для наложения судебного запрета на использование изобретения ответчиком, истцу не требуется доказывать ничего, кроме самого факта нарушения.

Интересным, однако, является, разъяснение Верховного Суда Российской Федерации (далее - «ВС РФ»), приведенное в п. 57 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - «ПП ВС РФ № 10»), ограничивающее возможность предъявления требования о наложении судебного запрета только в отношении продолжающегося нарушения.

ВС РФ прямо указывает: «Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан». По логике ВС РФ общий запрет на нарушение исключительного права устанавливается непосредственно законом.

С одной стороны, бесспорно, что логически невозможно предъявление требования о пресечении действий, которые уже прекратились. Иными словами, абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать изобретение не подлежат удовлетворению Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2019 по делу № А40-230155/2015..

Одновременно важно уточнить, что предъявляемое патентообладателем требование о запрете использования изобретения в будущем в конкретном продукте может не носить абстрактный характер, даже если нарушение уже прекратилось, и служить цели установления преюдиции использования изобретения в конкретном продукте в будущих процессах.

Приведем простой пример. Допустим компания A обладает патентом X на изобретение, используемое при производстве ноутбуков. Компания A узнает, что компания B в своей модели ноутбуков «Nimbus2020» использует изобретение по патенту X. Использование изобретения было установлено представителем A по результатам контрольной закупки первой партии ноутбуков «Nimbus2020». Доказав нарушение со стороны компании B, а также наложив судебный запрет на производство и предложение к продаже ноутбуков «Nimbus2020», патентообладатель A в будущем сможет, ссылаясь на полученный судебный запрет, без повторного проведения контрольной закупки и экспертизы, запретить B вводить в оборот новую партию ноутбуков той же модели, только если последний не докажет, что «новые» «Nimbus2020» отличаются от «старых» «Nimbus2020».

В этой связи нельзя не согласиться с А.С. Ворожевич, отмечающей следующее: «Суд [в описанном случае] устанавливает негативное обязательство ответчика не просто не нарушать исключительных прав, а не производить и не реализовывать конкретный объект. Исходя из этого, можно заключить, что запрета на использование (в том числе будущее) патентоохраняемого объекта при установлении судом предполагаемого объекта, в котором было (будет) воплощено запатентованное решение, носит не абстрактный характер» Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. М.: Статут, 2020 // СПС «Консультант Плюс»..

В то же время стоит согласиться, что, строго говоря, описанный способ защиты носит скорее не характер требования о пресечения действий, непосредственно нарушающих исключительное право патентообладателя, но характер требования о пресечении действий, создающих угрозу нарушения права. Именно в таком ключе, например, § 139 Патентного закона ФРГ допускает предъявления требования о наложении судебного запрета на будущие действия: «Если лицо в нарушение положений § § 9-13 использует запатентованное изобретение, потерпевший может при наличии опасности повторения нарушения предъявить требование о прекращении нарушения. Данное требование может быть предъявлено даже в том случае, если угроза совершения противоправного действия возникает впервые» Патентный закон // Германские законы в области права интеллектуальной собственности; пер. с нем., введ., сост. В. Бергманн; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. - М.: Инфотропик Медиа, 2017. С. 189..

Судебный запрет как способ защиты нарушенного исключительного права на изобретение, при этом, не считается в отечественной литературе связанным с какими-либо правовыми проблемами. Однако, как мы указывали ранее, автоматическая защита любого исключительного права на изобретение по модели property rule не является абсолютно бесспорным.

Так, начиная с рассмотрения в 2006 г. Верховным Судом США так называемого дела eBay eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)., при вынесении судебного запрета на использование изобретения суды руководствуются четырехступенчатым тестом. Для наложения судебного запрета суду необходимо установить (1) факт причинения патентообладателю непоправимого ущерба в случае отказала от наложения судебного запрета; (2) факт того, что иные способы защиты права патентообладателя, включая денежную компенсацию, не позволяют полностью восстановить нарушенное право истца; (3) факт того, что наложение судебного запрета не будет несправедливо обременительным для ответчика в сравнении с преимуществами, получаемые патентообладателем; (4) факт того, что общественные интересы не будут нарушены в случае наложения судебного запрета.

При этом, как мы указывали ранее, наложение судебных запретов на использование изобретений как реализация модели защиты property rule не является технологически нейтральной.

В частности, как указывает Christopher B. Seaman в своей работе по итогам анализа практики окружных судов США, наиболее часто требования о наложении судебного запрета на использование изобретений удовлетворяются в делах о нарушении исключительных прав на изобретения в области биотехнологий и фармацевтики - в 100 % (всего 4 дела) и 92 % (всего 25 дел) случаев соответственно. Самый низкий процент удовлетворенных судебных запретов в сфере IT разработок программ для ЭВМ - 53% (всего 36 дел) Seaman C. Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study // Iowa law Review. 2016. Vol. 101:1949. P. 1984.. Позже Ryan T. Holte и Christopher B. Seaman показали, что при обжаловании указанных решений окружных судов Апелляционный суд США по федеральному округу поддерживает решения о наложении судебного запрета в 88 % случаев, а решения об отказе в наложении судебного запрета лишь в 55 % случаев Patent Injunctions on Appeal: An Empirical Study of the Federal Circuit's Application of eBay // Washington Law Review. 2017. Vol. 92. P. 187 - 188..

Одновременно с этим, какие-либо основания допускать использование товарного знака отсутствуют…



Часть 2. Пресечение действий, создающих угрозу нарушения исключительного права

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительного права осуществляется также путем предъявления требования о пресечении действий, создающих угрозу нарушения исключительного права к лицу, создающему своими действиями угрозу нарушения, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В терминологии российского дореволюционного юриста В.М. Гордона вышеописанное требование относится к категории «исков о воспрещении», т.е. «исков, направляемых на то, чтобы предупреждать в будущем действия, совершение которых было бы нарушением прав истца» Гордон В.М. Иск о воспрещении. СПб.: Типография т-ва «Общественная польза», 1913. С. 4..

Указанное требование также подлежит удовлетворению независимо от того, совершено ли нарушение исключительного права виновно или нет (п. 5 ст. 1250 ГК РФ), а обращение с в суд также не требует соблюдения досудебного порядка урегулирования спора (абз. 3 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ).

Основной проблемой, возникающей в связи с описанным требованием является вопрос о том, насколько близки должны быть негативные для патентообладателя последствия от действий будущего нарушителя, чтобы его действия признавались составляющими угрозу нарушения.

Так, например, в российской судебной практике однозначно не решен вопрос о том, считаются ли действиями, составляющими угрозу нарушения исключительного права на изобретение, совершение действий по регистрации лекарственного препарата для целей его последующего введения в оборот.

В период своего существования Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - «ВАС РФ»), последовательно придерживался позиции, что как действия дженериковой компании по подготовке к государственной регистрации так и сама государственная регистрация воспроизведенного лекарственного препарата, в котором используется изобретение патентообладателя-оригинатора, не являются нарушением его исключительного права Постановления Президиума ВАС РФ от 16.07.2009 № 2578/09; от 31.01.2012 № 11025/11..

Так, в своем постановлении от 16.07.2009 № 2578/09 Президиум ВАС РФ указал:

«[Д]ействия общества по подготовке и представлению в Росздравнадзор указанных документов для целей государственной регистрации и получения разрешения на использование генерического лекарственного средства иматиб-ФС по истечении срока действия патента компании не являются использованием изобретения по смыслу статьи 10 Патентного закона и могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются нарушением исключительного права компании. Они направлены на охрану здоровья населения и содействие доступа к лекарственному средству нуждающихся лиц».

Однако совсем недавно подход ВАС РФ был пересмотрен Судом по интеллектуальным правам.

Так, в своем постановлении от 28.02.2019 по делу № А40-106405/2018 Суд по интеллектуальным правам высказался следующим образом:

«[С]уд кассационной инстанции соглашается с апелляционным судом в том, что без государственной регистрации лекарственного препарата и государственной регистрации предельных отпускных цен на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, введение в гражданский оборот лекарственного препарата не допускается, а допущение к обращению (введению в гражданский оборот) лекарственного препарата рассматривается законом в качестве основной цели соответствующей регистрации.

Следовательно, вывод суда апелляционной инстанции о том, что представленные доказательства в совокупности подтверждают факт осуществления обществом необходимых приготовлений к совершению действий, создающих угрозу нарушения исключительных прав истца на патент Российской Федерации на изобретение N 2153495, также является верным».

Одновременно, в постановлении от 24.04.2018 по делу № А41-85807/2016 Суд по интеллектуальным правам отдельно указала на значительный срок, за который дженериковая компания зарегистрировала свой воспроизведенный лекарственный препарат:

«Судебная коллегия суда кассационной инстанции отклоняет довод кассационной жалобы о том, что угроза нарушения не доказана, так как ответчик не рекламирует, не производит и не предлагает к продаже путем участия в государственных закупках лекарственный препарат «Нилотиниб-натив».

Данный довод кассационной жалобы основан на ошибочном толковании ответчиком норм права и на подмене понятия "угроза нарушения" понятием "нарушение".

[Р]егистрация <…> лекарственного препарата 05.10.2016 преследует намерение к введению лекарственного препарата в гражданский оборот до истечения срока действия Патента (то есть до 04.07.2023), так как отсутствие лекарственного препарата на рынке в течение трех лет (с 2016 по 2019 годы) в соответствии с п. 8 ст. 32 <…> [Закона] «Об обращении лекарственных средств» приведет к отмене регистрации [лекарственного препарата]».

Обозначенный подход судов поддерживается также в отечественной доктрине А.С. Ворожевич, отмечающей, что «анализируемое решение судов следует признать оправданным. Между тем de lege ferenda отмена регистрации является чрезмерной мерой. Более правильным с позиции баланса интересов будет приостановить действие регистрации до тех пор, пока действует патент. В таком случае, с одной стороны, будут в полной мере обеспечены интересы правообладателя, с другой стороны, не пострадают правомерные интересы производителя дженерика: он сразу может выйти на рынок со своим препаратом, как истечет срок действия патента» Ворожевич А.С. Защита нарушенных исключительных прав на патентоохраняемые объекты в контексте развития кодификации законодательства об интеллектуальных правах // Вестник гражданского права. 2019. № 5. С. 161 - 185 // СПС «Консультант Плюс»..

Действительно, если регистрация лекарственного препарата прекращается в случае отсутствия его на рынке в течение трех лет после регистрации, то регистрация дженерика более чем за три года до истечения срока действия патента, охраняющего используемое в нем изобретение компании-оригинатора, однозначно свидетельствует об угрозе нарушения дженериковой компанией исключительного права патентообладателя. Однако в таком случае, следует признать обоснованной позицию, что регистрация дженерика в пределах трех лет до истечения срока патентной охраны изобретения оригинатора.

Часть 3. Изъятие из оборота и уничтожение контрафактных материальных носителей, нарушающих исключительное право

Условия и порядок изъятия из оборота и уничтожение контрафактных материальных носителей, нарушающих исключительное право на изобретение, и нарушающих исключительное право на товарный знак различаются.

Так, к изобретениям применяется общее правило, установленное п. 4 ст. 1252 ГК РФ, согласно которому, в случае, если изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

Как видно из приведенной нормы, данное правило не имеет исключений, в связи с чем, если патентообладатель предоставит суду информацию о местонахождении контрафактных товаров См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2017 по делу N А40-198094/2015., такие товары по требованию патентообладателя подлежат конфискации и уничтожению независимо от их общественной пользы.

Одновременно с этим, п. 2 ст. 1515 ГК РФ установлены иные последствия для контрафактного товара, с неправомерно размещенным на нем товарным знаком.

В отличие от контрафактных товаров, в которых неправомерно используется изобретение, для контрафактных товаров с неправомерно размещенными на них товарными знаками законодатель допускает «облегченную» версию обсуждаемого способа защиты.

Так, согласно вышеуказанной норме, в тех случаях, когда введение товаров с неправомерно размещенными на них товарными знаками в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать лишь удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, а не уничтожения самих товаров.

Такой подход логически с необходимостью следует из описанного нами ранее взгляда на защиту исключительного права на товарный знак - защите подлежит индивидуализирующая функция товарного знака, а не находящийся за ней товар.

Важно отметить, что, начиная с Постановления Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью “ПАГ”», в судебной практике сложился подход, согласно которому, при вынесении решения об уничтожении контрафактной продукции судам необходимо учитывать, что товары, на которых товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, однако ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя (так называемый «параллельный импорт»), могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Как отмечается в литературе, после принятия указанного постановления в России существуют два самостоятельных вида контрафакта, имеющих различное регулирование Сальникова А.В. Многоликий контрафакт // ИС. Промышленная собственность. 2019. № 5. С. 55 - 59..



Заключение

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что все способы защиты нарушенных прав можно разделить на способы защиты, реализующие модель property rule, и на способы защиты, реализующие модель liability rule. Первые направлены на превенцию нарушений права, вторые - на компенсацию пострадавшему лицу понесенных им убытков.

В качестве основания выбора между обозначенными моделями защиты нарушенных прав могут служить как соображения экономической эффективности, так и иные политико-правовые доводы. С точки зрения экономической эффективности конвенциональным среди ученых является подход, согласно которому модель liability rule необходимо применять, когда трансакционные издержки по распоряжению правом являются высокими, а модель property rule, когда указанные издержки являются незначительными. Одновременно, при анализе регулятивных эффектов модели liability rule необходимо учитывать литигационные издержки правообладателя на получение компенсации. Обе модели защиты прав реализуются в нормативно закрепленных способах защиты, пререквизиты применения которых вытекают из оснований выбора той или иной модели защиты нарушенного права. Для ограничения защиты исключительного права на изобретение по модели liability rule существуют как минимум четыре основания: отсутствие вины у нарушителя, готовность патентообладателя выдавать лицензии на свое изобретение, неиспользование изобретения самим патентообладателем, а также трагедия антиобщин, наблюдаемая в отношении той или иной комплексной технологии.

С учетом сказанного, наиболее предпочтительной видится следующая система способов защиты нарушенного права.



	Лицензиар заключает договоры ex ante	Лицензиар не заключает договоры ex ante
Невиновный нарушитель	Понесенные убытки: Разумное роялти, определяемое на основании гипотетических ex ante переговоров.	Понесенные убытки: Недополученные доходы, либо разумное роялти, определяемое на основании гипотетических ex ante переговоров
	Меры на будущее: Продолжение выплаты разумного роялти. Судебный запрет не вводится.	Меры на будущее: Патентообладатель может выбрать между (1) продолжением выплаты разумного роялти; (2) судебным запретом с выплатой нарушителю затрат для перехода на альтернативную технологию
Виновный нарушитель	Понесенные убытки: Компенсация: Разумное роялти, определяемое на основании гипотетических ex ante переговоров. Превенция: Сверхкомпенсаторные убытки (enhanced damages)	Понесенные убытки: Компенсация: Недополученные доходы, либо разумное роялти, определяемое на основании гипотетических ex ante переговоров. Превенция: Сверхкомпенсаторные убытки (enhanced damages)
	Меры на будущее: Продолжение выплаты разумного роялти, а также сверхомпенсационные убытки (enhanced damages), если это необходимо для превенции виновных нарушений. Судебный запрет не вводится.	Меры на будущее: Судебный запрет
	Лицензиар заключает договоры ex ante	Лицензиар не заключает договоры ex ante

Наконец, следует сделать вывод, что в силу индивидуализирующей функции товарного знака его защита должна осуществляться исключительно по модели property rule.



Список используемых источников и литературы

Источники на русском языке

Публикации нормативных правовых актов

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // «Российская газета», № 289, 22.12.2006.

Судебная практика

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ» // СПС «Консультант Плюс».

3. Постановление Президиума ВАС РФ от 16.07.2009 № 2578/09 // СПС «Консультант Плюс».

4. Постановление Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 № 11025/11 // СПС «Консультант Плюс».

5. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2019 по делу № А40-137099/2017 // СПС «Консультант Плюс».

6. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2019 по делу № А40-230155/2015 // СПС «Консультант Плюс».

7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.09.2018 по делу № А41-950/2018 // СПС «Консультант Плюс».

8. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2017 по делу N А40-198094/2015 // СПС «Консультант Плюс».

9. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2015 по делу № А07-8867/2012 // СПС «Консультант Плюс».

10. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2013 по делу N А65-6668/2013 // СПС «Консультант Плюс».

11. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.05.2012 по делу N А79-12204/2010 // СПС «Консультант Плюс».

Монографии

12. Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. М.: Статут, 2020. 179 с.

13. Гордон В.М. Иск о воспрещении. СПб.: Типография т-ва «Общественная польза», 1913. 25 с.

14. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. 411 с.

15. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2 т. Т. 1. Основы. М.: Международные отношения, 2000. 480 c.

16. Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М.: Статут, 2016. 528 с.

17. Крупко С.И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной собственности в международном частном праве. М.: Статут, 2018. 279 c.

18. Пиленко А.А. Право изобретателя (привилегии на изобретения и их защита в русском и международном праве). Историко-догматическое исследование Т. 1. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1902. 495 с.

19. Познер Р. Экономическии? анализ права. В 2 т. Т. 1. СПб.: Экономическая школа / Пер. с англ. под ред. В.Л. Тамбовцева, 2004. 544 с.

Публикации в периодических изданиях

20. Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: «руки прочь от святынь» или «надо иметь чувство юмора»? // Предпринимательское право. 2014. № 2. С. 38 - 45

21. Баттахов П.П. Способы защиты прав на объекты промышленной собственности // Современное право. 2013. № 9. С. 52 - 56.

22. Ворожевич А.С. Взыскание убытков и компенсация как меры ответственности за нарушение исключительного права на патентоохраняемый объект // Закон. 2019. № 1. С. 149 - 170.

23. Ворожевич А.С. Защита нарушенных исключительных прав на патентоохраняемые объекты в контексте развития кодификации законодательства об интеллектуальных правах // Вестник гражданского права. 2019. № 5. С. 161 - 185 // СПС «Консультант Плюс».

24. Ворожевич А.С. Граница исключительных прав на товарные знаки. Значение репутации (гудвилл) товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2019. № 11 // СПС «Гарант».

25. Ворожевич А.С. Пределы осуществления исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 20 // Официальный сайт. URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/the-limits-of-the-implementation-of-exclusive-rights-to-the-standard-are-the-necessary-patent-protected-objects-and-software-conditions-frand#8

26. Галифанов Р.Г. Особенности правовых взаимоотношений доменных имен и товарных знаков // ИС. Промышленная собственность. 2017. № 8. С. 33 - 48;

27. Краснова С.А. Компенсация за нарушение исключительных прав: казнить нельзя помиловать? // ИС. Промышленная собственность. 2019. № 9. С. 20 - 27.

28. Рузакова О.А. Современные проблемы процессуального законодательства по спорам о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // Вестник гражданского процесса. 2019. № 5. С. 11 - 20.

29. Сальникова А.В. Многоликий контрафакт // ИС. Промышленная собственность. 2019. N 5. С. 55 - 59.

30. Старженецкий В.В. Статутные убытки в праве интеллектуальной собственности РФ: эволюция и актуальные проблемы // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 10 // СПС «Консультант Плюс».

31. Крамер Э.А. Начало общего всем вменения в деликтном и договорном праве // Вестник гражданского права. 2020. № 1 // СПС «Консультант Плюс».

32. Харитонова Ю.С. Географические объекты в интеллектуальной собственности: проблемы судебной и антимонопольной практики // Юрист. 2015. № 18. С. 10 - 16.

Отдельные научные издания

33. Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход: Избранные труды по экономической теории / пер. с англ. Р.И. Капелюшников М., 2004. 670 c.

34. Гордон В.М. Иск о воспрещении. СПб.: Типография т-ва «Общественная польза. 25 с.

35. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. ст. М.: Статут, 2003. 416 c.

36. Коуз Р. Заметки к «Проблеме социальных издержек» // Фирма, рынок и право. / науч. ред. Капелюшников Р. М.: Новое издательство, 2007. 224 c.

37. Райнер А., Бергер А. Статья 45 (защита Конституционных прав, право на самопомощь) // Комментарий к Конституции Российской Федерации. В 2-х томах. Том I / под ред. д.ю.н., проф. Бернда Визера. М.: Инфотропик Медиа, 2018. 1828 с.

38. Фридман Д. Порядок в праве. Какое отношение экономика имеет к праву и почему это важно / пер. с англ. И. Кушнаревой; науч. ред. перевода М.М. Одинцова М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. 576 с.

39. Патентный закон // Германские законы в области права интеллектуальной собственности; пер. с нем., введ., сост. В. Бергманн; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. - М.: Инфотропик Медиа, 2017. 542 с.

40. Фирма, рынок и право / науч. ред. Капелюшников Р. М.: Новое издательство, 2007. 224 с.

Учебная литература

41. Гражданское право: учебник. В 4-х томах. Том I: Общая часть / отв. ред. Е.А. Суханов. М: Статут, 2019. 720 с.

Источники на иностранном языке

Публикации нормативных правовых актов

42. U.S. Code // Official Website of Cornell Law School. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/287

Судебная практика

43. In re Seagate Technology, LLC. 497 F.3d at 1370 (Fed. Cir. 2007).

44. eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

45. Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co. 717 F.2d 1380, 1389-90 (Fed. Cir. 1983).

Монографии

46. Cooter R., Ulen T. Law and Economics. Boston, MA: Pearson Addison, 2008. 555 p.

47. Landes W.M., Posner R.A. The Economic Structure of Intellectual Property Law. The Belknap Press of Harvard University Press, 2003. 448 p.

48. Sakulin W. Trademark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry Into the Conflict Between Trademark Rights and Freedom of Expression Under European Law. Rotterdam, 2011. 420 p.

49. Shapiro C., Varian H.R. Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, 1999. 352 p.

Публикации в периодических изданиях

50. Bar-Gill O., Persico N. Bounded Rationality and the Theory of Property // Notre Dame Law Review. February 2018. P. 7 - 8.

51. Blair R. D., Cotter T.F. An Economic Analysis of Damages Rules in Intellectual Property Law // 39 William & Mary Law Review 1585 (1998). URL: https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol39/iss5/4

52. Burk D., Lemley M. Is Patent Law Technology-Specific? // Berkeley Technology Law Journal. 2002. Vol. 17. P. 1155 - 1206.

53. Calabresi G., Melamed A. D. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral // Harvard Law Review. 1972. Vol. 85. P. 1089 - 1128.

54. DiMasi J.A., Grabowski H.G., Hansen R.W. Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs // Journal of Health Economics. 2016. Vol. 47. P. 20 - 33.

55. Goshen Z. Controlling Strategic Voting: Property Rule or Liability Rule? // Southern California Law Review. 1997. Vol. 70. P. 741 - 804.

56. Heald P. Money Damages and Corrective Advertising: An Economic Analysis // University of Chicago Law Review. 1988. Vol. 55. P. 629 - 630.

57. Heller M. The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets // Harvard Law Review. 1998. Vol. 111. P. 621 - 688.

58. Heller M., Eisenberg R.S. Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research // 1998. Science. Vol. 280. P. 698 - 701.

59. Heller M. The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets // Harvard Law Review. 1998. Vol. 111. P. 660 - 679.

60. Kaplow L., Shavell S. Property Rules versus Liability Rules: An Economic Analysis // Harvard Law Review. 1996. Vol. 109. № 4. P. 715 - 737

61. Krueger A. The Political Economy of the Rent-Seeking Society // American Economic Review. 1974. Vol. 64. P. 291 - 303.

62. Lee W.F., Melamed D. Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages. Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 477, 2015. P. 18 - 21.

63. Lemley. M.A., Melamed D. Missing the Forest for the Trolls // Columbia Law Review. 2013. Vol. 113. P. 2117 - 2189.

64. Lopez E.J., Clark J.R. The Problem with the Holdout Problem // Review of Law and Economics. 2013. Vol. 9. Issue 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2522458

65. Mark R. Patterson, Inventions, Industry Standards, and Intellectual Property, 17 BERKELEY TECH. L.J. 1043, 1073 (2002).

66. Merges R.P. Of Property Rules, Coase, and Intellectual Property // Columbia Law Review. Vol. 94. № 8. 1994. P. 2655 - 2673.

67. Sherwin E. The Truth About Property Rules: Some Obstacles to the Economic Analysis of Remedies // Washington University Jurisprudence Review. Vol. 2. 2010. P. 39 - 74.

68. Sherwin E. Introduction: Property Rules as Remedies // The Yale Law Journal. 1997. Vol. 106. № 7. P. 2083-2089.

69. Seaman C. Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study // Iowa law Review. 2016. Vol. 101:1949.

Отдельные научные издания

70. Danzon P.M., Nicholson S. Introduction. The Oxford Handbook of the Economics of the Biopharmaceutical Industry / ed. by P.M. Danzon, S. Nicholson. Oxford University Press, 2012. P. 2 - 3; Eisenberg R.S. Patents and Regulatory Exclusivity // The Oxford Handbook of the Economics of the Biopharmaceutical Industry / ed. by P.M. Danzon, S. Nicholson. Oxford University Press, 2012. P. 167 - 195.

71. DiMasi J.A., Grabowski H.G. R&D Costs and Returns to New Drug Development: A Review of the Evidence // The Oxford Handbook of the Economics of the Biopharmaceutical Industry / ed. by P.M. Danzon, S. Nicholson. Oxford University Press, 2012. P. 21 - 46.

72. Gordon W.J. Intellectual Property // The Oxford Handbook of Legal Studies / ed. by M. Tushnet, P. Cane. Oxford University Press, 2005. P. 617 - 646.

73. Porat A. Economics of Remedies // The Oxford Handbook of Law and Economics: Volume 2: Private and Commercial Law / ed. by Fr. Parisi. Oxford University Press, 2018.

74. Shapiro C. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting, 2001. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=273550.