Правовое регулирование отношений, связанных с товарными знаками

Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение, представляющее собой запах свеженарезанного чеснока, в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства и состав части товаров, а в59 отношении остальных товаров способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров. В последствии Палата по патентным спорам при рассмотрении возражения от 26.11.2012 на решение Роспатента оставила в силе решение Роспатента.

Возникают вопросы о возможности регистрации тех запахов, которые доставляют дискомфорт и являются неприятными. В связи, с чем требуется разработка категорий, которые бы детализировали описание, а также разработка средств, которые позволяли бы сохранить образцы запахов.

Звук тоже считается нетрадиционным товарным знаком, потому как сетевыми магазинами, авиакомпаниями, телевидением используется определенный звуковой ряд или же мелодия в качестве знака обслуживания.

Проблема такого обозначения является его преобразование в графическую форму фонетического содержания, она является абстрактной. То есть, графическая форма не представляет возможным незамедлительно идентифицировать звуковой товарный знак.

Вследствие чего возникают сложности в регистрации таких знаков, поскольку Патентное ведомство принимает их в составе заявки, но не размещает непосредственно в свидетельстве на товарный знак вв виде фонограммы. Превентивной мерой будет разработка решений по устранениию проблем о сохранности источников информации таких знаках (диски, аудиокассеты) и прикрепления их изображений к свидетельству. В Российской Федерации звуковые товарные знаки предоставляются в патентное ведомство в виде распечаток нот, однако, такая запись не может воспроизвести и легко

идентифицировать запись. При воспроизведении нотной записи разными инструментами возможно иное звучание. Существуют звуковые товарные знаки, в которых соединены музыкальная и вокальная составляющие. При воспроизведении таких товарных знаков неоднозначность идентификации только увеличивается. Чтобы избежать различий в воспроизведении звукового обозначения, к заявке приобщают соответствующий носителя звукового сигнала.60

После того как будут изучено заявленное обозначение, проведена необходимая работа федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. В соответствии с международными договорами Российской Федерации по результатам экспертизы товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о предоставлении правовой охраны или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации.61

До принятия решения об отказе в государственной регистрации, заявителю направляется уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение шести месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления. Основания отказа перечислены в статье 1483 ГК РФ. Если же заявитель не согласен, он имеет право оспорить данное решение на основании ст.1500 ГК РФ.

Если же, после проведенных экспертиз было принято решение о регистрации товарного знака и была оплачена государственная пошлина в Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.62

После чего выдается свидетельство на товарный знак, оно удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве и вносятся изменения Государственный реестр товарных знаков.

Таким образом, регистрация товарного знака складывается из нескольких этапов и представляет собой сложный процесс. Основным этапом является проведение экспертиз, как формальной, так и экспертиза заявленного обозначения. Экспертиза заявленного обозначения занимает центральное место, в силу того, что всецело исследует заявленные обозначения для регистрации. В виду того, что современный рынок развивается и возникает множество новшеств, требуется разработка положений о нетрадиционных товарных знаках

2.2 Распоряжение исключительным правом на товарный знак

Исключительное право использования товарного знака принадлежит тому лицу, на имя которого он был зарегистрирован, в соответствии со ст. 1229 ГК РФ правообладатель имеет право распоряжаться товарным знаком любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в п.2.1484 ГК РФ. 63

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти с лет с момента подачи заявки на государственную регистрацию. Срок можно продлить по заявлению правообладателя на десять лет.

Однако, на основании ст.1486 в случае неиспользования товарного знака на протяжении трех лет, правовая охрана знака может быть прекращена досрочно.

Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака служит инструментом, препятствующим установлению монополии на обозначения, которые не используются правообладателями в целях индивидуализации товаров и услуг.64

Стоит отметить, что законодатель ограничил круг лиц, управомоченных подавать заявление, именно заинтересованные лица имеют право подать о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Вместе с тем, остается вопрос о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным.

Поэтому целесообразно учитывать следующее:

· заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак;

· не являются заинтересованными лицами в смысле статьи 1486 Кодекса физические лица (в частности, патентные поверенные, адвокаты) и юридические лица, оказывающие юридические услуги, действующие в интересах третьих лиц, но подающие заявления от своего имени;

· подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и уплата соответствующей пошлины являются одинаково обязательными для любого лица, поэтому два этих факта сами по себе не могут свидетельствовать о заинтересованности заявителя;

· факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака также сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель).

· принцип обязательного использования товарного знака призван стимулировать эффективное использование товарных знаков в гражданском обороте.65

Вопрос о наличии или отсутствии заинтересованности у лица, подавшего заявление, должен решаться коллегией Палаты по патентным спорам при проведении заседания. При определении заинтересованности лица коллегии необходиом установить, может ли лицо выступать в качестве заинтересованного лица и есть ли подтверждение о его заинтересованности. В обратном случае дело по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования будет прекращено.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.66

Однако, каждый случай рассматривается исходя из совокупности всех представленных доказательств и обстоятельств дела.

По российскому законодательству право на товарный знак может переходить к другим лицам в порядке универсального и сингулярного правопреемства; на него может быть обращено взыскание по требованиям кредиторов; оно может вноситься в уставный капитал.67

Такой переход осуществляется на основании распоряжения правом обладателя товарного знака заключать ряд договоров: об отчуждении исключительного права коммерческой концессии, лицензионного, доверительного управления, залога, продажи и аренды предприятия.

Основными являются договор отчуждения исключительного права и лицензионный договор.

В соответствии со ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.68 Предоставление такого права возможно в случае части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (в договоре должны быть приведены номер свидетельства о регистрации товарного знака

и перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования), с возможным указанием территории, на которой разрешено использование. Если в договоре территория не указана, то использование возможно по всей территории России.

Лицензионный договор действует на протяжении пяти лет, диспозитивный срок действия договора не должен быть более срока действия исключительного права. Стоит отметить, что ничто не мешает заключению бессрочного договора по поводу товарного знака, поскольку исключительно право на него может действовать долгое время, если своевременно его продлевать. Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Однако, если в договоре определено действие товарного знака территориально по всему миру, то заключение безвозмездного договора между коммерческими организациями на условиях исключительной лицензии невозможно. в отношениях между коммерческими организациями заключение безвозмездного договора на условиях исключительной лицензии невозможно. Это ограничение обусловлено тем, чтобы воспрепятствовать обходным путям запрета на безвозмездное отчуждение исключительных прав между коммерческими организациями. Вместе с тем законодатель вполне обоснованно не ввел полного запрета на безвозмездные лицензионные договоры между коммерческими организациями: ведь выгода правообладателя может заключаться не только в получении вознаграждения, но и, например, в использовании товарного знака руками лицензиата.69

К существенным условиям лицензионного договора относятся способы использования товарного знака. Это, к примеру, может быть использование путем нанесения на товары, для оформления помещений, в рекламе и т.п. В одном договоре могут сочетаться условия исключительной лицензии в отношении одних способов использования и простой лицензии в отношении других. Положения п. 3 ст. 1237 ГК запрещают использование результата

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиатуподоговору,подстрахомответственностизанарушение исключительного права, установленной самим ГК РФ, иными законами и договором. Верховным Судом РФ было разъяснено, что за данное нарушение договоромпредусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью IV ГК РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания. 70Действие данных норм направлено на предотвращение злоупотребления со стороны лицензиара. При заключение лицензионного договора интерес правообладателя может быть направлен на то, чтобы сделать товарный знак более известным, популярным; выйти на новый рынок; перенести производство на более выгодное место; предотвратить прекращение охраны товарного знака из-за его длительного неиспользования; оценить исключительное право на тот случай, если впоследствии придется требовать от нарушителей компенсации в размере двукратнойстоимостиправа.71Длятого,чтобыизбежатьсудебное разбирательствозачастуюправообладательпредлагаетзаключить лицензионный договор лицу, который незаконно использует товарный знак. Одна из главных целей правообладателя , это продвижение товаров и (или) услуг на рынке, а лицензиат, как правило, преследует цель продвижения своих товаровсопоройнаавторитетправообладателяипривлекательность

обозначения72.

Поскольку,лицензионныйдоговорвотличиеотдоговораоб отчуждении исключительного права на товарный знак, предусматривает

длительныеправоотношениясторон,этиотношенияпредусматривают специальное урегулирование.

Так как, установлен запрет совершать действия, которые способны затруднить использование товарного знака лицензиатом; лицензиат обязан обеспечить соответствие качества своих товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром;73 договором можно установить обязанность лицензиата производить определенное количества продукции с использованием товарного знака; заключить конкретное количество сублицензионных договоров, что особенно важно в тех случаях, правообладатель опасается прекращения правовой охраны в связи с длительным неиспользованием товарного знака , когда, договором предусмотрена выплата вознаграждения в форме роялти;74договором можно установить предоставление отчетов по использования товарного знака.

По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. Такая ответственность охарактеризована в юриспруденции как избыточная75.

В случае нарушения обязанности выплаты вознаграждения, лицензиар вправе отказаться от договора и возмещения убытков. В следствии чего, договор прекращает свое действие после 30 дней с момента получения лицензиатом опопвещения об отказе, если только в этот срок он не исполнит обязанность по выплате вознаграждения. Возможно квалифицировать как существенные нарушения по п. 2 ст. 450 ГК. Вследствие, договор может быть расторгнут в интересах потерпевшего в судебном порядке .

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору предусмотрено ст. 1484 ГК РФ на основании которой дна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права. Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. 76

Например, ООО "Клод" представилось возможным блягодаря этому основанию добиться признания недействительным заключенного его прежним директором договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки со словесным элементом "клод".77Поскольку, фирменное наименовании правообладателя совпало с товарным знаком.

Л.А.Трахтенгерц,считает,что«присовпадениифирменного наименования и товарного знака правообладатель не может распорядиться таким товарным знаком ни в форме уступки, ни в форме заключения лицензионного договора. Товарный знак становится необоротоспособным. Его применение ограничивается маркировкой продукции правообладателя.»78 Афанасьева Е.Г. считает, что «при заключение договора об отчуждение исключительного права между организациями «тезками», если товарный знак

ранее не использовался, то риск введения потребителей в заблуждение отсутствует.»79

На практике риск введения потребителя в заблуждение рассматривается, когда после заключения договора у контрагента, сохраняется исключительное право на совпадающий с этим товарным знаком промышленный образец, после его отчуждения.

Так, например, суды двух инстанций приняли решение об отчуждение исключительных прав на товарный знак "Раптика", притом что у правообладателя сохраняется право на использование обозначения в фирменном наименовании и в составе промышленных образцов (этикеток для консервов), способно вызвать у потребителей заблуждение, и сделали вывод о недействительности договора.80

Отчуждение исключительного права на товарный знак не допускается в отношении одних товаров при условии сохранения правообладателем его за собой в отношении близких товаров.

Так, правообладатель передал приобретателю исключительное право на товарный знак "Домашнее Domashnee" в отношении таких товаров, как "изделия мучные" и "кушанья пирожковые", но оставил в отношении бисквитов, "изделий кондитерских из сладкого теста преимущественно с начинкой" и пряников. Принимая во внимание, что во всех случаях речь идет о мучных изделиях, а также учитывая совпадение потребителей и способов реализации, Роспатент и суды нескольких инстанций пришли к выводу о противоречии договора законодательству.81

Правила государственной регистрации прямо устанавливают, что государственная регистрация распоряжения исключительным правом осуществляется при условии, что отчуждение исключительного права на

товарный знак по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.82

Таким образом, в обязанности Роспатента входит проверка соблюдения данного ограничения. Кроме того, применять последствия недействительности сделки, совершенной с его нарушением, должны суды по заявлению сторон.

Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права на товарный знак являются:

· предмет (исключительное право на товарный знак и указание на товары, в отношении которых это право передается);

· размер вознаграждения или порядок его определения (если договор является безвозмездным, на это должно быть прямо указано).

При этом выплата вознаграждения может быть предусмотрена как в форме фиксированных платежей (разового или периодических), так и в виде процентных отчислений от дохода (выручки) либо в любой другой форме.83

В случае, если приобретатель не уплатит цену договора в соответствии с п.5 ст.1234 ГК РФ: правообладатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, а если переход исключительного права к приобретателю уже зарегистрирован, - требовать в судебном порядке обратного перевода переданных прав и возмещения убытков.84

Переход исключительного права на товарный знак к новому правообладателю по договору совершается не в момент его подписания, а в момент регистрации этого перехода Роспатентом.85

Важным моментом является указание, что исключительное право передается в полном объеме.

Таким образом, свидетельство которое получает лицо, после регистрации товарного знака, удостоверяет исключительное право на товарный знак.

Исключительное право предоставляет возможность распоряжаться товарным знаком любым законным способом. Тем не менее, использование товарного знака является обязанностью, поскольку неиспользование товарного знака влечет прекращение охраны такого знака.

Основными договорами распоряжения товарным знаком являются лицензионный и договор об отчуждении исключительных прав.

2.3 Защита права на товарный знак

В настоящее время российский рынок заполнен контрафактной и фальсифицированной продукцией, которая производится мелкими предприятиями или же ввозятся из-за рубежа. Ранее действовавшее законодательство запрещало подобное, однако не было достаточно эффективно. Поэтому существует огромная значимость способов защиты товарных знаков от противоправных действий.

Прежде всего, это сильный рост контрафактной продукции, что приводит к формированию теневой экономики. Доходы от контрафакта скрываются, не облагаются налогами, что наносит серьезный ущерб экономике России.86 Стоит отметить, что проблемой является отсутствие однозначного толкования определения «контрафакт», что усложняет экономические отношения с иностранными партнерами и создает коллизии.

Если в ГК РФ контрафактом признаются товары, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение87, то в Республике Беларусь контрафактом признаются товары, перемещение которых 88через таможенную границу влечет нарушение прав правообладателей.

Законодательством Российской Федерации предусмотрен целый комплекс правовых механизмов защиты прав на средства индивидуализации, включая гражданскую, административную и уголовную ответственность за незаконное использование товарного знака. Все же действенно бороться с

производством и распространением контрафактной продукции в России производителям и правообладателям удается не всегда.

Конституция РФ гласит , что интеллектуальная собственность охраняется законом. 89На основании ст. 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным. В ст. 1484 ГК РФ указано, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

К основным видам споров, связанным с товарными знаками, с которыми чаще всего приходится сталкиваться производителям, можно отнести следующие:

· неправомерная регистрация товарного знака;

· незаконное использование товарного знака;

· недобросовестная конкуренция (связанная с использованием товарного знака).

К часто встречающемуся виду конфликта можно отнести - споры о незаконном использовании товарного знака.

Поскольку законодатель представляет возможность правообладателям товарного знака избирать инструмент для защиты нарушенных прав, то причиняемый вред в результате незаконного использования товарного знака напрямую связан с финансовыми убытками правообладателя. Следовательно для лица важно будет возмещение убытков и соответственно наиболее приемлемой будет защита прав в гражданском судопроизводстве.

Итак, гражданско-правовой метод защиты прав на товарный знак подразумевает под собой обращение с соответствующим иском в суд о прекращении использования и возмещения убытков.

В 2013 году в РФ начал работу Суд по интеллектуальным правам (далее СИП) - специализированный арбитражный суд, рассматривающий в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав.

К основным спорам в отношении товарных знаков, рассматриваемых СИП, можно отнести споры:

· о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования;

· об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку;

· о нарушении исключительного права на товарный знак;

· о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака».

При использовании данного механизма истец может добиться прекращения незаконного использования товарного знака, а также выплаты компенсации до 5 млн. руб., согласно п.4 ст. 1515 ГК РФ или возмещения понесенных убытков согласно ст. 15 ГК РФ. Максимальная сумма по выплате компенсации оговорена в ГК РФ, однако правообладатель вправе ходатайствовать о выплате компенсации в любом размере, не превышающим данную сумму, при этом конечный размер компенсации будет установлен судом исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого дела.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении

размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.90

Рассмотрев иск Президиум ВАС РФ «Издательского дома» к ЗАО

«Коммерсант» о запрещении последнему осуществлять дальнейшее производство, издание и распространение газеты с названием «Коммерсант Тольятти» и взыскании 300 тыс. рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, счел денежную компенсацию в размере 300 тыс. рублей обоснованной, ссылаясь на предоставленный лицензионный договор и установленную в нем плату за предоставление прав на использование рассматриваемых товарных знаков на неисключительной основе (650 тыс. рублей ежегодно).91

Также, согласно п. 43.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации учитываются такие факторы, как:

· характер имеющегося нарушения;

· срок незаконного использования товарного знака;

· степень вины лица, нарушившего права владельца товарного знака;

· однократность или многократность нарушения; возможные убытки владельца товарного знака.92

Так,обществосограниченнойответственностьюобратилосьв арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании

компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, выразившееся в изготовлении товара, содержащего незаконное воспроизведение товарного знака истца. Исходя из выявленного объема производства ответчиком товара цена иска была определена истцом на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены полностью.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение изменено, исковые требования удовлетворены в части, на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ суд снизил размер подлежащей взысканию компенсации, указав, что исходя из указанной нормы суд определяет размер компенсации по своему усмотрению. При этом, по мнению суда апелляционной инстанции, нарушению соразмерен именно такой размер компенсации.

Отменяя постановление суда апелляционной инстанции и оставляя в силе решение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции указал следующее.

При рассмотрении дела установлен факт нарушения исключительного права на товарный знак.

Заявляемое истцом требование о взыскании компенсации должно быть определено в исковом заявлении в твердой сумме, по его мнению, соразмерной допущенному ответчиком нарушению.

При удовлетворении требования о взыскании компенсации на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ суд определяет ее размер не произвольно. Истец должен представить доказательства, обосновывающие расчет суммы компенсации (ст. 65 АПК РФ). Ответчик же вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Поскольку ответчиком представленный истцом расчет размера компенсации не опровергнут, исковые требования подлежали удовлетворению полностью.93

Такимобразом,ещеоднимкритериемвыступаетоценка представленных сторонами доказательств.

Исходя из того, что суд руководствуется предоставленным объемом информации, возникают сложности по поводу доказательств при рассмотрении и разрешении споров о незаконном использовании товарного знака. Возникает еще одна трудность, что суд при рассмотрении исков руководствуется тем объемом информации, которую предоставили участники судебного процесса, не прибегая к иным источникам, что усложняет и тормозит разбирательство.

В спорах о незаконном использовании товарного знака в процессе доказывания используются традиционные и новые доказательства. Вопросы о допустимости, относимости и достоверности новых доказательств не нашли однозначного разрешения в науке гражданского процессуального права и в арбитражной судебной практике. Обозначенные трудности в доказывании в делах рассматриваемой категории оказывают негативное влияние на возможность получения эффективной защиты нарушенных прав на товарный знак в арбитражных судах Российской Федерации, не способствуют уверенности правообладателей в защищенности своих прав, что деструктивно влияет на правовую определенность гражданского оборота в сфере осуществления предпринимательской деятельности.94

В соответствии со ст. 82 АПК РФ о защите права на товарный знак, назначаютсялингвистическая,компьютерно-техническая, социологическая и прочие виды экспертиз. 95Допустимым доказательством стоимости права на товарный знак в рамках рассматриваемых споров является заключение оценочной экспертизы, редко встречающееся в

арбитражной судебной практике. Поскольку из-за отсутствия методик, с помощью которых можно было бы с достаточной точностью определять стоимость товарных знаков, приводит к тому, что риск отклонения такого заключения как недостоверного делает использование такого доказательства во многих случаях нецелесообразным.

Аудио-, видеозаписи используются в спорах о незаконном использовании товарного знака, как правило, в качестве доказательства реализации контрафактного товара, но существует необходимость в доработке, поскольку положения об оценке и исследовании таких доказательств не раскрываются должным образом, тем самым вызывают трудности.96Также, стоит отметить существование нестандартных видов товарных знаков, а именно звуковые товарные знаки, которые сложно зафиксировать. Однако в случае неправомерного использования такого товарного знака или же тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других правообладателей необходимо воспользоваться критериями оценки и исследования.

Актуальным является вопрос о защите товарных знаков, подвергающимся несанкционированному использованию в сети Интернет. Часто используемыми товарными знаками являются те, которые привлекают на свою страницу большее количество пользователей, предлагая некачественный товар, используя чужое обозначение. В сложившейся ситуации перед правообладателем встает ряд вопросов, ключевым из которых является выбор правильного способа защиты прав на товарные знаки с учетом специфики интернета. Специфика виртуальной сети обусловлена тем, что проследить, а тем более предотвратить нарушения в Интернете весьма сложно.

Если ранее фальсифицированная и контрафактная продукция находилась в натуральном виде, то с развитием сетевого пространства стали создаваться интернет - магазины, которые незаконно используют известные бренды. Существует множество социальных сетей, которые не контролируют аккаунты, занимающихся продажей таких товаров. Популярные сети «Вконтакте» и «Instagram» заполнены товарами, которые нарушают исключительное право правообладателей. В данной ситуации возникает несколько проблем:

· обнаружение противоправных действий по поводу товарного знака;

· отсутствие способов доказывания нарушенного права;

· способ устранения и разрешения нарушенного права.

Так, ООО «ДСК-Новый Дом» обладает исключительными правами на реализацию некоторых изделий из клееного профилированного бруса на территориицентральнойчастиРоссии. Отслеживая сайты аналогичных фирм, выявили рекламу о продаже продукции под собственным зарегистрированным товарным знаком. ООО

«ДСК-Новый Дом» на использование своего товарного знака не передавала, поэтому руководители решили необходимым подать в суд исковое заявление с требованием об устранении товарного знак с выплатой компенсации.

Однако, необходимо было доказать незаконное использование товарного знака и на основании ст.65 АПК РФ каждая из сторон обязана доказать свои требования и возражения.97 Исковое заявление должно подкрепляться письменными доказательствами, которыми, в соответствии с пунктом 3 статьи 75 АПК РФ являются документы, полученные, в частности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

по электронной связи. Для таких документов важно, чтобы они были получены способом, позволяющим установить их достоверность.98

В письменном отзыве ответчик утверждал, что никогда чужие товарные знаки на сайте не размещал, в доказательство чего предъявил распечатки скриншотов страниц в сети Интернет, сделанные в декабрем 2013 года.

Суд, рассмотрев представленные ему доказательства, указал что скриншоты ответчика были сделаны позже заверенных истцом страниц и поэтому нет оснований считать, что ответчиком не использовался зарегистрированный товарный знак данной компании в этот период времени. Решением суда нарушитель теперь заплатит соразмерный штраф и судебные издержки.99

В соответствии со ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате, которая регламентирует действия нотариуса по обеспечению доказательств. 100По смыслу статьи, нотариус должен закрепить доказательство (в данном случае страницу сайта - нарушителя), чтобы злонамеренные лица не смогли скрыть улики. Для этого нотариус извещает о времени и месте составления протокола сайта стороны и заинтересованных лиц. В общем случае, нотариусу запрещается производить закрепление доказательств без извещения одной из сторон.

Существует риск того, что после оповещения лица могут уничтожить или изменить информацию, следовательно доказательство не будет актуальным и доступным. Потому как, одним нажатием кнопки можно в одно мгноение изменить или же удалить данные.

В судах принимают скриншоты с фиксацией экрана, что является более востребованной и пригодной услугой, чем официальная нотариальная процедура. Все же остается риск того, что информация не будет сохранена и донесена должным образом.

Поэтом, следует разработать положения о регистрации подобных сетевых магазинов, которые в виртуальном пространстве используют товарные знаки. Таким образом, необходимо разработать новые положения о производстве доказательств в сети Интернет, а также дополнить, в связи с растущим спросом использования интернет - магазинов. После того, как судом будет вынесено решение о пресечении незаконного использования товарного знака нет уверенности в том, что вскоре не будет создан новый интернет - магазин.

Также,необходимосоздатьспециальныеположения,вкоторыхбы говорилось о критериях создания аккаунтов распространяющих товары.

Еще одной проблемой остается на сегодняшний день доменное имя, споры о котором не теряют актуальности. В связи недостаточном исследовании доменного имени и способов его защиты.

При рассмотрении дел суды вынуждены самостоятельно давать определение домену.

Так, в одном из решений суд отметил: «…в свою очередь, основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP, выраженных в виде определенных цифр, в уникальное символьное имя, облегчающее поиск в сети Интернет».101

В еще одном решении суд указал, что « …учитывая положения п. 15 ст. 2 от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», определившее понятие доменного имени как обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети

«Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети

«Интернет», суд пришел к выводу, что домен не является вещью или средством индивидуализации, не имеет собственников ».102

Основные споры заключаются в том, что юридическое лицо в целях увеличения своей прибыли и расширения клиентской базы регистрирует доменное имя, схожее до степени смешения с товарным знаком, который хорошо известен потребителю. Юридическое лицо, продвигая схожие товары или услуги на своем сайте, таким образом вводит потребителя в заблуждение относительно того, кем предоставляются данные услуги.

В целях, предотвращения споров возникает потребность в новых положениях о соотношении товарных знаков и доменных имен.



Заключение

История товарного знака охватывает большой промежуток времени.

Прообразами товарного знака были тамга и клеймо, они претерпевали достаточно много разных изменений, выполняя тем самым различные функции в разные периоды времени, но, тем не менее он всегда был и остается одним из важных элементов, который мотивирует потребителей совершить покупку определенных товаров.

Примечательно, что наибольшее развитие происходило в средние века в условиях процветающей торговли, так как, тогда возникали первые гильдии купцов и ремесленников. Возникновения постоянных товарных рынков, которые начали занимать особое место в жизни общества, стали спусковым механизмом для конкуренции между производителями однородных товаров и услуг, тем самым вызвало потребность в отличии друг от друга товаров различных видов при помощи отличительных знаков.

По истечении времени стала заметна роль в товаро-денежных отношений специальных обозначений, с помощью которых были определены особые свойства товара, обусловленные особенностями их происзводства, либо подтверждающие качество товара.

Первое косвенное упоминание товарного знака началось клеймения в Новоторговом Уставе 22 апреля 1667 года. Выделение товарного знака из общего понятия клейма началось в 1744 года. Поскольку в тот период начинает активно развиваться промышленность, и к деятельности государственных фабрик, заводов постепенно привлекаются частные лица.

Развитие товарного знака не носило стремительный характер, поэтому немало времени прошло для того, чтобы возникло официальное определение товарного знака. Только в 1896 году товарный знак приобрел самостоятельное значение, как средство индивидуализации.

Далее стимулирующим фактором в развитии товарных отношений был переход к нэпу. Так возник декрет СНК РСФСР « О товарных знаках» 10 ноября 1922 года.

После того как СССР стал членом Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а с 1967 г. -- членом ВОИС, были утверждены положения об использовании и регистрации товарного знака.

Через некоторое время был создан Закон о товарных знаках, большая часть которого перешла в часть 4 ГК РФ, которая действует на сегодняшний день.

Современные товарные знаки являются объектом интеллектуальной собственности. Положения о товарном знаке, его использовании, регистрации и защиты определены в главе 76 ГК РФ.

Существует множество подходов к определению товарного знака, общим является, то, что это условное обозначение, которое размещается на выпускаемой продукции и является индивидуализирующим инструментом для товаров конкретных производителей, отличие от аналогичной продукции иных производителей.

Из толкования норм о товарном знаке, ряд ученых выделяет характерные признаки. Целесообразным было бы закрепить на законодательном уровне и придать более четкое выражение. Поскольку Признаки обусловлены рядом функций, которых существует несколько, единообразного представления по поводу них нет. Перечисленные функции предопределяют признаки, которые связаны с условиями признания товарного знака объектом правовой охраны.

Для того, чтобы товарных знак подпадал под правовую охрану, его нужно зарегистрировать.

Регистрация товарного знака осуществляется в несколько этапов.

Основными этапами является проведение формальной экспертизы и экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака. Целью формальной экспертизы является проверка правильности

предоставленных документов. Экспертиза заявленного обозначения представляет более сложный процесс изучения заявленного обозначения. Существует ряд проблем в правовой регламентации, который вызван из-за возникновения и существования нестандартных видов товарных знаков. Поэтому необходимо выработать средства, которые позволяли бы сохранять информацию о таких товарных знаках, а также критерии исследования.

После того как заявленное обозначение было исследовано, принимается решение о регистрации товарного знака. Свидетельство выдается лицу, на чье имя было зарегистрировано обозначение. Свидетельство удостоверяет исключительное право на использование товарного знака, которое является обязательно. Неиспользование товарного знака влечет прекращение охраны такого знака.

Основными договорами распоряжения товарным знаком являются лицензионный и договор об отчуждении исключительных прав.

Использование товарных знаков распространяется на многие сферы, а также заполняет виртуально пространство, которое очень сложно контролировать. В виду того, что технологический прогресс не стоит на месте и взаимодействие человека с товарами выходит на другую плоскость - виртуальную, возникают некоторые трудности в отслеживании использования товарного знака. Поскольку отследить использование товарного знака сложно, лица нередко для привлечения потребителей распространяют продукцию под чужим более известным товарным знаком.

В связи с этим, возникает потребность в выработке механизма, который позволил бы более эффективно защитить товарные знаки от незаконного использования в сети Интернет, а также способы пресечения повторного незаконного использования.



Список использованной литературы

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российский Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 44.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 28.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// "Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 1477.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст.82

4. Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации // "Собрание законодательства РФ", 17.03.2014, N 11, ст. 110

5. О товарных знаках и знаках обслуживания: Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII в ред. от 09.07.2012. Доступ из базы нормативных правовых актов «Законодательство Республики Беларусь». (дата обращения: 30.03.2017)

6. Указ Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. № 673

«О Федеральной службе по интеллектуальной собственности».//Российская газета, N 111, 26.05.2011.

7. Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный

образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416. URL: http://www.rupto.ru (дата обращения: 05.04.2017)

8. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, URL: http://www.rupto.ru (дата обращения: 05.04.2017)

9. Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 N 3 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием"//"Патенты и лицензии", N 6, июнь, 2009. URL: http:// http://www.fips.ru (дата обращения: 05.04.2017)

10. Декрет СНК РСФСР от 10 ноября 1922 г. « О товарных знаках» URL: www.consultantplus.ru (дата обращения: 30.03.2017)

Судебная практика

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"// "Российская газета", N 70, 22.04.2009

12. Определение ВАС РФ от 10.04.2014 N ВАС-3931/14 по делу N А40- 24831/2013. Документ опубликован не был. Доступ из системы

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.04.2017)

13. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2015 N С01-570/2015 по делу N А41-28961/2014. Документ опубликован не был. Доступ из системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.04.2017)

14. Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принимаемые по результатам рассмотрения возражений и заявлений экспертными комиссиями по заявке N 2012719032. Документ

опубликованнебыл.Доступизсистемы«ФИПС»(датаобращения: 07.04.2017)

15. Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принимаемые по результатам рассмотрения возражений и заявлений экспертными комиссиями по заявке N 2012723869. Документ опубликован не был. Доступ из системы «ФИПС» (дата обращения: 08.04.2017)

16. Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принимаемые по результатам рассмотрения возражений и заявлений экспертными комиссиями по заявке N 2012713997. Документ опубликован не был. Доступ из системы «ФИПС» (дата обращения: 08.04.2017)

17. Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принимаемые по результатам рассмотрения возражений и заявлений экспертными комиссиями по заявке N 2013701712. Документ опубликован не был. Доступ из системы «ФИПС» (дата обращения: 08.04.2017)

Книги

Литература

18. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения. Учебное пособие.М.: Юристъ, 1997.

19. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. М., 2004.

20. Коняев Н. И. Право на товарный знак и промышленный образец. Куйбышев: «Куйбышевский государственный университет», 1984.

21. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебное пособие. М., 2011.

22. Толковый словарь русского языка: В 4-х т. Под ред. Сквоцова Л.И. М.: ООО «Издательство Оникс», 2010; Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2010

Диссертации

Диссертационные исследования

23. Акопова Ж. С. Правовые аспекты использования товарных знаков в едином информационном пространстве Российской Федерации : дис. - М. : ЖС Акопова, 2010.

24. Терещенко О.И. Правовое регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, по законодательству Российской Федерации: диссертация ... кандидата юридических наук:

12.00.03. О.И. Терещенко Москва. 2014.

25. Шульга А.К. Правовой режим товарных знаков по современному гражданскому законодательству РФ: Автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12:00:03. А.К. Шульга. Краснодар, 2010.

Периодические издания

26. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Гвимрадзе Т.А. Товарный знак как товар: способы распоряжения.Предпринимательское право. 2016. N 4.

27. Добровольский В.А. Гражданское и торговое законоведение. Вильна, 1910.

28. Закурдаева О.Ю.Формирвоание понятий «товарный знак» в российском законодательстве // Законодательство и экономика . 2006. N 11.

29. Иванова Е.Г. История развития понятия товарного знака и его функций// Юридическая наука. 2014. N3

30. Коник Н.В., Малуев П.А., Пешкова Т.А.,«Товарные знаки и бренды» М:Управление персоналом, 2006. N14

31. Кононенко Р.О. Понятие товарного знака в Гражданском праве//Специализированный ежемесячный журнал «Юрист».2016. N 10

32. Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Комментарий к закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», ФИПС, 2003. N 6

33. Макарова В. Проблемы регистрации знаков, выполненных в латинице, поданных от имени российских заявителей. М.: Юрист, 2015. N 5

34. Прокофьев А.С., Смирнова В.М. Особенности правового регулирования лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака // Журнал российского права. 2015. N 7.

35. Панкова М. Н. Понятие товарного знака как средства индивидулизации// Актуальные проблемы российского права. 2011. N 4.

36. Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: Современное состояние и перспективы. СПб., 2003. N 8

37. Суперанская А.В., Соболева Т.А. Товарные знаки. 2- е изд., испр. и доп.М: Либорком, 2009. N 13

38. Савицкая К.Д., Ламбина В.С.Правовая охрана нетрадиционных товарных знаков. Вестник Полоцкого Государственного Универститета.Серия D.2016.

39. Толмачева О. Д. Товарный знак, как объект интеллектуальной собствености и его основные функции / О. Д. Толмачева // Правовая защита, экономика и управление интеллектуальной собственностью : материалы всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 21 апреля 2015 г. -- Екатеринбург : [УрФУ], 2015.

40. Трахтенгерц Л.А. Товарный знак, содержащий фирменное наименование правообладателя, не может быть уступлен другим лицам// Комментарий судебно-арбитражной практики / Под ред. В.Ф. Яковлева. М.: Юридическая литература, 2012. N 18.

Интернет ресурсы

Электронные ресурсы:

41. Афанасьева Л. ММК потратил 1,2 млрд. рублей на товарный знак. 2015 URL:http://www.chelpress.ru. (дата обращения: 30.03.2017)

42. Гришаев С.П. Правовая охрана товарных знаков. Подготовлен для системы Консультант Плюс. 2007. URL: www.consultantplus.ru. . (дата обращения: 30.03.2017)

43. Гаврилов Э.П. О разграничении авторских произведений и товарных знаков. Э.П. Гаврилов. 2013. URL: www.consultantplus.ru. . (дата обращения: 30.03.2017)

44. Гришкова Ю.С., Сурник А.П. Защита товарных знаков в современных экономических условиях // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2015. №11. URL: http://cyberleninka.ru . (дата обращения: 30.03.2017)

45. Джермакян, В . Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. 2016. URL: www.consultantplus.ru . (дата обращения: 30.03.2017)

46. Жагорина С. А. Доказательства в спорах о незаконном использовании товарного знака. 2014. №3-1. URL: http://cyberleninka.ru. . (дата обращения: 05.04.2017)

47. Загорский Л.Г. Проблемы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. URL:http://www.sumtech.ra. (дата обращения: 05.04.2017)

48. История товарного знака с Древнейших времен до наших дней// Энциклопедия патентного права URL: http://wikipatent.ru (дата обращения: 05.04.2017)

49. Яковлева. М.: Юридическая литература, 2012. Вып. 18. С. 118 - 124; URL: www.consultantplus.ru. (дата обращения: 05.04.2017)

Размещено на Allbest.ru