Правовое регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, по законодательству Российской Федерации

Размещено на http://www.allbest.ru/

На правах рукописи

Специальность: 12.00.03 - гражданское право;

предпринимательское право; семейное право;

международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ЗАЯВЛЕННЫХ НА РЕГИСТРАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Терещенко Ольга Ивановна

Москва

2014



Диссертация выполнена на кафедре финансового права Института экономики, управления и права Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет».

Научный руководитель: Сидорович Юлия Сергеевна кандидат юридических наук, доцент

Официальные оппоненты: Орлова Валентина Владимировна доктор юридических наук, профессор руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп», член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

Месяшная Наталия Витальевна кандидат юридических наук, доцент руководитель патентного отдела ЗАО "Интеллект-Консалтинг"

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»

Защита состоится 01 июля 2014 г. в 11-00 часов на заседании Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.198.11 при Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет» по адресу: 125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская пл. д. 6, ауд. 255.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет» по адресу: 125993, ГСП-3, Москва, Миусская площадь, д. 6. и на официальном сайте организации по адресу: www.rsuh.ru

Автореферат разослан 20 мая 2014 г.

Ученый секретарь

Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.198.11 кандидат юридических наук, доцент Е.Ю. Князева

Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертационного исследования. Сегодня рынок товаров и услуг ежегодно эволюционирует. Крупные компании и малые предприятия, стремясь к устойчивому спросу, все чаще прибегают к ребрендингу, выпускают на рынок новые марки.

На пути завоевания своего потребителя одним из ключевых моментов становится охрана уже зарекомендовавшего себя или вновь созданного средства индивидуализации.

К средствам индивидуализации относится товарный знак, представляющий собой своеобразный интеллектуальный мост между покупателем и изготовителем продукции или лицом, оказывающим услуги. Связующее звено между производителем и потребителем тем прочнее, чем выше устойчивость ассоциаций, вызываемых товарным знаком, его узнаваемость, чем надежнее закреплены гарантии государства в обеспечении правовых механизмов защиты прав на товарный знак. Регистрация товарного знака и проводимая для этих целей экспертиза выступают в роли одного из таких механизмов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» уровень удовлетворенности граждан России качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году должен составить не менее 90 процентов Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" // "Российская газета" от 9 мая 2012 г. N 102.. Важность данного показателя предоставления государственных услуг закреплена в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утв. Председателем Правительства РФ 31 января 2013 г.) // Текст основных направлений официально опубликован не был.

Именно качественные показатели оказываемых государством услуг определяют уровень полезного взаимодействия власти и гражданина. Качество предоставления услуг в области интеллектуальной собственности и, в частности, товарных знаков, определяется рядом различных критериев. Среди них наиболее актуальными представляются сроки предоставления услуг и их полнота.

При регистрационной системе возникновения права на объекты интеллектуальной собственности (далее - объекты ИС) ключевой стадией является собственно экспертиза такого объекта.

Обновление международной нормативной базы в области товарных знаков, кодификация российских норм в части регулирования интеллектуальной собственности в целом и товарных знаков в частности, выпуск разъяснений и рекомендацией по отдельным вопросам, способствуют стремительному развитию правовой системы в области регулирования экспертизы объектов ИС.

Так, казалось, «свежий» Сингапурский Договор о законах по товарным знакам Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 г., ратифицированный Федеральным законом от 23 мая 2009 г. № 98-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2497., вводящий новую терминологию для обозначения вида товарных знаков в сравнении с утратившим актуальность Договором о законах по товарным знакам, опишет сложившуюся на рынке ситуацию относительно вновь появляющихся видов обозначений: объемный знак, голографический, изменяющийся, цветовой, позиционный, звуковой. Однако, как показывает стремительное развитие технологий, стоит констатировать появление новых видов товарных знаков Терещенко О.И. товарный знак в виде QR-кода. Есть ли у заявителей шанс зарегистрировать такое обозначение. // «Юрист компании» № 10/2013..

1 января 2008 года вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации Гражданский кодекс российской Федерации часть четвертая от 18.12.2006 № 230-Ф3 // Российская газета, 2006, №289. (далее - ГК РФ), регулирующая отношения в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности. Целый комплекс поправок, в том числе относящихся к экспертизе обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, вносится Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. N 11 ст. 1100., вступающим в силу с 1 октября 2014 года (за исключением отдельных положений). По замыслу разработчиков, поправки направлены на упорядочивание законодательства в сфере интеллектуальной собственности и приведение его в соответствие с современными реалиями Утверждены поправки в ГК по защите интеллектуальных прав // "Российская газета", 14.03.2014. - Электронный ресурс: http://www.rg.ru/2014/03/21/kodeks-site.html.. В частности, ряд положений, вызывающих споры на протяжении всего времени действия Гражданского кодекса, например, относящихся к охраноспособности товарных знаков с точки зрения различительной способности, уточнения отдельных вопросов сходства обозначений, приведены в соответствие с практической необходимостью. Экспертизой нередко подменяются одни нормы другими для целей восполнения правовых пробелов и возможности максимальной защиты прав как производителей, так и потребителей. Некоторые вопросы такого рода решены вновь вводимыми нормами.

Однако правоприменительная практика экспертизы товарных знаков ставит новые вопросы перед законодателем, решение которых требует скорейшего разрешения ввиду двойственности подходов и неясности своих перспектив заявителями при подаче заявок. Кроме того, решение ряда аспектов экспертизы, имеющих богатую историю и содержащихся еще в законодательных актах Советского союза, являются дискуссионными по сей день, получили в правовой литературе недостаточное освещение. Не устраняют противоречий и вносимые в ГК РФ поправки. К таким вопросам можно отнести сложности в определении тождества товарных знаков, установлении старшинства прав при условии совпадения дат приоритетов тождественных товарных знаков и другие.

Также изданные в соответствии с ранее действовавшим Законом о товарных знаках Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" опубликован в "Российской газете", № 228, 17.10.1992. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 // Российская газета, 2003, № 63 (специальный выпуск). (далее - Правила) сохраняют свое действие в части, не противоречащей Гражданскому кодексу, при этом актуальные подзаконные нормативные акты, регулирующие отдельные вопросы экспертизы товарных знаков, не разработаны по сей день. Не получила своего завершения проводимая масштабная работа по разработке Административного регламента в области товарных знаков. В качестве своеобразных заплаток в вопросах регулирования наиболее острых вопросов экспертизы товарных знаков Роспатентом издан ряд рекомендаций, имеющих определенную направленность.

Стоит отметить, что в вопросах изучения товарных знаков основное внимание уделяется нормам, присущим охране прав на товарный знак, в то время как собственно проведению экспертизы заявленных на регистрацию обозначений удаляется гораздо меньше внимания.

Исследование процесса экспертизы заявленных обозначений в целом с акцентом на отдельные наименее проработанные вопросы позволило выработать ряд предложений по совершенствованию законодательства в области товарных знаков.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросам установления соответствия заявленного к регистрации обозначения требованиям законодательства, были посвящены работы большого количества исследователей в области интеллектуальной собственности. Основным аспектам теории товарных знаков и практики применения законодательства в данной области уделено внимание зарубежными авторами Г. Боденхаузеном, К.Дж. Веркманом, П. Матели и другими.

Место и сущность экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, были проанализированы Е.А. Ариевичем в 1984 году в диссертационной работе «Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР». При этом цивилистами советского времени А.Н. Адуевым, Е.М. Белогорской, О.С.Иоффе, М.Д.Шаргородским, И.Э. Мамиофа были освещены отдельные вопросы экспертизы и охраноспособности товарных знаков.

Отношениям, возникающим по поводу государственной регистрации товарных знаков, посвящены труды современных исследователей, среди которых: О.Л.Алексеева, Е.А.Ариевич, С.А.Горленко, Э.П.Гаврилов, Э.А. Гейвандов, Е.А.Данилина, В.Ю.Джермакян, М.В. Лабзин, В.М.Мельников, В.В. Орлова, А.П. Рабец, Л.А. Трахтенгерц. Отдельные вопросы, затронутые в настоящем исследовании, непосредственно или косвенным образом поднимались и иными исследователями, например, в 2010 году А.К.Шульга рассмотрела правовой режим товарных знаков по современному гражданскому законодательству России, П.В.Герман обращался к вопросу охраны "нетрадиционных" товарных знаков, Н.В.Медведевым в 2008 году рассмотрен ряд аспектов охраноспособности товарных знаков по законодательству Российской Федерации. Также отдельными авторами в рамках научных статей был опубликован ряд исследований по аспектам экспертизы товарных знаков, в частности, М.Г.Карабановой, О.А.Матющенко, Г.Негуляевым, А.В.Рентеевым, А.В.Ласунской, А.Робиновым и другими.

Учитывая значимость указанных исследований, на сегодняшний день отсутствуют работы, призванные изучить в комплексе регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, как с теоретической, так и практической точек зрения, с проработкой отдельных этапов данного действа, а также в совокупности в качестве одного из основных инструментов государственного регулирования возникновения прав на товарный знак.

Целью диссертационного исследования выступает разработка теоретических и практических предложений, направленных на совершенствование правового регулирования экспертизы заявленных к регистрации в качестве товарных знаков обозначений по национальной процедуре как основополагающего этапа возникновения исключительного права на товарный знак.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: правовой экспертиза товарный знак

- установить правовые основы осуществления экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, как международного, так и национального уровней, очертив при этом круг нормативно-правовых актов, влияющих как непосредственно, как и косвенным образом на результаты экспертизы,

- сформулировать понятие экспертизы заявленных обозначений, выяснить правовую природу данного этапа и определить его место в системе масштабного процесса производства экспертизы по товарным знакам,

- охарактеризовать объект экспертизы - собственно заявленное на регистрацию обозначение, его особенности с учетом указания на вид товарного знака,

- выявить особенности установления одного из основных правоустанавливающих атрибутов товарного знака - даты его приоритета,

- определить основные требования, предъявляемые на этапе экспертизы заявленного обозначения, и проанализировать соответствующие выдвигаемые экспертизой препятствия для регистрации обозначения,

- охарактеризовать виды выносимых экспертных заключений и результаты проведения экспертизы заявленных обозначений,

- на основе проведенного анализа сформулировать научно-практические выводы и выработать предложения в отношении совершенствования действующего законодательства в области товарных знаков.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с производством экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков.

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, относящиеся к экспертизе заявленного обозначения в системе экспертизы товарных знаков.

Методологической основой исследования выступают общенаучные и частноправовые методы познания такие как логический, сравнительно-правовой, методы аналогии, анализа и синтеза, систематизации, классификации и прочие. Совокупное применение данных методов познания способствовало наиболее полному пониманию как теоретических, так и практических аспектов проведения экспертизы заявленных обозначений.

В частности, сравнительно-правовой метод применялся при сопоставительном анализе регулирования отношений, возникающих в процессе производства экспертизы по товарным знакам и иным объектам интеллектуальной собственности, таким как изобретения и промышленные образцы. Метод систематизации позволил структурировать масштабный процесс экспертизы товарных знаков с выделением отдельных процессов в качестве самостоятельных структурных единиц со свойственными им особенностями. Метод классификации был востребован при анализе специфических черт отдельных заключений по итогам экспертизы заявленных обозначений. Метод аналогии был применен при исследовании общих и частных характеристик экспертизы заявленных обозначений как одного из подвидов государственных экспертиз в соотношении с дефинициями экспертиз в иных областях государственного регулирования.

Теоретической основой диссертации выступили труды российских и зарубежных авторов в области интеллектуальной собственности. При решении поставленных задач автор обращался к монографиям и научным публикациям в печатных изданиях соответствующей тематики, при этом в ходе исследования дополнительно были задействованы труды в области гражданского права, процессуального права, теории государства и права, предпринимательского права.

Нормативную базу исследования составили законодательные акты Российской Федерации и подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в области товарных знаков, нормы которых составляют предмет диссертационного исследования.

Эмпирической базой диссертационной работы выступила правоприменительная практика федерального органа по интеллектуальной собственности РФ, а также решения арбитражных судов, связанные с рассмотрением вопросов охраноспособности и возникновения прав на товарные знаки.

Научная новизна обусловлена сравнительно-правовым исследованием вопросов экспертизы товарных знаков с учетом ее существа и места в системе экспертизы товарных знаков. Впервые было предложено определение экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков. Были выработаны новые категории товарных знаков, определено их соотношение с традиционными видами знаков. Обусловлена необходимость четкого разграничения видов знаков с учетом характера испрашиваемой правовой охраны. Предложена классификация видов принимаемых экспертизой окончательных решений по способу оценки фактических действий в отношении препятствий для регистрации для целей установления условий регистрации товарного знака.

Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать следующие положения, выносимые на защиту.

1. Экспертиза обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака, регулируется нормами параграфа 2 главы 76 части четвертой ГК РФ.

Вместе с тем, понятие экспертизы заявленного обозначения не отражено в нормативно-правовых актах в области охраны товарных знаков. Попытка установить отличительные особенности экспертизы товарных знаков в ряду иных государственных экспертиз представляется необходимым шагом для уяснения сущности данной правовой процедуры. Являясь правообразующим этапом, экспертиза заявленного обозначения должна быть четко регламентирована, что невозможно в отсутствие легального определения.

На основании анализа подходов законодателя при определении иных видов государственных экспертиз, понятия экспертизы как обобщенного термина, исследования дефиниции экспертизы заявленного на регистрацию обозначения в ретроспективе, а также установления места, занимаемого экспертизой заявленного обозначения, разработано авторское определение:

Экспертиза обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), представляет собой совокупность приемов и способов исследования экспертом федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности обозначения на соответствие законодательно установленным требованиям, проводимого с целью определения его возможности выступать в качестве товарного знака, и принятие заключения по результатам такого исследования.

2. Установление вида товарного знака является важнейшим этапом экспертизы, оказывающим влияние на результаты экспертизы в целом и наступающие юридические последствия. Так, при установлении тождества товарных знаков определение вида знака носит решающее значение, поскольку накладывает запрет на регистрацию следующего тождественного обозначения как для разных заявителей, так и для одного лица.

С целью устранения двойственности подходов при установлении тождества товарных знаков были разработаны критерии отнесения обозначения к категории словесных товарных знаков, выработан новый подвид комбинированных знаков - графический товарный знак.

На сегодняшний день в п. 1 ст. 1482 ГК РФ и Правилах не раскрыто существо словесного товарного знака.

На наш взгляд, при испрашивании регистрации словесного знака заявитель претендует на охрану слова в его абстрактном представлении - то есть только слова самого по себе, его звучания, восприятия. При этом используемый при подаче заявки шрифт, размер букв и т.п. не имеют значения, поскольку представляют лишь способ материального закрепления слова.

Предлагается закрепить в подзаконных нормативных актах следующее определение: к словесным обозначениям относятся сочетания букв и/или цифр, не имеющие словесного характера, но способные выступать в качестве товарного знака на представленных законодательством основаниях, любые слова, сочетания слов, сочетание одного слова или нескольких с одной или несколькими буквами и/или цифрами, без использования характерной графики, отображаемые при помощи стандартных приемов письма.

Возникающие на практике сложности при отнесении того или иного обозначения к определенному виду знаков, думается, обусловлены размытой формулировкой, содержащейся в Правилах. Так, согласно пункту 2.2 Правил комбинированным является обозначение, представляющее собой комбинацию элементов разного вида: изобразительных, словесных, объемных и других.

Вместе с тем, использование в составе товарного знака приемов и элементов, которые не могут быть выделены в качестве самостоятельного вида знака, вызывают затруднения при установлении вида знака, в том числе, для целей последующего анализа при определении сходства до степени смешения и тождества товарных знаков.

Учитывая изложенное, выработан новый вид традиционных знаков, закрепление дефиниции которого способно внести ясность при исследовании заявленного к регистрации обозначения, позволит более четко определять объем закрепляемых прав, что непосредственным образом может влиять на охраноспособность товарного знака. Выделение в отдельную категорию графического товарного знака призвано учесть все разновидности «традиционных» товарных знаков и уяснить предмет и наполнение каждого из них.

Под графическим товарным знаком следует понимать подвид комбинированного товарного знака, сопровождаемого любыми графическими приемами исполнения, отличными от стандартных, без использования цвета, при условии, что используемый графический прием невозможно выделить в составе обозначения в самостоятельный элемент обозначения. Тестом на графическую составляющую знака можно считать ответ на вопрос, могут ли использованные графические приемы заставить потребителя воспринимать обозначение определенным образом, отличным от возможного первичного или привычного для него восприятия.

3. Для целей возможности осуществления экспертизы «нетрадиционных» товарных знаков необходима соответствующая регламентация требований, предъявляемых к подобным обозначениям. И если в отношении наиболее часто используемых «нетрадиционных» обозначений выработаны некоторые требования и сложилась практика, в отношении вновь возникающих видов знаков отсутствие соответствующих требований способно существенно уменьшить возможность охраны таких товарных знаков.

Одной из основных норм, регулирующих возможность охраны «нетрадиционных» видов обозначений, является дефиниция определенного подвида товарного знака с установлением его особенностей.

Так, было выработано определение закодированного знака, который представляет собой визуальное обозначение в виде кода, который может быть считан и декодирован считывающим устройством, доступным потребителю.

На сегодняшний день к данному виду знаков можно отнести получившие широкое распространение Qr-коды, представляющие собой картинки в виде набора многоугольников, содержащие в закодированном виде слово, предложение, набор букв и цифр или ссылку на Интернет-ресурс, которые легко могут быть распознаны смартфоном, декодируя заключенную в коде информацию.

Не имея практики рассмотрения подобных обозначений, экспертиза признает их необладающими различительной способностью. Однако, по нашему мнению, закодированный товарный знак может выполнять индивидуализирующую функцию наряду с иными видами «нетрадиционных» товарных знаков. Обоснована самостоятельность нового вида знака, предложены методики проведения экспертизы в отношении обозначений подобного вида.

4. На сегодняшний день экспертизой смешиваются основания для отказа, содержащиеся в пунктах 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, а именно понятия «ввод потребителя в заблуждение» и «смешение товаров на рынке» зачастую выступают в качестве взаимозаменяемых препятствий для регистрации. В этой связи довольно специфическим и, вместе с тем, скупо описанным является случай использования чужого товарного знака в составе «сложной» композиции или многокомпонентного комбинированного товарного знака. Регламентация данного вопроса содержится в «Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 197. (далее - Рекомендации), в соответствии с п. 6.3.5 которых подобным товарным знакам должно быть отказано в соответствии с положениями п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Однако, по мнению автора, подобный вариант «интеллектуального заимствования» лежит совершенно в ином правовом поле, нежели ввод потребителя в заблуждение. При исследовании описанного случая выработано определение интеграционного знака, который, являясь самостоятельным объектом, включает в свой состав товарный знак (без каких-либо изменений) иного лица с его согласия при условии, что такой товарный знак не занимает в общей композиции доминирующего положения, как пространственного, так и смыслового. Обоснована необходимость применения при рассмотрении заявок в отношении данного вида знаков нормы, содержащейся в п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

5. В подзаконных нормативных актах, комментариях к законодательству и правовой литературе широко освещен вопрос установления сходства до степени смешения обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, при этом практически не исследован вопрос установления тождества обозначений. Определение тождества товарных знаков играет важную роль, характеризующуюся наступлением иных правовых последствий в сравнении с признанием знаков сходными до степени смешения.

Пунктом 14.4.2 Правил закреплено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Данный способ установления тождества товарных знаков видится недостаточно проработанным с точки зрения практического применения.

Выработаны критерии отнесения обозначений к тождественным товарным знакам, определен момент установления тождества товарных знаков.

Сравниваемые обозначения признаются тождественными, если относятся к одному виду товарных знаков (словесный, изобразительный, комбинированный и иные) и на момент регистрации являются идентичными по смыслу и содержанию как в целом, так и в отдельных элементах.

Предложенные изменения позволят избежать двойственности подходов при экспертизе товарных знаков, а также непонимания своих перспектив заявителем. Соответствующие положения должны найти свое отражение в подзаконных нормативных актах, раскрывающих положения ГК РФ и регламентирующих проведение экспертизы товарных знаков.

6. Статья 1496 ГК РФ регулирует вопрос совпадения дат приоритета товарных знаков. При этом такие правовые конструкции, как совпадение дат приоритета заявок на тождественные товарные знаки, поданные разными лицами и одним лицом, имеют одинаковые последствия и способы разрешения. Вместе с тем, если в случае совпадения приоритетов заявок разных лиц речь идет о столкновении прав, то случай подачи заявок на тождественные знаки одним лицом носит скорее формальный характер.

Обоснована необходимость разграничения указанных разновидностей совпадения дат приоритета на тождественные обозначения. Предложены изменения в статью 1496 ГК РФ, регулирующую данный аспект:

«2. Если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из заявок.

Заявитель должен в течение двух месяцев со дня получения от федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления сообщить о своем выборе.

Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, в отношении совпадающих перечней товаров регистрация товарного знака может быть осуществлена только по одной из заявок.

По ходатайству заявителя установленный для представления ответа срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть месяцев.

В случае выявления иных препятствий для регистрации заявителю может быть направлено уведомление в соответствии с пунктом 3 статьи 1499 настоящего Кодекса с изложением всех мотивов отказа, в том числе, указанных в настоящем пункте».

Предлагаемые изменения позволяют уйти от такого «безрезультативного» исхода экспертизы как отзыв заявки. Кроме того, дробление направляемых результатов экспертизы на уведомление о выявленном совпадении дат приоритетов товарных знаков и уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства искусственно затягивает сроки проведения экспертизы, что не может не сказываться на сроках предоставления государственной услуги в целом, ее качестве.

7. Осуществляя проверку на исключительность предоставляемого права на товарный знак, экспертиза обязана проводить подобную проверку в отношении всех выявленных сходных и тождественных товарных знаков и обозначений, при этом в данную категорию попадают не только знаки с различными датами приоритета, но и с совпадающей датой, поскольку они также препятствуют регистрации обозначения в качестве товарного знака. Кроме того, сам факт выявления тождественного товарного знака с тем же приоритетом не позволяет установить старшинство прав, как следствие, ни одно из лиц (если речь идет о разных юридических лицах) не может обладать приоритетным правом по отношению к другому лицу, равно как и лицо, подавшее заявки на тождественные товарные знаки, не сможет получить исключительную охрану своих прав.

Такие положения содержит статья 1496 ГК РФ, которая подразумевает запрет регистрации тождественных товарных знаков с совпадающей датой приоритета, а кроме того, не позволяет установить собственно приоритет товарного знака до урегулирования вопроса старшинства прав. Таким образом, статья 1496 ГК РФ содержит ключевые критерии установления возможности обозначения выступать в качестве зарегистрированного товарного знака. В этой связи видится целесообразным дополнить статью 1499 ГК РФ указанием о необходимости проведения экспертизы, в том числе, на соответствие требованиям статьи 1496.

8. По результатам проведенной экспертизы принимаются различные виды экспертных заключений как промежуточных, так и окончательных. Сведения, приведенные в промежуточных заключениях экспертизы, подлежат изменениям в силу различных обстоятельств, что непосредственным образом влияет на окончательные решения экспертизы.

Обоснована необходимость введения следующих общедоступных указаний при регистрации товарных знаков, которые должны найти свое отражение в окончательных решениях экспертизы и реестре товарных знаков:

регистрация по результатам экспертизы,

регистрация на основании дополнительных материалов,

регистрация на основании осуществленных юридических действий.

Для целей такого указания предлагается ввести графу «Условия регистрации».

Видится целесообразным отражение данного аспекта в ГК РФ в пункте 2 статьи 1499, а именно: "По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака с указанием условий такой регистрации или об отказе в его регистрации".

Установление обстоятельств, при которых была осуществлена регистрация товарного знака, имеет огромное значение для понимания иными заинтересованными лицами и последующей экспертизы сходных или подобных обозначений причин, по которым конкретному обозначению предоставлена правовая охрана. Введение подобных указаний способно внести ясность при оценке условий регистрации того или иного обозначения, что непосредственным образом может повлиять на экспертизу заявленного обозначения. Так, при сравнении товарных знаков, имеющих общий элемент, помимо прочего, экспертизой оценивается, не выступает ли такой элемент в качестве обобщающего для блока знаков, что, в свою очередь, может свидетельствовать о сходстве до степени смешения обозначения, по сути, не сходного с каждым из обозначений такой серии, взятом в отдельности.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся выводы и анализ отдельных вопросов представляют интерес для дальнейшего научного изучения проблем экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака. Результаты настоящей работы призваны расширить теоретические представления об объекте, целях и способах проводимой экспертизы заявленных обозначений по существу, а также итогах такой экспертизы.

Практическая значимость исследования заключается в предложенных изменениях в нормы действующего законодательства, а также в подзаконные нормативные акты, раскрывающие положения Гражданского кодекса РФ в части регулирования отношений в области экспертизы заявленных обозначений.

Апробация результатов исследования. Положения диссертации частично нашли отражение в опубликованных авторам статьях в научных журналах, обсуждены на международных конференциях.

Структура исследования обусловлена поставленными задачами. Работа содержит введение, три главы, шесть параграфов, заключение, список источников и литературы и приложения.

Основное содержание диссертационной работы

Во введении обусловлена актуальность выбранной темы, определены цели, задачи, объект, предмет, методологическая, теоретическая, практическая и нормативная основы исследования, определена научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации полученных результатов.

Первая глава "Правовое регулирование проведения государственной экспертизы товарных знаков" посвящена изучению нормативной базы, регулирующей отношения в сфере экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, а также исследованию понятия экспертизы заявленных обозначений и установлению места данного вида экспертизы в системе экспертизы товарных знаков как обширного процесса по рассмотрению вопросов охраноспособности средств индивидуализации.

В первом параграфе "Правовые основы осуществления экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака" проведен обзор нормативных актов, касающихся непосредственного регулирования этапа экспертизы заявленных на регистрацию обозначений. Не исследуя вопрос обширного регулирования правоотношений в сфере возникновения и защиты прав на товарные знаки, автором очерчен круг тех нормативных актов, как международного, так и национального уровней, которые регулируют процесс ее осуществления и содержание заключений экспертизы как конечного результата ее осуществления.

Во втором параграфе "Понятие и содержание экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака" автором исследуется вопрос дефиниции экспертизы товарных знаков в целом и экспертизы заявленных обозначений, в частности. На примере законодательно закрепленных определений государственных экспертиз иного рода, а также посредством исследования вопроса в ретроспективе, предложено авторское определение понятия "экспертиза заявленных обозначений", под которой следует понимать совокупность приемов и способов исследования экспертом федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности обозначения на соответствие законодательно установленным требованиям, проводимого с целью определения его возможности выступать в качестве товарного знака, и принятие заключения по результатам такого исследования.

Объектом такой экспертизы выступает заявленное обозначение, а также сопровождающие его правоустанавливающие атрибуты: перечень товаров и услуг, дата приоритета. Предметом экспертизы является информация, отраженная в заявке на товарный знак, касающаяся характеристик, вида и особенностей заявленного обозначения.

Под приемами экспертизы стоит понимать интерпретацию установленных законодательством требований. Под способами проведения экспертизы понимается всю совокупность предоставленных эксперту инструментов для проведения поиска, к которым относятся общедоступные источники информации и автоматизированная поисковая система Роспатента.

Представленная дефиниция содержит один из важнейших аспектов экспертизы заявленного обозначения - указание на результат экспертизы, которым может быть решение о регистрации, решение об отказе в регистрации, решение об отзыве заявки.

По итогам анализа содержания всех этапов экспертизы товарных знаков установлено, что экспертиза заявленных обозначений является основополагающим этапом возникновения исключительного права на товарный знак.

Глава вторая "Исследование материалов заявки как начальный этап экспертизы заявленного обозначения" раскрывает содержание этапа экспертизы правоустанавливающих атрибутов заявленного к регистрации обозначения, дается их характеристика, приводятся особенности их исследования.

В первом параграфе второй главы "Установление вида товарного знака" рассмотрена терминология видов товарных знаков, содержащаяся в международных и национальных законодательных актах, а также классификации, предложенные различными российскими и зарубежными авторами. Установление вида товарного знака является важнейшим этапом экспертизы, оказывающим влияние на результаты экспертизы в целом и наступающие юридические последствия.

При этом выявлены вопросы, наиболее неурегулированные с точки зрения законодательного закрепления. Так, в частности, автор обращает внимание на отсутствие в нормативных актах определения наиболее распространенного вида товарного знака - словесного, что, в свою очередь, способно вызвать значительные затруднения при непосредственной экспертизе заявленных обозначений, например, в части установления тождества товарных знаков.

К словесным обозначениям должны быть отнесены сочетания букв и/или цифр, не имеющие словесного характера, но способные выступать в качестве товарного знака на представленных законодательством основаниях, любые слова, сочетания слов, сочетание одного слова или нескольких с одной или несколькими буквами и/или цифрами, без использования характерной графики, отображаемые при помощи стандартных приемов письма.

Так, может быть использован любой стандартный регистр (все буквы прописные, все буквы заглавные, первая буква слова заглавная), стандартный шрифт (стандартными могут быть признаны любые шрифты, в которых буквы имеют строгую архитектуру, острые углы, выполнены в виде, являющемся и признающимся общеупотребимым; при использовании таких шрифтов слово однозначно читаемо, отсутствуют оригинальные графические элементы и составляющие; в программе Word к таким шрифтам, как правило, относят Times New Roman, Arial, Courier New), стандартный способ написания обозначения (использование курсива, полужирного шрифта и т.д.).

Сформулированы предложения по разделению комбинированных товарных знаков на собственно комбинированные и графические словесные знаки, а также необходимость указания на вид знака вне зависимости от вида знака как в заявке на регистрацию, так и в регистрационных документах, что позволят более четко определять объем закрепляемых прав.

С учетом анализа обозначений, заявляемых к регистрации, было установлено, что ряд товарных знаков не может быть отнесен ни к одному из известных на сегодняшний день традиционных видов знаков ввиду своих визуальных особенностей. С учетом данного обстоятельства была предложена новая разновидность товарного знака - графический, представляющий собой обозначение, сопровождаемое любыми графическими приемами исполнения, отличными от стандартных, без использования цвета, при условии, что используемый графический прием невозможно выделить в составе обозначения в самостоятельный элемент. Графический товарный знак является подвидом комбинированного товарного знака, при этом для определения, какие обозначения могут быть отнесены к графическому товарному знаку следует руководствоваться теми же требованиями, которые предъявляются к словесным товарным знакам.

Выделение в отдельную категорию графического товарного знака призвано учесть все разновидности «традиционных» товарных знаков и уяснить предмет и наполнение каждого из них.

Вместе с тем, сложности с определением и возможностью регистрации возникают и в отношении вновь возникающих видов товарных знаков, относящихся к категории «нетрадиционных» ввиду отсутствия выработанной практики проведения экспертизы в их отношении и, как следствие, отсутствия единообразного подхода.

На основе реалий рынка было проанализированы товарные знаки в виде кода, которые сегодня повсеместно распространены. Автором предложено определение закодированного знака, представляющего собой визуальное обозначение в виде кода, который может быть считан и декодирован считывающим устройством, доступным потребителю.

При испрашивании правовой охраны закодированного товарного знака к нему применимы требования, предъявляемые к иным видам «нетрадиционных» товарных знаков. Заявка, содержащая такое обозначение, должна содержать описание закодированной информации, позволяющей идентифицировать товарный знак и определить границы правовой охраны. К закодированной в товарном знаке информации предъявляются те же требования, что и к традиционным видам товарных знаков. В случае соответствия требованиям законодательства закодированный товарный знак регистрируется в целом без исключения из правовой охраны собственно картинки кода.

Во втором параграфе "Установление даты приоритета товарного знака" приведены общие подходы к решению вопроса об установлении приоритетного права товарного знака, а также рассмотрен нетривиальный вопрос совпадения дат приоритета товарных знаков.

Статья 1496 Кодекса приравнивает правовые последствия подачи заявок на тождественные товарные знаки с совпадающей датой приоритета разными лицами и одним лицом, что представляется в корне неверным. Так, если подача подобных заявок разными лицами означает столкновение интересов двух хозяйствующих субъектов, подача двух заявок в отношении совпадающих товаров одним лицом носит скорее формальный характер.

Выявлены несоответствия используемых законодателем формулировок в части возможной частичной регистрации и полного отзыва заявки.

Автором разработаны критерии самостоятельного выбора экспертизой одной из заявок, поданных одним лицом. Основной причиной такого выбора заявки должно служить наличие большего количества информации по существу обозначения.

Обоснована необходимость объединения направляемых результатов экспертизы по итогам выявления заявок с совпадающей датой приоритета, поданных одним лицом, и по результатам экспертизы обозначения по существу в отношении соответствия установленным требованиям. Также автором обусловлена важность разграничения таких правовых конструкций, как совпадение дат приоритета заявок разных лиц и одного лица. На основании сделанных выводов предложены изменения в статью 1496 ГК РФ.

Третья глава "Проверка соответствия обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, предъявляемым требованиям и виды принимаемых экспертизой решений" посвящена вопросу ключевого этапа экспертизы по существу, проанализированы возможные препятствия для вынесения положительного решения, а также виды заключений, направляемых экспертизой.

В первом параграфе третьей главы "Основания для отказа в регистрации товарного знака" отражены основные положения, закрепляющие требования к регистрируемым товарным знакам с точки зрения препятствий для регистрации.

Автором предложены изменения в ключевую статью, касающуюся проведения экспертизы - 1499 ГК РФ, а именно предлагается дополнить ее необходимостью проверки соответствия заявленного обозначения требованиям статьи 1496 ГК РФ, поскольку, по мнению автора, выявление заявок в отношении обозначений, являющихся тождественными заявленному, а также сопоставительный анализ перечней товаров и услуг, взаимосвязанное исследование дат приоритетов таких обозначений, последующий экспертный вывод - являют собой ни что иное, как один из проводимых экспертизой тестов на возможность обозначения выступать в качестве товарного знака.

Исследован специфический вопрос возможности регистрации тождественного товарного знака в составе другого товарного знака. Проведено разграничение конструкций "ввод потребителя в заблуждение" и "сходство до степени смешения" в приложение к данному вопросу. Обоснована необходимость применения положений п. 6 ст. 1483 ГК РФ, а также отражены особенности предоставляемых согласий правообладателей "заимствованных" товарных знаков. Выработано определение "интеграционного" товарного знака, который являясь самостоятельным сложносоставным объектом, включает в свой состав товарный знак (без каких-либо изменений) иного лица с его согласия при условии, что такой товарный знак не занимает в общей композиции доминирующего положения, как пространственного, так и смыслового.

Также обозначено отсутствие в действующем законодательстве определения тождества товарных знаков. Вопросу установления тождества товарных знаков не уделено достаточного внимания и в юридической литературе. Вместе с тем, случаи столкновения подобных обозначений носят далеко не единичный характер. Отсутствие регламентированных подходов приводит к двойственности выводов экспертизы и неясности перспектив заявителя при подаче заявки.

Определение тождества товарных знаков играет важную роль, характеризующуюся наступлением иных правовых последствий в сравнении с признанием знаков сходными до степени смешения. Так, на имя одного лица не могут быть зарегистрированы два тождественных товарных знака, поскольку закрепляемые ст. 1477 положения говорят об исключительности прав на средства индивидуализации, равно как не могут быть зарегистрированы тождественные товарные знаки на имя разных лиц даже при представлении письма-согласия, «молчаливый запрет» о чем содержится в пункте 6 статьи 1483 ГК РФ.

Сравниваемые обозначения признаются тождественными, если относятся к одному виду товарных знаков (словесный, изобразительный, комбинированный и иные) и на момент регистрации являются идентичными по смыслу и содержанию как в целом, так и в отдельных элементах.

Стоит отметить, что приведенный критерий оценки тождества знаков, выраженный формулировкой "как в целом, так и в отдельных элементах" подразумевает одновременность исполнения данных условий, либо отклонение от одного из них при условии отступления рассматриваемого случая от общего правила. Так, знаки, отличающиеся лишь простановкой предупредительной маркировки, не совпадают во всех элементах, при этом идентичны по объему прав в целом. В то время как одинаково исполненные обозначения, описательному элементу одного из которых предоставлена правовая охрана в результате проведенной экспертизы, совпадают во всех элементах, но при этом различны в объеме окончательно закрепляемых прав.

Предложенные изменения позволят выработать единообразие подходов при установлении тождества товарных знаков.

Во втором параграфе третьей главы "Заключения по результатам экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака" проведена классификация заключений экспертизы, в том числе на основе их воздействия на возникновение права на товарный знак: промежуточные и окончательные. Произведена попытка уточнения направляемых экспертных заключений с учетом содержащихся выводов и требований экспертизы. Установлены категории обстоятельств вынесения окончательных решений экспертизы в зависимости от участия заявителя и произошедших фактических событий в отношении выдвинутых препятствий для регистрации. Обоснована необходимость указания условий регистрации для целей понимания обстоятельств регистрации товарного знака, что может оказывать непосредственное влияние на выводы экспертизы в отношении иных заявленных на регистрацию обозначений.

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования, делаются выводы о необходимости дальнейшего изучения отдельных наименее освещенных как с точки зрения правового регулирования, так и с точки зрения теоретического исследования вопросов экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака.

Основные положения диссертационного исследования изложены в следующих публикациях автора

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК:

1. Терещенко О.И. Особенности установления тождества товарных знаков // Законодательство. - № 9 - 2013. - 0,5 п.л.

2. Терещенко О.И. Хотели две заявки - не получили ни одной (ст. 1496 ГК РФ) // Хозяйство и право. - № 9 - 2013. - 0,4 п.л.

3. Терещенко О.И. Интеграция товарных знаков // Право и экономика. - № 11 - 2013. - 0,3 п.л.

Научные труды, опубликованные в иных изданиях:

4. Терещенко О.И. Экспертиза товарных знаков: от формальностей к реальности (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ) // Политика, государство и право. - № 10 (22) - 2013. - 0,3 п.л.

5. Терещенко О.И. Товарный знак в виде QR-кода. Есть ли у заявителей шанс зарегистрировать такое обозначение // Юрист компании. - № 10 - 2013. - 0,3 п.л.

6. Терещенко О.И. Условия регистрации обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков // Российская экономика: тенденции и перспективы: сборник научных трудов. Вып. 24. - М.: ООО «Технологии стратегического менеджмента», 2013 - 0,4 п.л.

7. Терещенко О.И. Сходство товарных знаков: живой механизм // Тенденции и инновации современной науки: Материалы VII Международной научно-практической конференции (тезисы докладов). - Краснодар, 2013. - 0,1 п.л.

8. Терещенко О.И. Актуальные вопросы экспертизы заявок на товарные знаки в Российской Федерации // Тезисы докладов Региональной научно-практической конференции "Охрана интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и административных регламентов". - Хабаровск, 2010. - 0,1 п.л.

9. Терещенко О.И. Актуальные вопросы экспертизы заявок на товарные знаки в Российской Федерации // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы правовой охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности": РНТИК "Баштехинформ" АН РБ. - Уфа, 2010. 0,1 п.л.