Методика правовой оценки ноу-хау

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

По мере развития экономики, внедрения новых технологий и выпуска наукоемкой продукции, объекты интеллектуальной собственности становятся одной из наиболее важных составных частей активов предприятия. Достаточно часто встречаются случаи, когда стоимость объектов интеллектуальной собственности предприятия превосходит стоимость всех ее материальных активов и является основным ресурсом в конкурентной борьбе.

Это особенно справедливо для предприятий, имеющих устойчивую деловую репутацию на рынке, владеющими известными товарными знаками или работающими на рынке наукоемкой продукции.

Особое значение для промышленных предприятий в современных условиях играет интеллектуальная промышленная собственность, представляющая собой совокупность прав, относящихся к изобретениям, промышленным образцам, полезным моделям, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям, секретам производства (ноу-хау). Выявление всех объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых предприятие обладает исключительными правами, позволит объективно оценить стоимость самого предприятия.

Необходимость в оценке ноу-хау возникает при внесении такого рода объектов в уставной фонд предприятия, при совершении сделок купли-продажи или при заключении лицензионного соглашения на право использования интеллектуальной собственности, при определении размера компенсации.

Цель данной работы - рассмотреть методику и методы оценки ноу-хау.

Для достижения поставленной цели в работе требуется решить следующие задачи:

1) рассмотреть сущность ноу-хау, как объекта интеллектуальной собственности,

2) изучить методику оценки объектов интеллектуальной собственности,

3) рассмотреть методы, применяемые при оценке ноу-хау.

1. Ноу-хау как объект интеллектуальной собственности, его особенности

Среди охраняемых результатов интеллектуальной деятельности особое место занимает секрет производства (ноу-хау), введенный в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности четвертой частью ГК РФ.

Термин «ноу-хау» многие юристы считают жаргонным, хотя он используется примерно в двух сотнях международных договоров Российской Федерации. В качестве обоснования негативного отношения к термину обычно указывают на то обстоятельство, что «ноу-хау» - калька с английского know-how (знаю как), причем в законодательстве англоязычных США и Великобритании используется другой термин - Trade Secret, а словосочетание know-haw используется лишь на бытовом уровне.

Ноу-хау признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности:

1) которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам,

2) к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании,

3) в отношении, которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ).

Срок охраны «ноу-хау» ограничивается временем действия названных условий.

Таким образом, охрану сведений в режиме ноу-хау можно считать альтернативой патентной охраны технических решений. Рассмотрим, в каких случаях она может оказаться более оправданной.

Во-первых, когда подлежащее охране решение изъято из сферы патентной охраны (например, организационное решение). Так, схемы организации производства признаются патентоспособными в качестве изобретений в США, но не охраняются как изобретения в России.

Во-вторых, когда решение, подлежащее охране, является патентоспособным, но эффективность патентной охраны сомнительна в связи с невозможностью для патентообладателя проконтролировать и доказать его использование конкурентом. Чаще всего это касается технических решений, относящихся к способам.

В-третьих, оптимальной представляется ситуация, когда в описании к патенту приводится информация о техническом решении в объеме, удовлетворяющем требования законодательства, и достаточная для получения патента, и патентообладатель владеет секретами производства, необходимыми для наиболее эффективной реализации запатентованного новшества.

В-четвертых, когда владелец подлежащего охране решения не имеет достаточных денежных средств для получения патента, учитывая, что расходы по зарубежному патентованию, включая услуги патентного поверенного, могут оказаться весьма ощутимыми.

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. Утрата конфиденциальности информации по любым основаниям, как законным, так и незаконным, влечет прекращение исключительного права - фактической монополии на секрет производства. В этом особенность секрета производства, отличающая его от объектов патентного права, информация о которых перестает быть конфиденциальной с момента публикации заявки.

В объем ноу-хау могут включаться:

а) опытные, незарегистрированные образцы изделий, машины аппараты, отдельные детали, инструмент, приспособления для обработки и пр.,

б) техническая документация - формулы, расчеты, планы, чертежи, результаты опытов, перечень и содержание проведенных научно-исследовательских работ и их результаты,

в) расчеты применительно к данному производству или технологии,

г) данные о качестве материалов,

д) учебные планы для подготовки персонала,

е) инструкции, содержащие данные о конструкции, изготовлении или использовании продукта,

ж) производственный опыт, описание технологий,

з) практические указания по дизайну, технические рецепты, данные по планированию и управлению производством и т.д.

Перечень сведений, составляющих ноу-хау определяется руководителем предприятия.

После всего сказанного выше можно достаточно полно и корректно определить круг возможных объектов оценки.

Документальным подтверждением наличия у организации (предприятия) прав на ноу-хау могут быть:

1) документы, подтверждающие правомерность получения организацией (предприятием) информации, составляющей ноу-хау, например, отчеты о проведении НИР, если ноу-хау получено самостоятельно, или договор о передаче ноу-хау, если ноу-хау получено по договору,

2) приказ по организации (предприятию), в котором перечисляются меры, принимаемые к охране конфиденциальности соответствующей, как правило, документированной информации,

3) соглашения о сохранении конфиденциальности, заключенные администрацией с лицами, имеющими доступ к информации, составляющей ноу-хау.

Если ноу-хау получено в результате проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, финансируемых из федерального бюджета, то наличие у организации прав на «ноу-хау» требует дополнительного подтверждения в виде договора между исполнителем работ (организацией) и государственным заказчиком, в котором разграничены правомочия сторон и зафиксированы права организации.

Документальным подтверждением использования ноу-хау в хозяйственной деятельности может быть соответствующий акт, подписанный специалистами. Документальным подтверждением затрат, связанных с получением прав на ноу-хау, могут быть оплаченные счета или другие финансовые документы аналогичного содержания.

Для целей бизнеса и оценки, связанной с этими целями, целесообразно различать три вида ноу-хау:

1) неотделимые от конкретного физического лица, в том числе индивидуальные навыки и умения,

2) неотделимые от конкретного юридического лица, в том числе технологии, основанные на традиции или предполагающие необычно высокую культуру производства,

3) отделимые в общем случае от юридического или физического лица, в том числе: сознательно скрываемые технические сведения, рисунки, чертежи. Сюда же следует отнести «условные (номинальные) ноу-хау», т.е. сохраняемые в секрете патентоспособные результаты.

Результатами интеллектуальной деятельности, права на которые учитываются в составе нематериальных активов, в полном смысле слова можно признать ноу-хау лишь третьего типа. В отношении ноу-хау второго типа такое признание возможно, но выглядит некоторой натяжкой, а в отношении ноу-хау первого типа более уместно говорить о способностях конкретного индивидуума, чем о результатах его деятельности.

Правовая защита распространяется только на ноу-хау третьего типа. Только такие ноу-хау можно считать активами фирмы в полном смысле слова. Однако менеджмент в своих действиях должен учитывать существование ноу-хау всех трех типов, при этом все больше внимания уделяется первому типу ноу-хау.

2. Методика оценки ноу-хау

Владелец ноу-хау держит в своих руках очень мощный инструмент, способный помочь ему выстоять в условиях серьезной рыночной конкуренции или вывести свою компанию на очередной виток развития с помощью оценки ноу-хау. Полезность и уникальность данной информации определяет ей роль важного элемента в общей структуре бизнеса и возносит в ранг активов компании.

Стоимость такого актива интеллектуальной собственности определяет рыночная оценка ноу-хау, которая проводится с целью:

1) внесения в уставный фонд предприятия,

2) разрешении имущественных споров,

3) реорганизации бизнеса (слиянии, поглощении, выделении),

4) переуступке долговых обязательств,

5) подготовке инвестиционных проектов,

6) планировании деятельности предприятия,

7) подготовке договоров купли-продажи части активов или всего предприятия,

8) перераспределении имущества компании между несколькими собственниками.

Для проведения процедуры оценки ноу-хау необходимы следующие документы:

1. Описание объекта ноу-хау.

2. Полная характеристика выпускаемой по данной технологии продукции. Возможно проведение аналогий с конкурирующими аналогами на рынке сбыта.

3. Указание источников прибыли при использовании ноу-хау.

4. Описание рынка.

5. Документы, подтверждающие затраты на покупку прав на использование актива.

6. Себестоимость товара и цена за единицу после использования ноу-хау.

7. Показатели доходов, полученных из различных источников (эксплуатационные, экономические, технические и экологические показатели) после применения ноу-хау.

8. Рост показателей реализации готовой продукции в целом, либо увеличение продаж ее отдельных видов.

9. Пересмотр ценовой политики вследствие роста качества выпускаемого товара.

10. Экономические показатели снижения затрат на производство.

Расчет и оценка стоимости ноу-хау производится согласно Федеральным стандартам оценки (ФСО) по следующим этапам:

1. Заключается договор на проведение оценки, включающий задание на оценку.

2. Собирается и анализируется необходимая информация для проведения оценки.

3. Проводится выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов. Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов.

При оценке объектов интеллектуальной собственности могут быть использованы методы: затратного, сравнительного анализа продаж и доходного подходов.

Методы на основе рыночного и затратного подходов могут использоваться в качестве дополнения к доходным методам. В целом это соответствует общим принципам профессиональной оценки.

В результате применения разных методов к определению расчетной величины стоимости ноу-хау получаются результаты, отличающиеся друг от друга. Это в значительной степени объясняется тем, что при использовании этих методов допускаются погрешности, различающиеся между собой своим характером и величиной.

4. Согласовываются (обобщаются) результаты, полученные в ходе расчетов, после чего определяется итоговая величина стоимости ноу-хау.

При согласовании результатов предпочтительнее использование аппарата «средневзвешенной», суть которого заключается в том, что результату расчета, полученного каким-то методом, может быть придан больший (или меньший) вес по сравнению с другими методами. В этом случае, характер описания расчетов, проведенных этим методом, должен быть таким, чтобы его относительная весомость (определенная самостоятельно Оценщиком или с помощью экспертов) не вызывала бы у пользователя результатов оценки каких-либо сомнений.

Модель определения итоговой величины оценки С на основе средневзвешенной имеет следующий вид:

Си = a * Сз + b * Сд + g * Сс (1)

В частности, чем менее точно, то есть, чем более приближенно рассчитывается каким-то методом стоимость, тем, при прочих равных условиях, меньший коэффициент весомости (a, b, g) этому варианту стоимости назначается.

5. Составляется отчет об оценке ноу-хау.

В отчете об оценке должны содержаться следующие разделы:

а) основные факты и выводы,

б) задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки,

в) сведения о заказчике оценки и об оценщике,

г) допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки,

д) применяемые стандарты оценочной деятельности,

е) описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки,

ж) анализ рынка объекта оценки, а также анализ других внешних факторов, не относящихся непосредственно к объекту оценки, но влияющих на его стоимость,

з) описание процесса оценки объекта оценки в части применения доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке. В данном разделе должно быть описано применение подходов к оценке с приведением расчетов или обоснован отказ от применения подходов к оценке объекта оценки,

и) согласование результатов.

В приложении к отчету об оценке должны содержаться копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, а также заключений специальных экспертиз и другие документы по объекту оценки (при их наличии).

3. Методы оценки ноу-хау, применяемые российскими оценщиками

Чаще всего при оценке ноу-хау российскими оценщиками используются методы доходного подхода.

Среди основных методов доходного подхода следует отметить следующие:

1) метод «Освобождение от роялти»,

2) метод «Дисконтирование/капитализация преимущества в доходах»,

3) метод «Дисконтирование/капитализация экономии затрат».

Применение первого из вышеперечисленных методов для оценки ноу-хау ограничено, так как очень ограничена оборотоспособность прав на ноу-хау, реализуемых отдельно от патентных прав.

Второй и третий методы применимы для установления стоимости ноу-хау научно-технических предприятий, которые сами производят продукцию с использованием ноу-хау.

Согласно второго метода, стоимость ноу-хау определяется тем преимуществом в прибыли, которое ожидается получить от его использования. Под преимуществом в прибыли понимается дополнительная прибыль, обусловленная оцениваемым ноу-хау. Она равна разнице между прибылью, полученной при использовании ноу-хау и той прибылью, которую производитель получает от реализации продукции без его использования. Это ежегодное преимущество в прибытии дисконтируется с учетом предполагаемого времени его получения.

Данный метод позволяет учесть не только преимущества в прибыли от реализации каждого изделия, но и от расширения рынка сбыта за счет конкурентов. В тех случаях, когда есть возможность достаточно точно подсчитать дополнительный доход, получаемый в результате использования конкретного ноу-хау, применение метода «Дисконтирование/капитализация преимущества в доходах» предпочтительнее.

Как правило, для предприятий научно-технической сферы такая возможность отсутствует. Поэтому чаще применяется метод «Дисконтирование/капитализация экономии затрат».

Суть данного метода состоит в следующем.

Технология производства продукции на данном предприятии сравнивается по эффективности с технологией, используемой при производстве аналогичной продукции на других предприятиях, не обладающих оцениваемым технологическим ноу-хау, но реализующими свою продукцию по тем же ценам, что и рассматриваемое предприятие. Сравнение производится в стоимостном выражении, но предпочтительно на основании натуральных показателей, таких как: расход электроэнергии, материалов, рабочего времени. (В противном случае связь экономии с ноу-хау сомнительна).

Последовательность действий при использовании данного метода зависит от выбора конкретной модификации:

1) модификация (а) основывается на капитализации усредненной прибыли (денежного потока),

2) модификация (б) - на дисконтировании ожидаемых денежных потоков (ожидаемых прибылей).

В качестве показателя доходности в том и другом случае могут быть выбраны либо прибыль (до налогообложения или после него), либо денежный поток. Выбор показателя доходности определяется целями оценки и типом стоимости, которую требуется определить.

Первые два этапа вычислений совпадают.

1. Рассчитывается экономия затрат на весь объем продукции, производимой за год. Расчет делается не менее чем на 5 лет, в течение которых предполагается монопольное владение ноу-хау.

2. Из полученных сумм вычитаются расходы, связанные с обеспечением сохранения конфиденциальности сведений, составляющих ноу-хау, а также учитываются риски, связанные с возможностью случайного раскрытия ноу-хау или получения его конкурентами самостоятельно. Учет рисков заключается в уменьшении ожидаемой экономии вычитанием штрафов, определяемых экспертным путем.

3. Если ожидаемая экономия в разные годы рассматриваемого периода существенно различается, то применяется метод дисконтирования экономии затрат. Для каждого года в расчетный период определяется коэффициент дисконтирования. Ожидаемые поступления от экономии затрат умножаются на соответствующие коэффициенты. В результате получается набор дисконтированных денежных поступлений.

4. Определяется приведенная стоимость экономии затрат за весь период использования ноу-хау. Для этого дисконтированные поступления от экономии затрат суммируются.

5. Если поступления от экономии затрат стабильны, то не обязательно суммировать дисконтированные поступления за все годы. Вместо этого можно умножить годовую экономию затрат на коэффициент аннуитета, который можно взять из специальной таблицы. Рассчитывается коэффициент аннуитета по формуле:

, (2)

интеллектуальный патентный промышленный

где r - ставка дохода для данного сектора рынка нематериального актива,

n- срок полезного применения актива.

Умножение годовой экономии затрат на коэффициент аннуитета внешне похоже на капитализацию при помощи мультипликатора. Однако капитализация применяется для установления рыночной стоимости, причем ставка капитализации рассчитывается на основе анализа фондового рынка, а в рассматриваемом примере определялась стоимость в использовании, причем применительно к активу, который в действительности не может быть продан. Если отвлечься от этого обстоятельства и встать на чисто формалистическую позицию, то можно считать коэффициент аннуитета мультипликатором, а обратную к нему величину - ставкой капитализации.

Ноу-хау имеет реальную ценность только в случае надежной защиты его от раскрытия. Поэтому расчет стоимости ноу-хау имеет смысл основывать на использовании прибыли за несколько лет.

Следует отметить, что проблема определения платежей за использование ноу-хау заключается в том, что для его внедрения в производство требуются инвестиции. Чистый доход от использования ноу-хау или изобретения является частью чистого дохода от реализации инвестиционного проекта. Поэтому сначала разрабатывается инвестиционный проект, составляется бизнес-план, в котором рассчитывают ожидаемый ежегодный чистый доход. Затем выделяют ту часть чистого дохода, которую можно отнести к используемому объекту интеллектуальной собственности.

Применяемый для расчета долевой коэффициент определяется с учетом фактора получения экономии. Так, применение ноу-хау или изобретения дает прирост чистого дохода предприятия за счет таких факторов, как снижение себестоимости продукции, увеличение объема продаж, увеличение цены за продукцию за счет роста качества, снижение налога на прибыль. Далее надо решить, какая часть рассчитанного дохода пойдет в оплату обладателю (автору) ноу-хау или изобретения. Вот эта величина и будет использована в формуле как чистый доход.

Особое внимание следует обратить на выбор ставки дисконта. Обычно ставка дисконта складывается из безрисковой ставки и премии за риск. Когда оцениваются объекты интеллектуальной собственности, премия за риск выбирается повышенной, так как вложения в эти объекты отличаются большой рискованностью.

Срок полезного применения объекта интеллектуальной собственности оценивается предприятием самостоятельно и зависит от сроков старения передаваемых знаний (опыта) и возможного раскрытия их конфиденциальности. Этот период соответствует 20-летнему периоду действия патента РФ на изобретение. При определении срока действия договора на передачу ноу-хау в международной практике принятым считается срок, равный пяти годам, а по отдельным договорам он изменяется в пределах от двух до десяти лет.

Список литературы

1. Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов. - М.: РИО МАОК, 2010 г.

2. Валдайцев С.В. Оценка интеллектуальной собственности. - М: Экономика, 2009 г.

3. Валдайцев В.С. Оценка бизнеса и инновации: Учеб.пособие. - М.: Филинъ, 2011.

4. Григорьев В.В. Оценка предприятий: имущественный подход / В.В. Григорьев, И.М. Островкин. - М.: Дело, 2010 г.

5. Доронин, А.Р. Интеллектуальная собственность в Российской Федерации: теоретико-институциональный и гражданско-правовой анализ. Монография. - М.: 2011 г.

6. Карпова Н.Н. Особенности оценки объектов интеллектуальной собственности // Вопросы инновационной экономики. - 2011. - № 7. - С. 42-52.

7. Карпова Н.Н., Азгальдов Г.Г. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности» // Вопросы инновационной экономики. - 2011. - № 9. - С. 31-43.

8. Карпова Н.Н., Азгальдов Г.Г., Базанчук Е.А., Шаранова Н.Н. Практика оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности // Вопросы инновационной экономики. - 2011. - № 10. - С. 49-57.

9. Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности. - М.: Экспертное бюро, 2010.

Размещено на Allbest.ru