Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні

Размещено на http://www.allbest.ru/

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кашинцева Оксана Юріївна

УДК 347.772

Правова охорона знаків для товарів і послуг

в Україні

Спеціальність: 12.00.04 - господарське право;

арбітражний процес

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ - 2000

Дисертація є рукописом.

Робота виконана на кафедрі господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент

кафедри господарського права

Дручок Генрієтта Володимирівна,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук,

професор, академік

Академії правових наук України,

Заслужений працівник

народної освіти України

Підопригора Опанас Андронович

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук,

Третьякова Вікторія Григорівна,

завідуюча відділом з гуманітарних питань

і захисту прав людини

Науково-експертного

управління Секретаріату

Верховної Ради України

Провідна установа: Інститут економіко-правових досліджень

НАН України, м. Донецьк

Захист відбудеться 22 червня 2000 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06. при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (252033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.253).

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (252033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).

Автореферат розіслано 20 травня 2000 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат юридичних наук Боднар Тетяна Валеріївна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Актуальність проблеми правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, а серед них - знаку для товарів і послуг, - зумовлена змінами принципів господарювання у вітчизняній економіці. Рівень розвитку економіки держави, серед іншого, визначається тим, якою мірою вона забезпечує правову охорону результатів інтелектуальної діяльності людини.

З часів існування у складі СРСР Україна успадкувала непристосоване до умов ринкової економіки законодавство у галузі інтелектуальної власності, і її складової - промислової власності, об'єктом якої є знак для товарів і послуг. Україна, як правонаступниця СРСР, країна-учасниця міжнародних конвенцій і угод у галузі промислової власності, прийняла у 1993 році Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Сьогодні норми цього закону не відповідають реаліям практики, і тому проблема вдосконалення законодавства у галузі охорони знаків набула нової актуальності.

Нагальна необхідність вдосконалення законодавства у галузі інтелектуальної власності постала перед вітчизняним законодавцем відповідно до зобов'язань, які покладені на Україну, як учасницю Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами членами.

Актуальність проблеми вдосконалення вітчизняного законодавства у галузі інтелектуальної власності зумовлена також запланованим Україною вступом у Всесвітню Торгівельну Організацію (далі - ВТО), що є запорукою входження України у світове співтовариство як повноправного члена. Головна умова членства у ВТО - приєднання України до Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі (далі - ГАТТ), що є комплексом міжнародних договорів у системі ВТО.

Однією з найважливіших угод ГАТТ є Угода з торгових аспектів прав інтелектуальної власності (далі - Угода TRIPS). Вона визнана у світовому співтоваристві як правовий документ, що охоплює питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, які розглядаються як товар. Угода TRIPS встановлює, що країни-учасниці зобов'язуються забезпечити на своїй території дію правових процедур, які запобігають правопорушенням у сфері охорони інтелектуальної власності та їх недопущенню в майбутньому.

Інтеграція України у світовий ринок в системі ВТО зумовлює необхідність приведення національного законодавства у відповідність стандартам і нормам, що містять наведені міжнародні договори.

Ступінь наукової розробленості теми. Ступінь наукової розробленості теоретичних і практичних питань правової охорони прав на знак для товарів і послуг в Україні є досить низьким. І хоча після прийняття Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” у 1993р. протягом останніх років опубліковані певні розробки щодо питань застосування та вдосконалення чинного законодавства у галузі охорони об'єктів промислової власності і, зокрема, знаку для товарів і послуг, вони не забезпечують створення цілісного наукового уявлення про основні матеріально - правові і процесуальні аспекти функціонування знаку як об'єкту промислової власності у системі господарювання.

Сьогодні відсутні визначення поняття “загальновідомого знака”, “колективного знака”, поняття “асоціативності” і “моральності” знака, не надано достатньої уваги подвійній правовій природі знака, як об'єкта двох правових під-інститутів права інтелектуальної власності - промислової власності і авторського права, відсутнє також чітке визначення суб'єктів права на знак як на законодавчому, так і на теоретичному рівні.

Чинному законодавству про охорону прав на знаки для товарів і послуг властива як наявність значних прогалин, так і колізій різних правових норм, які містяться у законі “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” і Паризькій конвенції з охорони промислової власності.

Ці та інші недоліки досі не одержали достатньої наукової оцінки та відповідних рекомендацій щодо їх виправлення.

В дисертаційному дослідженні основну увагу було надано розробці пропозицій щодо удосконалення законодавства у галузі промислової власності щодо знака для товарів і послуг, і їх теоретичному обгрунтуванню. Результатом такого дослідження стало введення пропозицій у вітчизняне законодавство щодо відмінного від чинного поняття “знака для товарів і послуг”, поняття “колективного знака”, “загальновідомого знака”, також таких понять, як “асоціативність знака”, “третіх осіб як суб'єктів суміжних прав на знак для товарів і послуг”, а у правову літературу - “принципу моральності”, поняття “спорідненої компанії”, тощо.

Головною метою та завданням дисертаційної роботи був правовий аналіз історії становлення знака для товарів і послуг як об'єкта права промислової власності, існуючих у вітчизняному законодавстві та законодавстві західноєвропейських країн та країн Америки форм і методів правового забезпечення належної правової охорони знаків для товарів і послуг. Саме на цій основі та з урахуванням певних особливостей соціально-економічного розвитку України, розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства у галузі охорони прав на знак для товарів і послуг.

Виходячи з цього, об'єктом дисертаційного дослідження є знак для товарів і послуг як об'єкт права, а також правові і (для глибини дослідження і повного розкриття теми) економічні, соціально-культурні та етичні аспекти забезпечення правової охорони прав і законних інтересів суб'єктів права на знак.

Предметом дослідження є сукупність суспільних відносин, які виникають при розробці, реєстрації і введенні знака у господарський обіг.

Методологічною основою дослідження є основні науково-теоретичні положення, властиві як загальній теорії права, так і відповідним галузям і, насамперед, господарському і цивільному праву.

В основу дослідження зазначених проблем покладено діалектичний метод з системно-структурним підходом до вивчення матеріалу та одержаних внаслідок цього висновків. Також застосовувалися окремі наукові методи: порівняльно-правовий, логічний, статистичний, поєднання дедуктивного та індукативного принципів послідовного з'ясування окремих закономірностей та обгрунтування на цій основі відповідних висновків.

Нормативною базою дисертації є як міжнародне законодавство у галузі інтелектуальної власності, яке встановлює загальні принципи правового регулювання у цій галузі, зокрема: Паризька конвенція з охорони промислової власності, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, Ніццька угода про міжнародну класифікацію знаків, Угода про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами тощо, так і національне законодавство у галузі інтелектуальної власності, і насамперед, Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Закон України “Про власність”, Закон України “Про підприємництво”, закон України “Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції”, Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, Закон України “Про захист прав споживачів”.

Разом із тим, значну увагу присвячено аналізу аналогічного законодавства Росії, Польщі, Великої Британії, Франції, Німеччини, США, Бразилії, Японії.

Теоретичну основу дисертаційного дослідження склали роботи сучасних правознавців України, які працювали над розробленням законів у галузі інтелектуальної власності і авторів дореволюційної доби. Велика питома вага серед проаналізованої літератури належить зарубіжним вченим. У дисертаційному досліджені використані, зокрема, роботи: А. М. Адуєва, М. М. Агаркова, Е. А. Арієвича, Г. Боденхаузена, С. А. Горленко, І. І. Дахна, В. Н. Дементьєва, Р. Дюма, В. Євдокимова, Жюлліо де ла Морадьєра, О. С. Іоффе, Дж. Каспера, Б. Ф. Кекуха, А. М. Колодія, В. В. Копейчікова, П. А. Кропоткіна, В. В. Лаптєва, О. Е. Лейста, І. Е. Маміофи, Д. І. Мейера, А. В. Міцкевича, В. С. Нерсесянца, А. Ю. Олійника, В. Петрова, О.А. Підопригори, О.О. Підопригори, Б. Г. Прахова, З. В. Ромовської, В. П. Сергеєва, Т. А. Соболева, А. В. Супернської, С. Сосни, Ю. К. Толстого, Г. І. Тункіна, Г. І. Тицької, В. М. Фейгельсона, Е. Флейшиц, Ф. Хайка, Я. М. Шевченко, В. С. Щербини, J. Cornish, D. Camplell, B. Kerly та інших.

Емпіричною базою дисертаційної роботи стали результати узагальнень вітчизняної адміністративної практики розгляду справ щодо надання чи відмови у наданні правової охорони знакам, а також матеріали вітчизняної та зарубіжної судової практики розгляду справ у галузі охорони прав на знак.

Важливе значення у роботі над темою мала зарубіжна практика судового розгляду справ у галузі порушень права на знак, з огляду на недостатній досвід і практику вітчизняних судів у цій галузі.

Наукова новизна дослідження. Відповідно до одержаних внаслідок дисертаційного дослідження результатів, автор виносить на розгляд і захист положення, які містять наукову новизну:

- згідно із основними положеннями теорії права і семіотики, знак для товарів і послуг - це знак, який є засобом індивідуалізації результатів господарської діяльності суб'єктів господарювання за допомогою використання певних символів, здатних викликати у споживача певні асоціації з особою товаровиробника, чи особою, яка надає послуги;

- необхідним є введення легального визначення асоціативності знака, як здатності його символів (словесних, зображувальних, музичних, світлових тощо) викликати бажання і поведінку споживача, спрямовані на придбання товару під цим знаком;

- колективний знак для товарів і послуг - це знак, якій підтверджує членство особи у господарському об'єднанні і відрізняє товари і послуги членів об'єднання від однорідних товарів і послуг інших осіб;

- знак для товарів і послуг є об'єктом прав промислової власності і об'єктом авторського права;

- суб'єкт права на знак для товарів і послуг є суб'єктом господарських відносин;

- колективними суб'єктами права на знак для товарів і послуг є господарські об'єднання і споріднені компанії;

- розширення кола осіб - суб'єктів прав на знак: визнання суб'єктними права на знак третіх осіб;

- третіми особами - суб'єктами суміжних прав на знак є особи, немайнові права яких пов'язані з використанням знака для товарів і послуг, який відображає ознаки, притаманні цій особі;

- суміжними правами на знак для товарів і послуг є суб'єктивні права громадян, які виникають і можуть бути порушені у зв'язку з розробленням, реєстрацією і використанням знака для товарів і послуг;

- договір франшизи - це договір, за яким особа, яка має права на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема на знак для товарів і послуг, а також на права, пов'язані із цими об'єктами, передає визначений обсяг своїх повноважень та необхідної для їх реалізації інформації іншій особі на договірній основі, згідно із вимогами законодавства країн дії франшизи;

- особливість змісту права власності на знак для товарів і послуг зумовлюється подвійною правової природою знака для товарів і послуг - належністю до об'єктів права промислової власності і до об'єктів авторського права;

- контрафакцією є незаконне використання особою, шляхом введення у господарський обіг товарів, позначених знаком тотожним чи схожим із знаком, який належить іншій особі, що може призвести до послаблення розрізняльної здатності останнього;

- визначення неправомірного паралельного імпорту, яким є імпортування товарів, позначених ліцензійним знаком, на територію, яка є ринком збуту власника знака і яка не визначена в договорі територією дії ліцензії, як виду порушення права на знак для товарів і послуг;

На підставі цих висновків до законодавства України у галузі правової охорони прав на знак пропонуються відповідні зміни. Аргументація щодо необхідності запропонованих змін до законодавства, а також зміст пропозицій надається в дисертаційній роботі.

Наукова і практична значимість дослідження. Основним результатом дисертаційного дослідження є розроблення комплексу взаємопов'язаних наукових положень про знак для товарів і послуг як об'єкт правовідносин, так і безпосередньо щодо правовідносин, які складаються з приводу використання знака для товарів і послуг, як об'єкта прав промислової власності і як об'єкта авторського права. Визначення характеру взаємопроникнення цих двох правових інститутів дає можливість виявити подвійну правову природу знака для товарів і послуг - його належність до двох правових інститутів - права промислової власності і авторського права, що зумовлює певну специфіку у практиці його використання у господарському обігу. знак товар послуга власність

Дослідження поняття “знака” з позиції теорії права і семіотики, дає можливість усунути термінологічні неточності, які існують у вітчизняному законодавстві, а також практичні помилки при наданні правової охорони знака для товарів і послуг, визначенні її меж і подальшого забезпечення.

Дослідження функцій знака у дисертації дає змогу розробити певні методичні рекомендації щодо проведення експертизи заявленого позначення.

У роботі надаються практичні рекомендації щодо усунення правових помилок при визначенні розрізняльної здатності знака для товарів і послуг і обсягу його використання.

Визначення специфіки суб'єктного складу правовідносин, що складаються з приводу використання знака для товарів і послуг, аналіз складу правопорушень щодо прав на знак для товарів і послуг, сприяють віднаходженню правильних рішень при судовому розгляді даної категорії спорів.

Практичне значення має висновок щодо необхідності створення спеціального Патентного суду для розгляду справ у галузі промислової власності.

Положення дисертації можуть бути використані при підготовці підручників, навчальних посібників та методичних розробок з курсу “Право промислової власності” для студентів юридичних вузів, спецкурсів “Патентно-правова робота на підприємстві”. Окремі положення, викладені у дисертації, мають дискусійний характер і можуть бути базою для подальшого наукового дослідження проблеми правової охорони знаків для товарів і послуг і визначення недобросовісної конкуренції.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на науково-практичному семінарі аспірантів юридичного факультету (22 квітня 1998 року), на науковому семінарі юридичного департаменту Університету Джорджтаун у Вашингтоні (15 квітня 1999 року) . Проміжні результати дослідження були викладені дисертантом як у вітчизняній правовій літературі, зокрема у спеціальних виданнях - журналах “Право України”, “Предпринимательство, хозяйство и право”, “Вісник Київського Університету” (всього 5), так і за кордоном (Велика Британія) у книзі “Doing Business in Ukraine”, в якій автору належить розділ “Intellectual Property”.

Структура дисертації та її послідовність обумовлені об'єктом дослідження та логікою викладення матеріалу. Дисертація складається з вступу, 4 розділів, 14 параграфів, заключних положень та переліку нормативних актів та використаної літератури. Обсяг дисертації становить 198 сторінок, з яких 21 сторінку займає список використаних джерел.

Зміст роботи

У вступі обгрунтовується актуальність теми дисертації; визначається мета дослідження, його методологічна та теоретична основа; розкривається теоретичне і практичне значення дослідження; формулюються положення, які виносяться на захист.

У першому розділі “Знак для товарів і послуг як об'єкт права”, який включає п'ять параграфів, досліджується становлення та тенденції розвитку знака для товарів і послуг (далі - знака) як об'єкта правовідносин в цілому і визначення знака як об'єкта господарських правовідносин.

У першому параграфі “Становлення та розвиток правової охорони знаків для товарів і послуг” проводиться правовий аналіз формування законодавства у галузі охорони знаків. Такий аналіз надає змогу виявити генезис знака, прослідкувати становлення правової охорони і передбачити шляхи розвитку у майбутньому, що надає змогу закласти у існуюче законодавство такі норми правової охорони знаків, які створювали б більш сприятливі умови для розвитку підприємництва і добросовісної конкуренції на ринку.

У другому параграфі “Знак для товарів і послуг як об'єкт господарських правовідносин” досліджується правова природа знака як духовного блага і його належність до господарських правовідносин.

Знак для товарів і послуг - як благо - є настільки специфічним за формою свого вираження і впливом на інтереси суб'єктів, що ця специфіка певною мірою впливає і на визначенні його як об'єкта певних правовідносин.

Засоби задоволення інтересів і потреб особи і суспільства найрізноманітніші. Перш за все, це предмети зовнішнього світу, результати фізичної чи розумової діяльності людей, які відокремлюються від самого виробництва. Тому не лише майно у його традиційній речовій формі визнається об'єктом правовідносин, а й об'єктивізований результат інтелектуальної творчості людини. У багатьох випадках, інтереси суб'єктів задовольняються безпосередньо діями іншої, зобов'язаної у певних правовідносинах особи, і такими діями є послуги. Отже об'єктом правовідносин є матеріальні та духовні блага, які можуть існувати у формі результату інтелектуальної діяльності особи і у формі дій особи (наприклад, послуги). Якщо такі речі і послуги виробляються і надаються з метою їх обміну, у них з'являються певні економічні характеристики: споживча вартість і вартість, тобто ці речі і послуги стають товаром. Товарні відносини по своїй природі є виробничими. Процес виробництва і реалізації продукції, виробництва товарів і надання послуг, а також забезпечення цього процесу необхідними ресурсами є господарською діяльністю.

У філософському розумінні “знак” - це матеріальний предмет, що в процесі спілкування людей є символом якогось іншого предмета, його властивостей і використовується для придбання, зберігання, перетворення і передачі певної інформації. Об'єктом правовідносин, що складаються у галузі промислової власності, може бути як безпосередньо знак, так і окремо відносини між суб'єктами з приводу знака, адже зв'язок між об'єктом і інтересами суб'єктів у одних і тих правовідносинах може бути різним.

У роботі зроблено висновок, що знак сам по собі, як об'єкт світу речей, не може задовольнити потреб особи, а отже і не є бажаним. У даному разі, об'єктом правовідносин є міра можливої поведінки суб'єктів правовідносин, тобто суб'єктивне право пов'язане із знаком.

За своєю природою знак, як засіб індивідуалізації суб'єктів господарської діяльності, є об'єктом господарських правовідносин. Згідно із Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, знак для товарів і послуг - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. Знак є засобом індивідуалізації результатів господарської діяльності підприємств і організацій, сприяє розрізненню однорідних товарів і послуг, їх реалізації на зовнішньому і внутрішньому ринках, сприяє заснуванню більш чіткого взаємозв'язку між промисловістю і торгівлею, виробництвом і споживанням, є одним із засобів підвищення відповідальності підприємств і організацій за якість продукції.

Таким чином, виконуючи свої функції у сфері господарювання, знак для товарів і послуг, як засіб індивідуалізації суб'єктів господарської діяльності, і за загально-теоретичними і за галузевими ознаками є об'єктом господарських правовідносин.

У третьому параграфі “Поняття, види та функції знака для товарів і послуг” проводиться правовий аналіз поняття “знака для товарів і послуг”. Дане положення вимагає окремого висвітлення, оскільки вітчизняний законодавець пішов по шляху об'єднання двох об'єктів промислової власності: товарного знака і знака обслуговування. У Законі “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб, тоді як ст. 1 (2) Паризької конвенції з охорони промислової власності передбачає, що об'єктами правової охорони є товарний знак і знак обслуговування. Дискусія про необхідність чіткого розмежування поняття “товарного знака” і “знака обслуговування” займає сьогодні значне місце у юридичній літературі. На думку автора, виділяти на рівні закону окремі поняття “товарного знака” і “знака обслуговування” не є необхідним. При вирішенні певних питань виділення в окремі поняття товарного знака і знака обслуговування може бути доцільним, але не стільки з позиції специфіки об'єктів маркування - товару чи послуги, скільки з позиції необхідності чіткого визначення поняття введення знаку в господарський обіг, як необхідної умови його функціонування. З термінологічної точки зору, поняття “товарний знак” охоплює і поняття “знака обслуговування”, оскільки, як речі, так і послуги є товаром.

Дискусійним є також питання використання у визначенні знака для товарів і послуг терміну “позначення”. На думку автора, тут має місце полісемія терміну “позначення”, яка може призвести до певної невизначеності в правових конструкціях. Термін “позначення” з його змістовним навантаженням, охоплює певний зріз взаємоіснування знака і об'єкта - фізичне нанесення (маркування) знака на об'єкт. Виходячи із знакової природи знака для товарів і послуг, він повинен бути відокремленим по відношенню до свого об'єкта (товару, послуги), який він супроводжує, не поєднуючись з об'єктом. Дисертантка зазначає також, що відповідно до законів і принципів спеціальної науки семіотики, при визначенні поняття “знак для товарів і послуг” слід оперувати саме терміном “знак”. Виходячи з вище викладеного, автором пропонується наступне визначення поняття “знака для товарів і послуг”: знак для товарів і послуг - це знак, який є засобом індивідуалізації результатів господарської діяльності суб'єктів господарювання за допомогою використання певних символів, здатних викликати у споживача певні асоціації з особою товаровиробника, чи особою, яка надає послуги.

Відповідно до правового аналізу природи знака, автор вважає доцільним ввести у законодавство поняття “асоціативності знака”. Асоціативність знака - це здатність його символів (словесних, зображувальних, музичних, світлових тощо) викликати бажання і поведінку споживача, спрямовані на придбання товару, позначеного, маркованого цим знаком. Автор виділяє також позитивну і негативну асоціативність на прикладі окремих видів знаків. У роботі пропонується деталізувати і дати у Законі “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” окремі визначення щодо тотожного і схожого позначенням. Тотожними є позначення, які збігаються у всіх деталях із існуючими знаками чи заявленими до реєстрації позначеннями. Схожими є позначення, які завдяки збігу сприйняття мотивів, що утворюють символ знака, викликають в цілому подібне враження, і можуть бути сплутані споживачем, незважаючи на окрему різницю елементів, які їх утворюють.

Проведений правовий аналіз видів знаків дає можливість серед вже визначених у правовій літературі функцій, притаманних знакам, виділити ще одну - монопольно-диктаторську функцію, яка за своїм змістом має негативне наповнення, оскільки, за певних соціально-економічних умов, допомагає власнику знака позбутися конкуренції на ринку не за рахунок особливих властивостей продукції, а за рахунок агресивного впливу на свідомість споживача. Виділення і правовий аналіз цієї функції дає можливість у певних випадках запобігти проявам недобросовісної конкуренції у такий спосіб.

Суттєвою прогалиною Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” є відсутність легального визначення колективного знака. Автор пропонує дати таке визначення колективного знака і доповнити цим визначенням Закон “Про охорону прав на знак для товарів і послуг”: “Колективний знак - це знак, який підтверджує членство особи у господарському об'єднанні і відрізняє товари і послуги членів об'єднання від однорідних товарів і послуг інших осіб”.

У четвертому параграфі “Умови надання правової охорони знаку для товарів і послуг” проводиться правовий аналіз поняття “охороноздатності знака” як необхідної умови для надання йому правової охорони. Зміст поняття “охороноздатності знака” складається з трьох груп основних вимог: перша група - це вимоги, які грунтуються на основній функції знака - здатності розрізняти однорідні товари і послуги різних осіб, до другої групи належать вимоги, пов'язані з попередженням певної шкоди споживачеві, яку може спричинити знак шляхом дезорієнтації споживача на ринку товарів і послуг, і до третьої групи належать вимоги, які стосуються використання геральдичних символів у знаку.

Дисертанткою аналізуються два принципи надання правової охорони знаку - реєстраційний принцип і принцип першовикористання. Автор схиляється до переваг реєстраційного принципу надання правової охорони знаку. Але для загальновідомого знака, з позиції автора, у вітчизняному законодавстві повинен діяти принцип першовикористання. Наводяться пропозиції щодо критеріїв визначення знака загальновідомим, на підставі зарубіжного досвіду, оскільки відсутність визначення загальновідомого знака у законі і відсутність методичних рекомендацій для визнання знака загальновідомим на території України є суттєвою прогалиною вітчизняного законодавства. Автором пропонується вважати загальновідомим знак, який визнано таким на території України належним міжнародним чи державним органом. Відповідно доповнити Закон “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” у ст. 5 “Умови надання правої охорони знаку” п. 7 і викласти його у такій редакції: “Охорона загальновідомого знака надається на території України без його національної реєстрації”. Ст. 6 “Підстави для відмови в наданні правової охорони” зазначеного закону доповнити п. 5 і викласти його у такій редакції: “Не може бути зареєстрованим як знак позначення, яке є тотожним чи схожим з загальновідомими знаками настільки, що їх можна сплутати з цими знаками”.

Автором також аналізується поняття “розрізняльної здатності”, як невід'ємної умови для надання правової охорони знаку (ст. 6 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”), у відповідності до конвенційного принципу “telle-quelle” (ст. 6 quinqueis Паризької конвенції). На думку автора, має місце колізія зазначених правових норм. Автором пропонується наступне визначення розрізняльної здатності: розрізняльна здатність знака - це його властивість бути індивідуалізованим завдяки специфічним властивостям його елементів. У роботі автором пропонується “негативний” тест для визначення рівня розрізняльної здатності знака. Автор також вважає, що відсутність розрізняльної здатності не може визнаватися підставою для відмови в наданні правової охорони при експертизі позначень, які вперше заявляються до реєстрації на території України, і не є зареєстровані як знаки в інших країнах-учасницях Паризької конвенції.

Автор вважає хибним положення п.3 ст. 18 Закону “Про охорону прав на знак для товарів і послуг”, яка встановлює умови визначення знака для товарів і послуг загальновживаним, що є підставою для відмови у наданні останньому правової охорони - підставою для зловживань у цій сфері.

Досліджуючи питання визначення поняття “обсягу використання знака”, дисертантка пропонує враховувати як фактичне використання знака, так і номінальне використання знака, а також кількісний і якісний аспекти обсягу використання. В ст. 17 закону “Про охорону прав на знак для товарів і послуг” передбачено, що “якщо знак не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання знака було припинено, будь-яка особа має право звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва”. На думку автора, покладений на власника обов'язок використовувати знак може виконуватися останнім, як шляхом використання знака у господарському обігу безпосередньо власником, так і шляхом передачі такого права власником іншій особі на підставі ліцензійного договору. Отже, не використовуючи знак безпосередньо, а шляхом делегування свого повноваження на підставі ліцензійного договору, власник виконує свій обов'язок “добросовісно користуватися виключним правом” (ч. 1 ст. 17), перекладаючи “тягар виробництва товарів” на плечі безпосередньо товаровиробника. При сучасному рівні розвитку вітчизняної економіки редакція ст. 17 є несприятливою для вітчизняних товаровиробників, адже можливість зловживань з боку осіб-невиробників є більш ніж вірогідною. Отже дисертанткою пропонується доповнити ст. 17 закону “Про охорону прав на знак для товарів і послуг” нормою, яка б спонукала саме вітчизняних власників свідоцтва бути безпосередньо виробниками товарів на території України: “Якщо знак не використовується в Україні українським суб'єктом господарювання протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання знака було припинено, будь-який суб'єкт господарської діяльності України має право звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва”.

Серед принципів, на підставі яких формуються умови використання знака, автор виділяє принцип моральності і пропонує тест, що використовується експертами у інших країнах, для визначення “моральності” знака.

На підставі проведеного у роботі правового аналізу автором пропонується ввести у закон наступне визначення “обсягу правової охорони”: обсяг правової охорони, що надається знаку, визначається наведеним за допомогою певних символів у свідоцтві зображенням знака, а у разі неможливості виконання зображення через форму існування знака, у затвердженому відповідним державним органом описанні властивостей такого знака.

У п'ятому параграфі “Знак для товарів і послуг як об'єкт авторського права”, автором вперше пропонується визнати подвійну правову природу знака: його належність як до об'єктів права промислової власності, так і до об'єктів авторського права, - аналізується процес розроблення знака і визначення питомої ваги творчого елемента у цьому процесі. Автор вважає, що визнання знака як об'єкта права промислової власності і як об'єкта авторського права не є суперечним, - слід лише чітко визначити межі зіткнення цих двох понять. Знак, як об'єкт права промислової власності, - це знак (символ), який індивідуалізує однорідні товари і послуги. Знак, як об'єкт авторського права, - це створене творчою працею розробника позначення, яке може бути виражено у будь-якій матеріальній формі, і з моменту його створення є об'єктом авторського права. У даному випадку, об'єкт авторського права і матеріальний об'єкт, в якому він існує - знак для товарів і послуг - не повинні ототожнюватися. Автор аналізує відмінності у моменті виникнення права на знак як об'єкт промислової власності і як об'єкт авторського права. На думку автора авторське право на знак для товарів і послуг слід визнати на рівні закону.

У другому розділі “Суб'єкти права на знак для товарів і послуг” автор досліджує правовий статус суб'єктів права на знак і серед них: ті, що мають безпосереднє відношення до знака, і треті особи - суб'єкти суміжних прав на знак.

У першому параграфі “Юридичні та фізичні особи як суб'єкти права на знак для товарів і послуг” аналізується правовий статус юридичних і фізичних осіб як суб'єктів прав на знак. На думку автора, зазначені особи, як суб'єкти права на знак, є обов'язково учасниками господарських правовідносин. Якщо зазначені особи не приймають участі у господарський діяльності і не використовують знак у господарському обігу, відповідно до чинного законодавства, реєстрація знака може бути скасована на вимогу будь-якої зацікавленої особи. Зазначену категорію осіб автор пропонує визнати “санаторами знака”: санатор знака - це особа, яка на підставі оскарження рішення про державну реєстрацію знака через його невикористання у господарському обігу, набуває права на цей знак і вводить знак у господарський обіг. Проаналізувавши правовий статус фізичної особи як суб'єкта права на знак, дисертантка дійшла висновку, що визначення у ст. 1 Закону “Про охорону прав на знак для товарів і послуг” громадянина як суб'єкта права на знак без уточнення, що такий громадянин повинен мати спеціальну господарську правосуб'єктність, є неправильним, оскільки поняття громадянин використовується у цивільному законодавстві для визначення особи як суб'єкта цивільних прав і обов'язків, і у такому разі поняття “громадянин” характеризує людину як особу, яка перебуває у певному зв'язку з державою. Громадянин як суб'єкт права на знак - це підприємець з певним правовим статусом. Обов'язковою ж умовою для здійснення громадянином підприємницької діяльності, згідно із ст. 8 Закону України “Про підприємництво”, є державна реєстрація громадянина як підприємця, адже громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без додержання умови реєстрації, діє в нелегальній, “тіньовій” економіці. Автором пропонується доповнити ст. 1 “Визначення термінів” Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” легальним визначенням особи, яка може бути суб'єктом права на товарний знак, як “особи - юридичної особи чи громадянина, які здійснюють підприємницьку або іншу господарську діяльність”.

У другому параграфі “Треті особи як суб'єкти суміжних прав на знак для товарів і послуг” автор аналізує правовий статус громадян, які не є суб'єктами господарської діяльності, але мають суміжні права і інтереси щодо знаку. На відміну від юридичних осіб і громадян-підприємців, як суб'єктів господарських правовідносин, треті особи, як суб'єкти суміжних прав на знак, є суб'єктами цивільних правовідносин. Під суміжними правами на знак дисертантка визначає суб'єктивні права громадян, що виникають у зв'язку з розробленням, реєстрацією і використанням знака для товарів і послуг. Серед третіх осіб, які мають бути визнані суб'єктами суміжних прав на знак, у роботі досліджуються три групи, до першої відносимо авторів (та їх правонаступників) - розробників знаків, до другої - авторів (та їх правонаступників) вже існуючих творів, які повністю чи фрагментарно використовуються як товарні знаки, і до третьої - інших фізичних осіб, чиї немайнові права та охоронювані законом інтереси можуть порушуватися внаслідок використання певного знака.

Щодо першої групи, то на думку автора, ст. 1 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” слід доповнити легальним визначенням автора знака: “автор знака - це особа, творчою працею якої було розроблено позначення, яке стало основою зареєстрованого знака”. А також доповнити зазначений закон окремою статтею “Права і обов'язки авторів знаків для товарів і послуг”, яку пропонуємо викласти у такій редакції: “Автор знака має майнові і немайнові права на розроблене ним позначення, включаючи його дискламовані елементи”.

Щодо другої групи, то закон “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” у п. 4 ст. 6 дає перелік об'єктів авторського права, які не можуть бути зареєстровані як знак без згоди їх власників.

Автор пропонує ст. 5 закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” доповнити п. 8 і викласти його у такій редакції: “8. Якщо до реєстрації заявляється позначення, яке є твором мистецтва чи його фрагментарним відображенням, назвою відомого літературного твору, його персонажі чи цитати, заявник зобов'язаний одержати відповідний дозвіл від авторів чи їх правонаступників”.

Положення третьої групи третіх осіб має досить специфічний правовий статус. До цієї групи ми відносимо: фізичних осіб, немайнові права яких можуть порушуватися внаслідок використання знака, в позначення якого входить прізвища цих осіб чи їх зображення. Окремо слід виділити в цій групі третіх осіб - історичні постаті. Незважаючи на те, що їх цивільна правосуб'єктність припинилася з моменту настання смерті, при використанні їх прізвищ та зображень повинен застосовуватися принцип “моральності знака”.

Проаналізувавши правовий статус третіх осіб, дисертантка дійшла висновку, що вони мають всі необхідні юридичні передумови бути визнані як суб'єкти суміжних прав на знак для товарів і послуг. Їх правове положення повинно бути закріплене і врегульоване на рівні закону.

Автором пропонується доповнити ст. 1 закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” легальним визначенням поняття “третіх осіб”: “треті особи - особи, немайнові права яких пов'язані із використанням знака для товарів і послуг, який відображає ознаки, притаманні цій особі”. Відповідно доповнити зазначений закон статтею : “Права третіх осіб” і викласти її у такій редакції: “Треті особи, чиї немайнові права і пов'язані з ними законні інтереси можуть порушуватися у зв'язку з використанням певного знака, мають право на відшкодування моральної шкоди на підставі цього закону та інших нормативних актів”. Відповідно доповнити ст. 5 закону пунктом 8 і викласти його у такій редакції: “8. Заявник зобов'язаний отримати згоду третіх осіб на використання їх імені, прізвища, факсиміле, зображення, голосу тощо, як знака для товарів і послуг”. Ст. 6 закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” пропонуємо доповнити пунктом 6 і викласти його у такій редакції: “6. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які містять імена чи зображення історичних осіб чи відомих людей, у випадку, якщо продукція чи послуги, на які заявляється позначення, можуть викликати асоціації у споживача, що принижують честь і гідність зображеної особи”.

У третьому параграфі “Колективні суб'єкти права на знак для товарів і послуг” автор визначає специфіку правового статусу колективних суб'єктів права на знак крізь призму специфіки, як змісту їх правосуб'єктності, так і специфіки правового режиму предмету відносин - знака для товарів і послуг. Серед колективних суб'єктів права на знак автор виділяє дві групи: господарські об'єднання і споріднені компанії. Автор вважає доцільним ввести у правову літературу поняття споріднених компаній, оскільки воно дає можливість охопити різні види співвикористувачів знаків, які існують на практиці, таких як ліцензіара і ліцензіата, франшизера і франшизата. Споріднені компанії - це група осіб, серед яких кожна здійснює незалежну одна від одної господарську діяльність, виробляє продукцію певного роду і певної якості на підставі і за умов, передбачених у ліцензійному договорі, виконання зобов'язань за яким контролюється власником знака.

У третьому розділі “Зміст права власності на знак для товарів і послуг” дисертанткою досліджується специфіка змісту права власності на знак крізь призму по-перше, специфіки правової природи предмету дослідження - знака, який належить до духовних благ, і по-друге, крізь призму належності знака до двох правових інститутів - права промислової власності і авторського права.

У першому параграфі “Поняття та зміст права власності на знак для товарів і послуг” автор викладає свою наукову позицію щодо специфіки процесу створення знака, як об'єкта правовідносин. При створенні матеріальних цінностей, які є “традиційними” об'єктами власності, відбувається поєднання засобів виробництва і робочої сили. При створенні об'єктів інтелектуальної власності має місце специфічне поєднання засобів виробництва з робочою силою, результатом якого є об'єкти інтелектуальної власності, і зокрема, - знак для товарів і послуг.

Подвійна правова природа знака зумовлює особливість змісту права власності. Можливість вирішення юридичної долі матеріального чи духовного блага передбачає як його фізичне знищення, як предмету світу речей, так і його правове знищення, як предмету правовідносин. При знищенні “традиційних” об'єктів права власності, фізичне знищення співпадає, як правило, із знищенням юридичним. Особливість знака, як об'єкта права промислової власності, полягає у неможливості його фізичного знищення, без знищення правового. Знак припинить своє існування, як об'єкт права промислової власності, але незалежно від волі власника, ще тривалий час може залишатися у світі речей. Проаналізувавши право користування знаком, як об'єктом авторського права, автор дійшов висновку, що останнє не має суттєвих відмінностей від користування знаком, як об'єктом права промислової власності. Винятком є те, що право автора використовувати знак, як об'єкт авторського права, є його правом і не є обов'язком. Щодо можливості вирішення юридичної долі знака, як об'єкта авторського права, відмінність має місце лише у підставах знищення. Фізичне і юридичне знищення знака, як об'єкта авторського права, повністю залежать від волі автора. Для юридичного знищення об'єкта авторського права за певних умов достатньо припинити його існування у світі речей. Дисертантка робить висновок, що право власності на знак, як об'єкт промислової власності, - це виключне право власника утримувати знак у своєму господарському віданні, позначати цим знаком товари і послуги а також вирішувати юридичну долю знака, як об'єкта правовідносин, на свій розсуд у межах, встановлених законодавством; право власності на знак, як об'єкт авторського права, - це виключне право автора знака володіти, користуватися і розпоряджатися позначенням, яке є знаком, як самостійним об'єктом авторського права у межах, передбачених законодавством. Отже особливість змісту права власності на знак, як об'єкт інтелектуальної власності, зумовлюється його творчим походженням і , як наслідок, специфічним правовим статусом у світі речей.

У другому параграфі “Підстави, способи та порядок набуття права на знак для товарів і послуг” дисертанткою визначаються наступні порядки набуття права на знак. Адміністративний порядок набуття права на знак є первинним способом набуття права власності на знак, заснований на односторонніх юридичних актах. Спадковий порядок набуття права на знак регулюється нормами спадкового права і належить до похідних способів набуття права на підставі одностороннього юридичного акту. Договірний порядок застосовується до похідних способів набуття права на знак на підставі двосторонніх юридичних актів. Судовий порядок набуття права на знак застосовується як до первинних способів набуття права, наприклад, оскарження рішення Апеляційної Ради Держпатенту (Державного агентства України з охорони промислової власності) про відмову у наданні правової охорони певному позначенню (на підставі ст. 15 закону “Про охорону прав на знак для товарів і послуг” і ст. ст. 2, 5 Арбітражного Процесуального Кодексу), так і до похідних. Отже підставою виникнення права на знак є юридичний факт, який засновується на первинному чи похідному способі набуття права за законодавчо регламентованим порядком.

У третьому параграфі “Передача права на знак для товарів і послуг: її правові форми” автором досліджується правова природа договору про передачу права власності на знак, ліцензійного договору на передачу права користування знаком і договору франшизи. Дисертантка дотримується думки, що зазначені договори за правовою природою належать до господарських договорів. Окрема увага у роботі приділяється договору франшизи, оскільки правова природа останнього є недостатньо досліджена у правовій науці. Автором пропонується визначення договору франшизи, як договору, за яким особа, яка має права на об'єкти інтелектуальної власності, а також на права, пов'язані із цими об'єктами, передає визначений обсяг своїх повноважень та необхідної для їх реалізації інформації іншій особі на договірній основі, згідно із вимогами законодавства країн дії франшизи. Питання, які розглядаються у зазначеному розділі, є дискусійними і можуть бути предметом окремого дослідження.

У четвертому розділі “Захист прав на знак для товарів і послуг” автором аналізується як вітчизняна практика захисту прав на знак, так і досвід інших країн, де захист прав на знак має сталі традиції. Наріжним каменем для наукового дослідження цієї проблеми є правовий аналіз видів правопорушень щодо знаку. У параграфі першому “Види правопорушень щодо права на знак для товарів і послуг” автор аналізує як закріплені у вітчизняному законодавстві види порушень у галузі захисту прав на знак, так і правопорушення, що не знайшли свого закріплення у вітчизняному законодавстві і висвітлення у вітчизняній правовій літературі через брак практики і відсутності досвіду у цій галузі.

Дисертантка, аналізуючи порушення прав на знак, поділяє їх на дві основні групи: перша група - це порушення права на отримання свідоцтва і друга група - це порушення прав, які виникають із свідоцтва. Так, зокрема, автор дає правовий наліз такому розповсюдженому порушенню права на знак як контрафакція, виділяючи на підставі вітчизняної і зарубіжної практики моральний і матеріальний аспекти контрафакції. Матеріальний аспект полягає у фактичному відтворенні оригіналу, моральний - в усвідомленні чи неусвідомленні стороною, що вона відтворює вже існуючий оригінал. Дисертантка вважає, що усвідомлення контрафакції полягає у тому, що контрафат свідомо розраховує на змішування у свідомості споживача оригіналу і контафактного знака. Окремим видом контрафакції дисертантка визначає імітацію знака, яка полягає у позначенні особою товару знаком, який завдяки збігу сприйняття мотивів, що утворюють його позначення, викликає у споживача в цілому подібне враження, і асоціюється із знаком, що належить іншій особі. Формою імітації є копіювання, і таким чином за критерієм асоціативності автор поділяє імітацію на часткове копіювання, домінуюче копіювання, і рабське копіювання.

На підставі дослідження закордонної правозахисної практики у галузі промислової власності автор у роботі вперше у вітчизняних правових дослідженнях визначає таке порушення права на знак, як неправомірний паралельний імпорт і дає дефініцію. Під неправомірним паралельним імпортом автор розуміє імпортування товарів, позначених ліцензійним знаком, на територію, яка є ринком збуту власника знака і яка не зазначена в ліцензійному договорі, як територія дії ліцензії. Проблема правомірності і протиправності паралельного імпорту є дискусійною як у правовій літературі західної Європи і Америки. Автором аналізується континентальний, сформований судом Європейського співтовариства, і американський принципи підходу до розв'язання цього питання при вирішенні спорів.

Зазначені правопорушення призводять до послаблення розрізняльної здатності знака, що перешкоджає здійсненню його основних функцій. Автором пропонується наступне визначення поняття “послаблення розрізняльної здатності”: послаблення розрізняльної здатності - це зниження здатності охоронюваного знака ідентифікувати і розрізняти товари і послуги, незалежно від наявності конкуренції між власником охоронюваного знака та іншими особами.

Автор вважає, що законодавчо повинна бути передбачена можливість відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок неправомірного використання знака. Отже п. 2 ст. 20 закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” слід доповнити наступним: “Власник свідоцтва має право вимагати відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок протиправного використання знаку”.

У другому параграфі “Адміністративний порядок захисту прав на знак для товарів і послуг” і третьому параграфі “Судовий порядок захисту прав на знак для товарів і послуг” автором аналізуються матеріальні і процесуальні права суб'єктів права на знак щодо реалізації свого права на захист. Автором аналізується компетенція Антимонопольного Комітету України і Державного Агентства з охорони промислової власності у вирішенні даної категорії спорів. Доводиться необхідність створення спеціалізованого патентного суду для вирішення спорів у галузі промислової власності. Щодо зазначених питань дисертантом проаналізовано 13 справ із вітчизняної і зарубіжної судової практики.

У висновках за результатами дослідження сформульовані основні теоретичні висновки теми дисертаційного дослідження. Автором викладені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у галузі інтелектуальної власності.

Основні положення дисертації викладено у 5 наукових публікаціях:

1. Кашинцева О.Ю. Поняття та види товарних знаків в Україні // Вісник Київського Університету ім. Т. Шевченка. - 1998. - №35. - С. 40-43.

2.Кашинцева О.Ю. Сравнительная характеристика правового режима товарных знаков в Украине, России и Польши // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - №11. - С. 44-49.