Особенности исключительного права на коммерческое обозначение

Четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации не дает определение коммерческому обозначению, указывая в п.1 ст. 1539 лишь на то, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым, не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Законодательство РФ и международно-правовые акты признают существование исключительного права на коммерческое обозначение. Однако в законодательном порядке не определены основания его возникновения, а именно вопрос об условиях и моменте возникновения исключительного права на данный объект, что является одним из наиболее спорных вопросов, возникающих при определении правового режима коммерческих обозначений.

Обязательным условием возникновения исключительных прав на коммерческое обозначение являются:

А) известность в пределах определенной территории,

Б) его способы использования, в частности, путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке. На практике имел место спор относительно использования элемента товарного знака в названии банковских карт, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 декабря 2002 г. № 10268/02// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2003. № 4 (в извлечении) причем до внесения в свидетельство о регистрации товарного знака истца указания на данный вид деятельности, что также могло рассматриваться как использование коммерческого обозначения. Вероятно, такое использование при наличии вышеназванных условий возникновения исключительных прав может рассматриваться как использование коммерческого обозначения на товарах.

Так, например, В.А. Дмитриев делает вывод о том, что моментом возникновения исключительного права на коммерческое обозначение следует считать момент фактического введения такого обозначения в гражданский оборот, т. е. первый факт использования данного обозначения в предпринимательской деятельности, в то же время обращая внимание на общеизвестность коммерческого обозначения для возникновения прав на него, В этой связи необходимо обратить внимание на следующее противоречие: обозначение может быть признано общеизвестным только в случае его использования на протяжении определенного промежутка времени. Если же принимать во внимание критерий общеизвестности, то и моментом возникновения права на коммерческое обозначение следует считать факт признания соответствующего обозначения общеизвестным. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 декабря 2002 г. № 10268/02// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2003. № 4 (в извлечении)

По мнению В. О. Калятина, право на коммерческое обозначение не может возникнуть ранее, чем будет достигнута определенная известность этого обозначения применительно к какому-то предприятию, и оно прекращается с утратой такой известности. Калятин В.О. Теория и практика изменения системы объектов интеллектуальных прав в связи с принятием четвертой части Гражданского кодекса//Закон. № 4. 2007 г., СПС «Гарант»

Примером подтверждения факта известности коммерческого обозначения в пределах определенной территории может служить Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 9 июля 2001 г. № A56-5498/01, которым установлено, что правообладатель использовал часть своего фирменного наименования ООО «Галерея вин - Нева» в качестве обозначения названия магазина «Галерея вин», в связи с чем получило определенную деловую репутацию в Санкт-Петербурге, что подтверждается материалами дела. Кроме того, судом установлено, что смещение в сознании потребителей деятельности правообладателя и нарушителя его прав путем использования аналогичного коммерческого обозначения умаляло деловую репутацию правообладателя, поскольку деятельность принадлежащего нарушителю прав магазина на Васильевском острове создавала впечатление снижения уровня обслуживания и качества товаров, что также является доказательством известности использования коммерческого обозначения правообладателем на определенной территории.

Для доказательства известности коммерческого обозначения на определенной территории, а это, исходя из анализа положений части четвертой Гражданского кодекса РФ, правообладатель должен сделать в судебном порядке, его владелец может представить результаты исследования общественного мнения. Необходимо учитывать, что в зависимости от характера осуществляемой предпринимателем деятельности варьируется круг лиц, которым его бизнес (предприятие) может быть известен. Если предприниматель занимается розничной торговлей, его бизнес (предприятие) может быть известен широкому кругу потребителей. Если же коммерсант осуществляет деятельность по производству наукоемких технологий, его предприятие будет известно, лишь ограниченному кругу лиц, с которыми он вступает в деловые отношения.

Таким образом, всех потребителей, чье мнение исследуется для признания коммерческого обозначения известным, можно условно разделить на три группы:

- фактические или потенциальные потребители товаров или услуг, производство которых составляет предмет деятельности предпринимателя (предприятие (бизнес) коммерсанта становится известным рядовому потребителю благодаря товарам и услугам, производство которых

осуществляет предприниматель).

Круг потребителей, среди которых исследуется известность

коммерческого обозначения, должен определяться в соответствии с

характером деятельности, им обозначаемой. В частности, известность

коммерческого обозначения, индивидуализирующего казино, должна

исследоваться среди лиц соответствующего возраста и достатка;

-лица, обеспечивающие снабжение или сбыт продукции предприятий данного вида;

-лица, занимающиеся аналогичным видом деятельности» Установление известности обозначения в рамках хотя бы одной из

перечисленных групп представляется достаточным для признания действия исключительного права на него на соответствующей территории.

Кроме того, для доказательства известности правообладатель может представить информацию о продолжительности и степени использования обозначения на данной территории, а такжедокументацию,

подтверждающую и обосновывающую ценность, присущую коммерческому обозначению.

Несмотря на то, что существует перечень конкретных сведений, могущих свидетельствовать об известности коммерческого обозначения, судебный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, позволяющие сделать вывод об известности рассматриваемого средства индивидуализации на данной территории. Кроме того, суд не должен настаивать на представлении каких-либо специальных сведений, поскольку выбор представляемой информации должен быть оставлен на усмотрение стороны, требующей защиты своего исключительного права на коммерческое обозначение. Отсутствие сведений по какому-либо из перечисленных выше пунктов также не должно служить основанием для отказа в защите нарушенного права, если вывод об известности коммерческого обозначения может быть сделан на основании представленных сведении.

Таким образом, доказать возникновение и наличие исключительного права на коммерческое обозначения правообладатель может только в судебном порядке. До вынесения арбитражным судом соответствующего решения у правообладателя, также как и у пользователей по договору не может быть уверенности в том, что исключительное право возникло и не нарушает при этом прав на другие средства индивидуализации, в том числе коммерческое обозначение. В целях наиболее полного обеспечения интересов как участников торгового оборота, так и потребителей, представляется необходимым, чтобы государство возложило на себя функцию отслеживания и фиксации коммерческих обозначений. Причем эта функция должна осуществляться не на стадии использования такого коммерческого обозначения в обороте, а на стадии его введения в коммерческий оборот. Такой порядок контроля за правильностью коммерческих обозначений не исключает возможности восстановления нарушенных прав со стороны заинтересованных лиц, а облегчает задачу этих последних, пытаясь предупредить нарушение прав других лиц, например, на товарные знаки, фирменные наименования, еще на стадии введения в оборот коммерческого обозначения, не отвечающего установленным правилам. Кроме того, наличие государственного контроля за правомерностью использования коммерческих обозначений будет способствовать наиболее полному обеспечению интересов и потребителей.

Обосновав необходимость государственного контроля за использованием коммерческим обозначений на стадии введения их в торговый оборот, необходимо рассмотреть вопрос о процедуре осуществления подобного контроля. По мнению Т.Г. Клочун, государство через уполномоченные им органы должно вести реестр коммерческих обозначений. Таким образом, одновременно с записью коммерческого обозначения в реестр будет реализована возможность для неограниченного круга лиц получить информацию о наличии коммерческого обозначения.

Ввиду отмеченной значимости как для владельцев предприятий, так и для потребителей, записи коммерческого обозначения в реестр необходимо придать правоустанавливающее значение.

Ведение реестра коммерческих обозначений представляется разумным возложить на Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который имеет значительный опыт ведения реестров объектов интеллектуальной собственности и приравненных к ним средств (в частности, реестр товарных знаков). Клочун Т.Г. «Исключительное право на коммерческие обозначения в Российской Федерации» Дис,.„канд, юрид. Наук. M. 2007 .С 93-95

Территориальные границы действия рассматриваемого права должны определяться «зоной известности» коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации бизнеса (предприятия) конкретного лица.

Определить раз и навсегда территорию действия исключительного права на коммерческое обозначение не представляется возможным, поскольку она постоянно изменяется, В частности, в случае проведения рекламной компании или освоения новых рынков сбыта товаров и услуг сфера известности коммерческого обозначения расширяется, таким образом, расширяются и территориальные границы действия исключительного права на рассматриваемое средство индивидуализации. И, наоборот, если интенсивность производственной или/и торговой деятельности коммерсанта падает, «сужаются» и границы действия исключительного права на коммерческое обозначение, индивидуализирующее эту деятельность,

В то же время, точное определение «зоны известности» коммерческого обозначения (иначе, территориальных границ действия исключительного права на него) может потребоваться в следующем случае;

1) если на данной территории без согласия владельца предприятия (бизнеса) используется тождественное или сходное до степени смешения коммерческое обозначение,

2) и если, владелец предприятия считает, что подобное использование нарушает его исключительные права на коммерческое обозначение.

В этом случае установление территориальных границ действия рассматриваемого права должно производиться и судебном порядке - Причем бремя доказывания известности коммерческого обозначения на конкретной территории и качестве средства индивидуализации бизнеса определенного лица должно быть возложено на лицо, считающее свое право на коммерческое обозначение нарушенным.

Мировой опыт свидетельствует, что в качестве оснований возникновения исключительных прав на средства индивидуализации могут выступать либо государственная регистрация последних, либо их фактическое использование.

Поскольку в законодательном порядке не предусмотрено требование государственной регистрации коммерческих обозначений, исключительное право на данное средство индивидуализации возникает в силу факта его использования, то есть правоустанавливающим моментом служит факт применения коммерческою обозначения. В этом проявляется одно из главных отличий коммерческого обозначения от товарного знака. Если возникновение права на товарный знак обусловлено государственной регистрацией последнего, то исключительное право на коммерческое обозначение основано на приоритете введения последнего в оборот.

Данный вывод соответствует положениям международных документов в рассматриваемой сфере, В частности, в соответствии с п. 5.1 Примечаний к статье 5 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков указатели деловых предприятий, к числу которых можно отнести коммерческие обозначения, «вообще могут не регистрироваться», а, значит, исключительные права на них возникают в силу факта их использования.

Возникшее в силу факта использования право на коммерческое обозначение является абсолютным, поскольку праву владельца коммерческого обозначения корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц не нарушать данное право. Абсолютный характер права на коммерческое обозначение следует из положения абз. 2 ст. 138 ГК РФ, которое косвенно признает абсолютный характер всех исключительных прав. Указанное положение гласит: использование средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. Таким образом, закон указывает, что каждый обязан воздерживаться от незаконного использования исключительных прав, в том числе права на коммерческое обозначение.

В отличие от фирменного наименования и товарного знака, коммерческое обозначение не подлежит ни включению в учредительные документы юридического лица и единый реестр юридических лиц, ни регистрации в патентном ведомстве. Иными словами, исключительное право на его использование возникает в явочном порядке. При этом сам момент возникновения исключительного права достаточно трудно определить конкретно, так как право возникает не с начала использования словесного обозначения для индивидуализации предприятия, а лишь тогда, когда оно приобрело определенную известность. И какой это удар наносится по такому средству индивидуализации, как словесные товарные знаки. Чтобы говорилось о разных функциях данных средств индивидуализации, на практике способы их использования чаще всего совпадают. Зачем регистрировать товарный знак, если для приобретения исключительного права на использование словесного обозначения достаточно начать его использование, сделав относительно известным, тем более, что никаких четких критериев относительно степени известности обозначения законом не установлено, равно как и не определены пределы действия коммерческого обозначения.

Таким образом, основанием возникновения права на коммерческое обозначение должна стать регистрация коммерческого обозначения Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Необходимо отметить, что, как и в случае с наименованием юридического лица, предпосылкой осуществления регистрации коммерческого обозначения Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности должно стать соответствие заявленного к регистрации коммерческого обозначения основополагающим принципам регистрации.

Регистрация коммерческого обозначения должна осуществляться на основании заявления заинтересованного лица, в качестве которого выступает владелец предприятия, для индивидуализации которого и регистрируется коммерческое обозначение.

Право на коммерческое обозначение считается возникшим с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в реестр коммерческих обозначений. Следовательно, возложить на Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязанность по разработке (что не противоречит его компетенции) правил составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию.

Указанные записи должны производиться в уведомительном порядке на основании заявления обладателя права на коммерческое обозначение. Фактическим основанием прекращения права на коммерческое обозначение является прекращение субъектом предпринимательства деятельности, им обозначаемой.

В то же время, нет необходимости в жестком надзоре и контроле за регистрацией коммерческих обозначений, их проверке (процедура должна носить заявительный характер) и тем более в надзоре за использованием коммерческого обозначения, которое по мнению Д.А.Беловой, должно взять на себя государство в лице Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который должен вести реестр коммерческих обозначений. Записи коммерческого обозначения необходимо придать правоустанавливающее значение. Белова Д.А. «Правовая охрана фирменных наименований и коммерческих обозначений в Российской Федерации» Дис,.„канд, юрид. Наук. M. 2004 .С 18-19

Следовательно, основанием возникновения права на коммерческое обозначение является его регистрация. Таким образом, если следовать этой логике, можно прийти к выводу о том, что в случае использования в предпринимательской деятельности какого-либо обозначения, не зарегистрированного в уполномоченном на то органе исполнительной власти, соответствующее лицо не приобретает на него прав. Однако данная позиция нам представляется недостаточно аргументированной в силу следующего. Для урегулирования каких-либо отношений не всегда является целесообразным принятие специальных источников, поскольку зачастую наиболее эффективным является правильное применение положений действующего законодательства. Необходимо выработать четкие требования, предъявляемые к этому средству индивидуализации, в том числе указать перечень обозначений, которые не могут признаваться средствами индивидуализации. Эти положения представляется целесообразным включить в часть четвертую ГК РФ. В то же время нельзя абстрагироваться от реально сложившейся ситуации, когда использование коммерческих обозначений является общераспространенной практикой предпринимательского оборота.Являясь особымсредством индивидуализации деятельности предприятия, коммерческое обозначение успешно выполняет возложенные на него функции и существует одновременно с другими средствами индивидуализации без какой-либо особой регистрации. Законодательное закрепление необходимости обязательной государственной регистрации, а тем более придание ей правоустанавливающего значения незамедлительно выявит соответствующие проблемы, к числу которых можно отнести и те, которые связаны с приоритетом коммерческих обозначений над другими объектами.

На сегодняшний день использование коммерческого обозначения является правом субъекта хозяйствующей деятельности. Реализация и защита этого права должны быть обеспечены соответствующими нормами права с помощью надежных правовых механизмов, в качестве которого может быть предложено ведение реестра коммерческих обозначений.

Обобщая весь спектр мнений относительно оснований возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, можно выделить следующие точки зрения:

в качестве основания для возникновения исключительных прав является регистрация (мнение Д. Л. Беловой);

первое фактическое использование (мнение В. Ю. Бузанова). Вполне приемлемым доказательством могут служить рекламные материалы, платежные документы, образцы товаров (их упаковки) с включенными в них элементами коммерческого обозначения и т.д. Применение данного основания возможно, но в данном случае не учитывается такой критерий охраноспособности коммерческого обозначения, как его известность в отношении конкретного предприятия (товаров, услуг);

общеизвестность (мнение В.А.Дозорцева и большинства исследователей). То есть основанием предоставления права является широкая распространенность открытого использования. Данный факт устанавливается без четких критериев. Дозорцев В.А. Комментарий к схеме «Система исключительных прав» //Дело и право, 1996. № 4, СПС « КонсультантПлюс»

Исходя из вышеизложенного, видится целесообразным дополнить абзацем 2 п.1 ст.1539 Гражданского кодекса РФ в следующей редакции «Моментом возникновения исключительного права на коммерческое обозначение признается дата добровольного включения коммерческого обозначения в государственный реестр, возникшая не ранее даты первого публичного использования коммерческого обозначения, в том числе путем его указания на вывесках, а также в рекламе, на товарах и их упаковке и т.п.» При этом слова «и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц» из п.1 ст. 1538 ГК РФ необходимо исключить. Клочун Т.Г. «Исключительное право на коммерческие обозначения в Российской Федерации» Дис,.„канд, юрид. Наук. M. 2007 .С 98-99

Говоря о возникновении исключительного права на коммерческое обозначение, необходимо определить субъектный состав. До принятия части четвертой Гражданского кодекса РФ в научной литературе обращалось внимание на возможность для российских предпринимателей быть субъектами права на коммерческое обозначение лишь путем совершения сделок с иностранными предпринимателями. Так, к коммерческим обозначениям по Закону ФРГ «О товарных знаках» отнесены обозначения, которые используются в коммерческом обороте как имя, фирма или особое обозначение торгового заведения либо предприятия. Исключительное право на коммерческое обозначение возникает при наличии различительной способности этого обозначения. В данном случае надлежаще легитимированный носитель исключительного права на коммерческое обозначение (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель по немецкому праву) может предоставить российскому пользователю (коммерческой организации или гражданину, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя по российскому праву) в составе комплекса исключительных прав в том числе и исключительное право на коммерческое обозначение». Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М.: «Волтерс Клувер», 2006.C.14 -I5

Основываясь на правовой природе коммерческого обозначения, обозначенной в целом в части четвертой Гражданского кодекса РФ, в частности п.1 ст. 1538 ГК РФ, субъектом права на коммерческое обозначение может быть лицо, которое в соответствии с законодательством может вести предпринимательскую деятельность.

Таким образом, субъектами права на коммерческое обозначение являются следующие лица: индивидуальные предприниматели коммерческие организации, а также некоммерческие организации, которые в соответствии с абз.4 ст.50 ГК РФ могут осуществлять в пределах, установленных законом, предпринимательскую деятельность.

В соответствии с положением абз.2 п. З ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут осуществлять деятельность, направленную на извлечение прибыли, с учетом установленных в законодательном порядке ограничений.

Для реализации права на занятие предпринимательской деятельностью некоммерческие организации могут создавать предприятия, без которых осуществление указанной деятельности не представляется возможным. В свою очередь, для отличия однородных предприятий и индивидуализации деятельности некоммерческие организации могут приобретать права на коммерческие обозначения. Субъектами права на коммерческое обозначение могут быть, в частности, потребительские кооперативы. Данная организационно-правовая форма некоммерческих организаций отличается от других тем, что доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами, что является исключением из общего правила для всех некоммерческих организаций. В этом смысле потребительские кооперативы схожи с коммерческими организациями. Поэтому на практике эти организации активно совмещают коммерческую и некоммерческую деятельность. Так, многие гаражные кооперативы в качестве своих подразделений содержат различные ремонтные мастерские, жилищные кооперативы; часто оказывают разнообразные бытовые услуги, потребительские союзы в сельской местности занимаются торговлей и т. д.

Активно занимаются предпринимательской деятельностью некоммерческие организации, создаваемые в организационно-правовой форме учреждения. Учредительными документами учреждения может быть предусмотрена возможность организации вести деятельность, приносящую доход. Например, наряду с обычными классами в образовательном учреждении могут отбываться коммерческие группы, в поликлинике отдельные специалисты могут предоставлять платные услуги и т.д.

Осуществлять предпринимательскую деятельность, а, следовательно, владеть предприятиями, необходимыми для ее осуществления, могут некоммерческие организации и иных организационно-правовых форм. Следовательно, все они могут быть и субъектами права на коммерческое обозначение.

Физическое лицо может стать обладателем рассматриваемого права с момента его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Поскольку в соответствии со ст.23 ГК РФ только с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя гражданина гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью, то есть имеет право эксплуатировать предприятие под определенным коммерческим обозначением для производства товаров, работ или услуг с целью систематического извлечения прибыли.

Использование коммерческого обозначения физическим лицом, не обладающим статусом индивидуального предпринимателя, не может стать обладателем исключительного права на коммерческое обозначение, в том числе при совершении сделок, несмотря на положение п.4 ст. 23 ГК РФ.

Глава 2. Содержание исключительного права на коммерческое обозначение