Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности



План

1. Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности

2. Классификация договоров, их структура и содержание

3. Понятие "лицензионный договор"

4. Виды лицензий и понятие "организация работ по продаже лицензий"

5. Товарные знаки

Литература



1. Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности

Обладателю имущественных прав на объект интеллектуальной собственности принадлежит исключительное право правомерного использования этого объекта по своему усмотрению в любой форме и любым способом (п. 1 ст. 983 ГК). Обладатель исключительного права на ОИС может передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить другому лицу использовать этот объект или распорядиться иным образом.

Современные формы передачи результатов интеллектуальной деятельности можно разделить на две группы: некоммерческие и коммерческие, для которых характерны свои методы и средства.

Некоммерческие средства относятся преимущественно к технологическому обмену и реализуются путем передачи научно-технической информации или в результате научно-технического сотрудничества.

Основной формой передачи имущественных прав в сфере интеллектуальной собственности является договор. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 390 ГК).

Договор должен содержать предмет договора, фиксировать участков договора, определять их права и обязанности, сроки действия, ответственность за нарушение условий договора, определяемых участниками. В определенных случаях договоры (например, договоры об уступке прав, лицензионные договоры) подлежат регистрации.

Правовой формой использования ОИС заинтересованными лицами являются договоры об уступке прав, лицензионные договоры, авторские договоры. собственность договор лицензия патент

Заключение договора об уступке прав означает полную передачу правообладателем всех имущественных прав другому лицу, которое становится владельцем этих прав со всеми вытекающими последствиями. Происходит, таким образом, смена правообладателя.

Лицензионный договор представляет собой соглашение, по которому одна сторона - владелец имущественных прав (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право (разрешение) на использование объекта интеллектуальной собственности на условиях, предусмотренных договором. При этом лицензиат принимает на себя обязательство вносить лицензиару предусмотренные договором платежи.

Существуют и иные способы передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности, например, договоры подрядного типа, предметом которых является создание и передача объекта творческой деятельности заказчику (договоры на еще не созданные объекты интеллектуальной собственности, в том числе и авторские договоры).

Автор может по договору принять на себя обязательство создать в будущем произведение, изобретение или иной результат интеллектуальной деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его Работодателем, исключительные права на использование результата (ст. 986 ГК).

Особого внимания заслуживают договоры на выполнение инжиниринговых работ. Само понятие "инжиниринг" означает выполнение на коммерческой основе услуг научно-технического, экономического, финансового или иного характера.

Инжиниринг включает предоставление комплекса или отдельных видов услуг инженерно-технического характера: исследование, проектирование, строительство, разработка и освоение новых технологических процессов, усовершенствование существующих на предприятии производственных процессов, поставка комплектного оборудования, техники, выполнение монтажных работ, освоение и организации производства новых изделий.

В инжиниринговой деятельности выделяют такие виды, как проектно-консультационная, подрядная и управленческая.

Проектно-консультационная деятельность заключается в подготовке технико-экономического обоснования создания новых производств, реконструкции промышленных объектов, строительства различных сооружений.

Инжиниринговые компании разрабатывают проекты, производят расчеты, экспертизу проектов, испытание образцов, консультируют по выбору поставщиков оборудования, осуществляют контроль выполнения подрядных работ, участвуют в приемке готовых объектов.

Подрядная деятельность заключается в выполнении роли поставщиков и генеральных подрядчиков при поставках комплектного оборудования для действующих предприятий и при сооружении новых объектов.

Некоторые инжиниринговые фирмы берут на себя обязанности генерального подрядчика при строительстве объектов "под ключ", включая проектное, техническое, технологическое и управленческое обеспечение.

Управленческая деятельность включает оказание услуг по организации производственных структур и планированию производства, маркетингу, организации учета и отчетности и другие.

Одной из форм предоставления определенных прав, льгот и привилегий на договорной основе является франчайзинг (договор комплексной предпринимательской лицензии). В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь по договору комплексной предпринимательской лицензии (договору франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного наименования правообладателя и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания и т.п.), предусмотренных договором, для предпринимательской деятельности пользователя (ст. 910 ПК).

Франчайзинг (англ. - право, привилегия) или более распространенный термин "франшиза" (франц. - льгота, привилегия) является определенным типом организации бизнеса путем создания широкой сети однородных предприятий, имеющих единый товарный знак, одинаковые организационно-технологические условия, методы и формы продажи товаров и оказания услуг, единые требования к качеству товаров и их цене, франшизу можно определить как договор, по которому одно лицо, владелец франшизы (франчайзер), имеющий разработанную систему ведения определенной деятельности, разрешает другому лицу - пользователю франшизы (франчайзи) использовать эту систему согласно требованиям франчайзера за вознаграждение (компенсацию). Основой договора на франшизу является лицензия на пользование системой франшизы, включая право на использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, фирменной технологии, ноу-хау и других объектов исключительных прав, выданная владельцем франшизы.

Наиболее распространенными видами деятельности по договору франшизы являются рестораны быстрого обслуживания (McDonald's, Subway), кафе-мороженое, продуктовые магазины, магазины по продаже инструментов и оборудования, агентства по уборке помещений, автодиагностические центры, парикмахерские и салоны красоты, косметика, бытовая техника, различные виды услуг (химчистки, прачечные, студии, мастерские ювелирные, по обслуживанию автомобилей, пивоварни и многие другие). Крупнейшими экспортерами франшизы являются корпорации "Кока-кола", "Пепсико", "Фанта", "Пицца-Хат", "Баскин-Роббинс", "Хилтон", "Шератон". Налаживает свою сеть и электронный франчайзер "Компьютерленд".

2. Классификация договоров, их структура и содержание

В сфере международной торговли объектами интеллектуальной собственности крайне сложно найти совпадающие по основным положениям лицензионные договоры. Их многообразие определяется характером и степенью разработки объектов, состоянием их охраны, наличием ноу-хау, условиями передачи и объемом прав, порядком расчетов, требованиями покупателя и т.д.

По сути дела, любой из этих существенных признаков может стать основанием для определения вида и названия самого лицензионного договора. Например, лицензионный договор на устройство, способ производства, товарный знак, промышленный образец, на передачу исключительного права на ноу-хау и т.д. Не случайно в международном обмене лицензиями применяется значительно больше типовых лицензионных договоров, чем типовых контрактов для других видов внешнеторговых сделок.

Нередко встречаются публикации, в которых при определении типа лицензионного договора за основу классификации принимается вид лицензии, что приводит к отождествлению классификаций видов лицензий и лицензионных договоров. Вид лицензии - важный, но не единственный существенный признак, характеризующий специфику конкретного лицензионного договора.

Более справедливой представляется точка зрения тех авторов, которые пытаются группировать лицензионные договоры, исходя из их общих признаков. Такой подход позволяет классифицировать лицензионные договоры по следующим наиболее существенным признакам:

- предметам лицензий;

- видам лицензий;

- объему передаваемых прав;

- способу охраны объектов интеллектуальной собственности;

- статусу субъектов договора и характеру отношений между ними.

На представленной ниже схеме даны классификационные признаки лицензионных договоров, которые в разных сочетаниях используются при составлении конкретного договора.

В группу лицензионных договоров, классифицируемых по предметам лицензий, входят лицензионные договоры на патентные изобретения, ноу-хау, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, селекционные достижения, программы для ЭВМ, базы данных и топологии микросхем. В рамках указанных соглашений, как правило, предусматривается предоставление лицензиату права пользования указанными объектами интеллектуальной собственности, передача технической документации, оказание технической помощи, а также поставка в ряде случаев специального оборудования, сырья, комплектующих узлов, образцов и т.п. для освоения и использования лицензии. В ряде случаев предмет соглашения может быть ограничен лишь предоставлением права пользования указанными объектами интеллектуальной собственности.

В группу лицензионных договоров, классифицируемых по видам лицензий, входят соглашения на "чистые", сопутствующие, возвратные, перекрестные, принудительные, открытые, обязательные, а также сублицензии. По объему прав и обязательств такие договоры могут не отличаться от предыдущей группы, однако в их структуре и содержании отражается специфика конкретного вида лицензий.

В зависимости от объема передаваемых прав лицензионные договоры могут предусматривать передачу неисключительной (простой), исключительной и полной лицензии, а также продажу патента. В каждом таком договоре объем прав на использование предмета лицензии может быть различным, что позволяет лицензиару более эффективно учитывать собственные интересы при продаже лицензии. По договору лицензиату могут быть переданы права на производство, использование и продажу лицензионной продукции на территории одной или нескольких стран, а может быть предусмотрено лишь право на ее продажу или использование. Как правило, для выработки оптимального решения по объему предоставляемых по лицензионному договору прав лицензиар и лицензиат проводят серьезные исследования рынка, возможностей и интересов партнеров.

По способу охраны объектов интеллектуальной собственности лицензионные договоры делятся на патентные и беспатентные. К патентным относятся договоры, предусматривающие передачу прав на использование защищенных патентами и свидетельствами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности. В рамках беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача прав на ноу-хау, включая неохраняемые технические решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт.

По статусу и отношениям субъектов лицензионных сделок различают договоры, заключаемые между юридически и финансово независимыми между собой фирмами (межфирменные лицензионные договоры), и договоры, заключаемые в рамках ТНК между их родственными компаниями (внутрифирменные лицензионные договоры).

Как было отмечено выше, в рамках самостоятельных беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача технических решений, отвечающих требованиям патентоспособности изобретений или полезных моделей в отношении новизны, изобретательского (технического) уровня и промышленной применимости, но не имеющих патентной защиты. Ноу-хау второго типа, служащие дополнением к охраняемым изобретениям или полезным моделям, передаются в рамках патентного лицензионного договора.

Следует подчеркнуть условный характер рассмотренной классификации, в основу которой положены такие существенные признаки лицензионного договора, как предмет и вид лицензии, объем передаваемых прав, способ охраны объектов интеллектуальной собственности и характер взаимоотношений субъектов сделки. Анализ договора по одному из этих признаков, хотя и позволяет углубить исследование, показать специфику и отличительные черты лицензионной сделки, однако дает одностороннюю, неполную характеристику лицензионного договора. Поэтому любой отнесенный к тому или иному виду лицензионный договор должен быть рассмотрен с точки зрения других указанных в классификации признаков. Очевидно, что подготовку проекта лицензионного договора целесообразно начать с анализа предмета лицензии. Именно этот признак лежит в основе многочисленных типовых лицензионных договоров, известных в международной практике.

Например, типовой лицензионный договор на патентное изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, ноу-хау и др. Реальные лицензионные договоры составляются на основе типового договора, определенного в зависимости от предмета лицензии, с последующим анализом и учетом других классификационных признаков.

Несмотря на условный характер приведенной на схеме классификации, ее можно использовать в практической деятельности, в частности, при подготовке предложений и запросов в отношении предмета лицензии, при разработке проектов лицензионных договоров. В ней отражены все возможные варианты лицензионных договоров. Поэтому любой подлежащий продаже или покупке объект интеллектуальной собственности с учетом его объективных характеристик, целей и договоренностей партнеров может быть проанализирован с помощью этой схемы. Результатом такого анализа должен стать реальный лицензионный договор, отвечающий требованиям использования конкретного объекта интеллектуальной собственности и условиям его реализации на рынке.

3. Понятие "лицензионный договор"

Понятие "лицензионный договор" до недавнего времени использовалось сугубо в праве промышленной собственности, при этом определения, которые законодатель давал лицензионному договору в различных законодательных актах отличались, и порой существенно. Динамика развития конструкции лицензионного договора в белорусском законодательстве выглядит следующим образом. Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. "О патентах на промышленные образцы" определяет лицензионный договор как договор, по которому патентообладатель (лицензиар) передает право на использование промышленного образца другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором (ст.20 закона).

Закон Республики Беларусь "О товарных знаках и знаках обслуживания" устанавливает, что "… право на использование товарного знака может быть передано владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору".

Закон Республики Беларусь "О патентах на сорта растений" предлагает более развернутое определение лицензионного договора, а также называет его возможные виды - в соответствии со ст. 25 указанного закона по лицензионному договору правообладатель (лицензиар) передает права на использование охраняемого сорта другому лицу (лицензиату) в объеме, определенном соглашением между ними, а последний принимает на себя обязанности вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором об исключительной или неисключительной лицензии. Исключительная лицензия в контексте закона предполагает передачу лицензиату исключительного права на использование охраняемого сорта на определенные в договоре территорию и срок. Договор об исключительной лицензии может предусматривать право лицензиата выдавать сублицензии и может предусматривать право лицензиата преследовать нарушителей патента. Неисключительная лицензия предусматривает предоставление лицензиату права использования охраняемого сорта, не исключающее прав третьих лиц. Лицензиар при этом сохраняет за собой право использовать охраняемый сорт всеми предусмотренными законом способами, а также выдавать любое число неисключительных лицензий.

Закон Республики Беларусь "О патентах на изобретения и полезные модели" в ст.29 определяет лицензионный договор следующим образом: "по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) передает право на использование изобретения, полезной модели другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность осуществлять действия, предусмотренные договором". Данный закон также выделяет две разновидности лицензионного договора. При исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование изобретения, полезной модели в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на использование изобретения, полезной модели в части, не передаваемой лицензиату. При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели, сохраняет за собой все права патентообладателя, в том числе и на предоставление лицензии третьим лицам.

Закон Республики Беларусь "О правовой охране топологий интегральных микросхем" определяет лицензионный договор как договор, по которому осуществляется передача исключительного права на использование топологии частично (ст.7 закона).

Как мы видим, существующие в законодательных актах определения правовой сущности лицензионного договора, по меньшей мере, различны. Ситуация представляется странной, поскольку назначение лицензионного договора во всех вышеуказанных случаях одно - обеспечить осуществление исключительных прав в отношении того либо иного объекта права интеллектуальной собственности путем передачи права на использование этого объекта в определенных пределах и на определенный период времени. Соответственно, сам собой напрашивается единый подход в определении правовой конструкции лицензионного договора. Такую задачу, по идее, должен был решить новый Гражданский кодекс Республики Беларусь.

Задачи, которые должен был решить ГК в разделе V "Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность)", - по всей видимости, заложить системную основу для разработки специальных законодательных актов и обеспечить единообразное правовое регулирование основополагающих вопросов в данной области.

Говоря о переходе исключительных прав, кодекс в ст. 984 устанавливает, что "…если иное не предусмотрено законом, к договору, предусматривающему предоставление исключительных прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, применяются правила о лицензионном договоре". Таким образом, правовая конструкция лицензионного договора должна, по идее, применяться во всех случаях, когда необходимо оформить передачу прав интеллектуальной собственности на определенный период времени, по истечении которого происходит их возврат первоначальному правообладателю. Однако необходимо обратить внимание на норму п.3 ст.984 ГК, предусматривающую применение норм о лицензионном договоре в тех случаях, когда "иное не предусмотрено законом". Данная оговорка имеет огромное практическое значение. Во-первых, она означает, что правила о лицензионном договоре в том виде, в котором они изложены в ст. 985 ГК, применяются тогда, когда вопрос о передаче прав по использованию того либо иного объекта права интеллектуальной собственности в законодательстве вообще не урегулирован. Во-вторых, в тех случаях, когда в отношении отдельных объектов законодательными актами уже используется понятие лицензионного договора, и устанавливаются в отношении лицензионного договора определенные правила, нормы ст. 985 ГК применяются в той части и регулируют те отношения, которые не урегулированы специальным законом. Таким образом, можно говорить о том, что кодекс не привел правила о лицензионном договоре к единому знаменателю; приведенное в кодексе определение лицензионного договора не стало универсальным и применяется лишь постольку, поскольку это позволяют пробелы в специальных законах. Поэтому настоящая статья не претендует на всесторонний и исчерпывающий анализ лицензионного договора как правового явления, а ставит своей целью определить, что нового в понятие лицензионного договора внес ГК 1998 г.

Статья 985 ГК определяет лицензионный договор как договор, по которому сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

Кодекс предусматривает минимум требований в отношении лицензионного договора. В соответствии с п. 2 ст. 984 ГК передаваемые по договору права должны быть определены; в соответствии с нормой абз. 2 п.1 ст. 985 ГК лицензионный договор предполагается возмездным. Таким образом, к числу существенных условий лицензионного договора следует отнести его предмет и условие о цене (или о безвозмездном характере договора).

Предмет лицензионного договора по одному определению представляют права, по другому - разрешение на использование объектов права интеллектуальной собственности. Упоминание о том, что в рамках лицензионного договора лицензиар предоставляет "разрешение" заставляет обратиться к вопросу о том, что же все - таки является предметом этого договора - разрешение или передача права. Решение данного вопроса имеет не только и не столько теоретическое, но в первую очередь огромное практическое значение. Если рассматривать лицензию только как разрешение другому лицу осуществлять определенные действия с одновременным отказом правообладателя от возможности осуществлять эти действия самостоятельно, то существо данного обязательства со стороны лицензиара будет заключаться в бездействии. Если же, напротив, рассматривать лицензию как передачу лицензиаром лицензиату позитивного права, то со стороны лицензиара будет недостаточно воздерживаться от каких либо мер, направленных на пресечение использования лицензиатом объекта, он должен сделать все необходимое для обеспечения юридической возможности такого использования. Именно в пользу последнего свидетельствуют нормы ст. 984 ГК о том, что исключительные права передаются полностью или частично по договору.

Однако предмет лицензионного договора не может исчерпываться только определенными правами по использованию определенного объекта права интеллектуальной собственности. Эти права не могут существовать отдельно от объекта. Именно поэтому предмет лицензионного договора представляет собой явление комплексное, представляющее собой определенные права по использованию конкретного объекта права интеллектуальной собственности.

Система объектов права интеллектуальной собственности также определяется в кодексе. В соответствии со ст. 980 ГК к объектам интеллектуальной собственности относятся: 1) результаты интеллектуальной деятельности, а именно: произведения науки, литературы и искусства; исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания; изобретения, полезные модели, промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау); 2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг: фирменные наименования; товарные знаки (знаки обслуживания); наименования мест происхождения товаров; 3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота в случаях, предусмотренных кодексом или законами. При этом результаты интеллектуальной деятельности, за исключением объектов авторского права и смежных прав, а также средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг в соответствии со ст. 998 ГК охватываются общим понятием "промышленная собственность".

Итак, предметом лицензионного договора являются права по использованию определенного объекта права интеллектуальной собственности. Такие объекты права промышленной собственности, как изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, селекционные достижения и топологии ИМС, являются традиционными объектами, по поводу использования которых заключаются лицензионные договоры. С введением в действие нового ГК к числу объектов права промышленной собственности были отнесены и так называемые нетрадиционные объекты права интеллектуальной собственности - нераскрытая информация, фирменные наименования и наименования мест происхождения товаров; они также могут быть предметом лицензионного договора.

Отдельного рассмотрения требует вопрос о возможности применения правил о лицензионном договоре к объектам авторского права и смежных прав. Дело в том, что традиционным средством передачи имущественных авторских прав в определенных пределах и на определенный срок являлся авторский договор; самостоятельный характер авторского договора в системе гражданско-правовых договоров до сих пор в теории авторского права никем не оспаривался, поскольку этот договор имеет свой самостоятельный предмет и свой установленный законом набор существенных условий. Однако с принятием нового Гражданского кодекса стали появляться иные мнения. Так, С.А. Судариков утверждает, что к авторским договорам должны применяться правила о лицензионном договоре, установленные ст. 985 ГК РБ. Данный вывод представляется абсолютно необоснованным, поскольку и данное законодателем определение, и набор существенных условий соответственно авторского и лицензионного договоров различен, а в соответствии с нормой п.3 ст. 984 ГК РБ правила о лицензионном договоре применяются к случаям передачи исключительных прав на определенный срок, если иное не предусмотрено законом. Применительно к передаче имущественных авторских прав на определенный срок иное предусмотрено в виде закрепленных законом "Об авторском праве и смежных правах" норм об авторском договоре. Однако "особенностью" действующей редакции закона "Об авторском праве и смежных правах" является то, что в ней законодатель противопоставляет два понятия: авторский договор, который является средством передачи имущественных прав автора в определенных пределах и на определенный срок, и "договор на право использования произведения", который должен заключаться с иными правообладателями, и правовая природа которого не определена в законе. Тем самым, согласно новой редакции закона "Об авторском праве и смежных правах" авторский договор может быть заключен только самим автором; наследники автора, иные лица, обладающие первоначальными или производными имущественными авторскими правами и относящиеся к категории "иных правообладателей", могут реализовать свои права посредством заключения "договора на право использования произведения". Закон "Об авторском праве и смежных правах" не устанавливает каких-либо требований ни в отношении формы, ни в отношении содержания этого "договора на право использования произведения", что позволяет говорить о том, что перед нами имеющийся в законе "Об авторском праве и смежных правах" пробел в правовом регулировании отдельных случаев передачи имущественных авторских прав. Если речь идет о передаче имущественных авторских прав на определенный период времени, то к таким сделкам в виду отсутствия иных норм и должны применяться нормы Гражданского кодекса, относящиеся к лицензионному договору.

В том, что касается смежных прав - прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций, то поскольку закон "Об авторском праве и смежных правах" не предусматривает каких-либо специальных норм, то к отношениям по поводу передачи имущественных смежных прав на определенный период времени должны применяться именно нормы ГК о лицензионном договоре.

Норма о предполагаемой возмездности лицензионного договора означает, во-первых, что стороны лицензионного договора могут сделать его безвозмездным, прямо предусмотрев это в договоре, и, во-вторых, если стороны договора не предусмотрели в нем ни цену, ни условие о безвозмездности договора, применяется норма п.3 ст. 394 ГК, в соответствии с которой исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая определяется по аналогии с другими подобными сделками.

Гражданский кодекс прямо называет два вида лицензионных договоров: 1) предусматривающий предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (неисключительная лицензия) и 2) предусматривающий предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия).

Рассмотрим более подробно определенные в кодексе виды лицензионного договора. Простая лицензия предполагает предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензий другим лицам. По этому договору лицензиат получает возможность использования произведения наравне с лицензиаром и иными лицами, которые могут получить аналогичные права по использованию произведения.

Исключительная же лицензия предполагает предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам. Приведенное определение исключительной лицензии вызывает ряд замечаний. Во-первых, формулировка о сохранении за лицензиаром "права использования объекта в части, не передаваемой лицензиату", может в отсутствии легального толкования понятия "части прав" означать как передачу лицензиату исключительного права использования объекта определенным способом, так и неисключительного права, поскольку и при передаче неисключительного права лицензиар делегирует лицензиату часть своих правомочий по использованию объекта. Из этой неопределенности вытекает существенный недостаток данного в Гражданском кодексе определения лицензионного договора - в нем нет ответа на вопрос о том, получает ли лицензиат на основании выданной ему исключительной лицензии возможность запрещать третьим лицам аналогичное использование произведения и применять предусмотренные законом средства защиты. Из законодательного определения исключительной лицензии следует лишь обязательство лицензиара не выдавать лицензии другим лицам, что вполне допускает сохранение исключительного права за лицензиаром, который в силу договорного обязательства не может делегировать его третьим лицам, но сохраняет за собой право осуществлять его самостоятельно, а также осуществлять его защиту. Такое понимание, безусловно, не соответствует общепринятому в международной практике, когда исключительная лицензия предоставляет лицензиату в рамках договорных условий действующее против любого лица право исключения, которое состоит из монопольного права использования объекта, а также негативного права запрещения, действующего в отношении третьих лиц. Поэтому сторонам, заключающим договор о предоставлении исключительной лицензии, на мой взгляд, необходимо дополнительно определять характер передаваемого по договору права - исключительный или неисключительный.

Передача в рамках лицензионного договора исключительного права означает, что обладателем этого права на определенный договором срок становится лицензиат. Как обладатель исключительного права он вправе применять предусмотренные законом средства правовой защиты в отношении любого лица, нарушающего его исключительное право. Защита исключительных прав осуществляется как с использованием способов, предусмотренных в ст. 11 ГК для защиты всех гражданских прав, так и с использованием специально предусмотренных в ст. 989 ГК, таких как: 1) изъятие материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения; 2) обязательная публикация о допущенном нарушении с обязательной информацией о действительном правообладателе; 3) иными способами, предусмотренными специальными законами в области права интеллектуальной собственности.

Гражданский кодекс не содержит требований к форме лицензионного договора. Поэтому стороны должны руководствоваться либо нормами соответствующего специального закона, либо нормами общей части ГК о форме сделок. Кроме того, практически все лицензионные договоры, предметом которых являются права по использованию объектов права промышленной собственности, подлежат регистрации Государственным патентным комитетом Республики Беларусь, а при отсутствии указанной регистрации являются юридически ничтожными. При этом сама процедура регистрации договора предопределяет его письменную форму.

Еще одним вопросом, так и не решенным в Гражданском кодексе, является определение ответственности сторон в рамках лицензионного договора. Пункт 2 ст. 989 ГК предусматривает, что при нарушении договоров об использовании объектов права интеллектуальной собственности применяются общие правила об ответственности сторон за нарушение обязательств. Однако эта норма не отвечает на все возникающие вопросы.

Если вопрос о возможной ответственности лицензиата решается просто уже в силу того, что его обязательства явно выражены - перечислять лицензионные платежи, осуществлять определенные действия по использованию соответствующего объекта и т.п., то этого нельзя сказать по отношению к лицензиару - какую ответственность он должен нести перед контрагентом. Ответить на этот вопрос можно только исходя из определения правовой сути лицензионного договора как средства передачи права. Если обязанностью лицензиара является предоставление права, то и ответственность лицензиара будет наступать за недостатки этого права. Недостатками права могут быть как отсутствие права (отсутствие патента или иного основания для возникновения права, признание патента недействительным и т.п.), так и невозможность реализации права ввиду оспаривания его третьими лицами. Исходя из того, что к лицензионному договору применяются общие нормы об ответственности за нарушение обязательств, лицензиар, не выполнивший свое обязательство предоставить право, обязан в соответствии с нормой ст. 364 ГК возместить лицензиату все понесенные последним убытки.

Существенной новацией в белорусском законодательстве является введенное Гражданским кодексом понятие сублицензионного договора - договора о предоставлении права использования объекта интеллектуальной собственности, заключаемого лицензиатом с третьим лицом в случаях и пределах, определенных собственно лицензионным договором. Следует сказать, что в ГК удачно решены две основные проблемы, связанные с передачей полученных по лицензионному договору прав третьему лицу. Во-первых, лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором, и передача права третьему лицу возможна только в пределах, установленных в лицензионном договоре в отношении лицензиата. Во-вторых, ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата должен нести лицензиат, если лицензионным договором не будет предусмотрено иное.

4. Виды лицензий и понятие "организация работ по продаже лицензий"

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь лицензионный договор предполагается возмездным.

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату:

· права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

· права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия);

· других видов лицензий, допускаемых законодательными актами.

Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается сублицензионным договором. Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

В Государственном реестре лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь подлежат регистрации лицензионные договоры о предоставлении права использования следующих объектов права промышленной собственности, охраняемых в Республике Беларусь:

· изобретений;

· полезных моделей;

· промышленных образцов;

· сортов растений;

· топологий интегральных микросхем;

· секретов производства (ноу-хау), относящихся к продукту или способу в любой области техники.

Такие лицензионные договоры при отсутствии их регистрации в патентном органе считаются недействительными в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Стороны лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака обязаны уведомлять патентный орган о заключении, изменении и прекращении действия такого договора в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь. Неблагоприятные последствия, связанные с несвоевременной подачей заявления о внесении изменений в регистрацию товарного знака, несет владелец, правопреемник (наследник).

Передача прав на охраняемые в Республике Беларусь товарные знаки и знаки обслуживания, зарегистрированные по процедуре Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года (далее - Мадридское соглашение) и (или) Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года (далее - Протокол), по лицензионным договорам регистрируется в соответствии с Общей инструкцией к Мадридскому соглашению и Протоколу (далее - Общая инструкция)

Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС).

При выявлении причин, препятствующих действию в Республике Беларусь регистрации в отношении таких договоров, патентный орган в соответствии с Общей инструкцией до истечения 18 месяцев с даты получения уведомления Международного бюро ВОИС о произведенной регистрации направляет в Международное бюро ВОИС мотивированное заявление о том, что данная регистрация в отношении Республики Беларусь недействительна.

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, топологии интегральных микросхем, ноу-хау, относящееся к продукту или способу в любой области техники

Передача права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растений по лицензионному договору могут быть осуществлены в пределах срока действия патента при условии поддержания такого патента в силе. Предоставление права на использование топологии интегральной микросхемы возможно в пределах срока действия соответствующей регистрации.

Документы на регистрацию лицензионных договоров подаются в патентный орган после публикации в официальном бюллетене патентного органа сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, регистрации топологии интегральной микросхемы и в период действия исключительного права на них.

Для регистрации договора в патентный орган представляются:

· заявление о регистрации договора;

· договор в трех экземплярах (два экземпляра - подлинники, третий экземпляр - заверенная копия);

· патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или его копия;

· документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора;

· доверенность.

Регистрация лицензионных договоров о предоставлении права на использование указанных выше объектов права промышленной собственности осуществляется в течение одного месяца с даты поступления в патентный орган правильно оформленных документов.

По результатам рассмотрения представленных документов патентный орган выносит решения:

- о регистрации договора;

- об отказе в регистрации договора.

В зарегистрированный лицензионный договор могут быть внесены изменения и (или) дополнения. Изменения в лицензионный договор подлежат регистрации в патентном органе. Не зарегистрированные изменения считаются недействительными.

Сведения о зарегистрированных договорах и зарегистрированных изменениях в лицензионных договорах вносятся в Государственном реестре лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь и передаются для публикации в официальном бюллетене патентного органа.

С учетом ваших пожеланий патентные поверенные фирмы "ЛексПатент" подготовят соответствующий требованиям законодательства Республики Беларусь договор о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца (лицензионный договор) или проведут экспертизу уже имеющегося проекта лицензионного договора, а также осуществят необходимые действия по регистрации лицензионного договора в Национальном центре интеллектуальной собственности.

5. Товарные знаки

Право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору для всех или части товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Срок действия лицензии на использование товарного знака не может превышать срок действия регистрации товарного знака. Право на использование коллективного знака не может быть передано.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака регистрируется в патентном органе Республики Беларусь - Национальном центре интеллектуальной собственности и является действительным для третьих лиц с даты его регистрации.

Договор принимается к рассмотрению и регистрации в патентном органе после выдачи свидетельства на товарный знак.

Для регистрации договора в патентный орган представляются:

· заявление о регистрации договора;

· договор в трех экземплярах (два экземпляра - подлинники, третий экземпляр - заверенная копия);

· свидетельство на товарный знак или его копия;

· документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора;

· доверенность.

Рассмотрение и регистрация договора осуществляются в течение 3 месяцев с даты поступления в патентный орган правильно оформленных документов.

По результатам рассмотрения представленных документов патентный орган выносит решения:

· о регистрации договора, если представленные документы соответствуют требованиям законодательства;

· об отказе в регистрации договора, если:

· действие охранного документа прекращено досрочно или он признан недействительным;

· положения договора противоречат действующему законодательству Республики Беларусь или международным договорам, участницей которых является Республика Беларусь.

В зарегистрированный лицензионный договор в пределах срока его действия, могут быть внесены изменения и/или дополнения. Изменения в лицензионный договор подлежат регистрации в патентном органе. Не зарегистрированные изменения считаются недействительными.

Сведения о зарегистрированных договорах и зарегистрированных изменениях в лицензионные договора вносятся в Государственный реестр Республики Беларусь и передаются для публикации в официальном бюллетене патентного органа.

С учетом ваших пожеланий патентные поверенные фирмы "ЛексПатент" подготовят соответствующий требованиям законодательства Республики Беларусь договор о предоставлении права на использование товарного знака (лицензионный договор) или проведут экспертизу уже имеющегося проекта договора, а также осуществят необходимые действия по регистрации лицензионного договора в Национальном центре интеллектуальной собственности. или по уведомлению патентного органа о заключении, изменении и прекращении действия договора.



Литература

1. Скорняков Э.П., Цехмистренко Н.М., Горбунова М.Э. Патентные исследования при стоимостной оценке объектов промышленной собственности. М., 2011.

2. Скорняков Э.П., Горбунова М.Э. Патентные исследования: учебно-методич. пособие. М.: ИНИЦ Роспатента, 2009.

3. Методические информационные материалы по проведению патентных исследований (согласно СТБ 1180-99) РУП "МАЗ".2011

4. http://www.lexpatent.by/contracts/license.php

Размещено на Allbest.ru