Патентные права

Материалы, поясняющие сущность изобретения, могут быть оформлены в виде графических изобретений (чертежей, схем, рисунков, графиков, эпюр, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц. Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать изобретение чертежами или схемами.

Фотографии представляются как дополнение к графическим изображениям. В исключительных случаях, например для иллюстрации этапов выполнения хирургической операции, фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов.

Реферат служит для целей информации об изобретении и представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или области применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности с указанием достигаемого технического результата. Сущность изобретения в реферате характеризуется путем свободного изложения формулы, предпочтительно такого, при котором сохраняются все существенные признаки каждого независимого пункта.

При необходимости в реферат включают чертеж или химическую формулу. Чертеж, включаемый в реферат, представляют на отдельном листе в таком же количестве экземпляров, как и текст реферата, в том числе и в случае, когда он идентичен одной из фигур чертежей, иллюстрирующих описание.

Согласно п. 3.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патентов на изобретение описание содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится изобретение;

- уровень техники;

- раскрытие изобретения;

- краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке);

- осуществление изобретения;

- перечень последовательностей (если последовательности нуклеотидов и/или аминокислот использованы для характеристики изобретения).

Формула изобретения - это составленная по установленным правилам краткая словесная характеристика, выражающая техническую сущность изобретения. Данная характеристика выражается признаками объекта изобретения (узел, деталь, операция, прием и т.д.). В формулу вводятся только существенные признаки, т.е. такие, каждый из которых необходим, а вместе они достаточны для того, чтобы отличить данный объект изобретения от других. Излагается формула (или каждый пункт многозвенной формулы) в виде одного предложения.

При подаче заявки на изобретение в Роспатент устанавливается приоритет изобретения, под которым понимается оформленное надлежащим образом признание компетентным органом первенства в решении задачи. Новизна изобретения устанавливается на определенную дату (момент времени) и поэтому назначение критерия "приоритета" состоит в том, чтобы исключить возможность появления двух или большего числа охранных документов на одно и то же изобретение. В п. 1 ст. 1381 ГК установлено общее правило, согласно которому приоритет заявки на изобретение устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент.

Кроме того, может устанавливаться так называемый конвенционный приоритет (ст. 1382 ГК). В соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, к которой СССР присоединился в 1965 г. (Россия является правопреемницей СССР), патентообладатели - физические и юридические лица из стран, входящих в конвенцию, пользуются правом конвенционного приоритета. Суть его в том, что заявка на изобретение, поданная в одной стране - участнице соглашения, обладает во всех других странах приоритетом в течение определенного срока, исчисляемого с момента подачи заявки в первой стране. В соответствии с п. 1 ст. 1382 ГК конвенционный приоритет на изобретение будет действовать в течение 12 месяцев с даты подачи первой заявки в государстве участнике Парижской конвенции.

Следует отметить, что не во всех странах дата приоритета всегда устанавливается по дате подачи заявки. Так, в соответствии с патентным законодательством Канады патент по общему правилу выдается первому заявителю, однако если возникает спор, то патент должен быть выдан первому изобретателю, даже если он не первым подал заявку. При этом спор о том, кто является первым изобретателем, подлежит специальному разбирательству. Целью этого разбирательства заключается в том, чтобы установить, кто первым из заявителей создал изобретение и довел до состояния, пригодного к практическому использованию.

Как следует из п. 1 ст. 1383 ГК, если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В течение двенадцати месяцев со дня получения от Роспатента соответствующего уведомления заявители должны сообщить в этот федеральный орган о достигнутом ими соглашении.

При выдаче патента по одной из заявок все авторы, указанные в ней, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов. В случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. О своем выборе заявитель должен сообщить в Роспатент также в течение двенадцати месяцев со дня получения от Роспатента соответствующего уведомления.

Если в течение установленного срока в Роспатент от заявителей не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 1386 ГК, заявки признаются отозванными.

Формальная экспертиза на выдачу патента.

Согласно п. 1 ст. 1384 ГК по заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 ГК, и их соответствие установленным требованиям. Другими словами, речь идет о документах составляющих заявку на изобретение. Также проверяется уплата патентной пошлины либо наличие документа, освобождающего от ее уплаты. Конкретный срок, в течение которого должна быть завершена формальная экспертиза, в указанной статье не установлен, что можно рассматривать в качестве недостатка правового регулирования.

Поскольку заявитель имеет право в любой момент до принятия решения о выдаче патента на изобретение внести в документы заявки исправления и уточнения при проведении формальной экспертизы также проверяется, не изменяют ли дополнительные материалы сущность заявленного изобретения.

Результатом проведения формальной экспертизы может быть решение, согласно которому поданная заявка на изобретение соответствует предъявляемым к ней формальным требованиям. В этом случае заявитель незамедлительно уведомляется о положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки (п. 3 ст. 1384 ГК).

Возможны ситуации, когда заявка оформлена с нарушением требований к ее документам. В этом случае заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или недостающие документы. В случае, если заявитель в указанный срок не выполнит указанные требования либо не подаст дополнительное ходатайство о продлении указанного срока, то поданная заявка считается отозванной. В отдельных случаях Роспатент может продлить указанный двухмесячный срок (очевидно при наличии уважительных причин, хотя законодатель об этом прямо не говорит), но не более, чем на десять месяцев с даты его истечения.

В ст. 1385 ГК установлено общее правило, согласно которому Роспатент должен по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки, которая прошла формальную экспертизу с положительным результатом, опубликовать в своем официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Исключение составляют случаи, когда в течение двенадцати месяцев с даты подачи заявки, она была отозвана или признана отозванной либо она была зарегистрирована Роспатентом.

Целью публикации заявки является создание презумпции того, что любой потенциальный пользователь изобретения должен знать о наличии заявки и соответственно о возможности получения исключительного права на изобретение. Для этого любому лицу после публикации предоставляется право ознакомиться в порядке, установленном Роспатентом с документами заявки (за исключением случаев, когда заявка была отозвана либо признана отозванной на дату публикации).

По особому ходатайства заявителя Роспатент может опубликовать сведения о заявке до истечения восемнадцати месяцев. Вместе с тем автор изобретения имеет право сохранить анонимность при публикации заявки.

Экспертиза по существу.

Согласно п. 1 ст. 1386 ГК по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя. Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца при условии представления вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

- информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;

- проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 ГК.

Экспертизу заявки по существу можно определить как процесс исследования экспертами технического решения, представленного в заявке на изобретение в сопоставлении с другими техническими решениями той же задачи или другими словами, того является ли изобретение новым, имеет ли изобретательский уровень и является ли промышленно применимым. Только совокупность всех этих признаков дает основание для признания данного изобретения патентоспособным.

Такая экспертиза не проводится автоматически. Таким образом, речь идет о процессе исследования экспертами по специальному ходатайству заявителя и при условии, что она прошла формальную экспертизу с положительным результатом. Такое ходатайство может быть подано как заявителем, так и третьим лицом. На подачу ходатайства установлен трехлетний срок, исчисляемый с даты подачи заявки. Обязательным условием является уплата патентной пошлины. Последствием неподачи заявки является то, что она считается отозванной. Если ходатайство было заявлено третьим лицом, то заявитель в обязательном порядке уведомляется о нем Роспатентом.

При проведении экспертизы по существу проводится информационный поиск, под которым понимается установление уровня техники, в сравнении с которым будут определяться новизна и изобретательский уровень заявленного предложения. Разновидностью информационного поиска является патентный поиск, который осуществляется в рамках фондов патентной документации.

Информационный поиск проводится в соответствии с п. 22 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение. Согласно п. 22.2 указанных правил информационный поиск проводится на основании формулы изобретения с учетом описания и чертежей (если таковые имеются), а также с учетом возможных допустимых изменений формулы изобретения.

После проведения информационного поиска и по истечении с даты начала экспертизы по существу шести месяцев заявителю по общему правилу должен направляться отчет об информационном поиске. Исключение составляют случаи, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки и ходатайство о проведении экспертизы по существу подано при подаче заявки.

Роспатент может продлить указанный срок, если в его патентных фондах отсутствует необходимая информация и возникла необходимость в других источниках информации либо в заявке изобретение описано таким образом, что невозможно провести информационный поиск (заявитель должен быть об этом обстоятельстве уведомлен).

Если результаты экспертизы по существу позволят сделать вывод о том, что заявленное изобретение, выраженное формулой заявителя, соответствует условиям патентоспособности, то есть является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо, то принимается решение о выдаче патента с формулой изобретения и датой приоритета. В противном случае принимается решение об отказе в выдаче патента. Еще до принятия окончательного решения заявителя уведомляют о результатах проверки и предлагают представить свои доводы и аргументы по этим результатам, однако учитываются они только в том случае, если представлены в течение шести месяцев с даты направления уведомления.

Временная правовая охрана изобретений.

Заявленному изобретению со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение (п. 1 ст. 1392 ГК). Временная правовая охрана считается не наступившей, если принято решение об отказе в выдаче патента и отсутствует возможность его пересмотра.

Физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в период действия его временной правовой охраны, уплачивает патентообладателю после получения патента на изобретение денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон.

Принятие временной охраны означает, что все, кроме заявителя, имеют право использовать изобретение, являющееся предметом опубликованной заявки. Соглашение о выплате денежной компенсации будет заключаться по форме, сходной с лицензионным соглашением. Но это не будет лицензионное соглашение в собственном смысле этого слова, поскольку, во-первых, заявитель еще не имеет исключительного права на использование изобретения и, во-вторых, такое соглашение не должно регистрироваться в Роспатенте. В соглашении должно быть оговорено, что компенсация будет выплачиваться только после получения патента, как об этом сказано в п. 3 ст. 1392 ГК.

Третьим лицам, использующим изобретение в период с момента раскрытия заявки до завершения экспертизы, могут быть предъявлены требования только соразмерного возмещения за использование, а не иск о прекращении использования изобретения и иск о возмещении вреда, которые являются орудием охраны исключительных прав на изобретение патентообладателя.

7. Получение патента на полезную модель

Для получения патента на полезную модель необходимо обратиться в Роспатент с заявкой, которая должна включать следующие документы:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;

3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

5) реферат.

Экспертиза заявки на полезную модель может быть отнесена к так называемой явочной системе патентования, при которой проверка соответствия условиям патентоспособности полезной модели (то есть новизне и промышленной применимости) не осуществляется. Проводится только формальная экспертиза ( проверяется наличие документов, входящих в заявку на полезную модель и соблюдение установленных требований к ним). Проверяется также отсутствие нарушения требования единства полезной модели и относится ли заявленное решение к охраняемому в качестве полезной модели.

В соответствии с п. 2 ст. 1390 ГК заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность полезной модели. Порядок и условия проведения информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются Роспатентом.

Патент выдается под ответственность заявителя без гарантий действительности. Таким образом, явочная система в данном случае характеризуется тем, что Роспатентом критерии патентоспособности не исследуются до выдачи патента. Даже если эксперт случайно (не исследуя специально) обнаружит, что заявленная полезная модель не является новой и не является промышленно применимой, он не может отклонить заявку по этим мотивам. Естественно он может сообщить об этом заявителю, который может изменить заявку, отозвать ее или получить патент. Не проверяется в данном случае правильность составления описания и полнота раскрытия изобретения в материалах заявки.

Полная проверка патентоспособности полезной модели может быть проведена только в результате судебного разбирательства, например, в случаях споров об авторстве или установления обладателя патента, а также в случае оспаривания патента в Палате по патентным спорам (например, по мотиву несоответствия полезной модели условиям патентоспособности).

Согласно п. 4 ст. 1390 ГК, если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, и документы заявки соответствуют установленным требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную модель и установленного приоритета. В противном случае будет принято решение об отказе в выдаче патента. Таким образом, патент на полезную модель может быть выдан по всякой правильно оформленной заявке. Следует учитывать, что ценность таких свидетельств невелика, поскольку они могут быть оспорены заинтересованными сторонами. Очевидно, что для того, чтобы защитить свои интересы и прежде всего для патентования полезных моделей за рубежом, заявитель должен самостоятельно проверить патентоспособность соответствующей полезной модели.

При проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель применяются те же положения, что применяются к проведению формальной экспертизы изобретений. После публикации сведений о выдаче патента на полезную модель любое лицо вправе ознакомиться с материалами заявки.

8. Получение патента на промышленный образец

Для получения патента на промышленный образец необходимо обратиться в Роспатент с заявкой, которая согласно п. 2 ст. 1377 ГК должна включать следующие документы:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;

3) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;

4) описание промышленного образца;

5) перечень существенных признаков промышленного образца.

Поступившая в Роспатент заявка подвергается экспертизе. Экспертиза промышленных образцов является проверочной. Это значит, что по каждой заявке на промышленный образец проводится как формальная экспертиза, так и экспертиза по существу.

Основная цель формальной экспертизы заключается в том, чтобы проверить наличие документов, входящих в заявку на промышленный образец. Кроме того, в ходе ее проведения проверяется соблюдение установленных требований к ним. Что касается проведения экспертизы по существу, то при ее проведении проверяется соответствие заявленного образца условиям патентоспособности, то есть требованиям новизны и оригинальности.

Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, описание промышленного образца и перечень существенных признаков промышленного образца, а если указанные документы представлены не одновременно - дата поступления последнего из документов.

9. Личные неимущественные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Личные неимущественные права могут возникнуть только у авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Среди важнейших личных неимущественных прав, которые могут возникнуть после выдачи патента на изобретение, полезные модели, промышленные образцы и которыми могут обладать только авторы, в первую очередь, следует назвать право авторства.

Право авторства является личным неотчуждаемым правом и охраняется бессрочно. Признаваться оно может только за физическими лицами. Сохраняется оно за физическими лицами даже в тех случаях, когда оно создавалось в порядке выполнения служебного задания.

Право авторства является важнейшим правомочием автора, поскольку им предопределяются все остальные имущественные и неимущественные права. Определить право авторства можно как предоставленную законом возможность действительному автору изобретения быть признанным таковым в установленном порядке. Это право возникает только в том случае, если заявленное техническое решение квалифицировано как объект промышленной собственности соответствующим государственным органом (Роспатентом).

Право авторства имеет определенные территориальные границы. По общему правилу оно ограничено территорией России, однако, если изобретение запатентовано в другом государстве, то это право будет существовать и на территории того государства, где оно запатентовано. Право авторства охраняется бессрочно. Оно предполагает запрет всем другим лицам именоваться авторами того изобретения, полезной модели, промышленного образца, на которое был выдан патент, действующий на территории данного государства.

Следует указать на то, что действующее патентное законодательство не регулирует прямо такое личное неимущественное право как право на имя. Вместе с тем охрана прав авторства невозможна без охраны имени автора, поскольку автором признается лицо, имеющее индивидуализирующее его имя. Если автор даже уступает кому-либо право на получение патента, то его имя все равно должно быть указано в патенте наряду с именем патентообладателя. Таким образом, можно придти к выводу о том, что право автора на имя поглощается правом авторства и авторское имя изобретателя должно упоминаться в различных публикациях об изобретении, справочниках и т.д.

Не регулируется законодательством также вопрос о том, имеет ли автор право дать изобретению свое имя или присвоить ему какое-либо специальное название. По своей природе - это относительное право, то есть управомоченному лицу (автору) должно противостоять конкретное обязанное лицо. Таким обязанным лицом могли бы быть соответствующие работники патентного ведомства, в функции которых входит оформление патентов на изобретения. Однако, поскольку этот вопрос подробно правовыми актами не регулируется, то такой обязанности у работников Роспатента нет, и поэтому вопрос о присвоении изобретению имени автора или специального названия решается в каждом конкретном случае индивидуально. Впервые в качестве самостоятельного отчуждаемого права автора изобретения, полезной модели или промышленного образца определяется право на получение патента, которое рассматривается в качестве личного неимущественного права. Согласно ст. 1357 ГК право на получение патента на изобретение первоначально принадлежит автору изобретения. Однако это право может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

10. Исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Как и в отношении других результатов интеллектуальной деятельности, исключительное право на указанные объекты промышленной собственности включает исключительное право на использование и распоряжение ими.

Согласно п. 1 ст. 1358 ГК патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно п. 1 ст. 1363 ГК срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных ГК, составляет:

- двадцать лет - для изобретений;

- десять лет - для полезных моделей;

- пятнадцать лет - для промышленных образцов.

Особый порядок исчисления срока действия патента установлен для патентов на изобретения, относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату.

Из соображений общественной безопасности такие изобретения не могут быть сразу применены.

Они должны быть апробированы и проверены, для чего требуется определенное время. Кроме того, на их использование необходимо особое разрешение. В связи с этим и срок действия патента должен быть продлен. Максимальный срок, на который может быть продлен срок действия патента на указанные виды изобретений, составляет 5 лет.

11. Договоры на отчуждение исключительных прав и лицензионные договоры

Согласно ст. 1365 ГК по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Общие правила для всех договоров на отчуждение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности содержатся в ст. 1234 ГК. Для такого договора установлена обязательная письменная форма. Сам договор подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.

Законодатель ничего не говорит об обязанности приобретателя исключительного права уплатить вознаграждение за его приобретение. В связи с этим этот договор может конструироваться и как безвозмездный.

В тех случаях, когда исключительное право отчуждается на возмездной основе, можно говорить об особой разновидности договора купли-продажи, когда предметом договора являются не товары, а имущественные права.

Автор изобретения, обратившийся с заявкой о выдаче патента, может сделать дополнительное заявление (в письменном виде) о том, что в случае выдачи патента он принимает на себя обязательство передать исключительное право на него любому первому лицу (речь идет о гражданах РФ и российских юридических лицах), выразившему подобное желание и уведомившее об этом как патентообладателя, так и Роспатент (п. 1 ст. 1366 ГК). Причем условия использования должны соответствовать устоявшейся практике, которая является оценочным термином. В этом случае пошлина не взимается ни за подачу заявки, ни за поддержание патента в силе. Все обязанности по уплате пошлины (в том числе и в будущем) переходят на лицо, которому было передано исключительное право.

В случае совершения указанного выше волеизъявления Роспатент должен опубликовать сведения о сделанном заявлении, а патентообладатель обязан заключить договор об уступке патента с лицом, которое изъявило такое желание.

Регистрация указанного выше договора об уступке патента может быть осуществлена только в том случае, если к нему будет приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден первоначальный заявитель.

Если в течение двухгодичного срока ожидания к патентообладателю никто не обратится в письменной форме с предложением заключить договор об уступке патента на изобретение, патентообладатель имеет право обратиться в Роспатент с ходатайством об отзыве своего заявления. При этом должны быть уплачены все пошлины. Впоследствии все пошлины уплачиваются в обычном порядке.

Право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца может передаваться по лицензионному договору. Заключение подобного договора выгодно как стороне, предоставившей лицензию, так и стороне, получившей ее. Обычно в качестве патентообладателя выступают либо физические лица, либо организации, профессионально занимающиеся созданием технических новшеств (научно-исследовательские институты, опытно-конструкторские бюро и т.д.) Возможностями для промышленного использования этих новшеств они не располагают и поэтому охотно уступают права на использование изобретений производственным структурам.

Общие правила заключения лицензионных договоров содержатся в ст. 1235 ГК. Для лицензионного договора предусмотрена обязательная письменная форма. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность данного договора. Передача технической документации по лицензионному договору лицензиату сопровождается подписанием двустороннего приемо-сдаточного акта.

Лицензионный договор подлежит регистрации в Роспатенте и без регистрации считается недействительным.

В соответствии со ст. 1367 ГК по лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Этот договор может рассматриваться и как реальный, и как консенсуальный.

При заключении лицензионного договора устанавливаются пределы использования изобретения, которые заключаются в установлении срока, способа и территории использования изобретения. При этом срок использования изобретения не может превышать срок действия самого патента. Кроме того, в лицензионном соглашении может быть предусмотрено, что использование изобретения по лицензии будет ограничено определенной отраслью промышленности.

Обычно в содержание лицензионных договоров входят условия об оказании технической и иной помощи лицензиату (передача технической документации, образцов изделий, направление специалистов и т.д.)

Различают следующие виды лицензий: открытая, исключительная, неисключительная, и принудительная.

Патентообладатель прибегает к открытой лицензии, если он не рассчитывает на серьезный спрос со стороны других лиц и заинтересован в снижении патентной пошлины.

Суть открытой лицензии содержится в ст. 1368 ГК. Согласно п. 1 указанной статьи патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии).

В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии.

Условия лицензии, на которых право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, сообщаются патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который публикует за счет патентообладателя соответствующие сведения об открытой лицензии.

Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Различие между исключительной и неисключительной лицензией заключается в следующем.

При выдаче простой неисключительной лицензии лицензиату предоставляется право использования объекта промышленной собственности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. При выдаче исключительной лицензии лицензиату предоставляется право использования объекта промышленной собственности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Кроме того, согласно ст. 1362 ГК, если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей. Такая лицензия называется принудительной.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении простой (неисключительной)лицензии, и об условиях ее предоставления.

Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав.

12. Ограничения исключительных прав патентообладателя

Исключительное право патентообладателя на объекты промышленной собственности изобретение нельзя назвать абсолютным, поскольку оно подвергается целому ряду ограничений.

К числу таких ограничений относится, прежде всего, право преждепользования. Суть этого права состоит в том, что лицо, которое до даты приоритета добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (п. 1 ст. 1361 ГК).

Под добросовестным использованием понимается такое использование, при котором тождественное решение было создано самостоятельно, а не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей заявителя.

Любое физическое или юридическое лицо, имеющее право преждепользования, может эксплуатировать изобретение на своих предприятиях и на предприятиях иных лиц, но только для целей собственного дела. Право преждепользования может быть передано другому лицу (физическому или юридическому) только совместно с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. Другими словами, это право не может быть объектом самостоятельных сделок (лицензий или отчуждения). Нельзя не обратить внимания на то, что право преждепользования по существу подвергает сомнению такой признак объекта промышленной собственности как новизна, поскольку в ходе использования на собственном предприятия с сущностью изобретения знакомится неопределенный круг лиц.

Не рассматривается в качестве нарушения исключительного права на изобретения применение изобретения на транспорте.

Так, в ст. 1359 ГК отмечено, что "не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации".

Наличие указанного выше изъятия из исключительных прав обусловлено: во-первых, территориальным характером охраны патентных прав, во-вторых, возможностью повторности у изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Кроме того, не признается в качестве нарушения исключительного права патентообладателя совершение следующих действий в отношении охраняемого патентом объекта промышленной собственности.

Проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием;

Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;

Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;

Разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;

Ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Ограничение исключительных прав патентообладателя на использование охраняемых патентным правом объектов промышленной собственности при проведении научных исследований обусловлено в данном случае приоритетом общественных интересов над личными. Отличие исследования от эксперимента заключается в том, что при исследовании происходит изучение объекта в чистом виде (без дополнительного воздействия на него), тогда как при эксперименте объект изучения ставится в определенные условия, то есть подвергается определенному воздействию со стороны внешних сил. Проведение научного исследования может касаться продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель. Использование запатентованных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов при чрезвычайных обстоятельствах предполагает их производственное применение для ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф, аварий и т.д.).

Использование указанных объектов промышленной собственности, хотя и в условиях чрезвычайных обстоятельств, но в иных целях, которые непосредственно не связаны с ликвидацией чрезвычайных обстоятельств, должно рассматриваться как нарушение прав патентообладателя.

На лицо, использующее указанные объекты промышленной собственности при чрезвычайных обстоятельствах, возлагается обязанность немедленно уведомить об их использовании патентообладателя. При этом в обязательном порядке должна осуществляться выплата соразмерной компенсации за их использование. Термины "соразмерная" и "кратчайший срок" являются оценочными понятиями и определяются в зависимости от конкретных обстоятельств. При недостижении соглашения сторон этот вопрос решается в судебном порядке.

Закон особо подчеркивает, что разрешенным использованием в аптеках запатентованного изобретения в лекарственных средствах по рецептам врачей является его единичное использование. Подобный вид разрешенного использования известен законодательству многих стран. Изготовление лекарственного средства с целью его последующего хранения и реализации не может рассматриваться как единичное использование. Таким образом, изготовление подобного лекарственного средства впрок можно рассматривать как нарушение исключительных прав патентообладателя.

Под использованием для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, понимается такое использование, когда не предполагается систематическое извлечение прибыли.

Введение с согласия патентообладателя в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукта, в котором использовано запатентованное изобретение, полезная модель или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец (и иные действия, указанные в статье 1359 ГК в отношении таких продуктов и изделий), также является ограничением исключительных прав патентообладателя. Оно получило название "принцип исчерпания прав". Таким образом, согласие патентообладателя на введение в гражданский оборот указанных объектов необходимо получить только один раз. Во всех последующих сделках этого делать не надо. Следует обратить внимание на то, что указанный принцип применяется к тем объектам промышленной собственности, которые имеют материальную форму.

Согласно ст. 1360 ГК Правительство Российской Федерации имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Таким образом, в данном случае также можно говорить о наличии ограничения исключительного права.

13. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений

К секретным относятся изобретения, для которых установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно", а также на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности "секретно" (п. 2 ст. 1401 ГК).

Подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение (заявка на секретное изобретение), рассмотрение такой заявки и обращение с ней осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне (п. 1 ст. 1401 ГК).

К сведениям, составляющим государственную тайну, относятся:

1) сведения в военной области:

- о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого управления по подготовке и проведению операций, стратегическому, оперативному и мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов об их боевой и мобилизационной готовности, о создании и об использовании мобилизационных ресурсов;

- о планах строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск Российской Федерации, о направлениях развития вооружения и военной техники, о содержании и результатах выполнения целевых программ, научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения и военной техники;

- о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о хранении, об утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся ядерных материалов, используемых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и (или) методах защиты ядерных боеприпасов от несанкционированного применения, а также о ядерных энергетических и специальных физических установках оборонного значения;

- о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения образцов вооружения и военной техники, о свойствах, рецептурах или технологиях производства новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного назначения;

- о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и особо важных объектов, об их проектировании, строительстве и эксплуатации, а также об отводе земель, недр и акваторий для этих объектов;

- о дислокации, действительных наименованиях, об организационной структуре, о вооружении, численности войск и состоянии их боевого обеспечения, а также о военно-политической и (или) оперативной обстановке;

2) сведения в области экономики, науки и техники:

- о содержании планов подготовки Российской Федерации и ее отдельных регионов к возможным военным действиям, о мобилизационных мощностях промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и военной техники, об объемах производства, поставок, о запасах стратегических видов сырья и материалов, а также о размещении, фактических размерах и об использовании государственных резервов;

- об использовании инфраструктуры Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства;

- о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназначении и степени защищенности объектов административного управления, о степени обеспечения безопасности населения, о функционировании транспорта и связи в Российской Федерации в целях обеспечения безопасности государства;

- об объемах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о выпуске и поставках (в денежном или натуральном выражении) вооружения, военной техники и другой оборонной продукции, о наличии и наращивании мощностей по их выпуску, о связях предприятий по кооперации, о разработчиках или об изготовителях указанных вооружения, военной техники и другой оборонной продукции;

- о достижениях науки и техники, о научно - исследовательских, об опытно - конструкторских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность государства;

- об объемах запасов, добычи, передачи и потребления платины, металлов платиновой группы, природных алмазов, а также об объемах других стратегических видов полезных ископаемых Российской Федерации;

3) сведения в области внешней политики и экономики:

- о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства;

- о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением обобщенных показателей по внешней задолженности), а также о финансовой или денежно - кредитной деятельности, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства;

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно - розыскной деятельности:

- о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах разведывательной, контрразведывательной и оперативно - розыскной деятельности, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения;

- о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и оперативно - розыскную деятельность;

- об организации, о силах, средствах и методах обеспечения безопасности объектов государственной охраны, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения;

- о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том числе кодированной и засекреченной связи, о шифрах, о разработке, об изготовлении шифров и обеспечении ими, о методах и средствах анализа шифровальных средств и средств специальной защиты, об информационно - аналитических системах специального назначения;

- о методах и средствах защиты секретной информации;

- об организации и о фактическом состоянии защиты гос. тайны;

- о защите Государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;

- о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны, безопасности государства и правоохранительной деятельности в Российской Федерации;

- о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях обеспечения безопасности государства.

Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию следующие сведения: