Правовая охрана секрета производства (ноу-хау)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Понятие секрета производства (ноу-хау) не является новеллой российского законодательства. Охрана секретам производства предоставлялась на основании ст. 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик. В Законе о коммерческой тайне от 29 июля 2004г. № 98-ФЗ также использовалось понятие "секрета производства (ноу-хау)" при раскрытии термина "информация, составляющая коммерческую тайну" (п. 2 ст. 3 Закона). Правовая охрана секрету производства (ноу-хау) предоставлялась в том случае, если соблюдались требования, предъявляемые законодателем к коммерческой тайне.

Включение секрета производства в число охраняемых результатов интеллектуальной деятельности является новшеством части четвертой ГК. Несмотря на то, что до принятия части четвертой ГК имело место законодательное регулирование отношений, связанных с секретами производства, необходимо отметить, что единого понимания самого объекта права не было.

Цель исследования - проанализировать правовую сущность института договора о передаче ноу-хау.

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:

- охарактеризовать понятие и предмет договора о передаче секрета производства (ноу-хау);

- проанализировать существенные условия договоров, опосредующих передачу прав на секрет производства;

- охарактеризовать виды договоров о передаче ноу-хау;

- проанализировать особенности исполнения обязательств в договорах о передаче ноу-хау.

Объектом исследования выступают правовые отношения, регулирующие функционирование и развитие института договора о передаче ноу-хау в современном российском гражданском праве.

Предметом исследования послужили нормативные правовые акты, учебная и научная литература, материалы судебной практики, раскрывающие правоотношения в области договора о передаче ноу-хау.

При проведенном исследовании были использованы следующие методы:

- абстрактно-логический (изучение определённого явления без учёта его несущественных признаков);

- анализа и синтеза (в работе был проанализирован массив информации связанный с темой и сделан синтез);

- обобщения информации (сведение поученных данных к единому общему выводу).

секрет право договор лицензия

Глава I. Понятие и существенные условия договора о передаче ноу-хау

1.1 Понятие и предмет договора о передаче секрета производства (ноу-хау)

Соглашения о передаче секретов производства (ноу-хау) современная юридическая наука и новейшее российское законодательство (ст. 1465-1472 ГК РФ) причисляют к типу договоров о приобретении и использовании исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Как отмечают исследователи, между секретом производства (ноу-хау) и другими нематериальными результатами интеллектуальной деятельности много общего, что позволяет объединить их в рамках одного договорного типа.

Выделяют два вида договоров, опосредующих передачу секрета производства (ноу-хау):

1) договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ст. 1468 ГК РФ);

2) лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства (ст. 1469 ГК РФ)Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. - М., 2011. С. 136..

Специфика этих договоров всецело обусловлена их предметом. Как гласит норма ст. 1465 ГК РФ, секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Аналогичное определение информации, составляющей коммерческую тайну (секрет производства), содержится в п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".

Следует подчеркнуть, что понятие секрета производства (ноу-хау), равно как возможность установления в отношении этого объекта исключительных прав, до сих пор является предметом научных дискуссий.

Нередко в состав секрета производства входят навыки, методы и способы, передаваемые посредством выполнения определенных действий, например, по обучению персонала. На этом основании некоторые исследователи полагают, что договор о передаче ноу-хау обладает свойствами подрядного договора, что нельзя признать обоснованным.

В литературе высказано мнение, что лицензионный договор относится к разряду договоров dare (о передаче имущества), основным типом которого является купля-продажа. Напротив, договор о передаче ноу-хау следует квалифицировать как договор класса facere (на выполнение работ), основным типом которого является договор подряда. Отсюда делается вывод, будто договор патентной лицензии и договор о передаче ноу-хау принадлежат к разным классамГражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2010. С. 158..

По утверждению И.А. Зенина, термин "лицензия" применим к договору о передаче ноу-хау лишь в том смысле, что при передаче материалов, содержащих ноу-хау, его обладатель раскрывает существо ноу-хау, т.е. предоставляет своеобразную "лицензию на ознакомление". Однако такая "лицензия" не является способом передачи исключительного права на ноу-хау в силу отсутствия такового. Распространенный на практике договор "смешанной" лицензии, соединяющий признаки лицензионного договора и договора о передаче ноу-хау, позволяет квалифицировать договоры "смешанной" лицензии и договоры о передаче ноу-хау как различные типы самостоятельного класса договоров о приобретении и использовании исключительных прав и ноу-хау.

Думается, что секрет производства (ноу-хау) есть пример информационного продукта, который вопреки утверждению С.А. Чеховской, можно не только предоставить для определенного использования, но и полностью продать, лишившись этого объекта, ибо в договоре, опосредующем передачу ноу-хау, можно установить запрет на его использование первоначальным обладателем в течение какого-то срока или бессрочно.

Согласно п. 4 ст. 3 Закона о коммерческой тайне обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, признается лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны.

В соответствии со ст. 1466 ГК РФ обладателю секрета производства принадлежит исключительное право на секрет производства, т.е. исключительное право его использования любым способом, который не противоречит закону, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений.

Исключительное право на секрет производства может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно (п. 2 ст. 1229 ГК РФ).

Исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю (п. 1 ст. 1470 ГК РФ).

Принадлежность исключительных прав на секрет производства, полученный при выполнении работ по договору, устанавливается в соответствии с правилами ст. 1471 ГК РФ Гражданское право России. Учебник. Грудцына Л.Ю, Спектор А.А. 2011. С. 210..

Согласно ч. 1 ст. 1471 ГК РФ, если секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если иное не предусмотрено соответствующим договором, либо государственным или муниципальным контрактом.

Если секрет производства получен при выполнении работ по договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации (ч. 2 ст. 1471 ГК РФ).

По общему правилу обладатель исключительного права на секрет производства может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование секрета производства. Причем отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Как следует из анализа норм ст. 1465-1472 ГК РФ, возникновение исключительных прав на секрет производства не требует специальной регистрации.

Однако в отличие от многих других результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых с помощью установления исключительных прав (объектов авторского и патентного права и др.), исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ), что полностью согласуется с природой информацииГражданское право Российской Федерации. Учебное пособие. Зенин И.А. МФПА, 2012. С. 134..

Кроме того, лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ).

Данная норма также учитывает особенности информации, составляющей существо секрета производства, отличая его тем самым от объектов патентного права. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом. Если исключительное право на секрет производства принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать его по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом или соглашением между правообладателями. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Другие лица не могут использовать секрет производства без согласия правообладателя, кроме случаев, предусмотренных законом.

Использование секрета производства без согласия правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность, кроме случаев, когда такое использование допускается законом.

Учитывая новизну рассматриваемых договоров для российского права, в рамках настоящей работы представляется целесообразным лишь кратко охарактеризовать их основные особенности, поскольку детальное изучение этих соглашений должно стать предметом самостоятельного исследования.

1.2 Существенные условия договоров, опосредующих передачу прав на секрет производства

По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права на этот секрет производства (п. 1 ст. 1468 ГК РФ).

По лицензионному договору о предоставлении права использования секрета производства одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1469 ГК РФ).

Таким образом, стороны по договору об отчуждении секрета производства законодателем именуются "правообладатель" и "приобретатель", тогда как стороны лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства традиционно именуются "лицензиар" и "лицензиат".

Субъектный состав участников договора законом не ограничен.

По мнению А.В. Коломийца, субъектами, имеющими право на обладание коммерческой тайной, являются юридические лица, которые вправе заниматься предпринимательской деятельностью (коммерческие и некоммерческие). Правом на коммерческую тайну обладают индивидуальные предприниматели, а также физические лица, которые не являются предпринимателями, но имеют на праве собственности имущество, правомерно используемое для осуществления предпринимательской деятельности.

Думается, что обладателем информации может быть любой субъект права, тогда как его контрагентами обычно выступают физические либо юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность.

По юридической природе договор об отчуждении исключительного права на секрет производства и лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства являются двусторонними.

Оба договора могут быть как реальными, так и консенсуальными.

Поскольку законодатель не устанавливает специальных требований в отношении этих договоров, предполагается, что оба договора могут быть как возмездными, так и безвозмездными.

На наш взгляд, вопрос о возможности заключения безвозмездных договоров об отчуждении либо предоставлении исключительных прав использования секрета производства должен быть разрешен по аналогии с нормой п. 5 ст. 575 ГК РФ, устанавливающей запрет дарения в отношениях между коммерческими организациями.

Согласно ч. 3 п. 3 ст. 1229 ГК РФ распоряжение исключительным правом на секрет производства, принадлежащим нескольким правообладателям, осуществляется правообладателями совместно, если иное не предусмотрено законом.

Это означает, что в договоре об отчуждении исключительного права на такой секрет производства либо о предоставлении права его использования на стороне правообладателя (лицензиара) должна иметь место солидарная множественность лиц (ч. 1 п. 1 ст. 308, 322-326 ГК РФ).

Существенным условием обоих договоров является соглашение о предмете договораГражданское право. Учебник. Чаусская О.А. 2011. С. 169..

В силу особенностей информации, составляющей содержание секрета производства, правообладатель должен передать своему контрагенту не только право на использование секрета производства, но также сам секрет производства в полном объеме, раскрыть его содержание и способы использования.

Здесь передаются не известные ранее "покупателю" знания и опыт, информация, воплощенная в технической и иной документации, а также в образцах техники, подробно раскрывающих существо секрета производства.

Следовательно, стороны должны договориться о материальной форме и способе передачи информации, в том числе на бумажных и (или) электронных носителях.

Кроме того, в договор могут включаться условия о контроле за использованием секрета производства, обеспечением надлежащего качества производимых с его помощью товаров (работ, услуг), последствия усовершенствования секрета производства, порядок уплаты налогов и др.

Обязанность строгого соблюдения конфиденциальности передаваемых сведений прямо предусмотрена законом.

При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 2 ст. 1468 ГК РФ).

При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора.

Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 3 ст. 1469 ГК РФ)Гражданское право. Учебное пособие. Рузакова О.А. МФПА, 2012. С. 175..

Гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 2 ст. 1470 ГК РФ).

Возможны ситуации, когда предоставление информации является обязательным в силу императивных норм публичного права. С целью разграничения таких случаев от несанкционированного разглашения информации законодателем вводится легальное понятие "предоставление" информации.

Согласно п. 8 ст. 3 Закона о коммерческой тайне предоставлением информации, составляющей коммерческую тайну, называется передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций.

Думается, что о случаях предоставления такой информации по запросам компетентных органов государственной власти (местного самоуправления) приобретатель такой информации (лицензиат) обязан сообщать об этом правообладателю информации (лицензиару). По мнению Э.П. Гаврилова, в договоре о передаче коммерческой тайны целесообразно определять следующие правила охраны конфиденциальности информации:

1) условия охраны;

2) условие о самостоятельном определении контрагентом способов защиты информации;

3) условие о немедленном уведомлении правообладателя о фактах разглашения или угрозе разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании информации;

4) об обязанности не разглашать коммерческую тайну или прекращать режим ее конфиденциальностиГражданское право. В 2-х томах. Учебник // Под ред. Суханова Е.А. 2011. С. 149..

Исходя из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) стороны сами решают вопрос о возмездности договора, об объеме и условиях использования информации, о сроке действия договора и других условиях.

Договор может регулировать право обладателя самому использовать эту информацию и передавать ее другим контрагентам, о территории, на которой ее можно использовать.

Не исключена ситуация, когда по взаимной договоренности ни правообладатель (лицензиар), ни приобретатель (лицензиат) не вправе без предварительного согласия друг друга передавать права на секрет производства третьим лицам.

Разграничивая такие соглашения, по аналогии с патентно-лицензионными и авторскими договорами говорят о передаче секрета производства на исключительной или неисключительной основе, а также о лицензиях и сублицензиях.

Как правило, в зависимости от этого устанавливается цена секрета производства, т.е. форма и размер уплачиваемого покупателем вознаграждения. Кроме того, на размер вознаграждения влияет характер передаваемых исключительных прав, объем использования секрета производства, экономический эффект от ее использования.

Строго говоря, размер вознаграждения не признается существенным условием договора, и при отсутствии его в договоре следует руководствоваться нормами ст. 424 ГК РФ. На наш взгляд, в силу особенностей информации, ценность которой для разных субъектов может различаться достаточно резко, партнерам целесообразно согласовать данное условие в договореГражданское право. В 3-х томах. Учебник // Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. 2011. С. 209..

Теоретически и практически вознаграждение может определяться тремя способами.

Во-первых, в форме паушальной суммы, которая выплачивается правообладателю в установленный срок после совершения договора.

По договору об отчуждении исключительных прав на секрет производства может быть предусмотрена единовременная выплата всей суммы, причитающейся правообладателю.

Во-вторых, в виде текущих платежей (роялти), которые определяются в процентах от прибыли приобретателя (лицензиата), полученной от использования секрета производства. Выплата роялти производится в течение определенного срока по окончании очередного финансового года.

В лицензионных договорах обычно предусматривается обязанность приобретателя (лицензиата) ежегодно уплачивать правообладателю (лицензиару) минимальные гарантированные платежи независимо от объема использования секрета производства.

Если приобретатель (лицензиат) воспользовался своим правом передавать исключительное право на использование секрета производства третьим лицам, правообладатель (лицензиар) может потребовать уплаты соразмерного вознаграждения, определенного в соответствии с договором.

В-третьих, размер вознаграждения может определяться путем сочетания паушальной суммы и роялти.

Согласно ч. 2 п. 3 ст. 1229 ГК РФ в случае наличия на стороне правообладателя (лицензиара) двух и более лиц доходы от совместного использования секрета производства распределяются между всеми правообладателями поровну, если иное не предусмотрено их соглашением.

Как гласит п. 2 ст. 1469 ГК РФ, лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия.

Когда в лицензионном договоре не указан срок, на который он заключен, каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за шесть месяцев, если более длительный срок не предусмотрен договором (п. 2 ст. 1469 ГК РФ)Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть // отв. ред. - Е.А. Суханов. "Волтерс Клувер", 2008 г. С. 268..

Чаще всего договоры заключаются в простой письменной форме с приложением необходимых документов, определяющих содержание секрета производства. Требование специальной регистрации рассматриваемых договоров законом не установлено.

Заключению договора обычно предшествуют предварительные переговоры, сопровождающиеся демонстрацией применения секрета производства, получением независимых экспертных заключений, подтверждающих эффективность такого применения, а также иных достоверных сведений, необходимых приобретателю для понимания существа секрета производства и согласования взаимовыгодных условий сделки (предпродажное раскрытие информации).

Глава II. Анализ видов договоров о передаче ноу-хау и их особенности

2.1 Виды договоров о передаче ноу-хау

Среди договоров о передаче ноу-хау выделяют договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ст. 1468 ГК РФ) и лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства (ст. 1469 ГК РФ).

Секрет производства обладает оборотоспособностью, поэтому у его обладателя существует несколько возможностей по его распоряжению: он может использовать ее для собственных нужд, раскрыть публике, уступить или передать информацию, составляющую секрет производства, третьим лицам, и предоставить право его использования, т.е. ввести его в гражданский оборот.

До принятия части четвертой ГК на практике и юридической науке договоры о передаче прав на объекты промышленной собственности уже разделялись на договоры об уступке права (во многих случаях при уступке говорят о "покупке" права на объект промышленной собственности, например, в Германии к таким договорам применяется термин "Kaufvertrag") и договоры о передаче права (или лицензионные договоры). Однако общего законодательного положения о договорах по распоряжению исключительными правами не было.

В специальных законах, посвященных регулированию отношений, возникающих в связи с использованием отдельных объектов интеллектуальной собственности, имелись общие статьи о договорах (в частности, в Законе об авторском праве - об авторском договоре, в Патентном законе - о лицензионных договорах). Нормативного определения договора об отчуждении (или об уступке, что более часто употребляется на практике) права на результат интеллектуальной собственности не былоГражданское право. Учебник // Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. Ч. II. М., 2012. С. 189..

Статья 1468 ГК конкретизирует положения ст. 1233 ("Распоряжение исключительным правом") и предусматривает возможность отчуждения права на секрет производства на основании договора. В этом случае обладатель секрета производства полностью отказывается от самостоятельного использования этого объекта.

При отчуждении (уступке) исключительного права на секрет производства одним из существенных условий является отказ его обладателя от самостоятельного использования, а также его обязательство не передавать его третьим лицам, т.е. исключительное право на секрет производства передается новому обладателю полностью, что отличает данный вид договора от лицензии, где право передается для использования в определенных пределах.

Условие о том, что первоначальный правообладатель после уступки исключительного права на секрет производства должен сохранять его конфиденциальность, является обязательным для такого рода договоров.

Закон о коммерческой тайне предоставлял обладателю коммерческой тайны возможность передать ее по договору (под п. 6 ст. 3 Закона). Однако такая передача была обусловлена законодателем ее обязательной фиксацией на материальном носителе. Интересно в этой связи отметить, что под п. 6 ст. 3 Закона не признан утратившим силу и не изменен Вводным законом IV. В ст. 1469 ГК условие об обязательной фиксации секрета производства на материальном носителе отсутствует. Теоретически можно предположить, что по лицензионному договору о передаче секрета производства будут предоставляться сведения, обладающие признаками, перечисленными в ст. 1465 ГК, но содержащиеся исключительно в памяти физического лица.

Термин "лицензия" ("lizenz") имеет латинское происхождение от "licet", что буквально означает - "это разрешено".

До принятия части четвертой ГК при передаче права на секрет производства в юридической литературе и на практике речь шла о нескольких видах договоров. В случае, если информация, составлявшая секрет производства, относилась к сфере управления, финансов, рынка сбыта или деловых контактов предпринимателя, то ее передача происходила, как правило, на основании договора о сохранении конфиденциальности. Передача права на секрет производства технического характера обычно происходила посредством заключения лицензионного договора, который по форме был близок к лицензионному договору о передаче права на использование запатентованного изобретения. Кроме того, заключались договоры об уступке права на секрет производства.

Во многих случаях право на использование секрета производства передается вместе с правом на использование запатентованного изобретения. Такие смешанные договоры представляют, с одной стороны, некоторую опасность. Это объясняется тем, что лицензионный договор о передаче права на запатентованное изобретение подлежит обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и сведения, которые содержатся в тексте договора, могут оказаться доступными. С другой стороны, подробная информация о секрете производства может быть изложена в приложении к договору, которое не подается на регистрацию вместе с основным текстомГражданское право: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права // отв. ред. Е.А. Суханов. - "Волтерс Клувер", 2008 г. С. 117..

Статья 1469 ГК содержит положение о том, что право использования секрета производства в принципе может быть передано на основании лицензионного договора. Законодатель не посчитал нужным включать в ГК подробные положения о правах и обязанностях сторон такого договора. Глава 69 ГК, посвященная общим положениям о правах на результаты интеллектуальной деятельности, содержит развернутые правила, применяемые ко всем лицензионным договорам. В ст. 1469 речь идет о некоторых особенностях лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства по сравнению с общими положениями ст. 1235 ГК. Так, п. 2 указывает на возможность заключения лицензионного договора без указания срока. По общему правилу, если в лицензионном договоре не указан срок его действия, он считается заключенным на пять лет (под п. 2 п. 4 ст. 1235). В случае с передачей права использования секрета производства лицензионный договор может не предусматривать срока его действия, и тогда любая из сторон вправе отказаться от него в любой момент, предупредив об этом другую сторону за шесть месяцев (если договором не предусмотрен более длительный срок). Срок действия такого договора не будет ограничиваться пятью годами.

В лицензионном договоре о предоставлении секрета производства центр тяжести находится не в предоставлении разрешения использовать какие-либо сведения, технологию (как это происходит в лицензионном договоре о передаче прав на использование запатентованного изобретения), а в комплексе обязательств лицензиара по передаче технических знаний, опыта и оказанию помощи лицензиату в их использовании и применении. Речь идет об обязательствах позитивного характера, дающего возможность использования научно-технического достижения, о целом "пакете" предоставляемых услуг. Цель такого договора - обеспечить возможность практического использования передаваемой технологии.

Положения о сохранении конфиденциальности, как со стороны лицензиара, так и со стороны лицензиата являются существенными условиями лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства. После расторжения договора лицензиат обязан сохранять конфиденциальность сообщенной ему информации вплоть до прекращения исключительного права на секрет производства, т.е. до тех пор, пока информация, составляющая секрет производства, остается неизвестной неопределенному кругу лицГражданское право: Учебник. Том I // под ред. доктора юридических наук, профессора О.Н. Садикова. - "Контракт": "ИНФРА-М", 2007 г. С. 131..

Возложение обязанности по сохранению конфиденциальности на стороны лицензионного договора призвано минимизировать риск, на который идет обладатель секрета производства при передаче какого-либо права на его использование. Однако такой риск не может быть исключен совсем, поскольку договорные отношения в данном случае по большому счету исчерпываются передачей конфиденциальных сведений (несмотря на то, что сам договор может быть долгосрочным). Здесь маловероятен процесс восстановления прежнего положения сторон договора после окончания срока его действия, даже если предусмотрен запрет дальнейшего использования секрета производства и законодательно установлены обязательства обеих сторон договора по сохранению конфиденциальности. Такова особенность самого объекта - секрета производства.

2.2 Особенности исполнения обязательств в договорах о передаче ноу-хау

Передача секрета производства осуществляется путем вручения его описания по акту, который подписывается сторонами и является неотъемлемой частью договора.

Правообладатель (лицензиар) обязан максимально раскрыть содержание секрета производства, чтобы обеспечить реализацию всех его преимуществ. Описание секрета производства должно содержать все сведения, которыми располагает передающая сторона, и которые необходимы для его использования покупателем. Нередко правообладатель (лицензиар) обязуется без дополнительной оплаты оказывать приобретателю (лицензиату) помощь в уяснении содержания и способов использования секрета производства путем предоставления консультаций.

Обязанностью приобретателя (лицензиата) является обеспечения качества товаров (работ, услуг), производимых с использованием секрета производства, не ниже качества, установленного для изделий, изготавливаемых с его использованием правообладателем (лицензиаром).

В течение срока действия договора стороны обычно информируют друг друга об усовершенствованиях секрета производства, могут передавать их друг другу за отдельное вознаграждение и на условиях конфиденциальности.

Для контроля за правильностью уплаты роялти по соглашению сторон приобретатель (лицензиат) может быть обязан периодически направлять правообладателю (лицензиару) выписки из бухгалтерских книг с информацией об объемах производства и ценах на производимые им товары (работы, услуги), включая филиалы, дочерние и зависимые компанииГражданское право: Учебник. Том II // под ред. О.Н. Садикова - "Контакт", "ИНФРА-М", 2007 г. С. 154..

Приобретатель (лицензиат) вправе использовать секрет производства в своих интересах любыми способами.

Однако никто из участников соглашения не может нарушить требование обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства, кроме случаев, установленных законом.

Как подчеркивается в литературе, в течение срока действия договора, равно как после его окончания или досрочного расторжения приобретатель (лицензиат) обязуется принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности ноу-хау, не передавать его третьим лицам или передавать с условием соблюдения конфиденциальности любые материалы или их копии, полученные от обладателя.

Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств определяется их соглашением, специальными правилами закона, а также общими нормами обязательственного (договорного) права.

Как правило, в договорах устанавливается, что в случае неидентичности содержания переданного секрета производства той информации, эффект от использования которой был продемонстрирован приобретателю (лицензиату) и подтвержден двусторонним актом и (или) экспертным заключением, приобретатель (лицензиат) может потребовать возврата полученного вознаграждения, уплаты договорной неустойки и возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой (ст. 15, 394 ГК РФ).

Ответственность продавца за просрочку передачи информации, составляющей секрет производства, в соответствии с договором может быть установлена в форме неустойки (пени), исчисляемой в размере определенного процента от суммы паушального вознаграждения, а при просрочке свыше какого-то срока - также в виде возмещения убытковГражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.] // под ред. А.П. Сергеева. - "РГ Пресс", 2010 г. С. 155..

При этом правообладатель (лицензиар) обязан вернуть приобретателю (лицензиату) вознаграждение и уплатить проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ.

За неосновательный отказ от принятия по акту документов, содержащих секрет производства по акту (ст. 406 ГК РФ) на приобретателя (лицензиата) в соответствии с договором может быть возложена ответственность в форме штрафа в процентном исчислении от суммы паушального вознаграждения.

За просрочку уплаты паушального вознаграждения либо роялти в договорах обычно устанавливается неустойка (пени) в размере некоторого процента от суммы платежа за каждый день просрочки.

Договором может быть предусмотрено, что просрочка уплаты вознаграждения в течение определенного периода влечет досрочное расторжение договора и полное возмещение правообладателю (лицензиару) причиненных убытков, включая упущенную выгоду и даже без зачета неустойки.

Таким образом, неустойка за нарушение договорных обязательств может иметь как зачетный, так и штрафной характер (ст. 394 ГК РФ).

Досрочное изменение и расторжение договора возможно, когда приобретатель (лицензиат) не использует либо недостаточно использует приобретенный секрет производства. В этом случае правообладатель (лицензиар) вправе в судебном порядке потребовать расторжения договора и возмещения убытков, если только отсутствие использования секрета производства не было вызвано уважительными причинами (ч. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ).

Обычно по окончании срока действия или после досрочного расторжения договора приобретатель (лицензиат) обязуется вернуть правообладателю (лицензиару) все полученные от него документы, а также их копии.

Согласно п. 1 ст. 1472 ГК РФ нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

От указанной ответственности освобождается лицо, которое использовало секрет производства, но при этом не знало и не должно было знать, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке (п. 2 ст. 1472 ГК РФ). Данная норма полностью соответствует природе сведений, составляющих секрет производства.

Бремя доказывания недобросовестности контрагента или иного нарушителя исключительного права на секрет производства возлагается на истца (ст. 9, 65 АПК РФ)Лихачев Г.Д. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. - "Юстицинформ", 2009 г. С. 209..

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» положения главы 75 ГК РФ определяют порядок правовой охраны секретов производства (ноу-хау), то есть сведений любого характера (производственных, технических, экономических, организационных и других), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведений о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (статья 1465 Кодекса). При этом судам следует учитывать, что режим коммерческой тайны, перечень не подлежащих охране сведений и порядок предоставления составляющей коммерческую тайну информации определяются в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". Также необходимо иметь в виду, что к ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства (статья 1472 ГК РФ) может быть привлечено любое лицо, разгласившее сведения, составляющие секрет производства (или допустившее иные нарушения исключительного права), в том числе публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), если его орган, получивший доступ к соответствующей информации, такую информацию разгласил (статья 14 Федерального закона "О коммерческой тайне").

Заключение

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие краткие выводы.

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности. Данные сведения должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность, быть неизвестны третьим лицам. Кроме того, у третьих лиц не должно быть к этим сведениям свободного доступа на законном основании. Для того чтобы те или иные сведения, обладающие вышеназванными признаками, могли быть отнесены к секрету производства, их обладатель должен ввести в их отношении режим коммерческой тайны.

Само существование права на секрет производства зависит от соблюдения необходимого режима конфиденциальности, поскольку сведения, единожды доведенные до неопределенного круга лиц, теряют свою секретность и поступают в общественное пользование.

Не требуется, чтобы информация была неизвестна вообще никому, главное - чтобы она не была общеизвестной. Условие о том, чтобы секрет производства не был общеизвестным, выполняет функцию обособления объекта, которая необходима для коммерческого оборота. Вопрос о том, насколько должна распространяться неизвестность информации, решается в каждом конкретном случае по-разному. Например, не будет являться секретной информация, не известная широкому кругу людей, но абсолютно очевидная в кругу специалистов.

Охрана секрета производства будет предоставляться, если информация, его составляющая, известна ограниченному кругу лиц, и ее обладатель держит под контролем такую информированность. Вопрос о том, какому количеству лиц могут быть известны те или иные сведения, чтобы получить охрану в качестве секрета производства, - вопрос факта и подлежит доказыванию в каждом отдельном случае.

Однако право на секрет производства имеет свои пределы, не любая информация может быть засекречена. Так, государство в целях обеспечения деятельности налоговой службы, правоохранительных и контролирующих органов устанавливает перечень сведений, которые не могут составлять секрет производства и коммерческую тайну предприятия и предпринимателя.

Статья 1466 ГК говорит о необходимости введения в отношении секрета производства (ноу-хау) режима коммерческой тайны. Под режимом коммерческой тайны понимаются правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности.

Список использованной литературы

I. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года (с поправками от 30.12.2008 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. N 4. Ст. 445.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и четвертая) (в ред. от 2 октября 2012 г. N 166-ФЗ) // "Российская газета" от 8 декабря 1994 г. N 238-239.

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (в ред. от 14 июня 2012 г. N 76-ФЗ) // "Российская газета" от 20 ноября 2002 г. N 220.

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ (в ред. от 25 июня 2012 г. N 86-ФЗ) // "Российская газета" от 27 июля 2002 г. N 137.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 “О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации” // "Российская газета" от 22 апреля 2009 г. N 70.

II. Учебники, монографии, брошюры

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. - М., 2011.

7. Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2010.

8. Гражданское право России. Учебник. Грудцына Л.Ю., Спектор А.А. 2011.

9. Гражданское право Российской Федерации. Учебное пособие. Зенин И.А. МФПА, 2012.

10. Гражданское право Российской Федерации. В 2-х томах. Учебник // Под ред. Садикова О.Н. 2010.

11. Гражданское право. Учебник. Чаусская О.А. 2011.

12. Гражданское право. Учебное пособие. Рузакова О.А. МФПА, 2012.

13. Гражданское право. В 2-х томах. Учебник // Под ред. Суханова Е.А. 2011.

14. Гражданское право. В 3-х томах. Учебник // Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. 2011.

15. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть // отв. ред. - Е.А. Суханов. "Волтерс Клувер", 2008 г.

16. Гражданское право. Учебник // Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. Ч. II. М., 2012.

17. Гражданское право. Учебник для юридических вузов. М., 2011.

18. Гражданское право: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права // отв. ред. Е.А. Суханов. - "Волтерс Клувер", 2008 г.

19. Гражданское право: Учебник. Том I // под ред. доктора юридических наук, профессора О.Н. Садикова. - "Контракт": "ИНФРА-М", 2007 г.

20. Гражданское право: Учебник. Том II // под ред. О.Н. Садикова - "Контакт", "ИНФРА-М", 2007 г.

21. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.] // под ред. А.П. Сергеева. - "РГ Пресс", 2010 г.

22. Грудцына Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России: Учебник для вузов. - "Юстицинформ", 2007 г.

23. Лихачев Г.Д. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. - "Юстицинформ", 2009 г.

Размещено на Allbest.ru