Юридична природа ліцензійного договору

Зміст

1. Загальна характеристика ліцензійного договору

1.1 Поняття,предмет та юридична природа ліцензійного договору

1.2 Права та обов'язки ліцензіара

1.3 Права та обов'язки ліцензіата

2. Укладення ліцензійного договору

3. Реєстрація ліцензійного договору

4. Припинення дії ліцензійного договору

5. Міжнародний ліцензійний договір

5.1 Основні умови міжнародної ліцензійної угоди

5.2 Міжнародні ліцензійні операції

Висновок

Список використаної літератури

1. Загальна характеристика ліцензійного договору

1.1 Поняття, предмет та юридична природа ліцензійного договору

Ліцензійний договір - це цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона - ліцензіар - на оплатній основі надає іншій стороні договору - ліцензіату - право на використання об'єктів промислової власності. Результатом укладання та реєстрації ліцензійного договору в Державному департаменті інтелектуальної власності (далі - Департамент), який функціонує при Міністерстві освіти і науки України (МОН), є видача ліцензії. Ліцензія - це дозвіл на використання винаходу або іншого технічного досягнення, який надається на основі ліцензійного договору або судового чи адміністративного рішення компетентного державного органу.

За ліцензійним договором ліцензіар надає ліцензіату ліцензію на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства України. У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає субліцензіату субліцензію. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіату несе ліцензіат, якщо інше не передбачено ліцензійним договором. Ліцензійний договір укладається на строк, що повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт.

Передача ліцензії не підлягає обов'язковій державній реєстрації, хоча така реєстрація може бути здійснена на вимогу ліцензіару або ліцензіату. Відсутність такої реєстрації не впливає на чинність наданих прав.

У ліцензійному договорі визначаються:

- вид ліцензії;

- сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо);

- розмір, порядок і строки виплати платні за використання об'єкта права інтелектуальної власності;

- фіксований платіж, або паушальний платіж (якщо договір про видання або інше відтворення твору, то має бути встановлений максимальний тираж цього твору);

- періодичні виплати (роялті) у вигляді певної частки від обумовленої сторонами бази роялті;

- комбіновані платежі;

- інші умови, котрі сторони вважають за потрібне включити у договір.

Виділяють такі види ліцензій:

Проста ліцензія - ліцензіар надає ліцензіату право використовувати об'єкт ліцензії в установлених договорами рамках, але залишає за собою право використовувати його на тій же території, надавати ліцензії на таких же умовах необмеженому колу осіб (ліцензіат не має права видавати субліцензії). Цей вид ліцензії закріплений в законодавстві України під назвою “невиключна ліцензія”;

Виключна ліцензія - ліцензіар надає ліцензіату виключне право на використання об'єкта ліцензії у встановлених договором рамках, власник свідоцтва (патенту) відмовляється від самостійного використання та надання ліцензій іншим особам;

Повна ліцензія - надає ліцензіату весь спектр прав, які витікають зі свідоцтва (патенту). Ліцензіат користується правами протягом строку дії такого свідоцтва (патенту). Цей вид ліцензії не знайшов свого відображення та закріплення в законодавстві України, оскільки, його охоплює поняттям “виключна ліцензія”.

За ліцензійним договором надається право використовувати об'єкти інтелектуальної власності, до яких належать:

- результати інтелектуальної діяльності:

- твори науки, літератури і мистецтва;

- виконання творів, фонограми і передачі організацій мовлення;

- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

- селекційні досягнення;

- топології інтегральних схем;

- нерозкрита інформація, в тому числі ноу-хау;

- засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг:

- фірмові найменування;

- знаки для товарів та послуг;

- найменування місць походження товарів;

- інші результати інтелектуальної діяльності.

Особливістю об'єктів, права на використання яких передаються згідно з ліцензійними договорами, є:

- новизна, що означає їх первинне розроблення, винахід;

- офіційне визнання та закріплення, тобто їх власник (ліцензіар) повинен мати на них виключне право власності, а саме право володіння, користування та розпорядження.

Як і будь-який цивільно-правовий договір, ліцензійний договір має відповідати вимогам закону і містити всі необхідні умови та реквізити, без яких договір недійсний. Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачено погодженням сторін. Письмова форма не є обов'язковою для авторських ліцензійних договорів про опублікування твору в періодичних виданнях та енциклопедичних словниках. Ліцензійні договори на право використання об'єктів права промислової власності набирають чинності тільки після їх реєстрації в патентному відомстві України.

Ліцензійні договори про надання використання об'єктів права інтелектуальної власності можуть мати форму простої невиключної ліцензії або виключної ліцензії.

За простою невиключною ліцензією ліцензіар передає ліцензіатові право на використання об'єкта інтелектуальної власності й при цьому зберігає за собою право на використання цього самого об'єкта і видачі ліцензії на право використання цього самого об'єкта іншим особам.

За договором про виключну ліцензію ліцензіар передає право на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіату) в певному обсязі, на визначеній території та на обумовлений строк. При цьому ліцензіар залишає за собою право використовувати цей самий об'єкт у частині, що не передана ліцензіату, а також має право видавати ліцензію іншим особам за межами виданих ліцензій.

Автор може за договором взяти на себе зобов'язання створити в майбутньому твір, винахід або інший результат інтелектуальної діяльності та передати замовникові, що не є його роботодавцем, виключні права на використання цього результату. Такий договір повинен визначати характер, призначення та інші вимоги до результату інтелектуальної діяльності, що має бути створений на замовлення, а також цілі або способи його використання.

Істотними умовами ліцензійного договору мають бути: способи використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за таким договором; строк дії і територія, на якій передається право); розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання об'єкта права інтелектуальної власності, порядок і строки її виплати, а також інші умови, які сторони вважатимуть за доцільне включити до договору. Безстрокові договори не допускаються, але якщо в договорі немає умови про строк, на який видається право, договір може бути розірваний ліцензіаром із закінченням п'яти років від дати його укладення, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до розірвання договору. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку видається право, чинність його поширюється на територію України.

Якщо в договорі немає умови про спосіб використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за договором), договір вважається укладеним на способи використання об'єкта права інтелектуальної власності, які можуть вважатися необхідними для досягнення наміру сторін, викладені при укладенні договору.

Розмір винагороди за використання права інтелектуальної власності визначається погодженням сторін. Якщо в договорі про видання або інше відтворення твору (наприклад, сценарій чи драматичний твір може бути перероблений на розповідний) винагорода визначена у вигляді фіксованої суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Відмова суб'єктів права на використання об'єкта права інтелектуальної власності від права на одержання винагороди за використання зазначених об'єктів є нікчемною (недійсною). Умови ліцензійного договору, що обмежують авторів або винахідників у створенні в майбутньому нових об'єктів права інтелектуальної власності на певну тему або в певній галузі, також є недійсними.

Відповідними відомствами і творчими спілками можуть розроблятися і затверджуватися у встановленому порядку типові ліцензійні договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Ліцензійні договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності можуть містити умови, не передбачені типовими ліцензійними договорами.

Умови договору, які погіршують становище автора (або його правонаступників) порівняно зі становищем, визначеним чинним законодавством, визнаються недійсними. Договори, що зобов'язують автора надавати іншим особам виключні права на використання будь-яких результатів інтелектуальної діяльності, які автор створить у майбутньому, є нікчемними.

Сторона, що не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за ліцензійним договором, зобов'язана відшкодувати завдані іншій стороні збитки, включаючи втрачену вигоду. Якщо автор не передав замовлений результат інтелектуальної діяльності в обумовлений строк і відповідно до встановлених договором вимог, він повинен відшкодувати шкоду, завдану замовникові.

Уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові ліцензійні договори, але ліцензійний договір, укладений сторонами, може також містити умови, не передбачені цим типовим договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно зі становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором чи законом.

Ліцензійні договори предметом яких є запатентований (зареєстрований) об'єкт інтелектуальної власності називаються патентними. До них належать ліцензійні договори на використання винаходів, промислових зразків, знаків для товарів та послуг.

Ліцензійні договори, предметом яких є використання об'єкта інтелектуальної власності, який не потребує спеціальної реєстрації, називають безпатентними. Цей вид ліцензійних договорів включає договори на передачу ноу-хау та договори на передачу технологій.

Ліцензійні договори, предметом яких є використання як запатентованих, так і безпатентних об'єктів інтелектуальної власності, іменуються комплексними. За ними надається право використовувати як запатентовані об'єкти інтелектуальної власності, так і ноу-хау та технології.

У науковій літературі часто вживається термін «ліцензія» замість «ліцензійний договір». Чи збігаються ці поняття?

Фактично можна говорити про те, що ліцензійний договір ширше визначає правовідносини сторін щодо використання ліцензії.

Положення щодо регулювання ліцензійних договорів містяться в спеціальних законах, спрямованих на охорону певних об'єктів інтелектуальної власності. До таких законів належать:

- «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,

- «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;

- «Про охорону прав на промислові зразки»,

- «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

Відповідно до ст. 9 Конституції України частиною національного законодавства України є також міжнародні договори щодо охорони об'єктів інтелектуальної власності, учасницею яких є у цей час Україна. Серед таких міжнародних договорів можна назвати:

- Паризьку конвенцію про охорону промислової власності (1883 р.);

- Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків (1891 р.);

- Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (1989 р.). Україна приєдналася до Протоколу шляхом прийняття Закону від 1 червня 2000 р. № 1763-ІІІ, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 18 жовтня 2000 р. № 191;

- Найробський договір про охорону олімпійського символу (1981 р.). Указ Президента України від 13 березня 1998 р. № 192/98 (опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» від 26 березня 1998 р.);

- Ніццьку угоду про міжнародну класифікацію товарів та послуг для реєстрації знаків (1957 р.). Україна приєдналася до Угоди шляхом прийняття Закону від 1 червня 2000 р. № 1762-ІІІ (опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» від 18 жовтня 2000 р. № 191);

- Договір про закони про товарні знаки (1994 р.). 13 жовтня 1995 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про ратификацію Договору про закони про товарні знаки», який було підписано від імені України у Женеві 27 жовтня 1994 р. Таким чином, Договір набрав чинності для України з 13 січня 1996 р.;

- Договір про торгові аспекти прав інтелектуальної власності (Treaty on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS);

- Договір про патентну кооперацію (1970 р.). Договір ратифіковано Указом Президіуму Верховної Ради СРСР від 23 грудня 1977 р.

Проте до деяких міжнародних угод Україна ще не приєдналася, а саме до:

- Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури (1977 р.);

- Вашингтонського договору про інтелектуальну власність щодо інтегральних схем (1989 р.);

- Страсбурзької угоди про міжнародну патентну класифікацію (1971 р.);

- Гаазької угоди про міжнародне депонування промислових зразків (1925 р.);

Лісабонської угоди про охорону найменування місця походження товару та його міжнародну реєстрацію (1958 р.);

- Віденської угоди, що засновує міжнародну класифікацію образотворчих елементів знаків (1973 р.).

Виходячи з того, що сьогодні чинне законодавство більшою мірою визначає публічні аспекти ліцензійних договорів, аніж приватно-правові відносини його сторін, у регулюванні правовідносин сторін застосовуються загальні норми зобов'язального права, договірного права та спеціального законодавства щодо охорони об'єктів інтелектуальної власності.

1.2 Права та обов'язки ліцензіара

Уклавши ліцензійний договір, ліцензіар має створити ліцензіату умови для використання та впровадження предмета ліцензії. Мається на увазі, що ліцензіар має надавати не лише опис, наприклад, винаходу, що додається до патентної заявки, а й будь-яку іншу інформацію або технічну допомогу, яка сприятиме освоєнню винаходу. До такої додаткової інформації та допомоги належать:

- креслення,

- технічні консультації з наданих документів,

- спеціальні освітні семінари для персоналу ліцензіата;

- направлення ліцензіаром інженерів для здійснення контролю за виробництвом ліцензіата тощо.

Така додаткова технічна допомога потребує значних витрат. Саме тому сторонам ліцензійного договору слід обумовити механізм покриття витрат ліцензіара з надання такої технічної інформації і допомоги. Визначаючи механізм компенсації витрат, ліцензіар та ліцензіат досягають певного взаємовигідного компромісу. Так, наприклад, за необхідності командирування спеціаліста ліцензіара до країни ліцензіата сторони, як правило, передбачають паушальну винагороду. Підставою обрання такого виду компенсації є більш високий рівень заробітної плати в країні ліцензіара, ніж в країні ліцензіата.

Іноді для впровадження отриманого об'єкта інтелектуальної власності потрібно використати певні деталі, які не виробляються ліцензіатом або іншим виробником у країні ліцензіата. Тому для забезпечення виробництва предмета ліцензії ліцензіар зобов'язаний постачати ліцензіату необхідні деталі, товари або обладнання. У цьому випадку сторони визначають умови постачання, вимоги щодо якості товарів, які постачаються, умови заміни їх у разі потреби.

Незважаючи на наявність відповідальності ліцензіара за здійсненність предмета ліцензії, він, як правило, не відповідає за ризик промислового виробництва товарів за ліцензією або ризик комерційної реалізації вироблених за ліцензією товарів. Відмова від відповідальності за промислове виробництво та комерційну реалізацію пов'язана з неможливістю для ліцензіара контролювати зусилля та підприємницьку діяльність ліцензіата.

Однак ліцензіар є відповідальним за дефекти товарів, що виробляються ліцензіатом, якщо вони пов'язані з недоліками виробництва, побудованого згідно з наданими ліцензіаром ліцензіями.

Наявність відповідальності ліцензіара, що надав ліцензію на використання знака для товарів, за дефект товарів, маркованих ліцензованим товарним знаком, залежить від норм законодавства, що застосовується до правовідносин сторін ліцензійного договору, а також від законодавства країни, на території якої використовується ліцензований товарний знак. Так, наприклад, за законодавством Німеччини ліцензіар не є відповідальним за дефект товарів, маркованих ліцензованим товарним знаком (Штумпф Герберт. Лицензионный договор / Пер. с нем. под ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. - М.: Прогресс, 1988. - с. 151). Законодавство України покладає непряму відповідальність на ліцензіара за дефект товарів, встановлюючи для нього обов'язок контролю за якістю товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором.

На момент укладення патентного ліцензійного договору ліцензіар має гарантувати ліцензіату наявність дійсного патентного захисту об'єкта інтелектуальної власності, що передається, та його права на надання ліцензії. Дійсний патентний захист передбачає:

1) обов'язок ліцензіара подати необхідні патентні заявки не тільки в своїй країні, а й в країні ліцензіата;

2) проведення необхідних патентних досліджень для гарантування надійності патентної охорони. Іноді наявність надійного патентного захисту є суттєвою умовою договору. Існування такого захисту дає змогу ліцензіату здійснювати в подальшому значні капіталовкладення, бо ризик виробничого впровадження покладається саме на ліцензіата. Витрати з проведення патентних досліджень можуть компенсуватися як ліцензіаром, так і ліцензіатом або обома сторонами у відповідній пропорції;

3) обов'язок ліцензіара підтримувати патент (своєчасно сплачувати платежі відповідно до законодавства країни дії патенту) протягом його дії та продовжити її у разі такої потреби. Сторони ліцензійного договору можуть домовитися про обов'язок ліцензіата сплачувати зазначені платежі в його країні. Наявність такого обов'язку вплине на розмір сплачуваної винагороди ліцензіару.

Обов'язок ліцензіара підтримувати чинність патенту передбачає включення до ліцензійного договору застереження про відмову ліцензіара від свого права відмовлятися від патентного захисту без письмової згоди ліцензіата. Необхідність такого застереження обумовлена тим, що згідно із законодавством будь-якої країни ліцензіар самостійно приймає рішення про відмову від патентних прав. Прийняття ліцензаром рішення про відмову від підтримання чинності патенту негативно вплине на діяльність ліцензіата. Тому у такому випадку ліцензіат має право на компенсацію збитків, яких він зазнав.

Укладаючи ліцензійний договір, сторонам слід визначити, на кого з них покладається обов'язок захищати наданий патент від правопорушень третіми особами. У разі надання виключної ліцензії на об'єкт інтелектуальної власності ліцензіат отримує квазіречові права на предмет ліцензії, тому він має право і зобов'язаний самостійно захищати предмет ліцензії від посягань третіх осіб. За простою невиключною ліцензією він не має таких прав, і тому обов'язок щодо припинення правопорушення покладено на ліцензіара.

Ліцензіар також відповідає за технічну здійсненність та придатність винаходу. Цей вид відповідальності ліцензіара не породжує його обов'язку інформувати ліцензіата про вдосконалення предмета ліцензії. Проте часто сторони ліцензійного договору обумовлюють, що він в подальшому інформуватиме ліцензіата про вдосконалення предмета ліцензії, і таке інформування не спричинятиме збільшення сплачуваної ліцензіару винагороди.

Ліцензіар є відповідальним за обставини, що настали протягом дії ліцензійного договору та негативно впливають на право ліцензіата використовувати предмет ліцензії. До них можуть належати обставини, що стосуються патентної охорони об'єкта інтелектуальної власності: припинення дії патенту, обмеження обсягу патентної охорони, встановлення залежності патенту від іншого патенту, власником якого не є ліцензіар, виявлення права передкористування, надання примусових ліцензій тощо.

Якщо ліцензіар надав виключну ліцензію на використання об'єкта інтелектуальної власності, він зобов'язаний утримуватися від надання ліцензій іншим особам, що діють на території ліцензіата. Зважаючи на різні підходи щодо визначення «виключності» законодавством різних країн, сторонам ліцензійного договору потрібно чітко обумовити, чи зберігається за ліцензіаром право самостійного використання предмета ліцензії на території ліцензіата.

У випадку надання ліцензіаром простої невиключної ліцензії сторони мають право встановити певні обмеження щодо подальшої видачі ліцензіаром простих невиключних ліцензій іншим особам з дією на території ліцензіата. Наприклад, передбачити, що ліцензіар має право видавати тільки певну кількість ліцензій на певних умовах.

1.3 Права та обов'язки ліцензіата

Отримавши дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, ліцензіат зобов'язаний використовувати його, за що має сплачувати ліцензійні платежі в узгодженому розмірі та в строк.

Розмір ліцензійних платежів залежить або від кількості вироблених товарів, або від загального обороту ліцензіата. Ліцензіат зобов'язаний надавати ліцензіару звіти, що підтверджують розмір сплачуваних ліцензійних платежів. Безумовно, передбачаючи такий обов'язок, сторони мають визначити строки надання звітів та можливі санкції за несвоєчасне подання або відмову в наданні. Слід зазначити, що строки подання звітів залежать від строків сплати ліцензійних платежів: якщо ліцензійний платіж сплачується щомісяця, то і звіти можуть надаватися кожного місяця.

Відмова надати звіт може бути підставою для припинення ліцензійного договору або звернення ліцензіара до суду з вимогою про примушення ліцензіата подати звіт або про надання можливості третій особі - незалежному аудитору - провести інспекцію бухгалтерії ліцензіата. У випадку інспектування бухгалтерії ліцензіата незалежним аудитором постає питання про особу, яка має компенсувати відповідні витрати. На думку Герберта Штумпфа, витрати на аудиторську перевірку зазвичай покладаються на ліцензіара, хоча немецькі вчені Раш та Реймер вказують на іншу тенденцію.

До обов'язків ліцензіата належить освоєння (виробництво та збут) винаходу, право на використання якого надано ліцензіатові. Зважаючи на існування різних поглядів щодо наявності (так, Штумпф, Бенкард, Кохлер, Людеке, Раш вважають, що у разі надання виключної або одноособової ліцензії ліцензіат зобов'язаний освоювати винахід. Немає одностайності щодо наявності такого обов'язку при наданні простої невиключної ліцензії. Більше того, деякі вчені (Раш, Тетзнер, Штупмф та інші) зауважують про відсутність такого обов'язку) обов'язку освоєння, доцільно обумовити в ліцензійному договорі обсяг та зміст обов'язку ліцензіата щодо освоєння предмета ліцензії. При цьому сторони визначають початок виробництва товарів за переданим винаходом, вимоги щодо якості товарів, що виробляються, механізм встановлення ціни на вироблені товари, їх рекламування. Якщо обов'язок з освоєння прямо передбачено в договорі, то для стимулювання ліцензіата виконувати його належним чином ліцензіар може зажадати включити до договору застереження про неустойку. Встановлюючи штрафні санкції щодо невиконання обов'язку ліцензіата з освоєння, сторони мають визначити чіткий мінімальний обсяг продукції, що її має виробляти ліцензіат на певну контрольну дату.

Визначаючи в договорі дату початку виробництва товарів за наданою ліцензію сторони беруть до уваги обставини, що впливають на початок виробництва, а саме ступінь промислового впровадження предмета ліцензії. Так, при запатентованому винаході, впровадження якого ще не почалося (необхідно проводити додаткові дослідження, виготовляти дослідні зразки тощо), потрібно більше часу, щоб розпочати серійне виробництво приладів та товарів, що базуються на винаході. Якщо ліцензію надано на доведений до промислового рівня винахід і ліцензіат має необхідні засоби виробництва, то строк початку серійного виробництва буде меншим, аніж в попередньому випадку.

Обсяг виробництва зазвичай визначається ліцензіатом самостійно. Він залежить від конкурентоспроможності товару або пристрою, що виробляється на базі предмета ліцензії, рентабельності виробництва, наявності достатніх фінансових ресурсів.

Якість товарів, що виробляються за наданою ліцензією, є предметом спеціальної уваги ліцензіара, особливо у випадках, коли надання ліцензії було наслідком бажання ліцензіара зберегти ринок, на який він не міг експортувати товари, що ним виробляються, через заборону на такий експорт. Бажання довести до відома споживачів, що товар виробляється на основі ліцензії, виданої ліцензіаром, є підставою для встановлення обов'язку ліцензіата зазначати про це на пристрої або товарі.

Конкретні вимоги щодо якості товарів слід чітко обумовити в ліцензійному договорі, зокрема зазначити матеріали, з яких виробляються пристрої або товари, визначити характеристики виготовлених товарів, передбачити застереження, що товари повинні мати таку саму якість, як і ті, що виробляються ліцензіаром, та інше.

Якщо є застереження щодо якості товарів, що виробляються, то ліцензіат має надавати ліцензіару можливість контролювати таку якість. Такий контроль передбачає право та обов'язок ліцензіара направляти на виробництво ліцензіата своїх інженерів для надання необхідних консультацій щодо організації виробництва, освоєння технічних процесів та ведення виробництва. Право проведення контрольних перевірок може бути надано незалежній особі - експерту або спеціалізованому підприємству.

Незважаючи на заінтересованість ліцензіара в максимальному збуті товарів, що виробляються за наданою ним ліцензією, він не може безпосередньо впливати на рівень цін, що встановлюються ліцензіатом на вироблену продукцію. Такий вплив може здійснюватися опосередковано шляхом регулювання розмірів ліцензійних платежів.

Наявність обов'язку у ліцензіата щодо освоєння предмета ліцензії, тобто виробництва товарів та їх подальшого збуту, не означає, що він автоматично зобов'язаний рекламувати товари, що виробляються. Щоб запобігти виникненню суперечок між ліцензіаром та ліцензіатом з цього приводу, сторонам ліцензійних договорів рекомендується узгоджувати певні фіксовані суми або фіксовані відсотки від отриманих ліцензіатом доходів, що їх потрібно спрямовувати на рекламування товарів, які виробляються за ліцензією.

Обов'язок щодо освоєння тісно пов'язаний з обов'язком щодо вдосконалення предмета ліцензії. Вдосконалювати предмет ліцензії може і ліцензіат, і ліцензіар. У випадку проведення робіт обома сторонами загальноприйнято включати положення про обмін між сторонами отриманими результатами.

Право ліцензіата щодо впровадження отриманих вдосконалень можна обмежити внесенням спеціального застереження, за яким таке впровадження потребує письмової згоди ліцензіара. Також необхідно обумовити, яким чином здійснення вдосконалень вплине на розмір сплачуваних ліцензійних платежів.

2. Укладення ліцензійного договору

Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо істотних умов (тобто тих умов, які визнані істотними законом або необхідні для договорів даного виду). Але дійсним ліцензійний договір стає з дати публікації відомостей про видачу ліцензії в офіційному бюлетені “Промислова власність” та внесення їх до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Дотримання письмової форми договору є необхідною умовою дійсності договору.

Згідно з п.2.3.2 Інструкції до істотних умов ліцензійного договору належать:

1. Сторони ліцензійного договору. Слід звернути увагу на те, що фізична особа, яка повинна мати необмежену законом чи рішенням суду дієздатність (глава 2 ЦК України), може діяти особисто або через свого представника, якому надано такі повноваження дорученням. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права (ст. 26 Конституції України). Іноземці та інші особи, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Департаментом реалізують свої права через своїх представників - патентних повірених, зареєстрованих згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545. Таке закріплення представництва інтересів іноземців може призвести до його неоднозначного трактування. Зокрема, можна дійти висновку, що іноземці не можуть самостійно представляти свої інтереси в Департаменті, а це певною мірою обмежує їх права.

Якщо власником товарного знака є декілька осіб (колективна власність), що на практиці трапляється не досить часто, вони можуть особисто брати участь у зазначених правовідносинах або надати таке право одному з співвласників. В останньому випадку обов'язковим є нотаріальне оформлення доручення, в якому чітко визначаються права уповноваженого.

Ліцензійний договір від імені юридичної особи підписує особа, яка має на це відповідні повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує договір, самого підпису, ініціалів, прізвища, дати. Зазначене скріплюється печаткою. Бажано відразу взяти належним чином завірену копію доручення, протоколу або виписки зі статуту, які засвідчують повноваження особи. Якщо стороною договору є іноземна юридична особа, необхідно враховувати вимоги, які передбачені Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 6 вересня 2001 р. № 201.

2. Предмет ліцензійного договору.

3. Номер свідоцтва (міжнародної реєстрації товарного знака), де вказується номер свідоцтва, дата його видачі, орган, який здійснив реєстрацію товарного знака та видав свідоцтво про реєстрацію товарного знака.

4. Перелік товарів і послуг із зазначенням класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), для яких передається право на використання товарного знака (міжнародного товарного знака).

5. Обсяг прав, що передаються. В цьому розділі необхідно чітко визначити та описати права ліцензіата. Можна назвати права, реалізація яких потребує додаткового погодження з ліцензіаром. Також варто зазначити, що якість товарів, послуг, робіт, які виконуються (виготовляються) під даним товарним знаком, не буде гіршою, ніж у ліцензіара, і останній здійснюватиме контроль за дотриманням даної вимоги.

6. Вид ліцензії. У цьому розділі необхідно зазначити, виключність/невиключність ліцензії. Власник свідоцтва (міжнародної реєстрації товарного знака) може передати право на використання товарного знака (міжнародного товарного знака) за договором про виключну ліцензію, відомості про яку опубліковані в бюлетені та внесені до реєстру. Ліцензіат, який отримав таке право, може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання товарного знака (міжнародного товарного знака).

7. Строк дії ліцензійного договору. Звертаємо увагу, що строк дії ліцензійного договору не має перевищувати терміну дії свідоцтва. Видача ліцензії на використання міжнародного товарного знака здійснюється в межах строку дії міжнародної реєстрації товарного знака. З огляду на можливість пролонгації дії свідоцтва за клопотанням власника (п. 3. ст. 5 Закону про товарні знаки) в Інструкції варто передбачити автоматичну пролонгацію ліцензійного договору. Такий порядок позбавить сторони зайвих витрат коштів та затрат часу.

8. Територія дії ліцензійного договору. Слід вказати чіткі межі географічного регіону, на який розповсюджується дія ліцензії. Територія дії може бути меншою за територію дії свідоцтва, але не навпаки.

9. Місцезнаходження (місце проживання) сторін. Перед укладенням договору необхідно з'ясувати фінансовий стан ліцензіата, отримати інформацію про його місцезнаходження (фактичне та юридичне), місце проживання та прописки, органи управління ліцензіата тощо. Такі заходи дозволять уникнути багатьох проблем, зокрема завдання шкоди товарному знаку та репутації ліцензіара.

Відповідно до ст. 48 ЦК України відсутність зазначених істотних умов є підставою визнання договору недійсним.

3. Реєстрація ліцензійного договору

Для реєстрації ліцензійного договору та внесення таких відомостей до реєстру про надання дозволу (видачу ліцензії) на використання товарного знака (міжнародного товарного знака) до Департаменту необхідно подати такі документи:

- Заява встановленого зразка - 1 примірник;

- Ліцензійний договір або нотаріально засвідчений витяг з ліцензійного договору - 3 примірники;

- Документ про сплату збору за внесення відомостей до реєстру - 1 примірник;

- Довіреність (коли діє представник власника) - 1 примірник.

Заява має бути викладена українською мовою та стосуватися одного ліцензійного договору. Заяву можуть подати:

- власник особисто;

- власник виключної ліцензії;

- патентний повірений;

- інша довірена особа, яка діє за дорученням власника або ліцензіата виключної ліцензії.

Якщо однією зі сторін або сторонами ліцензійного договору є іноземна особа/особи, то в заяві необхідно передати транскрипційні знаки певної мови літерами української абетки повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи/місце проживання з обов'язковим зазначенням цих даних мовою оригіналу.

За достовірність інформації, яка наведена у документах, що подаються до Департаменту, відповідальність несуть сторони ліцензійного договору. Сторінки документів мають бути обов'язково пронумеровані арабськими цифрами й не містити виправлень.

Заява та додані до неї документи Департамент приймає до розгляду з моменту публікації відомостей про видачу свідоцтва на товарний знак в бюлетені “Промислова власність” або з дати реєстрації міжнародного товарного знака, та вносяться до реєстру ліцензійних договорів протягом двох місяців від дати надходження документів.

Відомості не можуть бути внесені до реєстру ліцензійних договорів у таких випадках:

- свідоцтво (міжнародну реєстрацію товарного знака) визнане недійсним повністю;

- дія свідоцтва (міжнародної реєстрації товарного знака) припинена;

- подані документи не відповідають вимогам законодавства.

Потребують обов'язкової реєстрації в Департаменті нижчезазначені зміни в ліцензійному договорі:

- сторони ліцензійного договору;

- обсяг прав, які передаються згідно з ліцензійним договором;

- вид ліцензії;

- строк та територія дії ліцензійного договору.

4. Припинення дії ліцензійного договору

Ліцензійний договір може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін та за рішенням суду.

Сторони, які мають намір достроково припинити ліцензійний договір, укладають додаткову угоду про дострокове припинення ліцензійного договору, і на підставі цього подають до Департаменту підписану обома сторонами заяву про внесення змін до реєстру ліцензійних договорів у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору. Розгляд документів та внесення змін відбувається протягом двох місяців з дати надходження заяви.

Договір може бути визнаний недійсним на підставі рішення суду, ініціаторами якого можуть виступити ті ж суб'єкти, що й в інших видах договорів (сторони договору, державні органи).

Відомості про внесення змін до ліцензійного договору, визнання його недійсним або дострокове припинення його дії, підлягають обов'язковій реєстрації в бюлетені “Промислова власність”.

5. Міжнародний ліцензійний договір

5.1 Основні умови міжнародної ліцензійної угоди

Для того, щоб укласти угоду про купівлю чи продаж ліцензії, необхідно всесторонньо оцінити не тільки техніко-економічні аспекти майбутньої угоди, але й її можливі наслідки.

Підприємство, що хоче придбати технологію за ліцензією, .як правило, повинно вирішити такі важливі завдання:

1. Вибрати відповідну технологію, для чого провести попередню оцінку всіх технологій направлення, що зацікавило, і які можуть бути куплені за ліцензією. Для оцінки використовується інформація загальнодоступних джерел (рекламні проспекти, оголошення фірм, статті в науково-технічних виданнях, описи до патентів та ін.). Після відбору інформації проводиться порівняльна характеристика запропонованих технологій і визначається краща, найбільш підходяща для підприємства.

2. Дати оцінку вибраної технології. Вирішення цієї задачі починається з розробки техніко-економічного обґрунтування закупки ліцензії. Тут насамперед необхідно встановити контакти з фірмою-власником технології, виявити її наміри з приводу видачі ліцензії, визначити об'єм інформації, необхідної для прийняття остаточного рішення про закупку технології. З фірмою-власником укладається попередня угода про секретність, яка дозволяє визначити межі використання інформації і захистити її від розголошення.

Після підписання попередньої угоди про секретність покупцю надається інформація, необхідна для вирішення питання про покупку технології і готується повне техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту з використанням вибраної технології. ТЕО складається в довільній формі. Як правило, воно включає такі елементи, як період дії плану, технічні характеристики кінцевого продукту, прогнозування збуту, виробничі потужності, наявність сировини і робочої сили, витрати на установку і обслуговування, капітальні вкладення і обіговий капітал, план фінансування, амортизація, виробничі залишки та ін.

За результатами ТЕО робиться висновок про доцільність покупки ліцензії і можливості починати переговори з фірмою-власником технології про укладення ліцензійної угоди.

3. Скласти ліцензійний договір. Під час переговорів, які звичайно тягнуться від 4-х до 6 місяців, делегація потенційного ліцензіата повинна визначити всі елементи й умови контракту, перевірити інформацію, яка була використана при складанні техніко-економічного обґрунтування і плану ділових операцій.

В кінці переговорів остаточний текст договору, узгоджений сторонами, парафується, і сторони домовляються про порядок і строки його затвердження.

Зміст міжнародних ліцензійних договорів полягає у встановленні науково-технічних зв'язків, спрямованих на впровадження результатів наукових досліджень і розробок у виробництво. В міжнародній торговій практиці широко використовуються різні варіанти типових ліцензійних угод. Вони можуть використовуватися як основа для укладання угод між сторонами.

Зміст контрактів може включати такі основні умови: преамбула, предмет угоди, обов'язки сторін, термін дії ліцензії та ін.

Предметом міжнародного ліцензійного контракту являється запатентований винахід чи технологічний процес, технічні знання і досвід, товарний знак.

Важливим об'єктом ліцензійної угоди являється запатентований винахід. Проте треба відзначити, що в сучасних умовах все більш типовими стають угоди, які надають ліцензіату право на запатентовані винаходи разом з технічними знаннями, досвідом, "ноу-хау", а також з правом використання товарного знаку.

Важливою умовою міжнародної ліцензійної угоди являється визначення виду ліцензії. В міжнародній торгівлі розрізняють три види ліцензій:

1) невиняткова (проста) ліцензія, під час продажу якої ліцензіар дозволяє ліцензіату на певних умовах використовувати винахід чи секрет виробництва, залишаючи за собою право як їх самостійного використання, так і надання аналогічних за умовами ліцензій будь-яким іншим особам (фірмам);

2) виняткова ліцензія, під час продажу якої ліцензіар надає ліцензіату виняткове (монопольне)право на використання винаходу чи секрету в межах визначеної території. А ліцензіар не має права продавати аналогічну ліцензію на вказаній території іншим особам, а також виробляти і продавати на цій території свою продукцію, яка являється предметом виняткової ліцензії;

3) повна ліцензія, під час продажу якої ліцензіату надаються виняткові права на її використання на протязі періоду дії угоди. На цей період ліцензіар позбавляється права на використання винаходу чи секрету виробництва як самостійно, так і шляхом видачі ліцензії іншим особам (фірмам).

Вибір того чи іншого виду наданої ліцензії залежить, насамперед, від країни чи території, на яку видається ліцензія, і характеру винаходу. Наприклад, на невеликому ринку краще видавати виняткову ліцензію, тому що наявність кількох ліцензіатів, що одержали просту ліцензію, створить на цьому ринку небажану конкуренцію, яка вкінці знизить рівень цін і вплине на об'єм ліцензійної винагороди. Виняткова ліцензія видається, як правило, на товари масового виробництва і широкого споживання. Повна ліцензія використовується рідко.

За надання прав на використання предмета угоди ліцензіат платить ліцензіару певну винагороду. В угоді обумовлюється форма ліцензійної винагороди, порядок її виплати, переведення платежів і т.д.

Форми ліцензійної винагороди бувають різними. Найчастіше зустрічаються такі, як роялти, паушальний платіж і комбіновані платежі. Роялти - це періодичні відчислення від доходів покупця на протязі періоду дії угоди. Вони встановлюються у вигляді певних фіксованих ставок (у відсотках) і виплачуються ліцензіатом через узгоджені відрізки часу (щорічно, щоквартально, щомісячно чи до визначеної дати).

Роялти можуть визначатися різними способами:

- із вартості виробленої за ліцензією продукції;

- із суми продажу ліцензованої продукції;

- з одиниці випущених чи реалізованих виробів у вигляді відсотків;

- з кількості переробленої за запатентованим методом сировини і т.д.

Роялти являються найпростішою і внаслідок цього найбільш поширеною формою платежу.

Паушальний платіж - це твердо фіксована сума винагороди, виплачена одночасно. Він може проводитися як одноразово, так і в розстрочку. Паушальний платіж в чистому вигляді зустрічається рідко. Як правило, він використовується в тих випадках, коли вартість ліцензії відносно мала в порівнянні з вартістю обладнання або коли важко контролювати за показниками діяльності ліцензіата.

Комбінований платіж передбачає виплату авансового паушального платежу при підписанні угоди і платежу роялти в залежності від об'єкту виробництва і реалізації.

Великої уваги в міжнародній ліцензійній угоді заслуговує опрацювання умов, що стосується обов'язків сторін.

Об'єм обов'язків ліцензіара зазвичай залежить від предмету угоди. Однак у всіх випадках ліцензіар зобов'язаний забезпечити ліцензіату можливість здійснити передані йому за угодою права. Ця допомога може включати:

- передачу обумовленої технічної документації;

- налагодження виробництва і освоєння випуску ліцензійної продукції;

- підготовку персоналу фірми-ліцензіата та ін. Ліцензіар несе відповідальність за новизну винаходу, за його економічну ефективність, гарантує можливість виробництва продукції ліцензіатом такої ж якості, як і на його підприємствах.

За угодою в обов'язки ліцензіата входить забезпечення своєчасної і правильної виплати винагороди і, головне, використання ліцензіатом предмету ліцензійної угоди.

Угоди про передачу "ноу-хау", на відміну від ліцензійних, мають свої особливості. До них можна віднести такі:

1) сторони повинні чітко визначити зміст "ноу-хау", що дає користь, конфіденційність чи секретність;

2) більш докладно викладається весь комплекс обов'язків по передачі знань;

3) особливо опрацьовуються гарантійні зобов'язання експортерів по відношенню до завершеності переданих розробок, їх сучасного технічного рівня і патентної чистоти використаних рішень;

4) велика увага приділяється обов'язкам імпортера по збереженню конфіденційності або секретності переданого процесу та ін.

Обговорюються також строгі фінансові санкції за порушення обов'язків партнерами.

Ключові поняття: обмін науково-технічними знаннями, передача технології, промислова власність, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, "ноу-хау", патент, ліцензія, патентний захист, патентна угода, ліцензійна угода, ліцензіар, ліцензіат, техніко-економічне обґрунтування, невиняткова ліцензія, виняткова ліцензія, повна ліцензія, роялти, паушальний платіж, комбінований платіж.

5.2 Міжнародні ліцензійні операції

В залежності від характеру предмета і правової основи, міжнародні операції по торгівлі науково-технічними знаннями поділяються на два види:

1) операції по торгівлі патентами і ліцензіями;

2) операції по торгівлі технічними послугами.

Зовнішньоторгові операції по торгівлі патентами і ліцензіями передбачають реалізацію винаходів передової виробничої технології, технічних знань і досвіду. Основу цих операцій, як уже говорилося, складає захист винаходів при допомозі патентного законодавства. Останнє надає патентовласнику монопольне право на використання винаходу. Це означає, що на протязі періоду дії патенту тільки він має право на виготовлення, використання і продаж товарів, що втілюють даний винахід, чи використання певних способів виготовлення даної продукції.

Такі ж монопольні права патентне законодавство країни надає власникам й інших видів промислової власності (корисних моделей, промислових зразків, товарних знаків та ін.).

Основним охоронним документом на об'єкт промислової власності являється патент.

Патент на винахід - це свідоцтво, видане компетентним органом винахіднику і свідчить про його виняткове право на використання цього винаходу. Патент дає право власності на винахід.

Щоб придбати чи продати патент (інші охоронні документи), треба знати період їх дії. Період дії патенту визначається національним законодавством і складає в середньому 15-20 років, хоча реальний термін його дії значно менший, приблизно 6-9 років.

У відповідності до патентного законодавства патент діє тільки на території тої країни, де він виданий. Тому для того, щоб забезпечити патентний захист в інших країнах, треба запатентувати в них даний винахід. Сьогодні практично всі винаходи патентуються, тому всі нові товари, які поступають на світові товарні ринки, запатентовані. Якщо імпортні товари не запатентовані, то їх ввіз забороняється. Більшість власників патенту, особливо великі підприємства, самі використовують запатентовані винаходи шляхом виробництва і реалізації продукції, що втілює винахід. Однак в сучасних умовах жорсткої конкурентної боротьби на світовому ринку патент все частіше використовується не як засіб захисту господарської діяльності патентовласника, а як самостійний об'єкт торгових угод.

При здійсненні зовнішньоторгових угод купівлі-продажу патенту його власник передає свої права іншій особі (фірмі) повністю чи частково.

Якщо він передає свої права на винахід іншій особі повністю, це вважається продажем патенту. Така угода здійснюється на основі патентної угоди. Як правило до патентної угоди звертаються малі й середні фірми, винахідники-одинаки, що не мають достатніх коштів для самостійного освоєння свого винаходу. Скуповують патенти звичайно великі фірми.

Якщо ж патентовласник передає свої права на винахід частково, тобто залишаючись власником винаходу, дозволяє на певний період за винагороду використати винахід, який охороняється патентом, то це - купівля-продаж ліцензії на використання винаходу. Угода здійснюється на основі ліцензійного договору.

Під ліцензією (патентною) розуміють дозвіл, виданий або проданий патентовласником (названим ліцензіаром) іншій особі (названій ліцензіатом) на використання об'єкта промислової власності, який охороняється, на узгоджених між сторонами умовах.

Патентна ліцензія повинна обов'язково реєструватися в патентному відомстві країни ліцензіата, інакше ліцензія вважається недійсною. Надання за кордон ліцензій на використання винаходу, технічних знань і досвіду, а також товарних знаків називається міжнародним ліцензуванням.

Міжнародні ліцензійні операції відрізняються від операцій купівлі-продажу товарів. Ця різниця полягає в наступному:

1) об'єкти ліцензійних операцій (винаходи, передовий виробничий досвід і т.п.) з'являються без прямої орієнтації на ринок;

2) зацікавленість ліцензіара в наданні ліцензії часто викликана не чисто комерційними помислами, а прагненням зміцнити свої позиції на іноземному ринку шляхом встановлення довготривалих зв'язків з партнерами;

3) в ліцензійних операціях, на відміну від угод купівлі-продажу, не відбувається повного відчуження об'єкта угоди від свого власника;

4)в ліцензійних операціях має місце по суті передача прав ліцензіату на спосіб господарювання.

Міжнародний обмін ліцензіями в сучасних умовах широко розвивається. Сьогодні це головна форма науково-технічного-обміну між країнами.

Швидкий ріст міжнародної торгівлі ліцензіями обумовлений рядом факторів, таких як розвиток науки на сучасному етапі НТР, прагнення до швидкого вкорінення на ринок нової продукції, загостренням конкурентної боротьби на світових товарних ринках та ін. В зв'язку з ростом протекціонізму міжнародне ліцензування стало одним із перспективних способів, що забезпечують підприємствам проникнення на важкодоступні ринки. Міжнародне ліцензування використовується також з метою розширення прямого товарного експорту. Нерідко покупець ліцензії дає згоду придбати у ліцензіара обладнання, необхідного для налагодження виробництва за ліцензією, а також окремі деталі та вузли для збирання ліцензованої продукції чи сировину для її виробництва.

Переваги торгівлі ліцензіями для ліцензіара полягають в тому, що він має можливість:

- в короткі строки окупити витрати на науково-дослідницькі роботи, використані на розробку винаходу;

- одержати додатковий прибуток за рахунок швидкого освоєння винаходу і випуску на його основі нової продукції;

- використати місцеву, більш дешеву, робочу силу;

- забезпечити близькість до джерел сировини;

- перебороти валютні й митні обмеження. Переваги торгівлі ліцензіями для ліцензіата - це:

- можливість економії на науково-дослідних роботах;

- одночасно доступ до передових науково-технічних досягнень;

- купівля ліцензій доповнює і розширює власні дослідження;

- можливість здійснення процесу диверсифікації;

- купівля ліцензії дозволяє виграти час, що особливо важливо в зв'язку із скороченням періоду морального старіння товару і приєднання до найновіших технологічних досягнень.

В той же час міжнародна торгівля ліцензіями має і деякі негативні наслідки. Насамперед відбувається посилення залежності ліцензіата від іноземної техніки і технології. Одночасно відбувається припинення деяких власних наукових досліджень, що в кінцевому результаті тормозить розвиток національної науки і техніки. Однак міжнародна торгівля ліцензіями являється вигідною як для ліцензіара, так і для ліцензіата. Відзначається, що кожен долар, витрачений на покупку іноземної ліцензії, за своїм ефектом еквівалентний (без урахування фактору часу) в США приблизно 6,2 дол., у Великобританії - - 3,1, у Франції - 5,4, інвестованих в НДДКР. Ефективність закупки ліцензій і виробництва продукції на її базі досягається також за рахунок того, що ліцензія значно дешевше власних НДДКР для одержання подібного результату.