Регистрация интеллектуальной собственности

Заявленный объект относится к устройствам, как они определены в пункте 2.1 Правил, так как является изделием. Изделие охарактеризовано характерными для него признаками:

- наличие конструктивного элемента;

- наличие связи между элементами;

- форма выполнения элемента, в частности, геометрическая форма;

- материал, из которого выполнен элемент.

Рассмотрение описания полезной модели показало, что результатом от использования полезной модели заявитель считает «создание универсального декоративного изделия за счет обеспечения разнообразия возможностей выбора материала основы». В заявке перечислены материалы, которые обычно используются для изготовления товаров широкого потребления. Описание не содержит сведений, какие конкретные технические эффекты (свойства, явления), возникают при использовании в изделии перечисленных материалов основы, а также какие принципы использованы при выборе материала. В заявке лишь указано, что выбор формы орнамента обусловлен природной формой растения - василька. Подбор цветов (сочетание зеленого цвета основы и синего цвета василька) объяснен тем, что василек в природе имеет синий цвет, а зеленый цвет основы выбран из эстетических соображений, исходя из того, что это цвет травы.

Таким образом, декоративное изделие в соответствии с предложением заявителя, может изготавливаться на жесткой основе (стекло, керамика, металл, пластмасса, дерево, картон) и на гибкой основе (ткань) различными методами в зависимости от материала основы. В совокупности с отсутствием в материалах заявки указания на результат, носящий объективный технический характер, это позволяет сделать вывод, что не имеет значения, на какой основе и какими средствами изображен заявленный орнамент, важен сюжет - синий василек на зеленом фоне. Из изложенного следует, что выбор формы орнамента и подбор цветов осуществлены, исходя из эстетических, а не технических соображений. Следовательно, заявлено решение, касающееся только внешнего вида изделия, направленное на удовлетворение эстетических потребностей, и соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона этому решению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Вывод о том, что заявленному устройству не может быть предоставлена правовая охрана вследствие того, что оно относится к устройствам, перечисленным в пункте 2 статьи 5 Закона, должен быть основан на рассмотрении объекта как такового в целом, а не только в результате рассмотрения только отличительных признаков.

Если при экспертизе установлено, что заявленное устройство как таковое относится к объектам, которым правовая охрана в качестве полезных моделей не предоставляется (пункт 2 статьи 5 Закона, пункт 2.2 Правил), выносится решение об отказе в выдаче патента (пункт 2 статьи 23 Закона, пункт 17.8Правил).

5.5. При экспертизе устанавливается, изложено ли в заявке техническое решение, относящееся к устройству (пункт 1 статьи 5 Закона).

После установления, что заявленный объект является устройством, то есть конструкцией или изделием, экспертиза должна установить, относится ли заявленное предложение к техническим решениям.

Анализ заявленного предложения может проводиться в два этапа, первый из которых включает установление, описано ли в заявке техническое решение, а на втором этапе устанавливается, относится ли описанное техническое решение к заявленному устройству.

5.5.1. Технический характер решения подтверждается наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании полезной модели. Технический результат, как правило, приводится заявителем в разделе описания «Раскрытие полезной модели».

При определении технического характера решения заявленная полезная модель должна рассматриваться в целом без расчленения формулы на отдельные признаки «технического» и «нетехнического» характера. Вывод о том, что предложено нетехническое решение, не должен основываться только на том основании, что формула содержит признаки «нетехнического» характера. Вместе с тем, вывод о том, что предложено нетехническое решение, может быть сделан, несмотря на то, что заявленное устройство охарактеризовано признаками, по форме имеющими технический характер, так как это не всегда свидетельствует о техническом характере решения.

Заявленное предложение не может рассматриваться как техническое решение и охраняться как полезная модель, если оно обеспечивает получение только результата, который не является техническим.

В качестве примера рассмотрим случай, когда в отличительной части формулы содержатся признаки только нетехнического характера. Допустим, заявка подана на «Рекламно-указательный дорожный знак, содержащий щит с элементами крепления, отличающийся тем, что на щит нанесено обозначение места нахождения объектов сервиса с указанием направления и расстояния до них». Достигаемый результат, как указано в заявке, заключается в доведении до потребителей информации о придорожных объектах сервиса.

В качестве другого примера можно привести «Автомат по продаже напитка в жестяной банке, отличающийся тем, что корпус автомата имеет форму, имитирующую форму продаваемой банки с напитком». В качестве результата, обеспечиваемого заявленным решением, указано придание автомату функции рекламного объекта, обеспечивающего привлечение большего количества покупателей напитка.

В каждом из приведенных примеров указанный результат не является техническим, поэтому заявленные предложения не относятся к техническим решениям и не могут охраняться как полезная модель. Этот вывод следует из рассмотрения предложений в целом (а не только отличительных признаков «нетехнического» характера).

5.5.2. В процессе экспертизы проверке подвергается формула полезной модели с позиции характера результата, для получения которого необходимы включенные в формулу признаки.

5.5.2.1. Как указано в Правилах, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результатпредставляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т. п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Раздел описания «Раскрытие полезной модели» должен содержать информацию о влиянии признака, включенного в формулу полезной модели на достижение указанного технического результата. С одной стороны, это требуется для доказательства существенности признака, с другой стороны - для доказательства технического характера решения, заявленного в качестве полезной модели.

Установление, носит ли результат технический характер, обычно не вызывает затруднений.

Однако в ряде случаев, когда при оценке характера результата возникают сложности, можно использовать перечень случаев, когда результат не считается носящим технический характер, перечисленных в подпункте (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил.

Например, получаемый результат не считается техническим, если он заключается только в получении той или иной информации вследствие использования математического метода, программы для электронной вычислительной машины или примененного в ней алгоритма.

Если результат обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе, он также не относится к техническому. Такая ситуация может иметь место, в частности, если предложено определенным образом заполнять, например, методическое пособие для учителя, блок информации о состоянии здоровья пациента или представлять на каком-либо носителе расписание движения транспорта.

Анализ характера заявленного решения может проводиться следующим образом.

Например, заявлен журнал, содержащий информационные блоки, каждый из которых выполнен с отсылками на другие информационные блоки журнала. В качестве результата в описании полезной модели указано, что такое выполнение информационных блоков журнала обеспечивает дополнительный интерес у читателя, так как каждый из блоков содержит информацию, дополняющую информацию другого блока, а информация, содержащаяся в журнале, может восприниматься не последовательно, а в порядке, выбранном читателем с использованием отсылок.

Описание действий читателя, приведенное в заявке, подтверждает, что указанный в заявке результат зависит от субъективного решения читателя - читать информационные блоки последовательно или ориентироваться на смысловое содержание отсылки, находящейся в информационном блоке, и переходить в соответствии с отсылками к другому блоку, дополняющему предыдущий. Указанный результат не носит технического характера, так как обусловлен исключительно особенностями восприятия человеком смыслового содержания информации, представленной в определенной форме на носителе, а также соблюдением определенного порядка при осуществлении действий на основе установленных правил.

Перечень ситуаций, приведенный в подпункте (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил, когда достигаемый результат не считается техническим, является не исчерпывающим. При оценке характера результата следует учитывать, что технический результат - это характеристика технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Так, например, не может быть признан техническим результат, обусловленный только впечатлением, производимым изделием - произведением искусства. Не является также техническим результат, обусловленный использованием при изготовлении изделия определенного материала, что-либо символизирующего (например, выполнение изделия или его элемента из золота для получения результата - изделия, символизирующего «золотую» свадьбу).

Следует учитывать, что Правила не требуют, чтобы задача, на решение которой направлена полезная модель, непременно носила технический характер. Формулировка решаемой задачи, как правило, вытекает из недостатков ближайшего аналога, которые предполагается устранить в заявленной полезной модели.

Критерием отнесения признака к существенным и основанием для его включения в формулу полезной модели, является технический результат, к достижению которого стремился заявитель при создании полезной модели. Таким образом, на совокупность существенных признаков полезной модели, находящихся в причинно-следственной связи с техническим результатом, выбор ближайшего аналога не влияет. Вместе с тем, в пункте 3.2.4.2 Правил указано, что в разделе описания «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели.

Со своей стороны, технический результат, достигаемый при осуществлении полезной модели, объективен и проявляется при изготовлении либо использовании устройства, в котором использованы существенные признаки заявленной полезной модели. Результат достигается благодаря тем объективным свойствам, которыми обладает устройство, охарактеризованное заявленной совокупностью существенных признаков.

В процессе экспертизы полезной модели проверяется, содержит ли описание полезной модели сведения, подтверждающие существенность заявленного признака, то есть его причинно-следственную связь с заявленным техническим результатом. Существенность признаков считается доказанной, если приведены объективные данные о том, что каждый из признаков является необходимым для достижения указанного технического результата. При этом описание должно содержать сведения, что совокупность существенных признаков достаточна для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

5.5.2.2. Иногда при рассмотрении материалов заявки встречаются случаи, когда заявители смешивают, что является задачей, решаемой полезной моделью, а что - техническим результатом. Например, в заявке указано в качестве технического результата «расширение арсенала технических средств определенного назначения». Вместе с тем, в Правилах прямо говорится, что «если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения», то есть «расширение арсенала технических средств определенного назначения» - это задача, а не технический результат. Если в заявке заявителем в качестве технического результата указано «расширение арсенала технических средств определенного назначения», это свидетельствует о том, что в заявке отсутствуют сведения о техническом результате, обеспечиваемом заявленной полезной моделью.

Под задачей расширения арсенала технических средств определенного назначения понимают задачу создания устройства, предназначенного для определенной (указанной заявителем) области применения и характеризующегося новой совокупностью существенных признаков, определяющих его назначение.

Следует обратить внимание на то, что в качестве существенных признаков рассматриваются только признаки, необходимые для реализации назначения объекта. Например, кружка, в соответствии с определением этого понятия, это вместилище для жидкости в виде стакана с ручкой. Если в качестве объекта полезной модели заявлена кружка, а в качестве задачи указано «расширение арсенала технических средств определенного назначения» существенными признаками для реализации объектом своего назначения является наличие «стакана» (вместилище для жидкости), и наличие на стакане «ручки». Если в формуле полезной модели приведены еще какие-либо признаки, например, касающиеся формы стакана или ручки, соотношения размеров (или размеров в абсолютных величинах) и т.д., эти признаки не являются существенными для реализации назначения полезной модели. В направляемом запросе заявителю следует рекомендовать сформулировать технический результат, с которым признаки полезной модели, не существенные для реализации ее назначения, находятся в причинно-следственной связи.

В заявках на полезные модели, созданные для решения исключительно задачи расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, в описании должна быть подробно раскрывается причинно-следственная связь признаков, включенных в формулу полезной модели, с реализацией указанного назначения. Должно быть также показано, что каждый из признаков, включенных в формулу полезной модели, необходим, а все вместе взятые достаточны именно для реализации данного назначения. Если такие сведения в первоначальных материалах заявки не приведены, заявителю направляется запрос с предложением обосновать необходимость каждого признака, включенного в формулу полезной модели, и достаточность их совокупности для реализации назначения полезной модели.

Например, в формулу полезной модели включены признаки, характеризующие устройство для измерения температуры, основанное на принципе фиксации температурных изменений фазы электромагнитной волны, распространяющейся по оптическому каналу. Допустим, заявителю не удалось сформулировать технический результат, обеспечиваемый при осуществлении этого устройства. В уровне техники заявителем не обнаружены устройства, основанные на подобном принципе, а проведенное сравнение с устройствами для измерения температуры, основанными на других принципах, не позволило выявить технических эффектов, свойств, явлений, которыми бы не обладали известные из уровня техники устройства аналогичного назначения. В этом случае заявитель указывает задачу - расширение арсенала технических средств, относящихся к устройствам для измерения температуры, а техническим результатом является реализация устройством указанного заявителем назначения. При этом описание полезной модели должно содержать сведения о том, что каждый из признаков, включенных в формулу полезной модели, необходим для характеристики устройства в качестве измерителя температуры, а вся совокупность существенных признаков - достаточна для реализации указанного назначения.

В некоторых заявках расширение арсенала технических средств определенного назначения является не единственной задачей, наряду с ней заявителем указывается и другая задача. В этом случае, для вывода о соответствии описания полезной модели требованиям Правил, недостаточно наличия сведений о реализации полезной моделью указанного назначения. В описании должен указываться технический результат, достигаемый при осуществлении полезной модели. Это вытекает из приведенного выше положения пункта 3.2.4.3 Правил, в соответствии с которым технический результат заключается в реализации указанного назначения, если решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. При отсутствии указания технического результата по таким заявкам следует направить запрос с рекомендацией привести раздел «Раскрытие полезной модели» в соответствии с требованиями пункта 3.2.4.3Правил, сформулировать технический результат и привести сведения о причинно-следственной связи признаков формулы полезной модели и достижения технического результата. В запросе следует предупредить заявителя о том, что отсутствие в заявке сведений о результате, носящем технический характер, свидетельствует о том, что предложенное решение не может быть отнесено к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

В некоторых заявках, в которых в качестве единственной задачи указано расширение арсенала технических средств определенного назначения, а в качестве результата - реализация устройством этого назначения, формула полезной модели составляется заявителем с включением в нее как существенных признаков (характеризующих устройство в качестве объекта определенного назначения), так и признаков, которые не являются существенными для реализации назначения.

В качестве условного примера можно привести следующий.

Заявлена бутылка, содержащая корпус с узким горлышком, отличающаяся тем, что геометрические размеры бутылки выбраны из следующих соотношений: отношение высоты бутылки Н к диаметру D корпуса составляет не более а, высота корпуса h составляет h=cD, а высота горлышка h1 составляет h1=dН. Из анализа формулы полезной модели следует, что техническое средство как таковое не изменилось. Поскольку бутылка по определению - это сосуд с узким горлышком, то конкретные размеры этого известного объекта определенного назначения никоим образом не могут изменить указанное известное назначение, следовательно, и арсенал технических средств определенного назначения остался неизменным.

Все признаки, которые характеризуют заявленное устройство как бутылку, являются существенными. В данном случае - это признаки ограничительной части формулы. Остальные признаки (соотношение размеров) расширяют ассортимент бутылок, в следствие чего не являются существенными для характеристики назначения заявленного объекта как бутылки, то есть все отличительные признаки формулы полезной модели являются несущественными.

В соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил в описании должна быть приведена информация об известных заявителю аналогах с указанием причин, препятствующих получению технического результата, обеспечиваемого предлагаемой полезной моделью.

Как правило, в подобных случаях в описании заявки не содержится информация о недостатках известных устройств (в данном случае бутылок), которые не позволяют обеспечить требуемый технический результат, представляющий собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п.. Отсутствие в описании заявки сведений о проявлении какого-либо технического эффекта, явления, свойства свидетельствует о том, что в такой заявке на полезную модель имеет место нарушение пункта 3.2.4.2 Правил.

Нарушение требований пункта 3.2.4.2 Правил, относящихся к описанию уровня техники, а также требований пункта 3.2.4.3 Правил, относящихся к раскрытию полезной модели, означает, что в данном случае при создании вышеописанной полезной модели не достигается заявленный технический результат - реализация назначения, обеспечивающая решение задачи расширения арсенала технических средств.

5.5.2.3. Если в качестве результата заявителем указано «расширение функциональных возможностей устройства», для оценки, носит ли заявленное решение технический характер, нужно установить, достигается ли такой результат за счет технического эффекта, явления, свойства и т.п., или за счет нетехнических средств.

Например, расширение функциональных возможностей устройства может быть связано с соблюдением определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил. К примеру, заявлено изделие - входной билет на мероприятие, выполненный на бумажном носителе и имеющий нанесенный на него серийный номер. В качестве результата указано расширение функциональных возможностей устройства за счет использования его также в качестве лотерейного билета. Посетитель в соответствии с правилами, установленными организаторами мероприятия, по входному билету может принять участие в лотерее, разыгрываемой по серийному номеру входного билета. Входной билет при этом действительно приобретает дополнительную функцию - становится лотерейным билетом. Однако это достигается за счет соблюдения правил, установленных организаторами мероприятия, что в соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил не может быть отнесено к результату, носящему технический характер.

В качестве примера, когда расширение функциональных возможностей устройства достигается вследствие использования решения, носящего технический характер, можно привести устройство для дозирования сыпучих материалов, которое в дополнение к своей основной функции (дозатора) выполняет функцию распределителя сыпучих материалов, что достигается определенным выполнением элементов устройства.

5.5.3. Иногда при рассмотрении материалов заявки эксперт выявляет, что формула полезной модели, наряду с существенными, включает признаки, существенность которых не доказана в описании полезной модели.

Заявителю следует предложить исключить такой признак из формулы или включить в описание полезной модели сведения, подтверждающие причинно-следственную связь таких признаков с получением указанного в заявке технического результата, так как отсутствие этих сведений не позволяет оценить существенность включенного в формулу признака.

Если анализ полученного ответа заявителя показал, что существенность признака не доказана, и независимый пункт формулы содержит несущественные признаки в запросе, направляемом в соответствии с пунктом 17.3 Правил, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы полезной модели. При этом эксперт может также сообщить о последствиях включения несущественного признака в формулу полезной модели.

В ряде случаев, заявитель включает в формулу полезной модели в качестве отличительных признаков исключительно соотношения параметров устройства или параметры в абсолютных величинах в виде диапазонов или конкретных величин. Результат, указываемый в таких заявках, обычно носит вполне технический характер, обычно связанный с оптимизацией каких-либо характеристик устройства. В этом случае может быть запрошено подтверждение существенности таких признаков для достижения указанного технического результата, в том числе экспериментальное. При непредставлении доказательств существенности отличительных признаков следует руководствоваться пунктом 5.5.3.2, в котором рассмотрены действия экспертизы в случае, когда все отличительные признаки полезной модели являются несущественными.

5.5.3.1. Сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Если при экспертизе выявлено, что в формулу полезной модели включена совокупность существенных признаков, достаточная для получения указанного в заявке технического результата, это означает, что формула выражает сущность полезной модели, то есть, составлена без нарушения предъявляемых к ней требований. Наличие в рассматриваемом случае несущественных признаков в формуле полезной модели не является препятствием для принятия решения о выдаче патента. Заявителю может быть сообщено, что в случае выдачи патента несущественные признаки не принимаются во внимание в случае опротестования выданного патента по условию патентоспособности «новизна».

Если заявитель не учел предостережения о том, что несущественные признаки не принимаются во внимание при оценке новизны полезной модели, и в ответе на запрос экспертизы не внес уточнений, доказывающих существенность отличительных признаков, оснований для повторного запроса не имеется. Как указывалось выше, включение несущественных признаков в формулу не препятствует вынесению решения о выдаче патента.

5.5.3.2. Исключение составляет случай, когда все отличительные признаки независимого пункта формулы являются несущественными. Заявителю в этом случае направляется запрос с предложением представить обоснования существенности отличительных признаков и/или дополнить независимый пункт формулы недостающими существенными признаками из описания (если описание позволяет это сделать) с учетом того, что достаточность совокупности признаков для получения технического результата, недостижимого при осуществлении устройства-прототипа, должна быть обусловлена введением в формулу, в первую очередь, именно существенных признаков, отличительных от наиболее близкого аналога. Если заявитель не дополнил независимый пункт формулы существенными отличительными признаками, заявка признается отозванной.

Примером, когда отличительная часть формулы не содержит существенных признаков, может служить «Устройство для распыления лекарственного препарата, содержащее корпус, заполненный препаратом, на крышке которого установлен насос с распылительной головкой, рабочей камерой, клапаном и трубкой, отличающееся тем, что в качестве лекарственного препарата использован (приведено название)».

В качестве технического результата указано повышение удобства нанесения препарата на кожу пациента.

Как следует из рассмотрения формулы, удобство нанесения достигается собственно устройством для распыления препарата и не зависит от того, какой препарат используется. Если первоначальные материалы заявки не дают возможности скорректировать формулу полезной модели так, чтобы отличительная часть независимого пункта формулы включала существенные признаки, или заявитель откажется выполнить такую корректировку, заявка признается отозванной.

Противоположным примером может служить аналогичное устройство, отличительными признаками которого являются параметры распылительной головки, выбранные исходя из вязкости распыляемого препарата. В этой ситуации отличительные признаки существенны для достижения указанного результата, и по заявке может быть вынесено решение о выдаче патента.

5.5.3.3. В подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил указано, что для характеристики полезной модели не следует использовать признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения, то есть предназначенных для получения результата, не являющегося техническим.

Например, предложено устройство, характеризующееся признаком в виде надписи (текста), или в виде описания изображения, или в виде указания на характер текста или изображения («нанесен текст развлекательного содержания», «изображено животное»). В этой ситуации согласно подпункту (1.21) пункта 17.3 Правил заявителю предлагается исключить признаки такого вида из формулы полезной модели, при этом нужно указать на возможность совпадения упомянутых обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками, знаками обслуживания либо с наименованиями мест происхождения товаров. Такие знаки и наименования могут быть уже зарегистрированы или зарегистрированы в будущем другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов услуг. В случае использования полезной модели это приведет к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара.

Если при экспертизе установлено, что для характеристики полезной модели использованы признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения, заявителю в соответствии с подпунктом (1.21) пункта 17.3 Правил направляется запрос с изложением выявленных обстоятельств. Если указанные выше обозначения являются единственными отличительными признаками и заявитель не исключит их из формулы полезной модели, заявка может быть признана отозванной.

Следует при этом учитывать, что не следует заведомо считать любые признаки «изобразительного» характера необходимыми только для получения результата, не являющегося техническим. Так, например, на машинно-считываемую этикетку для изделия наносят контрастные знаки, включающие граничную маркировку, образующую внешнюю границу площади, занятой примыкающим к ней информационным полем, которое может содержать множество несущих информацию знаков. Техническим результатом в данном случае является упрощение идентификации изделий с последующим автоматическим их распознаванием за счет определения расположения граничной маркировки и прочтения несущих информацию знаков на информационном поле.

В качестве другого примера можно привести защитный элемент для ценной бумаги, который может быть охарактеризован выполнением на прозрачной подложке рисунка из металлической нити, расположенного с определенной частотой повторения и амплитудой, варьируемых по длине элемента, что позволяет повысить защитные свойства за счет лучшей разборчивости рисунка.

Получаемый результат в приведенных выше примерах носит объективный технический характер и не зависит от того, как будет восприниматься их смысл человеком, наблюдающим за работой устройства. По заявкам, поданным на подобные решения, выносится решение о выдаче патента.

5.5.3.4. В ряде случаев, когда заявлено устройство, представляющее собой какой-либо носитель с записанной на нем информацией, в результате реализации информации, представленной на носителе, может достигаться результат технического характера. Для решения вопроса о возможности предоставления такому объекту охраны как полезной модели следует установить, относится этот результат к самому носителю, то есть заявленному устройству или к смысловому содержанию информации.

Например, заявлено методическое пособие для учителя труда в виде носителя из плотной бумаги с символами в виде букв, состоящего из двух частей, при этом на первую часть носителя нанесен информационный текст с техническим описанием конструкции рубанка и методическими рекомендациями по преподаванию предмета, а на вторую часть нанесен текст с информацией об успеваемости учащихся по разделам данного предмета, причем обе части скреплены между собой с образованием книжного блока или тетради.

В данном случае заявленный объект охарактеризован конструктивными признаками «носитель из плотной бумаги, состоящего из двух частей», «части скреплены между собой с образованием книжного блока или тетради», присущими устройству. Другие признаки составляют описание конструкции - рубанка, а также процесса преподавания и информацию об учащихся. Результатом от использования полезной модели, как указано в описании полезной модели, является повышение эффективности преподавания за счет следования методическим рекомендациям, изложенным в пособии. Поскольку указанный результат достигается вследствие выполнения рекомендаций, представляющих собой смысловое содержание пособия (к которому относится и техническое описание конструкции рубанка), а не пособием как изделием, предложенное решение не может рассматриваться как относящееся к заявленному устройству.

Аналогичный подход используется, если заявлен, например, машиночитаемый носитель с записанной на нем программой. В этом случае должно быть установлено, что использование записанной на носителе информации осуществляется с использованием технических средств, а информация предназначена для управления техническим средством.

Как и в предыдущем примере, если технический результат проявляется лишь вследствие реализации предписаний, содержащихся в записанной на носителе программе, следовательно, заявленный технический результат не относится к устройству, воплощающему данную полезную модель, т.е. к носителю информации. Если же машиночитаемый носитель (в том числе сменный) предназначен для непосредственного участия в работе технического средства под управлением записанной на носителе программы для вычислительной машины и при таком управлении обеспечивается получение технического результата, то этот результат относится и к самому носителю. Упомянутым техническим средством, работающим под управлением программы, могут быть вычислительная машина, станок с программным управление и т.п.

Приведенные ниже примеры ретранслированы из пункта 1.2.3.2 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Роспатента от 31.03.2004 № 43.

Так, например, сменный машиночитаемый носитель информации - гибкий диск - может быть охарактеризован таким образом, что на нем записана компьютерная программа, автоматически начинающая работать при копировании на диск файлов и обеспечивающая их запись на данный диск в «сжатом» виде 7 . Это позволяет увеличить объем записываемой на диске информации. Диск благодаря записанной на нем программе, работающей указанным образом, приобретает техническое свойство - увеличенную «емкость», присущее ему самому. Ясно, такой результат имеет технический характер и относится к самому заявляемому носителю (диску), охарактеризованному упомянутым образом и обладающему названным свойством,

Пример, в котором должен быть сделан противоположный вывод, относится к заявляемому сменному машиночитаемому носителю - оптическому диску, на котором записана программа, аналогичная упомянутой выше, в виде, предназначенном для инсталляции на жесткий диск компьютера. Технический результат, аналогичный названному выше, после инсталляции программы будет достигаться при работе компьютера в отношении его жесткого диска. Однако заявляемый носитель - оптический диск с программой, записанной на нем в указанном виде, не будет участвовать в получении этого результата и вообще не будет присутствовать в компьютере. Несмотря на отмеченное достоинство записанной на этом носителе программы, в данном случае носитель не является средством, при изготовлении или использовании которого как-либо проявляются полезные особенности записанной на нем программы. Он, выполняя обычную для себя функцию - быть средством для записи и хранения информации и допускать возможность ее считывания. не имеет отношения к достоинствам этой программы.

Очевидно, что решение вопроса о том, относится ли технический результат, получаемый благодаря использованию записанной на носителе программы, к самому носителю как средству, воплощающему заявленную полезную модель, полностью зависит от особенностей программы, а последние являются следствием положенного в основу программы алгоритма. Поэтому выявление в формуле полезной модели признаков, необходимых только для получения результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему полезную модель, в подпункте (4) пункта 19.4 Правил связывается именно с полезными моделями, характеризуемыми с привлечением признаков программы для электронных вычислительных машин или используемого в такой программе алгоритма.

5.5.3.5. При рассмотрении заявок, поданных на различные устройства для проведения игр, достаточно часто возникают вопросы о техническом характере заявленного решения.

Рассмотрим два типичных примера заявок на игры.

Заявлена настольная игра, содержащая плоское игровое поле из картона или пластика с игровыми позициями, набор фишек и средство выбора случайного числа. Для достижения технического (как указывает заявитель) результата обусловленного развитием познаний в области географии и повышения увлекательности предлагается дополнить игровое поле различными изображениями рек, лесов и гор, которые накладывают определенные изменения в условия игры.

Рассмотрение формулы полезной модели показало, что заявленная игра является комплектом для проведения игры, охарактеризованным с привлечением признаков: «плоское игровое поле из картона или пластика», «средство выбора случайного числа», «набор фишек», характеризующих устройство. Однако, элементы комплекта, как и весь комплект в целом не претерпели каких-либо конструктивных изменений, а дополнения, касающиеся изображения на игровом поле рек, лесов и гор, связаны с ограничением перемещения фишек по игровому полю и приводят к изменению правил игры. В этом случае в запросе следует сообщить заявителю о том, что внесенные изменения не изменяют функционирования устройства и реализацию его назначения.

Кроме того, наличие признаков устройства в представленной заявителем формуле, в рассматриваемом случае не свидетельствует о техническом характере решения. Технический характер решения должен подтверждаться наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании полезной модели. В описании игры в качестве технического результата указано повышение результата обусловленного развитием познаний в области географии и повышения увлекательности.

Заявленное предложение не признается относящимся к полезным моделям, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил не является техническим. Как указано в Правилах, получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

- проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума;

- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

В заявленном предложении, несмотря на то, что «технические» признаки формулы дают техническую характеристику заявленного изделия, достигаемый результат не имеет технического характера, и предложение в целом не является техническим решением. Результат достигается вследствие соблюдения установленных заявителем правил игры в сочетании с восприятием игроками смыслового содержания изображений, нанесенных на элементы игры. Таким образом, предложение в целом не является техническим решением, относящимся к устройству, и ему не может быть предоставлена охрана как полезной модели.

Описанная выше игра может квалифицироваться как техническое решение, относящееся к устройству и охраняться как полезная модель, если в качестве технического результата будет указано, например, «повышение прочности и долговечности элементов игры», а в формулу включен хотя бы один из признаков, «работающих» на достижение этого результата: «игровое поле выполнено из картона или пластика с продольными и поперечными элементами усиления», «игровые фишки выполнены с утолщениями по периметру», «на игровые карточки нанесено полимерное покрытие».

5.6. В случае если имеются нарушения требований Правил к содержанию разделов описания, экспертиза направляет запрос заявителю. В запросе заявитель информируется о выявленных недостатках, возможных негативных последствиях наличия таких недостатков и о путях их устранения, если таковые имеются.

В частности, заявителю может быть предложено уточнить раздел описания «Раскрытие полезной модели», если в этом разделе не выделены признаки, отличительные от наиболее близкого аналога. Достижение технического результата определяется наличием у заявленной полезной модели именно отличительных признаков, отсутствующих у наиболее близкого аналога (за исключением полезных моделей, не имеющих аналогов). Отличительные признаки должны образовать с признаками ограничительной части формулы совокупность, достаточную для достижения результата. При этом не имеет значения, составлена формула полезной модели с разделением на ограничительную и отличительную части формулы или без такого разделения.

Запрос направляется заявителю, если не выполнены требования Правил к содержанию раздела описания «Осуществление полезной модели», например, если отсутствует описание средств и методов, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом пункте формулы, и отсутствуют ссылки на источник, ставший общедоступным до даты приоритета полезной модели, в котором эти средства и методы описаны.

Запрос направляется также, если не приведено подтверждение, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Запрос исправленных материалов в соответствии с подпунктом (4) пункта 17.3 Правил может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения выявленных при экспертизе недостатков.

6. Заключение

Если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на техническое решение, относящееся к заявленному устройств, и содержит все необходимые документы, соответствующие установленным требованиям, то принимается решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную модель и установленного приоритета.

Если в результате экспертизы заявки установлено, что она подана на решение, неохраняемое в качестве полезной модели, выносится решение об отказе в выдаче патента

Если в процессе экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, и в ответе на запрос (или запросы) экспертизы эти недостатки заявителем не устранены, заявка признается отозванной.

Примечания:

1 Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа.

2 Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов/ под ред. Н.Ю.Шведовой, 23-е изд. испр.? М.: Рус.яз., 1991, с.344.

3 Там же, с. 83.

4 В соответствии с Большим медицинским словарем под ред проф. Билича Г.Л., Вече(Аст. М.: -- 1998, т. 2, с. 527 «Шов -- в хирургии зашивание раны или разреза ткани с помощью шелковой нити или кетгута для ускорения процесса ее заживления.».

5 Биополе, -я, ср. В парапсихологии: невидимое поле (в 5 знач.), создаваемое каким-нибудь организмом, группой организмов вокруг себя

6 Парапсихология, и, ж. (спец.). Изучение научно не объяснённых явлений человеческого восприятия без участия органов чувств и физических воздействий на кого- что-нибудь, без посредства мышечных усилий.

7 Разумеется предполагается, что формула полезной модели содержит совокупность существенных признаков, в частности, признаков реализуемого программой алгоритма, достаточную для характеристики носителя в указанном качестве.

Методические рекомендации по отражению в государственных контрактах вопросов правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности

Методические рекомендации по отражению в государственных контрактах вопросов правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности (утв. Руководителем Роспатента Б.П. Симоновым 02.03.2006 г.)

Введение

Согласно Стратегии Российской Федерации в области развития науки и инноваций на период до 2010 года создание эффективной инновационной системы и использовании интеллектуальной собственности рассматривается как одна из основных задач активизации инновационной деятельности. Объекты интеллектуальной собственности должны служить основой легального рынка научно-технических результатов, основой создания конкурентоспособной отечественной промышленности.

Первоочередная задача заключается в использовании результатов научно-технической деятельности, полученных в рамках выполнения работ по государственным контрактам. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.11.2001 №1607-р, и постановлению Правительства Российской Федерации от 17.11.05 №685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности», государственные заказчики научно-технической продукции обязаны в пределах своей компетенции эффективно осуществлять распоряжение закрепленными за государством правами на результаты научно-технической деятельности в целях доведения их до стадии промышленного применения и реализации готовой продукции. При закреплении прав на созданные за счет средств федерального бюджета результаты за организациями - исполнителями, последние должны самостоятельно осуществлять управление принадлежащей им интеллектуальной собственностью и обеспечивать её коммерциализацию.

При этом закрепление прав и распоряжение правами осуществляется в соответствии с условиями государственного контракта.

Роспатентом подготовлены настоящие методические рекомендации по вопросу отражения в государственных контрактах положений, устанавливающих права и обязанности сторон по закреплению прав, правовой охране и использованию созданных результатов научно-технической деятельности.

Рекомендации предназначены для государственных заказчиков, руководителей предприятий и организаций, предпринимателей и специалистов, имеющих отношение как к выполнению работ по государственным контрактам, так и к использованию новых технологий и к инновационной деятельности. Помимо изложенных в данных методических рекомендациях общих подходов следует учитывать также наличие большого количества специальной литературы по всем затронутым вопросам.

Положения государственных контрактов, касающиеся правовой охраны и использования созданных результатов научно-технической деятельности

При заключении и исполнении государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд, государственные заказчики должны обеспечивать включение в них вопросов правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности.

В обязательном порядке сторонами должны быть урегулированы следующие положения.

1. Закрепление прав на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении работ по контракту.

2. Обязательства исполнителя по обеспечению государственных интересов.

3. Обязательства по обеспечению правовой охраны полученных результатов путем оформления патентов либо с использованием режима коммерческой тайны.

4. Обязательства исполнителя по проведению патентных исследований в полном объеме в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

5. Обязательства государственного заказчика и исполнителя в отношении использования предшествующей интеллектуальной собственности или прав и информации, принадлежащей третьим лицам.

6. Обязательства обладателя прав на созданные объекты интеллектуальной собственности по выплате вознаграждения их авторам.

7. Порядок использования результатов работ, полученных в рамках государственного контракта.

1. Закрепление прав на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении работ по контракту

Согласно действующему российскому законодательству право на результаты работ, выполняемых по договору, в том числе на объекты, способные к правовой охране, может принадлежать как заказчику, так и исполнителю, или заказчику и исполнителю совместно.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.05 №685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности», следует соблюдать следующие принципы закрепления прав на результаты научно-технической деятельности, созданные за счет бюджетных средств.

1. Государственные заказчики научно-технической продукции должны в обязательном порядке обеспечить закрепление за государством прав на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, если данные результаты в силу закона изъяты из оборота либо ограничены в обороте или финансирование работ по доведению этих результатов до стадии промышленного применения (включая изготовление опытной партии) берёт на себя Российская Федерация.

2. Государственные заказчики научно-технической продукции должны в обязательном порядке закрепить за государством, или за Российской Федерацией и исполнителем совместно, права на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, связанные с обеспечением обороны и безопасности государства, а также с защитой здоровья населения.

В иных случаях права на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, должны закрепляться за организацией-исполнителем.

Согласно Патентному закону Российской Федерации (статья 91) права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному контракту закрепляются на основе договорного принципа:

«Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, принадлежит исполнителю (подрядчику), если государственным или муниципальным контрактом на выполнение работ для государственных или муниципальных нужд не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик».

Принятое сторонами государственного контракта соглашение о распределении прав на результаты научно-технической деятельности должно быть чётко зафиксировано в государственном контракте на выполнение работ для государственных нужд.

2. Обязательства исполнителя по обеспечению государственных интересов

В случае закрепления прав на результаты работ, полученные в рамках контракта, за организацией-исполнителем, для обеспечения интересов государства в контракте следует оговорить определённые условия по распоряжению этими правами.

Условия распоряжения правами на результаты, полученные при выполнении работ, как правило, определяется в отдельном соглашении (договоре), которое является неотъемлемой частью государственного контракта. Условия распоряжения правами могут быть также включены непосредственно в текст государственного контракта.