Регистрация интеллектуальной собственности

(14.9.4) При установлении приоритета по выделенной заявке в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона проверяется соблюдение следующих условий:

- наличие ходатайства о выделении заявки из первоначальной заявки на товарный знак того же заявителя;

- первоначальная заявка не отозвана и не признается отозванной;

- подача выделенной заявки осуществлена до принятия решения по первоначальной заявке;

- соответствие заявляемого обозначения обозначению, содержащемуся в первоначальной заявке;

- товары и услуги, указанные в выделенной заявке, были заявлены в первоначальной заявке.

14.10. В случае, если разными заявителями поданы заявки на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, на основе соглашения между заявителями регистрация заявленного товарного знака в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть произведена на имя одного из них.

В случае, если на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы заявки одного и того же заявителя, регистрация товарного знака в отношении таких товаров может быть произведена по одной из выбранных заявителем заявок.

В течение шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители (заявитель) должны сообщить о достигнутом ими соглашении (своем выборе) о том, по какой из заявок испрашивается регистрация товарного знака.

В случае, если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки признаются отозванными, о чем заявитель уведомляется.

В случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае поступления заявок непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через "окно" без использования почтовой доставки, более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятизначный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

15. Проверка дополнительных материалов

15.1. При поступлении дополнительных материалов, поданных заявителем по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления.

Указанные материалы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что указанные копии были запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы.

При проверке соблюдения заявителем установленных сроков следует руководствоваться пунктом 5.2 настоящих Правил.

Если заявитель нарушил установленный срок и не представил просьбу о его продлении в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил или оставил запрос экспертизы без ответа, заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

15.2. При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу.

Дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в обозначение или исключение из него словесного либо основного изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента.

Дополнительные материалы признаются также изменяющими заявку по существу, если они содержат дополнение перечня товаров и услуг товарами и услугами, не указанными в заявке.

15.3. В случае признания дополнительных материалов изменяющими заявку по существу заявителю до принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы.

Иные сведения учитываются при проведении экспертизы.

15.4. В отношении дополнительных материалов, поступивших по факсу, применяются положения пункта 5.6 настоящих Правил.

16. Обжалование решения экспертизы

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона в случае несогласия с решением, принятым по результатам формальной экспертизы заявки, об отказе в принятии ее к рассмотрению, или с решением, принятым по результатам экспертизы заявленного обозначения, или с решением о признании заявки отозванной заявитель может подать возражение в Палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения соответствующего решения или запрошенных у федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности копий противопоставленных заявке материалов при условии их запроса заявителем в течение месяца с даты получения им соответствующего решения.

17. Регистрация товарного знака

На основании решения о регистрации товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии со статьей 14 Закона в течение месяца с даты получения документа об уплате установленной пошлины производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Реестр).

При непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, регистрация товарного знака не производится, соответствующая заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

В Реестр вносятся товарный знак, сведения о его правообладателе, дата приоритета товарного знака и дата его регистрации, перечень товаров, для которых зарегистрирован знак, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

18. Публикация сведений о регистрации товарного знака

При публикации в соответствии со статьей 18 Закона сведений о регистрации федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров":

- номер и дату регистрации;

- дату истечения срока действия регистрации;

- номер и дату подачи заявки, по которой произведена регистрация;

- номер, дату и код страны (по стандарту ВОИС ST.3) подачи заявки, на основании которой установлен конвенционный приоритет товарного знака, если установлена дата приоритета согласно пункту 2 статьи 9 Закона;

- дату выставочного приоритета, если установлена дата приоритета согласно пункта 3 статьи 9 Закона;

- наименование или имя правообладателя, а также указание его места нахождения или места жительства;

- неохраняемые элементы;

- адрес для переписки;

- изображение товарного знака, за исключением товарных знаков, указанных в абзаце шестом пункта 2.2 настоящих Правил;

- указание (в необходимых случаях) на то, что товарный знак является звуковым;

- указание (в необходимых случаях) на то, что товарный знак является световым;

- указание цвета или цветового сочетания товарного знака, если товарный знак зарегистрирован в ином, чем черно-белое, цветовом сочетании;

- указание (в необходимых случаях) на то, что товарный знак является объемным;

- указание класса (классов) МКТУ и перечень относящихся к нему (к ним) товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

- указание на то, что товарный знак является коллективным (если зарегистрирован коллективный знак), и сведения о лицах, имеющих право пользования коллективным знаком, а также выписку из устава коллективного знака в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона;

- номер (номера) и дату (даты) предшествующей регистрации, если таковые имеются.

Правила принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращения предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак

(утверждены приказом Роспатента от 3 марта 2003 г. N 28)

зарегистрированы в Минюсте России 21.03.2003 г.; рег. № 4302,

опубликованы в "Российской газете" 03.04.2003 г.)

Настоящие Правила принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращения предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак (далее - Правила) изданы в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями) (далее - Закон).

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак (далее - правообладатель) или прекращения предпринимательской деятельности физического лица - правообладателя в соответствии со статьей 29 Закона.

2. Принятие решения осуществляется на основании заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака при ликвидации юридического лица - правообладателя или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - правообладателя (далее - заявление), которое может быть подано заинтересованным лицом (далее - заявитель) в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

3. Заявление должно относиться к регистрации одного товарного знака.

4. Заявление представляется согласно образцу, приведенному в Приложении к настоящим Правилам.

5. Заявление представляется на русском или другом языке.

В заявлении, представленном на русском языке, имена, наименования и адреса могут быть указаны и на другом языке для целей публикации сведений в изданиях федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности на другом языке.

Если заявление представляется на другом языке, к нему прилагается его перевод на русский язык, подписанный заявителем или патентным поверенным.

Заявление, представленное на другом языке, считается представленным на дату его поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если его перевод поступил не позднее двух месяцев с даты направления заявителю федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомления о необходимости выполнения данного требования, в противном случае заявление считается представленным на дату поступления его перевода.

6. Заявление подписывается заявителем.

Если заявителем является юридическое лицо, заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это, в установленном порядке, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью юридического лица.

Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.

7. К заявлению прилагается документ, подтверждающий факт ликвидации юридического лица - правообладателя или факт прекращения предпринимательской деятельности физического лица - правообладателя.

В отношении российских юридических лиц в качестве такого документа может рассматриваться выписка из единого государственного реестра юридических лиц, оформленная в установленном порядке.

В отношении физических лиц, получивших право на осуществление предпринимательской деятельности в Российской Федерации, - документ, подтверждающий прекращение предпринимательской деятельности такого лица.

В отношении иностранных юридических лиц или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, помимо документа, подтверждающего факт ликвидации юридического лица - правообладателя или факт прекращения предпринимательской деятельности физического лица - правообладателя, дополнительно могут прилагаться документы, подтверждающие соответствие представленного документа законодательству соответствующего государства (например, выписки из нормативных актов, судебных решений и др.).

8. Для ведения дел по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака заявитель может уполномочить патентного поверенного с выдачей ему соответствующей доверенности.

Доверенность, выдаваемая на имя патентного поверенного, или ее копия, которая может быть подписана заявителем или патентным поверенным, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности представляется по желанию патентного поверенного. В случаях обоснованного сомнения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в достоверности сведений о наличии у патентного поверенного соответствующих полномочий, их действительности и т.д. доверенность или ее копия представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по его запросу.

В случае представления доверенность или ее копия приобщаются к заявлению.

В случае подачи заявления через патентного поверенного сведения о предоставлении ему соответствующих полномочий могут быть приведены в заявлении.

В случае досрочного прекращения полномочий, указанных в доверенности, заявитель подает в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующее заявление.

9. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются на русском или другом языке. Если документы представлены на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, подписанный заявителем или патентным поверенным.

10. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности непосредственно или направляются почтой. Заявление и прилагаемые к нему документы могут представляться по факсу с последующим представлением их оригиналов с соблюдением нижеуказанных требований.

Оригиналы заявления и прилагаемых к нему документов, переданных по факсу, должны быть представлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие ранее по факсу. При соблюдении этого условия датой поступления документа считается дата поступления его по факсу.

Если оригинал документа поступил по истечении указанного срока или документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному оригиналу, документ считается поступившим на дату поступления оригинала, а содержание поступившего по факсу документа в дальнейшем во внимание не принимается.

До представления оригинала документ, переданный по факсу, считается не поступившим.

Если какой-то документ или его часть, поступившие по факсу, не читаемы или часть документа не получена, соответствующий документ или его часть считаются поступившими на дату поступления оригинала.

11. Заявление рассматривается в течение четырех месяцев с даты его поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В течение десяти дней с даты поступления заявления федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет правообладателя о поступлении заявления с предложением подтвердить или опровергнуть указанную в заявлении информацию. Ответ правообладателя учитывается при рассмотрении заявления, если он поступил в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двух месяцев с даты направления уведомления.

При рассмотрении заявления проверяется его соответствие требованиям и условиям, установленным в пунктах 2 - 7 настоящих Правил, а также соответствие представленных документов действующему законодательству.

12. В случае нарушения требований к заявлению и прилагаемым к нему документам, установленных в пунктах 2 - 7 настоящих Правил, или выявления обстоятельств, препятствующих прекращению правовой охраны товарного знака, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет запрос заявителю с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить отсутствующие или исправленные документы и/или внести соответствующие изменения и дополнения. При этом срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 11 настоящих Правил, исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.

При непредставлении в указанный срок запрашиваемых документов ранее представленные материалы, кроме заявления, с отказом в удовлетворении просьбы о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возвращаются по адресу, указанному в заявлении. 13. При соответствии представленных материалов требованиям, установленным в пунктах 2 - 9 настоящих Правил, принимается решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, о чем вносятся соответствующие сведения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Реестр).

14. Уведомление о прекращении правовой охраны товарного знака направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении. Копия уведомления направляется по адресу, указанному в Реестре.

Сведения о прекращении правовой охраны товарного знака публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

15. Правовая охрана товарного знака считается прекратившей свое действие с даты внесения соответствующих сведений в Реестр.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Временные методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей

Временные методические рекомендации

по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей (утв. приказом Роспатента от 11.10.2005 №121)

1. Общие положения

2. Правовые основания отнесения решения, заявленного в качестве полезной модели, к техническому решению, относящемуся к устройству

3. Понятие «устройство»

4. Устройства, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей

5. Проверка формулы и описания полезной модели в части наличия сведений о техническом решении, относящемся к устройству

6. Заключение

1. Общие положения

Настоящие методические рекомендации (далее - Рекомендации) направлены на обеспечение реализации положений Патентного закона Российской Федерации (далее - Закон), связанных с установлением возможности предоставления заявленному решению правовой охраны в качестве полезной модели в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона и пунктом 2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Правила) при экспертизе заявок на выдачу патента на полезную модель (далее - заявка на полезную модель) в соответствии со статьей 23 Закона.

В настоящих Рекомендациях рассмотрены вопросы, возникающие:

- при установлении, относится ли заявленный объект к устройствам;

- при проверке, не является ли заявленное устройство объектом, упомянутым в перечне в пункте 2 статьи 5 Закона (пункт 2.2 Правил), которому правовая охрана качестве полезных моделей не предоставляется;

- при проверке, носит ли заявленное решение технический характер, и определении, относится ли это техническое решение к заявленному устройству.

2. Правовые основания отнесения решения, заявленного в качестве полезной модели, к техническому решению, относящемуся к устройству

2.1. В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 5 Закона и подпункта (1)пункта 2.1 Правил в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Как указано в пункте 2 статьи 5 Закона, не допускается предоставление правовой охраны в качестве полезных моделей решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; топологиям интегральных микросхем; решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

2.2. В соответствии с пунктом 17.2 Правил в процессе экспертизы проверяется, подана ли заявка на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели.

2.3. В случае если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, принимается решение об отказе в выдаче патента на полезную модель (пункт 2 статьи 23 Закона, пункт 17.8 Правил).

3. Понятие «устройство»

3.1. Толковый словарь русского языка определяет понятие «устройство» следующим образом.

«УСТРОЙСТВО, а, ср.

1. см. устроить, ся.

2. Расположение, соотношение частей, конструкция чего-нибудь. Удобное устройство помещения. Прибор сложного устройства.

3. Установленный порядок, строй. Государственное устройство. Общественное устройство.

4. Техническое сооружение, механизм, машина, прибор. Решающее устройство. Регулирующее устройство».

(Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: - «Русский язык» 1991, с. 748).

Подпунктом (1) пункта 2.1 Правил определено, что к устройствам относятся конструкции и изделия.

«Конструкция - состав и взаимное расположение частей какого-нибудь строения, сооружения, механизма, а также само строение, сооружение, машина с таким устройством» (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: - «Русский язык» 1991, с. 839).

«Конструкция - (от лат. constractio - составление, построение), устройство, взаимное расположение частей, состав к.-л. строения, механизма и т.п., строение, механизм и.т. с таким устройством» (Новый иллюстрированный энциклопедический словарь/Ред. кол.: В.И. Бородулин и др. - М.: Большая Российская энцикл.,2000, с.355).

«Изделие - вещь, товар» (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.:-«Русский язык» 1991, с.242).

Таким образом, из изложенного выше следует, что из приведенных в Словаре русского языка четырех значений слова «устройство» второе («расположение, соотношение частей, конструкция чего-нибудь») и четвертое («техническое сооружение, механизм, машина, прибор») могут использоваться при экспертизе полезных моделей.

При установлении возможности предоставления заявленному решению охраны как полезной модели следует также учитывать, что в пункте 2 статьи 10 Закона в отношении полезной модели использован также термин «продукт»1. Продукт - это результат человеческого труда. Объекты, которые не являются результатами человеческого труда, не охраняются в качестве полезных моделей (природные объекты, в том числе объекты живой природы, структура физических тел и т. д.)

3.2. Не исчерпывающий перечень признаков, которыми может характеризоваться заявленное решение как устройство, приведен в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил.

К таким признакам относятся, в частности, наличие конструктивного элемента, наличие связи между элементами, взаимное расположение элементов, форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма, форма выполнения связи между элементами, параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь, материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, среда, выполняющая функцию элемента.

4. Устройства, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей

Если установлено, что заявленный объект относится к устройству, проверяется, не является ли заявленное устройство объектом, которому в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона ( пункт 2.2 Правил) правовая охрана качестве полезной модели не предоставляется, то есть, не является ли заявленное устройство:

- решением, касающимся только внешнего вида изделий, направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

- топологией интегральных микросхем;

- решением, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При этом следует помнить, что если заявлены как таковые следующие объекты: способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культур клеток растений и животных, их применение по новому назначению; открытия, научные теории, математические методы, методы выполнения умственных операций; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы и алгоритмы для электронных вычислительных машин; решения, заключающиеся только в представлении информации; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; сорта растений и породы животных, то таким объектам не может быть предоставлена охрана в качестве полезных моделей в связи с тем, что они не относятся к устройствам.

В случае если в процессе экспертизы установлено, что заявленный объект не является устройством, то есть конструкцией или изделием, или что заявленное устройство как таковое относится к объектам, которым правовая охрана в качестве полезных моделей не предоставляется (пункт 2 статьи 5 Закона, пункт 2.2 Правил), выносится решение об отказе в выдаче патента (пункт 17.8Правил).

5. Проверка формулы и описания полезной модели в части наличия сведений о техническом решении, относящемся к устройству

В соответствии с пунктом 17.2 Правил при проведении экспертизы заявки проверяется соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 3.1 - 6.10 Правил).

5.1. Требование к форме изложения формулы полезной модели изложено в пункте 3.3.2.4 Правил, в соответствии с которым формула должна быть изложена в виде логического определения объекта полезной модели. При этом пункт формулы может быть составлен как с разделением на ограничительную и отличительную части, так и без такого разделения (подпункт (1) пункта 3.3.2.3Правил). Если полезная модель характеризует применение устройства по определенному назначению или предложенная полезная модель не имеет аналогов, формула составляется без выделения отличительных признаков. В остальных случаях структура формулы выбирается заявителем. Если в описании полезной модели заявителем приведен известный ему аналог, а формула полезной модели составлена без выделения отличительных признаков, нарушения указанного требования, предъявляемого Правилами к формуле, нет. Иными словами, формула полезной модели может быть изложена без разделения совокупности признаков на ограничительную и отличительную части и при наличии в описании полезной модели аналога заявленной полезной модели.

Вместе с тем, если в описании полезной модели в разделе «Уровень техники» приведены сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа), эксперт может в запросе, направляемом в соответствии с пунктом 17.3 Правил, наряду с изложением обстоятельств, послуживших препятствием для проведения или завершения экспертизы либо принятия решения по результатам рассмотрения заявки, рекомендовать заявителю выделить признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, как этого требует подпункт (1.2)пункта 3.2.4.3 Правил.

5.2. Проверка содержания формулы полезной модели, в первую очередь, направлена на установление, является ли объект, на который испрашивается правовая охрана, устройством.

В случае если в процессе экспертизы установлено, что заявленный объект не является устройством, то есть конструкцией или изделием, выносится решение об отказе в выдаче патента ( пункт 17.8 Правил).

Вывод о том, что заявленный объект не относится к устройству, должен быть основан на рассмотрении объекта как такового в целом в том виде, как он охарактеризован в формуле полезной модели. Объект, на который испрашивается правовая охрана, должен быть определен в родовом понятии, отражающем назначение полезной модели, а также охарактеризован соответствующими признаками, включенными в формулу полезной модели.

5.2.1. Вид объекта, на который испрашивается правовая охрана, определяется родовым понятием, отражающим назначение полезной модели, а также другими признаками, включенными в формулу полезной модели.

Под устройством применительно к полезной модели понимают техническое сооружение, механизм, машину, прибор, вещь, набор устройств, каждое из которых имеет свое назначение, а вместе выполняют общее назначение, реализация которого невозможна отдельным применением компонентов набора (например, набор хирургических инструментов для проведения определенной операции, набор устройств для ловли раков и т.п.), а также изделия типа многослойных материалов, волокон, электродов, гранул с оболочкой и т.п.

Как правило, у специалиста, осуществляющего экспертизу, не возникает затруднений, рассмотрев приведенное заявителем родовое понятие и другие признаки формулы полезной модели, установить, является ли заявленный объект устройством (конструкцией или изделием).

Нет необходимости, чтобы родовое понятие, являющееся признаком полезной модели, непременно содержало слово «устройство» «конструкция» или изделие». Если в формуле охарактеризован, например, «Ультразвуковой излучатель» или «Установка для нанесения покрытия», очевидно, что заявлено устройство.

В случае, когда формула полезной модели начинается со слов, например, «Композиция», «Способ…», «Технология получения…» и т.п., и характеризуется признаками, присущими веществу или способу, в этом случае заявленный объект не может быть отнесен к охраняемым в качестве полезной модели. По таким заявкам выносится решение об отказе в выдаче патента.

Если же формула полезной модели начинается со слов «Композиция», «Способ…», «Технология получения…» и т.п., и характеризуется наряду с признаками, характерными для вещества или способа, признаками устройства, эксперт вправе предложить заявителю откорректировать формулу полезной модели, если в рамках первоначального описания и формулы имеются сведения для такой корректировки. От заявителя в таком случае требуется корректировка формулы полезной модели в отношении родового понятия, а также уточнение совокупности существенных признаков, включенных в формулу, чтобы в результате формула полезной модели характеризовала устройство. В ряде случаев может возникнуть необходимость внести изменения в формулировку технического результата, обусловленные изменением формулы. При отказе заявителя от изменения родового понятия, по заявке выносится решение об отказе в выдаче патента в связи с тем, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели.

На практике встречаются случаи, когда родовое понятие, с которого начинается формула полезной модели, относится к устройству (обычно к изделиям), но при этом характеристика устройства в формуле полезной модели осуществлена с помощью признаков, по крайней мере, часть из которых носит «нетехнический» характер (например, относится к смысловому содержанию имеющегося текста, рисунка).

При обнаружении такой ситуации необходимо проанализировать, раскрыто ли в заявке техническое решение, относящееся к устройству, так как для отнесения заявленного решения к охраняемому в качестве полезной модели недостаточно, чтобы только из родового понятия следовало, что заявлено техническое решение.

В отдельных случаях формула полезной модели не позволяет определить, к какому объекту (устройству, способу) относится заявленное предложение. Например: «Для упаковки почтовой корреспонденции предлагается использовать конверт треугольной формы, на передней поверхности которого вблизи угла наносят объемное тиснение или графическое изображение» или «При определении рельефа поверхности почвы поверхность освещают щелевым источником света, расположенным на расстоянии от наблюдателя ниже уровня его взгляда».

Заявителю в запросе, направляемом в соответствии с подпункт (1.12) пункта 17.3 Правил, следует предложить привести формулу полезной модели в соответствие с требованиями пунктов 3.3.2.3 и 3.3.2.4 Правил.

Если при проверке формулы выявляются ее недостатки, связанные непосредственно с формулировкой родового понятия, заявителю также следует предложить привести формулу полезной модели в соответствие с требованиями указанных выше пунктов Правил.

Встречаются случаи, когда независимый пункт формулы содержит характеристики полезных моделей, относящихся к разным устройствам. Если формула и (или) описание в подобных заявках не содержат указания на общее для этих устройств назначение, заявитель не сможет скорректировать формулу в соответствии с требованиями к ее изложению

Дополнительные материалы с предложением ввести в формулу родовое понятие, отражающее общее назначение устройств, в этом случае признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели и не принимаются во внимание при дальнейшем рассмотрении заявки.

Иногда сформулировать общее назначение предложенных устройств вообще не представляется возможным. Например, предложен «Холодильник с тарой для него, отличающийся тем, что корпус холодильника и двери выполнены термоизолированными, а тара выполнена в виде коробки из полужесткого листового материала с вкладышами из амортизирующего сотового заполнителя».

Из формулировки родового понятия «Холодильник с тарой для него» и рассмотрения других признаков следует, что такой пункт не относится к одной полезной модели.

Указанные в формуле устройства - холодильник (устройство, предназначенное для охлаждения, замораживания и хранения скоропортящихся продуктов при низких температурах) и тара (изделие, служащее для упаковки, хранения и транспортировки товаров) имеют каждый свое назначение, при этом реализации назначения первого устройства не связана с реализацией назначения второго устройства.

По данной заявке констатируется нарушение требований к изложению формулы полезной модели, и, если заявитель не скорректирует формулу так, чтобы она характеризовала одно устройство (холодильник или тару), заявка признается отозванной.

В качестве следующего примера можно привести «Набор изделий для новорожденного, отличающийся тем, что он содержит термометр, соску-пустышку и пеленку».

Каждое из перечисленных в формуле полезной модели изделий имеет собственное назначение, реализация которого не имеет связи с реализацией назначения других изделий. Такой набор не относится к решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Можно также привести пример, когда возможно вынесение решения о выдаче патента на набор на основе первоначальных материалов заявки.

Например, предложен «Набор микрохирургических инструментов, отличающийся тем, что он содержит шпатель, пинцет, векорасширитель и фиксатор глазного яблока».

Из приведенной формулировки не ясно, каково общее назначение заявленного набора инструментов.

Допустим, в описании содержится информация о том, что устройства, входящие в заявленный набор, могут использоваться в микрохирургии глаза как независимо друг от друга, так и совместно для проведения лазерной коррекции зрения, т.е. в материалах заявки указано общее назначение элементов набора. В указанном случае по заявке может быть вынесено решение о выдаче патента.

Бывают случаи, когда в независимом пункте формулы полезной модели заявителем охарактеризованы устройства, одно из которых предназначено для изготовления другого или для использования другого (в другом), то есть, в одном пункте формулы предложена группа полезных моделей, связанных между собой настолько, что образуют единый творческий замысел (пункт 2.3 Правил). В соответствии с пунктом 3.3.2.2 Правил для характеристики группы полезных моделей применяется многозвенная формула. Многозвенная формула, характеризующая группу полезных моделей, должна иметь несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из полезных моделей группы. Если заявителем в независимом пункте формулы полезной модели описана группа полезных моделей, объединенных единым творческим замыслом, в запросе следует предложить уточнить формулу полезной модели, преобразовав ее в многозвенную с независимыми пунктами, и откорректировать родовое понятие, отражающее назначение полезной модели. При этом следует учитывать, что решение, охарактеризованное в формуле, должно носить технический характер и относиться к заявленной группе полезных моделей.

5.2.2. Как указано в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил, устройство в формуле описывается характерными для этого объекта признаками. Если объект в формуле охарактеризован такого вида признаками, это свидетельствует о том, что заявленный объект является устройством. Вместе с тем, следует помнить, что упомянутый перечень признаков не является исчерпывающим. Из этого следует, что допускается наличие в формуле полезной модели признаков иного вида. В связи с этим при проведении экспертизы иногда возникают вопросы, связанные схарактером признаков, которыми полезная модель охарактеризована в формуле.

5.2.2.1. Обычно не вызывает затруднений квалификация заявленного предложения как устройства, если признаки характеризуют, например,материал, из которого выполнены изделие или конструкция в целом или ее элементы. Например:

«Слоистый рулонный материал, содержащий вспененный полиэтилен, покрытый с двух сторон алюминиевой фольгой, отличающийся тем, что на поверхностях фольги по длине рулона расположены прокладки из эластичного теплоизолирующего материала, на которых закреплены ограничивающие полотна из полиэтиленовой пленки».

«Гигиеническая салфетка, содержащая эластичную основу, пропитанную профилактическим средством, отличающаяся тем, что в качестве профилактического средства использован спиртовой раствор хлоргексидина биглюконата при следующих соотношениях ингредиентов, мас.%:

Хлоргексидин биглюконат - 40 - 60

Спирт этиловый - 40 - 60».

Вместе с тем иногда возникают затруднения, связанные со смешением понятий «материал» и «вещество».

«Материал - это предметы, вещества, идущие на изготовление чего-нибудь (в 1-м значении); ткацкое, трикотажное или синтетическое изделие, предназначенное для шитья (в 4-м значении)» 2 .

«Вещество - вид материи, то, из чего состоит физическое тело» 3

Из приведенного выше следует, что содержание понятий «материал» и «вещество» различно. Материал представляет собой предметы (изделия) или вещества, предназначенные для последующего изготовления чего-либо.

Полезная модель в соответствии с упомянутым выше подпунктом (2) пункта 3.2.4.3 Правил может характеризоваться материалом, из которого выполнен элемент или устройство в целом. При этом в качестве материала может использоваться вещество. В качестве условного примера полезной модели, в которой материал является признаком, можно привести «Трубу, выполненную из композиции на основе полиэтилена, содержащей тальк в количестве менее 1 ч. на 100 вес.ч. полиэтилена.» В данном случае заявленный объект относится к устройству, которое охарактеризовано посредством материала (полиэтиленовая композиция), из которого изготовлено устройство в целом.

Если в формуле полезной модели предложена «Композиция на основе полиэтилена для изготовления труб, содержащая тальк в количестве менее 1 ч. на 100 вес.ч. полиэтилена…», заявленный объект является веществом, в связи с чем по такой заявке выносится решение об отказе в выдаче патента, так как веществам не предоставляется охрана в качестве полезной модели.

5.2.2.2. В формуле полезной модели для характеристики заявленного устройства иногда могут использоваться признаки, свойственные, например, способам, веществам и т.д. Так, какой-либо элемент устройства или материал, из которого изготовлен элемент или устройство в целом, могут быть охарактеризованы через способ их изготовления. В этом случае устройство в целом или характеризующий его признак могут описываться признаками, относящимися к действию над материальным объектом: «токопроводящая гильза с токопроводящими жилами, которую опрессовывают по способу сплошного квадратного обжатия на всю длину токопроводящей гильзы»; «многослойный пакет, характеризующийся наличием слоев фольгированного и нетканого материала, которые сначала скрепляют между собой иглопробивным способом и затем соединяют методом термофиксации с еще одним полотном нетканого материала».

Если при этом не нарушены требования, предъявляемые Правилами к формуле полезной модели, и родовое понятие характеризует устройство, заявленному объекту может быть предоставлена правовая охрана как полезной модели, при условии, что последующая проверка покажет, что документы заявки оформлены правильно и заявленное решение является техническим и относящимся к этому устройству.

5.2.2.3. Не во всех случаях, когда установлено, что формальные требования, предъявляемые Правилами к формуле полезной модели соблюдены, а родовое понятие формально характеризует устройство (обычно конструкцию), заявленному объекту может быть предоставлена правовая охрана как полезной модели. Иногда требуется провести более глубокий анализ предложенного объекта с точки зрения, является ли заявленный объект продуктом, то есть результатом человеческого труда.

Не может рассматриваться в качестве объекта, которому предоставляется охрана как полезной модели, например, «Гексагональная кристаллическая решетка металла, образованная ионами (указано какими), с размером решетки (указаны размеры)». Включенные в формулу полезной модели признаки объективно присущи металлу (при этом не имеет значения, известны эти признаки или ранее не известны). Такие признаки или их свойства не могут рассматриваться как основание для предоставления объекту правовой охраны, если фактор человеческого вмешательства отсутствует.

Аналогичный подход используется при рассмотрении заявок, если, например, предложен хирургический шов, охарактеризованный с привлечением признаков, характерных для устройства. С учетом определения, что называют хирургическим швом 4 , фактически предложено «место соединения краев раны или разреза ткани». Это «место» не может рассматриваться ни как конструкция, ни как изделие. Конструкция характеризуется составом и взаимным расположением частей какого-нибудь объекта - строения, сооружения, механизма (см. п.3.1 настоящих рекомендаций). Изделие - это товар, вещь. В рассматриваемом случае объектом, «место» которого заявлено как полезная модель, является живой организм (животное, человек). Такому объекту не может предоставляться охрана как полезной модели. Вместе с тем, хотя решение, относящееся к хирургическому шву, не является продуктом, оно может охраняться как способ. Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Заявителю может быть предложено, воспользовавшись статьей 28Закона, преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение, изменив объект на «Способ наложения хирургического шва».

5.3. Важным моментом при анализе формулы полезной модели является проверка соблюдения требования подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, согласно которому признаки полезной модели следует выражать в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

При выявлении в формуле полезной модели признака, охарактеризованного посредством термина, ставшего известным лишь из рассматриваемой заявки, то есть термина, смысловое содержание которого не раскрыто в источниках, входящих в уровень техники, следует констатировать, что не соблюдено требование подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил. В запросе заявителю следует сообщить заявителю о выявленном недостатке.

Если в описании полезной модели признак, охарактеризованный с привлечением термина, смысловое содержание которого не ясно специалисту, раскрыт с достаточной полнотой, заявителю в запросе предлагается исключить этот термин из формулы полезной модели, заменив его признаками, взятыми из описания.

В случае, когда признак, в отношении которого выявлено несоответствие требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, не раскрыт в первоначальном описании и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных материалов заявки, то в запросе заявителю сообщается об этом.

Если заявитель не исключит признак такого рода из формулы полезной модели, независимо от того, раскрыт или нет он в описании, заявка признается отозванной.

Если описание полезной модели позволяет скорректировать формулу, при этом заявитель откорректировал формулу полезной модели и устранил выявленное нарушение требований Правил, выносится решение о выдаче патента.

В том случае, когда требование подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил соблюдено, но для характеристики признака использована терминология, не в полной мере соответствующая принятой в конкретной области техники, заявителю может быть рекомендовано внести соответствующую корректировку в формулу полезной модели.

Из приведенной выше формулировки Правил следует, что эксперт вправе предложить заявителю использовать терминологию, общепринятую в данной области техники. Замена термина возможна, если полная идентичность содержания и объема заменяемого и заменяющего понятий специалисту очевидна из всестороннего рассмотрения сути заявленной полезной модели. При этом, как этого требуют Правила, смысловое содержание термина должно быть оценено:

а) специалистом,

б) на основании уровня техники.

Однако подходить к такой замене нужно с особым вниманием и осторожностью, чтобы избежать выхода за рамки первоначальных материалов заявки.

В ряде случаев проверка формулы полезной модели показывает, что родовое понятие, с которого начинается формула полезной модели, относится к устройству, но при этом в родовом понятии и/или в характеристике признаков, включенных в формулу, использована ненаучная терминология. В соответствии с пунктом 5 Правил недопустимо использовать термины, характеризующие понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным. В качестве научно-технической литературы эксперт может ориентироваться на издания Российской Академии наук, специализированных научно-технических издательств, а также публикации, авторами и рецензентами которых являются видные ученые и специалисты.

Например, в заявленном «устройстве для корректировки биополя живых организмов» родовое понятие содержит термин «биополе» 5 , используемый в парапсихологии. В связи с тем, что парапсихология 6 не относится к научным дисциплинам, заявителю должно быть предложено привести формулу и описание полезной модели в соответствие с требованиями Правил, исключив из них понятие, отнесенное в научно-технической литературе к ненаучным.

Если предложенная корректировка материалов не будет произведена заявителем, констатируется не соблюдение требований к документам заявки, что является основанием для признания заявки отозванной.

Если корректировка материалов заявки, включая формулу, заявителем осуществлена, но при этом установлено, что реализация устройством указанного назначения обеспечивается с использованием методов, отнесенных к ненаучным, заявителю направляется запрос, в котором сообщается об этом и предлагается представить результаты экспериментальных данных, подтверждающих возможность реализации устройством заявленного назначения (пункт 3.2.4.5 Правил).

5.4. В процессе экспертизы проводится проверка, не относится ли заявленный объект к исключенным из охраны в качестве полезной модели.

Заявленное устройство не признается относящимся охраняемым в качестве полезных моделей, если оно относится к устройствам, перечисленным в пункте 2 статьи 5 Закона (п. 2.2 Правил), как таковым.

Не предоставляется охрана решениям, касающимся только внешнего вида изделий, направленным на удовлетворение эстетических потребностей; топологиям интегральных микросхем; решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Причины, по которым указанным решениям, относящимся к устройствам, не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей, различны.

Так, решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей, охраняются в рамках Патентного закона Российской Федерации как промышленные образцы (статья 6 Закона).

Топологии интегральных микросхем не признаются полезными моделями в связи с тем, что охраняются в рамках отдельного закона «О правовой охране топологий интегральных микросхем».

При отнесении решений к противоречащим общественным интересам следует иметь в виду, что наличие официальных запретов не является основанием для отказа в выдаче патента. В статье 4 quater Парижской конвенции по охране промышленной собственности указано: «В выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям». По-видимому, для подтверждения своего мнения о неохраноспособности заявленного устройства эксперту следует ссылаться не на государственные акты, а на преобладающие в общественном мнении оценки, отражаемые, в частности, в наиболее авторитетных изданиях.

Если речь идет о противоречии принципам гуманности и морали, то аргументация может базироваться на нравственных нормах, поддерживаемых только силой общественного мнения. Отрицание патентоспособности по причине противоречия принципам гуманности и морали не может основываться только на официальных нормативных документах и может лишь сопровождаться ссылками на источники, содержащие изложение сложившихся в обществе гуманистических воззрений и морально-этических норм.

Следует учитывать, что в соответствии с подпунктом (1.18) пункта 17.3 Правил при наличии в зависимых пунктах многозвенной формулы полезной модели признаков, обуславливающих противоречие полезной модели общественным интересам, принципам гуманности или морали в соответствующих частных случаях ее выполнения или использования, заявителю направляется запрос с изложением вывода экспертизы и сообщением, что в случае отказа заявителя скорректировать этот пункт или исключить его из формулы по заявке будет вынесено решение об отказе в выдаче патента, несмотря на то, что независимый пункт формулы не обладает таким недостатком.

В качестве примера устройства, не относящегося к охраняемому в качестве полезной модели, можно привести решение, касающееся только внешнего вида изделий, направленное на удовлетворение эстетических потребностей.

Предложено декоративное изделие, выполненное на жесткой основе из стекла, керамики, металла, дерева пластмассы, картона или на гибкой основе из ткани и представляющее собой орнамент в виде цветка - василька синего цвета, нанесенного росписью, резьбой по дереву или путем ткачества на основу, образующую зеленый фон.