Використання на ліцензійній основі товарних знаків та інших позначень комерційного характеру

1

ВИКОРИСТАННЯ НА ЛІЦЕНЗІЙНІЙ ОСНОВІ

ТОВАРНИХ ЗНАКІВ ТА ІНШИХ ПОЗНАЧЕНЬ

КОМЕРЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

§і. Товарний знак -- символ гудвілу

Основну увагу в даній лекції звернемо на товарні знаки з огляду на їх надзвичайну важливість для економічного життя суспільства, враховуючи ту обставину, що ліцензійне використання інших позна-чень комерційного характеру має багато спільного з ліцензійним використанням товарних знаків.

ОЬке, товарний знак є одним з об'єктів промислової власності. Оскільки він є власністю, то її можна назавжди відчужувати, або ж дозволяти іншим суб'єктам господарювання користуватися нею тим-часово. Відчужування назавжди вважається уступкою власності, а надання дозволу на-тимчасове користування розглядається як ліцен-зія. Це -- не що інше, як обмежений дозвіл на використання чужого товарного знака.

Як правило, ліцензійна угода містить такі дані:

інформацію про товарний знак чи інший засіб для встанов-

лення торговельної ідентичності;

відомості про товари та послуги, з якими використовується знак;

стандарти якості для товарів та послуг;

методи нагляду та контролю (наприклад, регулярне представ-

лення зразків, право на інспектування, ведення обліку даних про

тестування тощо);

обмеження щодо територіального використання товарного зна-

ка, видачі на нього субліцензій, продажу конкурентних товарів;

період дії угоди та припинення користування наданими пра-

вами після закінчення строку чинності угоди;

7)умови припинення прав обох сторін у разі порушення ними

ліцензійної угоди.

Товарний знак -- це все-таки один із видів так званої «неосяжної власності» {іпіащіЬіе ртрегіу). З огляду на це як відчуження влас-ності, так і користування нею мають свою специфіку порівняно ;і іншими видами осяжної рухомої і нерухомої власності.

Товарний знак справедливо вважається символом гудвілу. Видат-ний американський фахівець у галузі товарних знаків Т. Мак-Карті стверджував, що гудвіл і його товарний знак є такими нерозлучни-ми, як сіамські близнюки1.

До речі, поняття «гудвіл» вже почали офіційно вживати і в Ук-раїні. Зокрема, у Законі України «Про оподаткування прибутку під-приємств», який ухвалила Верховна Рада України в грудні 1994 р., зазначалося, що він становить комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без відповідного збільшення ак-тивних операцій, вбираючи використання кращих управлінських засобів, домінантне становище на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології тощо. Там же додавалося, що вартість гудвілу визна-чається різницею між ціною придбання і звичайною ціною відповід-них активів.

Утримаємося від коментування того, як нас в Україні законо-давець розуміє гудвіл. Звернімося до розу іння гудвілу в США. Гудвіл -- це прихильність, яку управління бі: іесом одержує від пуб-ліки. Це -- схвальні міркування, якими керуються споживачі до то-варів і послуг, відомих як такі, що походять ;> конкретного джерела. Гудвіл вважається «власністю неосяжної сутності». Гудвіл трактуєть-ся і як «сподівання на публічний патронат, що триватиме й далі». Це поняття означає будь-яку позитивну переч ігу, здобуту його влас-ником при здійсненні відповідним власником і ідприємницької діяль-ності. Такими чинниками можуть стати при іщення, де відбуваєть-ся така діяльність (наприклад, ресторан ; старовинному замку притягуватиме більше відвідувачів, ніж анало ший за цінами й асор-тиментом ресторан у непривабливому сучасне .\ у приміщенні), фірмо-ве найменування під яким ведеться бізнес та ін.

Гудвіл -- можливість одержання прибутків, що перевищують зви-чайну норму у зв'язку з досягненням сприятливого ставлення гро-мадськості до певного бізнесу й популярності серед споживачів

фірмового найменування іі товарного знака, Охорона товарного зна-ка -- це іі охорона гудвілу. Товарний знак дедалі ширше спрямовуєть-ся не для відрізненій між РІЗНИМИ джерелами походження товарів, а

для втілення в собі репутації та гудвілу його власника.

ВІДПОВІДНО до концепції гудвілу сфера виливу товарного знака викодить поза межі товарів, щодо яких він зареєстрований.

У США вважають, що товарний знак не має незалежного значен-ня без гудвілу, який він символізує. В одному з судових рішень було вказано, що товарний знак надає право забороняти іншим викорис-товувати його лише тому, що він охороняє гудвіл відповідного влас-ника. Якщо немає бізнесу й немає гудвілу, тоді товарний знак нічого не1 символізує1.

На відміну від патентів на винахід і промислові зразки, товарні знаки не розглядаються як окремі засвідчення права власності. Вони вважаються складовими й невід'ємними елементами гудвілу відповід-ного бізнесу2.

Товарний знак суб'єкта господарювання, що вже не існує, чимось нагадує прапор колишньої держави, яка відійшла в історичне небут-тя Такий прапор не є символом чогось реального. Можна уявити й умовну ситуацію, за якої сильна держава продає слабшій свій пра-пор. Придбавши такий прапор слабка держава завдяки йому не ста-не сильнішою. Для того, аби стати сильною, їй необхідно мати й те, що надавало прапорові сили. Придбавши просто символ, покупець не набуває того, що стоїть за цим символом. Адже коли символ відрізняється від реальності, то він втрачає сенс і нерідко може стати чимось таким, що вводить в оману.

Товарний знак не можна продати чи провести його відчуження іншим способом окремо від гудвілу, який він символізує. Сам по собі товарний знак, що використовується, не можна ні купити, ні прода-ти, окремо від підприємницької діяльності, з якою він пов'язаний. Гудвіл товарного знака є його невід'ємною частиною й водночас -- невід'ємною частиною суб'єкта господарювання, який володів відпо-відним товарним знаком. Конкретний гудвіл не можна відокремити від конкретного бізнесу подібно до того, як не можна відокремити конкретну репутацію від конкретної особи.

Якщо все-таки, трапляється передавання товарного знака окремо від гудвілу, то особа, яка такий товарний знак придбала, мусить зна-ти, що вона придбала символ, а не певну реальність. Використання товарного знака з чужим гудвілом і чужими товарами може вводити споживачів в оману, бо вони резонно сподіваються, що конкретний товарний знак символізує одне й те ж джерело товарів однієї і тієї ж якості. Передавання товарного знака без гудвілу -- руйнація явища, яке уособлює товарний знак.

Сліпе передавання товарного знака розглядається як позбавлен-ня особи, що його придбала, пріоритету, створеного використанням знака попереднім його власником1.

Можна уявити ситуацію, за якої товарний знак передає особа, яка не має бізнесу й ніколи не використовувала відповідний товарний знак. У цій ситуації гудвіл відсутній і, поступаючись товарним зна-ком, дана особа поступається лише символом. Якщо взяти до уваги Україну й США, то подібне більш можливе в нашій державі, оскіль-ки в Україні дозволяється реєструвати товарний зиак, не вдаючись до підприємницької діяльності. У США така ситуація неможлива. Там товарний знак необхідно «прийняти й використовувати». То-варний знак, що не застосовується, -- не товарний знак. Це символ, відомий лише його власникові та обмеженому колу осіб.

Отже, передавання товарного знака відбувається водночас з пе-редаванням гудвілу або його частини. Зрозуміло, що передавання товарного знака можна певним чином зафіксувати. Наприклад, у відповідному реєстрі. Передавання гудвілу не реєструється, подібно до того як не реєструється добра чи недобра репутація людини.

Дуже часто особа, яка поступається товарним знаком, одержує від нового його власника ліцензію на право використання цього ж знака. Вважають, що саме така процедура забезпечує повне переда-вання гудвілу, адже тоді унеможливлюється розрив безперервності, який розглядається як смертельно небезпечний не лише для товар-ного знака, а й для гудвілу.

Якщо ж відбулася повна поступка товарним знаком разом з його гудвілом, то попередній власник не може використовувати товарний

знак, який для нього вже став чужим, оскільки таке використання розглядалося б як порушення виняткових прав, що випливають із зареєстрованого товарного знака.

Якщо ж новий власник товарного знака припиняє ділову діяль-ність і залишає напризволяще товарний знак, то в такому разі кожна особа, в тому числі й попередній його власник, може заволодіти цим знаком1.

Під час передавання товарного знака не вимагається передаван-ня всього майна чи гудвілу власника. Досить передавання вирізняль-ної і окремої порції «підприємницької діяльності», пов'язаної з то-варним знаком. Якщо новий власник купує увесь бізнес попереднього власника, зокрема нерухоме майно, секрети виробництва тощо, то це є безсумнівним доказом, що новий власник цілком придбав разом з товарним знаком і гудвіл попереднього підприємця. Передавання розглядається не за кількісними, а за якісними показниками. Можна уявити ситуацію, за якої колишній власник товарного знака, нерухо-ме майно не продає, але продає технічну документацію, секрети ви-робництва, перелік споживачів. Цього достатньо для висновку про паралельне з товарним знаком передавання й гудвілу.

Покупець товарних знаків, фірмових найменувань, гудвілу збан-крутілого підприємця може використовувати їх, не посилаючись па те, що він є наступником банкрута.

Якщо особа продає бізнес, який ідентифікується з її власним прізвищем, то надалі така особа не має права безумовно використо-вувати прізвище як комерційний символ. Згодом використання прізвища можливе, але за умови, що воно не спричиняє введення споживачів в оману.

Отже, згідно з домінантним світоглядом фахівців і законодавців, товарний знак не може передаватися сам по собі (як кажуть -- от §ю&), тобто без відповідного бізнесу, майна або гудвілу.

Тепер перейдемо до проблем, пов'язаних з ліцензуванням товар-них знаків.

§2. Ліцензування товарних знаків

В Україні нормативним актом у даній сфері є «Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг». Затверджена наказом Міносвітнауки від 3 серпня 2001 р. (№ 576). Зареєстровано п Мінюсті України 17 серпня 2001 р., № 718/5909 (Офіційний вісник України. 2001. № 34).

У пункті 2.3.2 Інструкції ставиться вимога, аби ліцензійний до-говір містив умову про те, щоб рівень якості товарів і послуг, виго-товлених чи наданих за договором, не був нижчим від рівня якості товарів і послуг власника свідоцтва на товарний знак і щоби влас-ник свідоцтва здійснював контроль за виконанням цієї умови. Зга-дана норма запозичена із Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. До речі, на таку вимогу можна натрапити й у законодавствах інших держав світу.

Тривалий час на Заході товарні знаки розглядалися в контексті «теорії джерела». Це означає, що вони трактувалися як такі, що вка-зують споживачеві на фізичне джерело або походження продукту чи послуги, з якими використовується відповідний знак. У рамках цієї теорії використання товарних знаків особами, не пов'язаними зі справжнім джерелом виробництва товарів, є неможливим. Вважало-ся, що ні поступка товарним знаком, ні його ліцензування і 'мож-ливі без передавання всього бізнесу продавця.

Але в 1930-х роках погляди на товарний знак у США і >чали змінюватися. Його стали розглядати не лише як вказівку на м .шчне джерело товарів і послуг, але і як індикатор якості. З цього і опли-ває, що з точки зору споживача, продукти, які продаються пі і пев-ним товарним знаком, мають бути однієї і тієї ж якості, нез;і іежпо від фізичного джерела або виробника цих товарів. Така вимога овсім не означає, що товари мають бути неодмінно високої якості. Сі вить-ся вимога, аби товари промарковані конкретним товарним з аком, мачи однакову якість. А вона може бути високою, середньою і і низь-кою. Сучасний споживач вбачає в товарному знакові символ о пако-вої якості й мало цікавиться фізичним джерелом товарів і прав тими стосунками між власником товарного знака та особами, що к< іують функціонуванням різних джерел роздрібного продажу товарів, які купує споживач. Отже, нинішня практика ліцензування товарних знаків базується на «теорії якості». Ця теорія дає змогу власникові товарного ішака його ліцензувати. Його користувач (ліцензіат) може одержувати сировину, комплектаційні вироби тощо від будь-яких осіб, але ліцеї ізіар мусить контролювати якість продуктів, що поста-чаються ліцспзіатом на ринок. Прийняття в 1946 р. у США закону з товарних знаків (так званого «Акта Ленхема») знаменувало офіцій-не визнання американською державою «теорії якості».

Якщо товарним знаком не можна поступитися без передавання гудвілу (як уже зазначалося вище в цій лекції), то, як вважають деякі фахівці, товарний знак можна ліцензувати без передавання гудвілу. В такому разі ліцензування товарного знака дозволяється, але неод-мінно за умови, що ліцензіар контролюватиме якість товарів. До речі, у законодавстві України така норма також передбачена (про це зга-дувалося вище).

У принципі в США ліцензію на використання товарного знака можна отримати навіть в усній формі. Але перевага віддається пись-мово складеній ліцензійній угоді, оскільки в ній чітко можна зафік-сувати вимогу про те, що ліцензіар повинен здійснювати контроль за якістю товарів діцензіата, щодо яких застосовується товарний знак.

«Голим ліцензуванням» вважається таке, за якого ліцензіар не здійснює контролю за якістю й типом товарів, стосовно яких вжи-вається товарний знак. Відповідне використання товарного знака вважається обманом споживачів. Неконтрольоване («оголене») ліцен-зування призводить до втрати виконання товарним знаком функцій символу якості й контрольованого джерела походження товарів. Неконтрольоване ліцензування спричинює втрату символом свого значення як товарного знака.

Вважають, що передавання знака без економічних чинників, що стосуються якості товарів, ним маркованих, підриває сподівання споживачів.

Ліценціат, якість товарів якого контролюється власником товар-ного знака, ліцензія на використання якого надана зазначеному ліцен-зіатові, вважається «спорідненою компанією». Доречно зауважити, що контроль не повинен порушувати, насамперед, антимонопольне за-конодавство. Чому існує така пересторога? Тому, що під приводом контролю могли виконуватися дії, спрямовані на згортання економіч-ної конкуренції. А відсутність конкуренції у країнах ринкової еконо-міки -- справді смертельна загроза для їхнього подальшого поступу.

У ФРН все ще продовжують керуватися «теорією джерела», в рамках якої ліцензування товарного знака вважається неможливим. В Україні, як, до речі, й у колишньому Радянському Союзі, дотри-муються «теорії якості», тобто допускають використання товарного знака на ліцензійній основі іншими, окрім власника знака, особами. Чинне українське законодавство дозволяє передавання права влас-ності на знаки для товарів і послуг на підставі договорів. Дійсною вважається лише письмова форма договору, яка до того ж має бути зареєстрована в Державному патентному відомстві України.

Перейдемо тепер до аналізу такого явища, як «франчиза» (фран-чайзинга).

§3. Франчиза (франчайзинг)

У перекладі з англійської мови /гапскізе означає привілей, пільга, особливе право. У монографії Т. Мак-Карті зазначається: «У багать-ох ситуаціях франчиза є просто витонченою програмою ліцензуван-ня товарних знаків».

Наріжний камінь франчизи -- товарний знак або фірмове найме-нування. Фраичизний контракт -- не що інше, як ліцензія на вико-ристання товарного знака, що містить численні зобов'язання та об-меження, нав'язані підприємцеві, який придбав франчизу.

Відомі американські фахівці Р.Дорр та Х.Манч наголошують: «Ліцензування товарних знаків і контроль якості є підвалиною су-часного франчизування».

У на і і простішому вигляді франчиза означає ліцензію, яку надає власник товарного знака чи фірмового найменування і яка дозволяє продаж продукту чи послуги під товарним знаком або фірмовим найменуванням. У більш широкому розумінні франчиза -- це деталь-но опрацьована угода, відповідно до якої франчизіат (особа, що одер-жала франчизу) зобов'язується вести ділову діяльність чи продаж продукту згідно з методами і процедурами, встановленими франчн-зіаром (надавачем франчизи). Франчизіар сприяє франчизіатові за допомогою реклами, порад, рекомендації та інших подібних( послуг.

В Європейському Співтоваристві франчизу розуміють як пакет прав з інтелектуальної, зокрема промислової, власності, що стосують-ся товарних знаків, фірмових найменувань, крамничних знаків, ко-рисних моделей, промислових зразків, копірайту, ноу-хау чи патентів, які використовуються під час перепродажу товарів і надання послуг кінцевим споживачам.

Американські фахівці вважають, що найціннішим надбанням, яке одержує франчизіат згідно з франчизою, є право на здійснення підприємницької діяльності під добре відомим товарним знаком. Укладаючи франчизні угоди, франчизіар одержує можливість утри-мувати велику кількість юридично самостійних точок продажу своїх продуктів без інвестування власного капіталу в таку фазу своєї діяль-ності, як роздрібний продаж. Спираючись на франчизні угоди, про-тягом досить^короткого часу може бути створена широка дистриб'ю-торська мережа, залучаючи для цього досить невеликі інвестиції франчизіара.

До речі, погляди на франчизу не є однозначними. Деякі фахівці вважають франчизу панацеєю від концентрації капіталу й негатив-них Явищ, які викликає монополізація. Інші фахівці вбачають у фран-чизі іфіговий листок, котрим прикривається інвестиційне шахрайство.

Такі фахівці розглядають франчизу як інструмент репресії в ру-ках франчизіарів.

Фрапчиза не є системою, яка б складалася з великої компанії та належних їй точок роздрібного продажу товарів і послуг, де б пра-цювали люди, наймані великою компанією! Франчизіат" не є й по-вністю незалежним малим бізнесменом. Франчизу розглядають як порівняно новий метод вкладання товарів у руки споживача.

Певний ступінь контролю над франчизіатом -- неодмінна ознака франчизної системи. Яскравим прикладом франчизи є система рес-торанів «Мак-Дональдс», що вже з'явилися і в Україні.