Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

В зв'язку з тим, що в Україні відсутній реєстр комерційних найменувань (та й взагалі вони охороняється без обов'язкового подання заявки на них чи їх реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки), деякі науковці рекомендують включати комерційне найменування до складу торговельної марки як її частини [7, с. 61].

В той же час охорона комерційного найменування (згідно із ст. 8а) Паризької конвенції) не залежить від питання про те, чи є комерційне найменування так само і торговельною маркою чи її частиною [6, с. 154].

Отже, основна відмінність між комерційним найменуванням і торговельною маркою - їх основне призначення. І саме їх різні призначення визначають і відмінності при їх формуванні: адже зрозуміло, що торговельна марка не повинна містити у своєму складі будь-які зазначення щодо організаційно-правової форми підприємства, ані предмету діяльності тощо. Вона (торговельна марка) символізує якість, ідею, «фізіономію» товару. В той час як комерційне найменування (як зазначалося в попередній частині першого розділу) має містити, зокрема, зазначення організаційно-правової форми.

Аналогічний висновок можна зробити і щодо співвідношення комерційне найменування/зазначення походження товарів (географічне зазначення). Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товару» від 16 червня 1999 року [24] передбачено існування різних видів зазначень походження товарів (просте і кваліфіковане, кожне з яких в свою чергу має підвиди). Всі вони - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару та/або яке вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця. Особливими властивостями таких зазначень зумовлені виключно або головним чином характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором.

Тобто одразу можна помітити, що зазначення походження товарів, так само як і торговельна марка, покликаний індивідуалізувати товари та послуги певного виробника, з єдиною відмінністю - географічною прив'язкою щодо місця виробництва (надання) товарів (послуг). До того ж і торговельна марка, і зазначення походження товару можуть бути вільно відчужені (наприклад, за ліцензійним договором).

Наступним засобом індивідуалізації є комерційне позначення. Такий об'єкт інтелектуальної власності передбачений лише в Конвенції про заснування ВОІВ (в Конвенції такі об'єкти мають назву - commercial designations), проте нам (споживачам) доводиться зустрічатися з ним (комерційним позначенням) навіть частіше, ніж з іншими об'єктами інтелектуальної власності.

Комерційне позначення - це будь-який знак (словесний, графічний або комбінований), який використовується суб'єктом господарювання для позначення назви підприємства (магазину, ресторану, готелю тощо), транспортного засобу (наприклад, корабля) чи відображає інші (ідеологічні) аспекти існування суб'єкта господарювання (девіз підприємства, особливе поєднання кольорової гамми тощо) та який використовується для нанесення на вивіски, бланки, рекламу тощо. Звичайно, такими знаками можуть бути як комерційні найменування, так і торговельні марки (чи зазначення походження товару) [5]. Питання щодо визначення поняття комерційного позначення та його місця серед інших об'єктів інтелектуальної власності також викладено в працях Кодинця А.О. [38, с. 49] та Орлової В.В. [57, с. 30].

Прикладом комерційного позначення є усі вивіски на ресторанах, готелях, магазинах, а також девізи (слогани), які супроводжують рекламу багатьох відомих торговельних марок, наприклад: «L`Oreal. Адже я цього варта!», «Аерофлот. Легкий на підйом», «Нокіа. Поєднує людей», готель «Турист», гастроном «Центральний» тощо.

Таким чином, комерційне позначення можна вважати нарівні з іншими об'єктами інтелектуальної власності результатом, відображенням творчого начала, але в той же час - це всього лише правова «оболонка», в якій втілюються такі знаки (вивіски, слогани тощо), які не потребують реєстрації, оскільки виступають динамічною і непостійною складовою маркетингової діяльності підприємства. З приводу співвідношення понять комерційне найменуванні і комерційне позначення Іщук С.І. зазначив [32], що перше призначене індивідуалізувати суб'єкта цивільного права, а друге - певний цілісний майновий комплекс, який використовується таким суб'єктом.

В контексті викладеного (а особливо, зважаючи на наведену позицію Конвенції про заснування ВОІВ) спірною видається позиція Кривошеїної І.В. [96], Кохановської О.В. [44, с. 16] та Галянтича М.К. [13, с. 72] про те, що комерційні позначення не є окремими об`єктами інтелектуальної власності, оскільки, перш за все, такий об`єкт не передбачений нормами Цивільного кодексу України, а, по-друге, комерційне позначення слід розуміти як загальну назву щодо знаків, позначок чи найменувань, що використовуються в сфері комерційної діяльності.

Підсумовуючи, зазначимо, що, оскільки комерційне найменування є об'єктом інтелектуальної власності та суб'єкт господарювання вільний у виборі використовувати чи ні комерційне найменування у своїй діяльності, то останнє не співпадає із поняттям найменування суб'єкта господарювання. А зважаючи на те, що комерційне найменування покликане відмежувати саме суб'єкта господарювання, воно не тотожне засобам індивідуалізації продукції суб'єктів господарювання (торговельним маркам та зазначенням походження товарів). І саме тому положення пункту 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг» в частині «таких же або споріднених з ними товарів і послуг» по відношенню до комерційного найменування є, на нашу думку, неправильним та таким, що варто виключити.

1.3 Історичний розвиток правового регулювання комерційних найменувань

Походження інституту комерційного найменування слід віднести до середніх віків, до епохи розвитку міського життя і торговельних відносин. Велика кількість товариських об'єднань (ремісницькі цехи, гільдії купців), що виникали в той час, намагалися шляхом чіткого зовнішнього відмежування одне від одного попередити їх сплутування з боку клієнтів При цьому слід зазначити правову позицію, яка існувала в Європі ще в XIII ст. (і яку висловив Папа Римський Іоанн XXII): universitas (об'єднання людей, корпорація) не мають душі і у них немає істинної особистості, проте вони все ж мають фіктивну особистість в силу юридичної фікції і, таким чином, в силу цією фікції мають душу, можуть скоювати злочини і підлягають покаранню [9, с. 73]. Дещо іншу позицію щодо природи юридичної особи висловив свого часу професор Трубєцькой Є.Н.: насправді, фікція - це вимисел, припущення про щось, чого не існує; між тим, приписуючи права установам і корпораціям, ми не вимушені придумувати щось, чого не існує: об'єднання людей в спільноту, яка має певні цілі, а також в інституції з певними функціями за своєю суттю є реальними. Якщо навіть «суб'єкт права» і не є людиною, то називати установи і корпорації юридичними особами зовсім - не означає створювати фікції [93, с. 175-176]. Обидві позиції видаються слушними, проте в контексті того часу, коли вони були висловлені. На сьогоднішній день, навіть якщо і ведуться дискусії щодо того, чи слід вважати юридичну особу фікцією, чи ні, то законодавство України, зокрема, ст. 80 Цивільного кодексу України визначено, що юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Дане положення, на нашу думку, є визначальним щодо розуміння природи юридичної особи як повноцінного та самостійного учасника цивільних відносин.. Вони почали використовувати для цього в усіх ділових відносинах особливі позначення товариства, в яке включалися або імена всіх товаришів, або одного з них з вказівкою на існування товариства. Ним підписувалися на всіх документах по торговим угодам товариства і такий підпис - «скрепа» - отримав в подальшому назву «фірма». Таким чином, первісно це було найменування колективу купців (ремісників), яке їх індивідуалізувало, але поступово і окремі особи почали користуватися певною фірмою, тобто завжди однаково підписуватися і позначати своє ім'я в торговельних відносинах для відокремлення себе від інших, які мали подібне ім'я. Завдяки фірмі треті особи мали можливість дізнаватися, хто є власником даного підприємства, а по цьому, в свою чергу, визначали, по-перше, життєздатність підприємства, якщо його «вела» відома в торговому світі особа, а, по-друге, його матеріальне становище, яке в зв'язку з об'єднанням капіталів (на відміну від одноособового ведення торгівлі) і солідарної відповідальності видавалося кращим. При переході підприємства «в інші руки» новий власник встановлював для себе і нову фірму [17, с. 4-5; 89, ст. 28].

Коли умови економічного життя змінилися, почали цінуватися добре організовані підприємства. Зі смертю власника підприємства, який зміг його підняти на певний рівень в порівнянні з іншими, або з переходом підприємства «в інші руки» клієнтура підприємства помітно зменшувалася в зв'язку з недовірою до нового власника, а відповідно зменшувалася і цінність підприємства. Щоб утримати клієнтів, торговці почали вказувати в своїх фірмах на те, що вони є наступниками (нащадками) попередніх власників. Але спадкування в бізнесі, хоч і добре налагодженому, ще не означає, що новий власник сприйняв від попереднього його уміння вести справи; тому новому власнику доводилося доводити останнє, перш ніж заслужити для підприємства попередню репутацію. Тому комерційна винахідливість пішла далі. Набуваючи підприємство від попереднього власника, нові власники продовжували ведення підприємницької діяльності під ім'ям попереднього власника (тобто того, хто «заробив ім'я» підприємству), таким чином клієнти довгий час не знали про перехід підприємства до іншого власника. В зв'язку з цим і в теорії з'явився погляд, що фірма - це власне ім'я підприємства, а не торговця [17, с. 5-6].

Хоча ще довгий час такий погляд на фірму (тепер - комерційне найменування) викликав нарікання, адже, вказуючи на підприємство, фірма не вказувала на найголовнішу обставину - власника підприємства, слугуючи, таким чином, декорацією, яка вигідна для власників підприємства, але небезпечна для його клієнтів.

Яскравим прихильником погляду на фірму як на ім'я підприємства був професор Шершеневич Г.Ф., який зазначав, що фірма - це назва торгового підприємства, як відокремленого приватного господарства. Фірма має на меті індивідуалізувати підприємство так само, як ім'я і прізвище індивідуалізує людину. Фірма належить торговому підприємству [102].

Розглянута вище тенденція визначати фірму (комерційне найменування) спочатку як ім'я купця, а згодом - вже як ім'я підприємства відобразилася і в Торговому кодексі Франції (1807), і в Німецькому цивільному та торговому уложеннях (1900) та у практиці, яка склалася на їх підставі [17, с. 13-22].

В Україні, більша частина якої свого часу входила до складу Російської імперії, діяв «Звід законів Російської імперії», в якому в різних статтях містилися згадування про «купців, які здійснюють торгівлю купецькими домами під фірмою», «імена чи фірми заводчиків». Всі ці терміни визнають, вочевидь, фірму ім'ям особи, а не підприємства [17, с. 23].

Така ситуації в Російській імперії існувала аж до 1923 р. - часу набрання чинності Цивільним кодексом УСРР (прийнятий 1922 р.). В цьому Кодексі фірма є найменуванням підприємства; так, наприклад, у ст. 318³ зазначалося, що фірма підприємства, що належить товариству з обмеженою відповідальністю, повинна містити в собі зазначення об'єкта діяльності підприємства і виду товариства («товариство з обмеженою відповідальністю» або скорочено: «т-во з о/в» тощо).

При цьому в примітці до ст. 295 Кодексу було закріплено положення про те, що «порядок набуття фірм та користування ними визначається особливими постановами». Такою постановою стало Положення про фірму 1927 р. Навіть на сьогоднішній день дане Положення є єдиним спеціальним актом, який регулює інститут комерційного найменування.

Зрозуміло, він є дуже застарілим, але його висока законодавча техніка та деталізованість, на нашу думку, є тією базою, на якій може бути здійснено сучасне законодавче регламентування зазначеного інституту. Проте, чи буде здійснена така регламентація в рамках окремого спеціального закону (проект якого, наприклад, виносився на «розсуд громадськості» Державним департаментом інтелектуальної власності [31]), чи все ж в межах Цивільного кодексу України, не має принципового значення; головне - це результат, тобто законодавча визначеність.

У подальшому на заміну Цивільному кодексу УСРР 1922 р. було прийнято Основи цивільного законодавства союзу РСР та союзних республік 1961 року, на основі якого в подальшому було прийнято Цивільний кодекс Української РСР 1963 року. У Основах та Цивільному кодексі на відміну від попереднього Цивільного кодексу містилася лише по одній згадці про фірмове найменування (при чому саме про фірмове найменування, а не про фірму, як в Кодексі 1922 р.). Так, у ст. 12 Основ та ст. 27 Кодексу (які мали ідентичний зміст) було передбачено, що права і обов'язки господарських організацій, пов'язані з користуванням фірмовим найменуванням визначаються законодавством Союзу РСР [37, с. 743; 98]. Таким законодавством знову-таки залишилося Положення про фірму.

Слід також згадати прийняті в 1991 р. «Основи цивільного законодавства Союзу РСР та Республік», які, окрім іншого, містили (в ст. 149) одне важливе, на нашу думку, положення: «Фірмове найменування юридичної особи підлягає реєстрації шляхом внесення в державний реєстр юридичних осіб». Саме цього положення, яке суперечило підписаним Україною угодам в галузі охорони інтелектуальної власності (Паризька конвенція про охорону промислової власності, Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності), і немає в Цивільному кодексі України, прийнятому Верховною Радою України 16 січня 2003 р. (набрав чинності 1 січня 2004 р.).

Короткий аналіз виникнення та розвитку поняття комерційного найменування та законодавства щодо його регулювання свідчить про історично обґрунтовану необхідності цих явищ.

Значний потенціал до розвитку законодавчого регулювання створення та використання комерційного найменування, який існував в Російській імперії (а відповідно і в Україні) до 1917 року, був перекреслений відомими усім історичними подіями. І попри те, що саме за часів Радянського Союзу було прийняте Положення про фірму, зрозуміло, що можливість застосування даного Положення була фіктивною, адже основними його «споживачами» мали бути недержавні суб'єкти господарювання, існування яких було заборонено. Адже навіщо було державному підприємству використовувати комерційне найменування (фірму - за термінологією Положення), якщо в державі не існувало конкуренції, бо саме в конкурентних умовах і набуває свого значення комерційне найменування.

Наразі в Україні законодавчо закріплено право як державної, так і приватної власності, рівність усіх його форм (зокрема, в ст.ст. 319, 325, 326 ЦК України), право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції України) та створено механізм функціонування конкуренції. І саме законодавче врегулювання функціонування та захисту такого об'єкта інтелектуальної власності як комерційне найменування (яке на сьогоднішній день недостатнє) є одним із «стовпів» конкуренції.

2. Суб'єкти звернення за судовим захистом прав на комерційне найменування

Перш ніж розкрити питання щодо суб'єктів звернення за судовим захистом, на нашу думку, слід дослідити питання суб'єктів власності на комерційне найменування та, порівнявши відповідні суб'єктні склади, з'ясувати, чи є вони тотожними. Саме таке, послідовне, з'ясування і порівняння відповідних суб'єктних складів дасть змогу логічно поєднати перший та другий розділи даної роботи, з'єднавши їх в послідовний ланцюг: Об'єкт - Власник - Суб'єкт звернення за захистом.

Об'єктом, як вже було зазначено (в Розділі 1), є права на комерційне найменування. При цьому, існує дві теорії природи права інтелектуальної власності, що визначають те, якими правомочностями наділений власник комерційного найменування і взагалі об'єктів інтелектуальної власності. Перша теорія - пропрієтарна теорія, прихильниками якої були Підопригора О.А. і Підопригора О.О. [63, с. 11], визнає за творцями (чи власниками - якщо говорити про комерційне найменування) право власності на їхні твори (об'єкти). Тобто мова йде про класичну тріаду права власності на певний об'єкт - право володіння, користування та розпорядження комерційним найменуванням.

Друга теорія - теорія «виключних прав», яка до правомочностей власника на об'єкти інтелектуальної власності відносить «дозволяти» та «забороняти» третім особам їх використовувати [48, с. 184-185]. Саме ці дві правомочності власника - право користування та право перешкоджання іншим особам незаконно користуватися комерційним найменуванням - закріплені в ст. 490 ЦК Україні. І хоч список в даній статті не виключний інших прав у законодавстві України прямо не передбачено. Теоретичним підґрунтям теорії виключних прав є те, що комерційне найменування є нетілесним об'єктом, а тому воно за своє природою не може перебувати у володінні (фактичному утриманні власника). Прихильниками теорії виключних прав є й Маттеі У. та Суханова Є.О. [51, с. 309], які стверджують, що, зокрема, комерційне найменування (і відповідно права на нього) слід віднести до об'єктів виключних прав, оскільки на відміну від об'єктів майнових прав (які охоплюють право власності) ними можуть користуватися необмежене коло осіб. А захист прав на комерційне найменування (як і інших об'єктів інтелектуальної власності) має специфічний характер - для захисту не можна застосовувати віндикаційний позов.

На нашу думку, обидві ці теорії вірні лише на половину, адже дійсно володіти ані об'єктом інтелектуальної власності (зокрема, і комерційним найменуванням), ані правами на них неможливо. І саме тому віндикаційний позов не може бути застосованим при захисті прав на комерційне найменування. В той же час правами на комерційне найменування можна користуватися та розпоряджатися. І якщо питання користування правами не є спірним для обох теорій, то щодо права розпоряджатися слід зазначити, що права на комерційне найменування, яке входить до складу підприємства як єдиного майнового комплексу згідно із ч. 2 ст. 191 ЦК України, може бути згідно із п. 2 ст. 490 ЦК України відчужене. Окрім цього, суб'єкт господарювання може відмовитися від прав на комерційне найменування, наприклад, шляхом внесення змін до статуту в частині, що стосується комерційного найменування. І саме можливість відчужити або відмовитися від певного об'єкта (або прав на нього) становлять суть права розпорядження. Термін «виключність прав», який використовують деякі науковці (зокрема, зазначені вище Маттеі У. та Суханов Є.О.) для позначення лише прав на об'єкти інтелектуальної власності, як нам вбачається, не виключає і не заперечує терміну «прав власності» на ці ж об'єкти. Так, право власності, яке включає в даному разі правомочності користуватися та розпоряджатися, на об'єкти інтелектуальної діяльності особи є виключною власністю даної особи.

В той же час до правомочностей власника за теорією «виключних прав» також належить право «забороняти» третім особам використовувати належне йому комерційне найменування, а до кола прав в «пропрієтарній теорії» така правомочність не включена. Підставою для включення права забороняти до кола виключних прав здійснено з підстави нематеріального характеру об'єктів інтелектуальної власності, оскільки, фактично тримаючи в руках матеріальний об'єкт, який є чиєюсь власністю, власник вживає заходів, які убезпечують його від порушення прав власності. У той же час об'єкти інтелектуальної власності не можуть перебувати у такому ж безпосередньому володінні. Право «забороняти» саме по собі не може убезпечити власника прав на певний об'єкт від їх порушення, а тому зазначення такої правомочності як «виключної» не видається необхідним, тим паче, що воно (право) «забороняти» і так є виключним, адже належить тільки власнику прав. Окремо слід зазначити, що незалежно від того, чи право «забороняти» є виключним, воно вже є гарантованим: кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання (ч. 1 ст. 15 ЦК України).

Тому слід, на нашу думку, віднести засоби індивідуалізації (як інші об'єкти інтелектуальної власності) до об'єктів права власності, які мають певну специфіку щодо набору правомочностей їх власника, пов'язану з формою їх (об'єктів) вираження - нематеріальну.

Що ж стосується того, хто може бути власником прав на комерційне найменування, то, як не дивно, але ЦК України не визначає таких осіб. В ЦК України зазначено лише, що «юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне найменування» (ч. 2 ст. 90 ЦК України). При цьому відкритим залишається питання щодо права фізичної особи-підприємця на здійснення господарської діяльності з використанням свого імені не тільки як найменування своєї «справи», а й як комерційного найменування.

В той же час в ГК України зазначено (ст. 159), що суб'єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Аналогічна позиція міститься і в Положенні про фірму (в п. 5).

Опоненти подібного формулювання, зокрема, проф. Сергєєв О.П., зазначають, що надання індивідуальному підприємцю права на користування особливим комерційним найменуванням було би зайвим, оскільки його індивідуалізація в цивільному обороті цілком забезпечена тим, що він виступає в ньому під своїм власним ім'ям. Більше того, інше вирішення питання було би неправильним і по суті, оскільки воно створило би лише додаткові перешкоди для третіх осіб у визначенні дійсного правового статусу підприємця [91, с. 576]. Також вважає, що необхідно законодавчо обмежити коло суб'єктів прав на комерційне найменування лише підприємницькими юридичними особами Кодинець А.О. [39, с. 156, 157].

Проте такий підхід видається необґрунтованим, адже достатньо звернутися до історії виникнення та еволюції комерційного найменування. Воно (як зазначалося в п. 1.3 першого розділу) і виникло саме як ім'я приватного підприємця (купця чи ремісника) та в результаті відчуження «справи» останнього без зміни самого найменування почало індивідуалізувати будь-кого, хто ним користується: чи то фізичну особу, наприклад, нащадка купця, чи то вже об'єднання підприємців - юридичну особу, яке набула ім'я купця. В Україні, зважаючи на нетривалий період існування «підприємницьких традицій», звичайно, важко знайти приклади такого перетворення з ім'я підприємця (купця) на комерційне найменування юридичної особи. В той час як за кордоном от вже майже двісті років є знаними такі фірми, які отримали свої комерційні найменування від ім'я засновника-підприємця, наприклад: Kavasaki Motors Corporation (США), Daimler AG (Німеччина), Toyota Motor Corporation (Японія) тощо. Аналогічна ситуація може цілком мати місце і в Україні.

Недостатньо вирішеним, на нашу думку, є питання про те, чи можуть мати комерційні найменування такі різновиди юридичних осіб, як об'єднання громадян (політичні партії, громадські організації, професійні спілки тощо).

На думку деяких вчених (О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця [55, с. 147], О.О. Козлової [84, с. 330]) із ч. 2 ст. 90 ЦК України випливає, що установа чи непідприємницьке товариство не можуть мати комерційного (фірмового) найменування. Не можуть мати комерційних найменувань ті установи, що виконують функції некомерційного характеру, тобто не займаються підприємницькою діяльністю, наприклад, фонди, асоціації, громадські та релігійні організації, споживчі кооперативи, а також різні об'єднання юридичних осіб.

Дана позиція знайшла своє відображення й у практиці Вищого господарського суду України. Так, в одній з постанов названого суду від 14 квітня 2009 [77] зазначено, що ЦК України пов'язує можливість юридичної особи мати комерційне найменування зі здійсненням такою особою підприємницької діяльності, в зв'язку з чим назви всіх інших суб'єктів, крім комерційних організацій, не є за своєю природою фірмовими найменуваннями.

Як вбачається з установлених судовими інстанціями обставин справи, позивач (в даній справі - Федерація тхеквондо В.Т.Ф. Київської області) є громадською організацією, створеною відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян».

Так, згідно зі ст. 3 названого Закону громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних економічних, творчих та інших спільних інтересів.

Отже, позивач (зазначена Федерація), не будучи підприємницьким товариством, не є суб'єктом прав на комерційне (фірмове) найменування.

Проте викладену позицію не підтримує авторський колектив на чолі із Ю.М. Капіцею, зазначаючи, що до кола осіб, які можуть бути суб'єктами прав на комерційне найменування, окрім суб'єктів господарювання або громадян-підприємців, входять також особи, що здійснюють некомерційну господарську діяльність, крім органів державної влади та місцевого самоврядування. Підставою для такого твердження є те, що в Цивільному кодексі України не міститься прямої заборони наявності комерційного найменування в інших (крім підприємницьких товариств) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців [82, с. 334].

Ми підтримуємо першу із наведених позицій (адже «не можете Богові служити й мамоні» (грошам) - Новий Завіт, Матв. 6:24 [4]), проте категоричність тверджень зазначених науковців, на нашу думку, не підкріплюється фактичним змістом самої ч. 2 ст. 90 ЦК України. В ній зазначено лише про можливість підприємницьких товариств мати комерційне найменування, проте не міститься заборони непідприємницьким товариствам мати таке найменування. Можливо, така заборона «малася на увазі» законодавцем при формулюванні зазначеної частини ст. ЦК України, проте не була реалізована фактично, що і породило двозначність розуміння.

Для того, щоб категоричне твердження про те, що «установа чи непідприємницьке товариство не можуть мати комерційного (фірмового) найменування» набуло правового підґрунтя, варто, на нашу думку, додати слово «Лише» на початку частини другої ст. 90 ЦК України, що виключить будь-який предмет дискусії (і можливих непорозумінь на практиці) в майбутньому. Таким чином, пропонуємо викласти ч. 2 ст. 90 ЦК України в такій редакції: «2. Лише юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування».

Попри відносну визначеність щодо названих суб'єктів прав на комерційне найменування в українському законодавстві відсутнє зазначення про те, чи можуть мати власне комерційне найменування представництва та філії юридичних осіб. З точки зору теорії все зрозуміло: філії та представництва не є юридичними особами. Вони повинні виступати не від власного імені, а від імені юридичної особи, яка їх створила, і відповідно повинні користуватися його комерційним найменуванням. Найменування багатьох представництв та філій вводить в оману третіх осіб стосовно їхнього правового статусу, оскільки створює видимість того, що такі формування є окремими юридичними особами [91, с. 576, 577]. Проте законодавчо такі положення не закріплені, що в подальшому може викликати непорозуміння та введення (навмисне чи випадкове) в оману як споживачів, так і потенційних контрагентів. Саме тому було б доцільно, аби закон зобов'язував в усіх випадках відображати в найменуваннях філій та представництв їх організаційно-правовий статус як філій (представництва) з вказівкою на юридичну особу, яка їх створила (наприклад, Подільська філія товариства з обмеженою відповідальністю «Світоч»).

Отже, власником прав на комерційне найменування нарівні із національними суб'єктами виступають також іноземні юридичні особи та приватні підприємці. Так, в ст. 129 ГК України зазначено, що при здійсненні господарської діяльності в Україні іноземці мають ті самі права (та обов'язки), а іноземні юридичні особи мають такий самий статус, як і громадяни, юридичні особи України.

Що стосується того, хто є суб'єктом звернення за захистом, то слід зазначити таке.

Оскільки юридична особа за своєю природою є фікцією, то вона, як зазначено в ч. 1 ст. 92 ЦК України набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, а точніше за допомогою конкретних осіб (посадових та службових).

Такими особами згідно з ч. 5 ст. 65 ГК України є керівники підприємств, яким без доручення дозволено діяти від імені підприємств, представляти їх інтереси в органах державної влади (в т.ч. в судах) і органах місцевого самоврядування, інших організаціях тощо. Окрім цього, згідно з ч. 2 ст. 207 ЦК України правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.

В цілому ж перелік осіб, які ведуть справи власників прав на комерційні найменування в господарському суді, наведено в ст. 28 ГПК України, ними є:

- органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника;

- керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами;

- представниками юридичних осіб, в т.ч. у суді, можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації;

- повноваження щодо захисту прав від імені юридичної особи може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право йому надано установчими або іншими документами. Проте знов таки зазначимо, що відособлений підрозділ в суді буде представлений також конкретною фізичною людиною;

- громадяни (фізичні особи-підприємці) можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.

Варто звернути увагу на таку обставину: керівник юридичної особи - підприємства призначається власником підприємства (п. 3 ст. 65 ГК України). Власник до того ж може здійснювати управління підприємством безпосередньо (п. 2 ст. 65 ГК України). Таким чином, беручи до уваги викладений вище список, складається, на нашу думку, парадоксальна ситуація: власник управляє підприємством, але захищати його (підприємства) права в суді (зокрема, прав на комерційне найменування) не має права. При цьому, зрозуміло, що в разі видання на нього (власника) довіреності від імені підприємства він може бути його представником в суді, але вже не як власник, а як довірена особа. Слід наголосити, що мова йде про такі підприємства - акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

В цьому відношенні протилежним є становище учасників (та повних учасників) повного та командитного товариства відповідно. Так, у повному товаристві згідно з ст. 68 Закону України «Про господарські товариства» ведення справ здійснюється за загальною згодою всіх учасників. Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма учасниками, або одним чи кількома з них, які виступають від імені товариства.

Що ж стосується повноважень акціонера відповідного акціонерного товариства (публічних чи приватних, відкритих чи закритих), то доцільно, на нашу думку, навести позицію Верховного Суду України. Будь-який акціонер має право звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів у разі їх порушення посадовими особами шляхом здійснення діяльності, яка суперечить установчим документам, чиниться з перевищенням повноважень, без погодження із радою товариства, всупереч рішенням загальних зборів та з іншими порушеннями чинного законодавства. Але у цьому випадку, на думку Верховного Суду України, акціонери повинні звертатися до суду через уповноважені органи (загальні збори товариства або правління), «а не самостійно, як фізична особа, оскільки будь-яка особа може відстоювати інтереси, які суперечитимуть інтересам інших акціонерів» [88].

У той же час у командитному товаристві згідно з ст. 81 Закону України «Про господарські товариства» управління справами здійснюється лише учасниками з повною відповідальністю. У командитному товаристві, де є тільки один учасник з повною відповідальністю, управління справами здійснюється цим учасником самостійно.

Таким чином, у зазначених двох прикладах відбувається поєднання власника (власників) та особи, яка наділена правом представляти (а відповідно і захищати) права юридичної особи.

Окремо слід зазначити, що хто б не був представником юридичної особи, всі його дії (зокрема, щодо захисту прав на комерційне найменування) вважаються такими, що вчинені самою юридичною особою. Оскільки юридичні особи отримують вигоду з інституту представництва, то вони також повинні нести ризики, пов'язані з призначенням представника За принципом «сujus commodum, ejus periculum» - чия вигода, того і ризик. [16, с. 56].

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що суб'єктні склади власників прав на комерційне найменування та осіб, що звертаються за їх захистом, співпадають. Проте, якщо правомочності власника юридичною особою та фізичною особою-підприємцем здійснюються безпосередньо, наприклад, шляхом використання його в діловому обороті, то захист прав власника в суді здійснюється особами, перелік яких наведено вище, зокрема, в ст. 28 ГПК України.

3. Способи захисту судом прав на комерційне найменування

3.1 Поширені випадки (форми) порушення прав на комерційне найменування в Україні

Згідно з чинним законодавством (КУпАП, КК України та ГК України) порушниками прав на комерційне найменування можуть бути як фізичні особи (в тому числі фізичні особи-підприємці), так і юридичні особи. Аналіз норм зазначених кодексів (зокрема, ст.ст. 229 КК України, 51² КУпАП, 33 ГК України) свідчить, що права на комерційне найменування можуть бути порушені внаслідок незаконного використання комерційного найменування. Тому, перш ніж перейти до аналізу конкретних статей цих кодексів, доцільно, на нашу думку, визначитись з поняттям «незаконне використання» комерційного найменування.

Що ж до «незаконного» (неправомірного) використання, то відповідно до ст. 33 ГК України таким визнається використання без дозволу уповноваженої на те особи (зокрема, власника).

З приводу терміну «використання» слід зазначити таке. В жодному із згаданих кодексів не зазначено, що мається на увазі під використанням комерційного найменування. Проте, як зазначають науковці (як-от Мельник М.І, Хавронюк М.І., Дудоров О.О. [54, с. 611]), під використанням, зокрема, в контексті згаданої ст. 229 КК України слід розуміти таке. Використання - це застосування комерційного найменування на товарах і при наданні послуг, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, у проспектах-рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням товарів і послуг в господарський оборот.

Таке трактування терміну «використання» стосується також і торговельних марок і воно є, на нашу думку, вірним, але не повним. Більш повний перелік способів використання знаків для товарів і послуг зазначено у ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». А оскільки комерційні найменування та знаки для товарів і послуг виконують однакові функції - індивідуалізації, то й використовувати їх можна лише одними й тими самими способами. Враховуючи викладене, доцільним є викласти невичерпний перелік способів використання комерційного найменування, адже перш ніж визначати всі способи порушення прав на нього, слід зрозуміти способи використання комерційного найменування. Отже, використанням комерційного найменування вважається:

1) нанесення його на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Те саме стосується й надання послуг: застосування комерційного найменування під час пропонування та надання послуг.

Даний спосіб використання комерційного найменування дуже схожий з аналогічним способом використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) за єдиною відмінністю - знак використовується, зазвичай, лише щодо певних товарів, для яких його зареєстровано. В той же час комерційне найменування може наноситися на товар або застосовуватися при наданні послуг, у виробленні яких власник обмежений лише тими видами діяльності, які значаться як основні чи додаткові в його статуті. При цьому перелік видів такої діяльності може бути ширшим, аніж той вид товарів чи послуг, для яких зареєстровано торговельну марку.

Таким чином, в цьому проявляється ще одне значення комерційного найменування: якщо статутом певного підприємства передбачено, припустімо, 4-5 видів діяльності (згідно з класифікацією видів економічної діяльності, затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. N 375 [56]), то й вироблені 4-5 види товару можна позначити комерційним найменуванням одразу після початку діяльності підприємства. В той же час торговельна марка, як правило, реєструється протягом тривалого часу (приблизно рік);

2) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Під застосуванням в діловій документації слід вважати зазначення комерційного найменування в статутних документах, при вчиненні правочинів, зокрема, укладанні договорів тощо.

При цьому слід зазначити, що використаним комерційне найменування слід вважати лише тоді, коли воно зазначено повністю, тобто використане або повне, або скорочене комерційне найменування (зазначення організаційно-правової форми власника та додатку комерційного найменування). Окремо слід зазначити, що, як видно з переліку дій, які вважаються «використанням» комерційного найменування, даний термін є тотожним терміну «користування».

Перш ніж перейти до висвітлення питання щодо форм порушення прав на комерційне найменування, слід зазначити, яке використання комерційного найменування, на нашу думку, однозначно не буде таким, що порушує права його власника. Такі форми використання повинні (за аналогією з положення п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»):

- мати некомерційний характер (наприклад, одноразове використання для нанесення на будь-який предмет);

- мати форму повідомлення новин і коментарів новин;

- мати форму добросовісного використання фізичною особою свого ім'я (яке може співпадати з комерційним найменуванням суб'єкта господарювання) або адреси фізичної/юридичної особи (яка також може співпадати з комерційним найменуванням суб'єкта господарювання).

Враховуючи викладене, слід перейти до розгляду конкретних статей законодавства України, які передбачають відповідальність за порушення прав на комерційне найменування та форми такого порушення.

У ст. 51² КУпАП передбачена відповідальність за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності. При цьому серед таких об'єктів не значиться не тільки комерційне найменування, а й навіть зазначення походження товару.

Аналогічна норма міститься і в ст. 229 КК України, хоча в ній і передбачена відповідальність за незаконне використання саме засобів індивідуалізації (знаків для товарі і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Термін «фірмове найменування» в КК України використовується в зв'язку з тим, що саме цей термін використовувався в Цивільному кодексі УРСР, який був чинним на момент набрання чинності КК України.

Таким чином, враховуючи зазначені види використання комерційного найменування, слід визначити, у якій формі може фізична особа порушити права на комерційне найменування.

З одного боку, як відомо, фізична особа без її реєстрації як суб'єкта господарювання не може здійснювати підприємницьку діяльність (за це передбачено відповідальність, зокрема, ст. 202 КК України). Проте будь-який з видів використання комерційного найменування передбачається лише у сукупності із здійсненням підприємницької діяльності, а тому, використовуючи комерційне найменування (наприклад, шляхом нанесення на виготовлений «підпільним» способом одяг), фізична особа тим самим вчиняє і злочин, відповідальність за який передбачена згаданою ст. 202 КК України. Довести таку конструкцію доволі просто: якщо фізична особа виробляє певний продукт з нанесенням на неї комерційного найменування певного суб'єкта господарювання і кількість такої продукції дуже мала, то це некомерційне використання комерційного найменування. Коли ж такої продукції багато (на суму, достатню для кримінальної відповідальності), то слід говорити про виробництво з комерційною метою (з метою продажу). Таким чином, виробництво з метою продажу - це вже підприємницька діяльність або діяльність, яка підлягає ліцензуванню.

Аналогічною є, на нашу думку, й ситуація щодо порушення прав на знак для товарів та послуг фізичною особою, якщо її дії будуть кваліфіковані за ст. 51² КУпАП. Так, за здійснення господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання (ст. 164 КУпАП) в поєднанні з використанням при цьому (наприклад, для нанесення на контрафактний одяг) комерційного найменування певного суб'єкта господарювання порушника може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за статтями 164 та 51² КУпАП.

Різниця між зазначеними правопорушеннями (злочином та адміністративним правопорушенням) зумовлюється, як відомо, розміром завданої матеріальної шкоди. Злочином вважається таке правопорушення, яким завдано шкоди на суму, що у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Тобто, використовуючи наведений приклад виготовлення фізичною особою одягу з нанесенням на нього комерційного найменування певного суб'єкта господарювання, злочином вважаються дії, якщо розмір шкоди становить 8690 і більше грн., а все, що менше, тягне за собою адміністративну відповідальність.

З іншого боку, судова практика та практика досудового слідства свідчить про те, що порушення прав суб'єкта господарювання може відбуватися і у дещо інших формах. Для прикладу наведемо дві кримінальні справи:

1) вироком Богуславського районного суду Київської області від 29 березня 2007 року у справі № 1-42/07р. [10] встановлено: три особи за попередньою змовою фасували у своєму будинку в кустарних умовах каву, а на тару наносили комерційне найменування та торговельні марки компанії Kraft Foods Deutschland Holding GmbH. В результаті судового розгляду усіх обвинувачених було визнано винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України.

Даний приклад, по суті, заперечує наведене вище твердження про те, що скоєння злочину, передбаченого ст. 229 КК України, відбувається у сукупності із злочином, передбаченим ст. 202 КК України. Проте при розгляді даної справи не враховано однієї обставини: якби злочинці не використовували об'єкти інтелектуальної власності згаданої компанії, а придумали будь-яку іншу назву для своєї продукції, то не було б і складу злочину, передбаченого ст. 229 КК України. Проте з урахуванням масштабів діяльності (фактично - промислового) та характеру діяльності - спрямованого на отримання прибутку, можна говорити про склад злочину, передбаченого ст. 202 КК України - зайняття господарською діяльністю без відповідної державної реєстрації або відповідного ліцензування. А тому злочин у даній справі слід було кваліфікувати за ознаками і ст. 229, і ст. 202 КК України;

2) товариством з обмеженою відповідальністю «Електрон Україна» В силу того, що відомості, які будуть викладатися далі, стали відомі автору в зв'язку із трудовою діяльністю, вони є комерційною таємницею, а тому імена осіб та назви підприємств будуть змінені. здійснюється виробництво кондиціонерів на території України, в ході якого використовуються торговельні марки та комерційне найменування відомої іноземної компанії - Akihaba Electric Corporation Ltd. Українським представником даної іноземної компанії на ім'я директора згаданого товариства направлено листа, яким попереджено про незаконність використання об'єктів інтелектуальної власності іноземної компанії. Проте такий лист ніяким чином не вплинув на процес виробництва, в результаті чого представником іноземної компанії подано заяву до відповідного відділу Міністерства внутрішніх справ України про порушення посадовими особами товариства (зокрема, директором) прав на об'єкти інтелектуальної власності компанії Akihaba Electric Corporation Ltd. Мотивами для такої заяви є те, що порушення прав на комерційне найменування не може відбутися «саме по собі», тобто для цього потрібно, щоб особа, яка має відповідні повноваження (визначені статутом товариства або посадовими інструкціями), видала відповідне розпорядження, а працівник його виконав. Відповідна кримінальна справа на даний час перебуває на стадії досудового слідства.

В даному випадку, окрім самого підприємства, за логікою представника іноземної компанії, відповідальність мають нести і фізичні особи, зокрема, директор зазначеного ТОВ. Тобто всю кримінальну відповідальність у даній справі несуть працівники, які безпосередньо вчинили дії, що призвели до порушення прав на комерційне найменування (бо ТОВ не може бути суб'єктом кримінальної відповідальності), а ТОВ, як зазначено в ст. 51 Кримінально-процесуального кодексу України від 12 січня 1961 року [47], несе матеріальну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями його працівників.

І якщо перша з наведених справ є доволі простою (і все ж, на нашу думку, її було вирішено лише наполовину), то другий приклад є доволі складним і неоднозначним. По суті, «видання наказу» на використання комерційного найменування директором не є «незаконним використанням» комерційного найменування (в термінології ст. 229 КК України) у розумінні способів використання останнього, наведеного на початку підрозділу. Проте без такого наказу порушення неможливе. Саме тому вважали б правильним визнати відповідну практику захисту прав на комерційне найменування такою, що найбільш повно захищає права власника та сприяє покаранню порушників таких прав.

Отже, вище розглянуто форми порушення прав на комерційні найменування фізичною особою. Переходячи до наступного суб'єкта, який може порушити права на комерційне найменування, - юридичної особи, слід зазначити таке.

За законодавством України (зокрема, відповідно до ст.ст. 1, 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції») використання чужого комерційного (в термінології згаданого закону - фірмового) найменування є недобросовісною конкуренцією. При цьому слід зазначити, що конкуренція передбачає «змагання» двох (або більше) легалізованих учасників - суб'єктів господарювання, тобто конкурентами можуть бути лише юридичні особи та фізичні особи підприємці. А тому терміни «конкуренція» і «недобросовісна конкуренція» можуть застосовуватися лише до них, і ні в якому випадку не можуть застосовуватися до фізичної особи, яка не зареєстрована як суб'єкт господарювання.

Викладена позиція узгоджується із Законом України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року [22], в ст. 1 якого зазначено, що конкуренція - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання. При цьому суб'єктами господарювання згідно із згаданим законом є юридична особа чи фізична особа, яка здійснює господарську діяльність (тобто фізична особа-підприємець).

Окрім названого законодавства України про незаконність використання чужого комерційного найменування без відповідного дозволу, таке використання визнається недобросовісною конкуренцією в п. 1 ч. 3 ст. 10^bis Паризької конвенції. Даною Конвенцією заборонено всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

І саме цей пункт означає, зокрема, й неправомірне використання комерційного найменування. Це твердження узгоджується з позицією Боденхаузена Г., який зазначив, що згадане в п. 1 ч. 3 ст. 10^bis Паризької конвенції змішування може виникнути в результаті використання, зокрема, комерційних найменувань, ідентичних чи подібних. При цьому не має значення, чи були ці акти вчинені добросовісно, хоча факт добросовісності може мати певний вплив на санкції, які будуть застосовані [6, с. 165].

Отже, використовуючи без дозволу власника комерційне найменування, юридична особа вчиняє акт недобросовісної конкуренції, заборонений п. 1 ч. 3 ст. 10^bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Що ж до законодавства України, то, як вже зазначалося, у ст. 33 ГК України йдеться про незаконне використання комерційного найменування, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання.

Як зазначив Мельниченко І.В. [84, с. 450], передумовою змішування завжди є небезпека плутанини внаслідок наближення використаних порушником позначень до характерних, відомих в обігу позначень, зокрема, комерційного найменування.

Залежно від ступеня наближення до чужих позначень розрізняють тотожні (однакові) позначення, коли чуже позначення використовується таким, яким воно є (у формі чужого позначення, а також у формі, що відрізняється лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності позначення, тобто не зачіпає його тотожності) та позначення, схожі до ступеня змішування (подібні), тобто коли ці позначення не можна вважати тотожними, але все ж таки їх можна сплутати. Для встановлення можливості змішування необхідно врахувати безліч чинників, як-от: ступінь розрізняльної здатності комерційних найменувань, що протиставляються, їх ступінь відомості чи визнання, цінність, що з ними асоціюється, тривалість, обсяг та географічний район їх використання тощо. Ці всі показники мають встановлюватися та порівнюватися при проведені експертизи комерційних найменувань (детальніше про методику експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності зазначає Крайнєв П.П, Ковальова Н.М. та Мельников М.В. [45]). Саме тому згідно з п. 4 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29 березня 2005 року № 04-5/76 [86] «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» в разі необхідності господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявність чи відсутність тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними найменуванням, що порівнюються. Те саме стосується і щодо схожості до ступеня змішування.