Интеллектуальная собственность

Таким образом, патентная чистота является понятием относительным, она определяется только в отношении конкретных стран и только на определенную дату. Понятие патентной чистоты существует и в отношении охранных документов на товарные знаки и знаки обслуживания.

Патентная чистота обеспечивает возможность использования инновационного продукта, без нарушения действующих патентов. Исследование патентной чистоты позволяет:

§ определить возможность беспрепятственного производства, реализации, экспорта или импорта инновационного продукта или технического решения;

§ выявить патентообладателей, исключительные права которых будут нарушены при производстве, применении, реализации, экспорта или импорта инновационного продукта или технического решения.

Патентоспособность определяется как сумма признаков технического и художественно-конструкторского решения необходимых для признания его новизны и возможности промышленного применения.

Тема 5. Патентные исследования

Патентные исследования

Патентные исследования - исследования технического уровня и тенденций развития ОТ, их патентоспособности и патентной чистоты на основе патентной и другой научно-технической информации.

Основной целью патентных исследований является получение исходных данных для обеспечения высокого технического уровня и конкурентоспособности ОТ, использование современных научных достижений и исключение неоправданного дублирования исследований и разработок.

Задачи патентных исследований определяются разработчиками на соответствующих стадиях жизненного цикла ОТ. Основные этапы патентных исследований:

1. анализ патентно-лицензионной ситуации;

2. анализ "ведущих в данном виде техники фирм";

3. тенденции развития техники;

4. технический уровень.

Патентные исследования включают в себя:

* разработку регламента поиска информации;

* поиск и отбор патентной и другой научно-технической документации;

* систематизацию и анализ отобранной документации;

* обобщение результатов и составление отчета.

Разработка регламента - важный этап, от которого зависит достоверность отчета в целом, так как регламент ограничивает область проведения поиска по фондам патентной, научно-технической и конъюнктурно-экономической информации. На этом этапе определяется предмет поиска, его классификация по МПК, НКИ, МКПО, УДК, определение стран поиска, фирм, определение ретроспективы или глубины поиска, выбор источников информации.

Результаты патентных исследований оформляются в виде отчета, справки о поиске, патентного формуляра и пр. в соответствии с ГОСТ Р15.011-96.

На сегодняшний день нет нормативных документов регулирующих проведение исследований на патентную чистоту. По данному вопросу существуют документы, которые были приняты еще в СССР, к ним относятся:

* Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту (утверждена Постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 29 января 1974 г. и введена в действие 15 декабря 1975 г.);

* ГОСТ 15.012, где определяется порядок заполнения формуляра после проведения исследований на патентную чистоту.

В связи с тем, что патентное законодательство РФ претерпело значительные изменения с 1975 г., данные нормативные документы носят рекомендательный характер. Эти материалы содержат достаточно полную теоретическую базу по данному вопросу и в значительной степени раскрывают методику проведения исследований на патентую чистоту.

Патентные исследования проводят при:

* разработке научно-технических прогнозов;

* разработке планов развития науки и техники;

* создании объектов техники;

* освоении и производстве продукции;

* определении целесообразности экспорта промышленной продукции и экспонировании ее * образцов на международных выставках и ярмарках;

* продаже и приобретении лицензий;

* при решении вопроса о патентовании созданных объектов промышленной собственности и * в других целях.

Особенности патентных исследований

Содержание патентных исследований может включать:

§ исследование технического уровня объектов техники, выявление тенденций и направлений их развития;

§ исследование состояния рынков конкретной продукции, сложившейся патентной ситуации, выявление требований потребителей к товарам и услугам;

§ исследование направлений научно-исследовательской и производственной деятельности предприятий и фирм, которые действуют или могут действовать на определенном рынке продукции;

§ технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, художественно-конструкторских решений, отвечающих требованиям создания новых объектов техники; выявление новых технических, художественно-конструкторских решений, определение их патентоспособности и обоснование целесообразности правовой охраны, выбор стран патентования;

§ исследование патентной чистоты объектов техники;

§ обоснование целесообразности и форм проведения за рубежом коммерческих мероприятий по реализации объектов техники, закупке и продаже лицензий, оборудования, комплектующих изделий и т.д.

Одной из важнейших частей патентного исследования является поиск патентной информации. Он включает процессы отбора соответствующих заданию документов или сведений из массива патентных документов.

Цели патентного поиска определяются задачами использования патентной информации на конкретной стадии создания, освоения и реализации новой техники или продукции. При планировании тематики патентный поиск проводится для того, чтобы выяснить, решалась ли поставленная техническая задача ранее, какие решения защищены патентами, какие фирмы работают в данной области техники, каковы перспективы разработки темы. Поиск проводится также с целью технико-экономического анализа изобретений при прогнозировании тенденций развития техники.

Патентно-информационный поиск при проведении патентных исследований

Работы по проведению патентных исследований проводят в следующей последовательности:

1) разработка задания на проведение патентного исследования;

2) разработка регламента поиска;

3) поиск и отбор патентной и другой научно-технической информации, в том числе конъюнктурно-экономической;

4) систематизация и анализ отобранной информации;

5) обобщение результатов и составление отчета о патентном исследовании.

Этапы патентного исследования

Перед началом работы профессиональный патентный поверенный составит задание и разработает программу исследования. Затем проведет патентный поиск и проанализирует его результаты.

В задании определяются задачи исследования, наименование темы и ее шифр, сроки исполнения и формы отчетности.

Программа (регламент) поиска информации определяет область проведения поиска по фондам патентной, научно-технической и экономической информации. В программе исследования определяется предмет поиска и его классификация в соответствии с Международной патентной классификации (МПК), Национальной классификацией изобретений (НКИ), Международной классификацией патентных образцов (МКПО), Универсальной десятичной классификацией (УДК).

В зависимости от цели патентного исследования выбираются страны, по которым будет производиться патентная работа. При выборе стран решающее значение имеют степень развития исследуемой отрасли, возможности реализации экспортной продукции, продажи лицензий, уровень конкуренции в выбранном сегменте.

При работе с источниками патентной информации профессиональный патентный поверенный определяет глубину (ретроспективность) поиска, которая зависит от конкретных задач исследования.

По результатам патентной работы составляется отчет. Аналитическая часть отчета содержит выводы и результаты патентного исследования, содержательная часть - основные сведения и ответы на вопросы, поставленные в задании. Отчет о патентном исследовании позволяет оценить вероятность получения патента и определит наиболее перспективные направления развития инновационной деятельности.

Основными факторами, влияющими на стоимость патентного исследования, являются:

§ количество классов МПК, по которым проводится исследование;

§ количество стран, где необходимо запатентовать объект техники.

Патентные исследования необходимы при разработке и коммерческом продвижении промышленных продуктов и инновационных технологий. Результатом патентных исследований является заключение о патентоспособности и патентной чистоте инновационного продукта (объекта техники или художественно-конструкторского решения). Для решения этих задач используется патентная и другая научно-техническая информация.

Проверка патентной чистоты изделий, выпускаемых предприятиями, является обязательной на стадии постановки продукции на производство как минимум по патентам, выданным на территории Республики Беларусь, в связи с экспортными поставками и продажей лицензий на территории стран предполагаемого экспорта товаров и лицензий, при оказании технического содействия в строительстве предприятий и других технических объектов за рубежом, а также при экспонировании объектов на международных выставках и ярмарках. Для обеспечения патентной чистоты объектов техники необходимо проводить целенаправленную работу на всех стадиях разработки и постановки продукции на производство. Суть этой работы состоит в выявлении всех действующих патентов, имеющих отношение к разрабатываемому объекту, изучении патентной ситуации, принятии мер по обходу действующих патентов или закупке лицензий на право производства продукции, защищенной патентами, а также выработке других рекомендаций по дальнейшей разработке и постановке продукции на серийное производство. В целом отчет о патентных исследованиях позволяет судить об уровне технического (технологического) развития, возможностях обеспечения коммерческого успеха на конкретном рынке в условиях конкуренции. С расширением применения новых информационных технологий уровень патентных исследований неизмеримо возрастает и оказывает все большее влияние на конечные результаты деятельности субъектов хозяйствования.

Патентные исследования могут проводить работники патентных служб, а также имеющие опыт работники. При необходимости патентные исследования можно заказать патентным поверенным или специализированным консалтинговым и инжиниринговым фирмам.

Тема 6. Введение объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот

Особенности договоров по введению в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности

Передача права на использование объектов авторского права (на примере компьютерных программ).

Компьютерные программы являются объектом интеллектуальной собственности, в частности авторского права.

Компьютерные программы охраняются как литературные произведения, а комплекс имущественных прав, заложенных в таком объекте как компьютерная программа. Автору в отношении его компьютерной программы или иному обладателю авторских прав на нее принадлежит исключительное право осуществлять или разрешать осуществлять ее воспроизведение, распространение, прокат, импорт экземпляром, публичный показ, переделку или иную ее переработку.

В хозяйственной практике нередки случаи, когда единичный экземпляр компьютерной программы на машинном носителе (дискете, СD-RОМ) приобретен в розничной торговле.

Приобрести экземпляр компьютерной программы можно по письменному или устному договору совместно со специальным оборудованием, например компьютером.

Создание компьютерных программ может преследовать определенные цели, во-первых, содействие основной производственной деятельности обеспечения внутренней потребности субъекта хозяйствования, во вторых, быть источником дохода от вовлечения их в хозяйственный оборот путем:

§ заключения договоров на оказание услуг по созданию конкретных программ и техническому обслуживанию программного продукта;

§ предоставления права на их использование по лицензионному договору;

§ передачи полностью имущественных прав (со сменой собственника) по договору.

При заключении договоров на оказание услуг по программированию и техническому обслуживанию программного продукта, выступающего в хозяйственном обороте организации в форме нематериального актива, не предусматривается передача заказчику права на воспроизведение, распространение, передачу в прокат, аренду и т.п. - неотъемлемых составляющих имущественных прав обладателя авторских прав. Если не передаются права на использование перечисленных действий, то и сам договор не относится к договорам о передаче этих прав - лицензионным договорам. Как правило, по договорам на оказание таких услуг обязательство организации-правообладателя состоит в необходимости создать компьютерную программу в соответствии с определенными в договоре условиями. Обязательство по выполнению определенной работы с передачей ее результата заказчику относятся к обязательствам подряда (ст. 657 ГК) и отношения заказчика и исполнители по поводу создания компьютерной программы являются отношениями подрядного типа. Передача результата выполненной работы - компьютерной программы предполагает переход к последнему права собственности на этот результат.

В определенных случаях, например при нехватке собственных ресурсов, организация-правообладатель может предоставить право на использование нематериального актива (компьютерной программы) третьим лицам по лицензионному договору. Причем передача права на использование может быть осуществлена только в рамках, предписанных статьей 16 закона. передача права на воспроизведение, распространение, передачу в прокат, аренду и т.п., а именно передача права на тиражирование. Приобретатель в данном случае отражает эту операцию в бухгалтерском учете как арендные отношения.

При передаче полностью всех прав (со сменой собственника) на компьютерную программу - нематериальный актив в соответствии с отношениями типа купли-продажи организация теряет все имущественные права на нее, актив переходит к новому правообладателю.

Передача права на использование объектов права промышленной собственности

Извлечение прибыли от обладания ОПС, а точнее имущественными правами на них, вытекает из правомерного использования этих объектов правообладателем. Предоставленное законодательством исключительное право на использование ОПС правообладатель может реализовать, извлекая прибыль, несколькими способами: продать ОПС (уступка прав на ОПС) со сменой правообладателя, передать третьему лицу право на его использование по лицензионному договору, а также получить при нарушении этих прав третьим лицом, соразмерное возмещение понесенного ущерба.

Законодатель определил общую для всех ОПС границу, до которой его правообладатель может извлекать прибыль - правомерное введение в гражданский оборот продукта, в котором этот объект нашел воплощение. Для ОПС это поставка предприятием-изготовителем на рынок определенного товара, который изготовлен им в соответствии, например, с патентом на изобретение. Все права на данное изобретение, так называемое исчерпание прав, заканчиваются у патентообладателя на стадии поступления этого ОПС в овеществленном виде на рынок. Покупатель на рынке вступает во взаимоотношение с продавцом продукта, приобретая его с целью использования в соответствии с его утилитарным назначением. В данном случае обладатель исключительного права на ОПС попытается извлечь все возможное от той потребности на рынке продукции, изготовленной согласно конструкции, защищенной патентом. Если патентообладателем является само предприятие-изготовитель, то оприходовав свой актив на 04 счете, просчитав потребности рынка и свои возможности оно, вероятно, само сможет обеспечить насыщение рынка и получить прибыль. При недостаточных собственных мощностях и значительных потребностях рынка предприятие-изготовитель заинтересовано в дополнительных прибылях и скорейшем освоении рынка, и предлагает своему конкуренту право производства аналогичной продукции в соответствии с патентом на условиях заключаемого между ними лицензионного договора.

Следовательно, для ОПС передачей права на их использование является долгосрочное сотрудничество лицензиара и лицензиата по организации лицензиатом производства и выпуска на рынок изделий в соответствии с формулой, изложенной в охранном документе на данный ОПС.

Опытные образцы, в которых нашел материальное воплощение ОПС, могут быть сами по себе предметом обязательственных правоотношений. В случае материального вклада в изготовление такого образца третьего лица собственность на конечный продукт - материально воплощенный ОПС, может быть решена договором между ними. Договоренность может базироваться на материальном и интеллектуальном вкладе участников при созданий этого образца. И на бухгалтерском учете он будет учитываться как материальный объект.

Передача нераскрытой информации, в том числе секретов производства (ноу-хау)

Нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау), не регистрируется и не публикуется. В соответствии с условиями охраны нераскрытой информации ее собственник не обладает в полной мере абсолютным правом запрещения третьим лицам ее использование. Правомочное приобретение, например создание аналогичного результата, ведет к потере исключительности владения им на рынке.

Приобретатель нераскрытой информации - лицензиат, заключая сделку, получит требующуюся ему информацию быстрее, чем он мог бы это сделать собственными силами. Собственник - лицензиар, передавая свой опыт и знания, главным образом заинтересован в получении соответствующего вознаграждения и/или в сотрудничестве с лицензиатом в промышленных или коммерческих операциях.

Заключение такого рода договоров ставит перед сторонами более сложные проблемы по сравнению с теми, которые обычно возникают при заключении договоров об уступке патентов или авторских прав или лицензионных договоров.

Специфика договора предполагает указание на правовое основание обладания лицензиаром нераскрытой информацией, а также на существование, если таковые имеются, подобных сделок лицензиара с третьими лицами. Кроме того, существенным условием такого договора должно быть определение сторонами условий сохранения конфиденциальности передаваемой информации с указанием срока действия этого обязательства.

Сущность ноу-хау может быть передана по договору в вещной (материальной) форме в виде документов, чертежей, инструкций по эксплуатации и т.п. или в нематериальной - обучение персонала, практическое руководство отдельными стадиями в организации производственного процесса лицензиата и т.п.

Передача результата интеллектуальной деятельности в доверительное управление

В соответствии с Гражданским кодексом по договору доверительного управления имуществом одна сторона (вверитель) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять, управление этим имуществом в интересах вверителя или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность - это совокупность исключительных прав на результаты творческой деятельности и приравненные к ним с точки зрения способов защиты средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ и услуг.

По своей природе объекты интеллектуальной (промышленной) собственности в составе нематериальных активов не имеют натурально-вещественного воплощения, поэтому их стоимостная оценка в значительной мере носит вероятностный характер. Стоимость ОИС в денежном выражении в конкретный момент времени воспринимается зачастую как совокупность затрат на его создание. Однако при реализации объекта его стоимость может быть больше или меньше расходов, учтенных в бухгалтерии.

При определении стоимости ОИС анализируются его научно-технические, коммерческие и правовые характеристики, цели, условия и результаты использования, полученные посредством маркетинговых и патентных исследований.

Определение стоимости ОИС означает оценку его потребительской стоимости, в понятие которой входят внешние признаки, научно-техническая значимость, производственные характеристики, новизна, изобретательский уровень, преимущества перед аналогами, способность приносить дополнительную прибыль при промышленном использовании и др. Сам факт создания и наличия ОИС дает основание для его оценки, т.е. во всех случаях ОИС имеет стоимость. Однако принципиально важной при ее определении является оценка способности ОИС приносить дополнительную прибыль при промышленном использовании. В силу этого должны быть различными и подходы к определению стоимости разработок, используемых в производстве или имеющих реальные перспективы такого использования, и разработок, не нашедших промышленного применения.

Вопросы оценки стоимости ОИС в Республике Беларусь регулируются следующими документами:

* Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности»;

* Положением по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденным

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. № 118 «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету основных средств и нематериальных активов»;

* Государственным стандартом Республики Беларусь «Оценка объектов интеллектуальной собственности», СТБ 1144-99, 1999 г.;

* Методическими рекомендациями по оценке стоимости и учету объектов интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов, утвержденными совместным приказом Государственного патентного комитета Республики Беларусь от 17 апреля 1998 г. № 20, Министерства экономики Республики Беларусь от 18 мая 1998 г. № 41, Министерства финансов Республики Беларусь от 20 апреля 1998 г. № 109, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 22 апреля 1998 г. № 75.

На практике оценка ОИС производится для решения следующих задач:

* коммерческого использования ОИС на договорной основе;

* коммерческих операций с ОИС на односторонней основе;

* использования ОИС в качестве нематериальных активов предприятия;

* комплексной оценки ОИС.

Государственный стандарт Республики Беларусь предлагает использовать три основных подхода оценки стоимости: затратный, доходный и сравнительный, или рыночный.

Затратный подход основан на оценке суммы затрат на создание, приобретение и введение в гражданский оборот объекта, а также его патентование и юридическое оформление.

Доходный подход основан на оценке по уровню дополнительного дохода, получаемого предприятием от использования объекта. Он базируется на установлении причинной связи между функциональными свойствами объекта интеллектуальной собственности, введенного в гражданский оборот, и связанными с ним будущими доходами.

Сравнительный, или рыночный подход, к оценке изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем возможет тогда, когда у покупателя и продавца есть возможность выбора (оценка по стоимости выбранного аналога). В настоящее время единый, универсальный подход к оценке стоимости ОИС, в том числе входящих в состав нематериальных активов, отсутствует. Оценочная деятельность осуществляется самими хозяйствующими субъектами (в том числе специализирующимися на оценке стоимости интеллектуальной собственности), частными оценщиками, а также общественными структурами.

Оценка ОИС

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) относятся к объектам гражданских прав. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке правопреемства либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

Одним из первых нормативных актов обозначивших объекты интеллектуальной собственности (ОИС) в качестве нематериальных активов предприятий, стал Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности" принятый 18 октября 1994 г. В ст. 3 «Объекты бухгалтерского учета сказано, что к нематериальным активам относятся «право пользования природными ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау программные продукты, монопольные права и привилегии (включая лицензии на определенные виды деятельности), организационные расходы, торговые марки, товарные знаки, брокерские места, иные права и нематериальные активы».

К нематериальным активам, используемым в течение длительного периода (свыше одного года) в хозяйственной деятельности, относятся права, возникающие:

¦ из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений;

¦ из свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания, топологии интегральных микросхем, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров;

¦ из прав на ноу-хау программы для ЭВМ и базы данных;

¦ из лицензионный договоров на использование указанных объектов интеллектуальной собственности и из договоров на уступку прав;

¦ из договоров на произведения науки, литературы и искусства и объекты смежных прав;

¦ права пользования природными ресурсами и организационные расходы.

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности.

Процесс коммерциализации ОИС включает:

а) предварительную оценку стоимости ОИС;

б) постановку на бухгалтерский учет и включение в состав имущества предприятия;

в) налаживание собственного производства и выход с продукцией на рынок и(или) передачу прав на ОИС.

Действующие в Республике Беларусь законы «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы», «О товарных знаках и знаках обслуживания», «О патентах на сорта растений», «Об авторском праве и смежных правах», «О правовой охране топологий интегральных микросхем», «О географических указаниях» определили комплекс охраняемых объектов интеллектуальной собственности, режим их правовой охраны и введения в гражданский оборот. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 1999 г. № 435 «О порядке оценки и учета объектов интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов» разработаны:

¦ Методические рекомендации по оценке и учету объектов интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов;

¦ Государственный стандарт Республики Беларусь 1144-99 «Оценка объектов интеллектуальной собственности. Общие положения»;

¦ Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов. Принятые нормативно-методические материалы обеспечивают предприятиям и другим субъектам хозяйствования выполнение всего комплекса работ по введению в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности.

Объекты интеллектуальной собственности как нематериальные активы предприятия или организации могут быть получены путем:

¦ создания в результате выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или иной деятельности;

¦ приобретения у правообладателей или авторов, в том числе в обмен на другое имущество;

¦ безвозмездной передачи правообладателями или авторами;

¦ внесения в уставный фонд вновь создаваемых субъектов хозяйствования, а также при слиянии и поглощении предприятий.

Для подтверждения законности введения в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности оформляются соответствующие документы. К таким документам относятся:

а) для объектов промышленной собственности:

¦ патенты, свидетельства, договоры уступки прав, лицензионные договоры и др.;

¦ платежно-расчетные документы;

¦ акты приемки-передачи, акты о начале использования объекта в хозяйственной деятельности;

¦ отчеты об оценке конкретных объектов промышленной собственности или сертификаты оценки;

¦ другие правоустанавливающие документы;

б) для объектов авторского права и смежных прав:

¦ авторские договоры с предоставлением права на использование конкретного произведения;

¦ лицензионные договоры, договоры проката и иные договоры;

¦ трудовые договоры, контракты, приказы;

¦ договоры заказа на создание произведения;

¦ акты приемки-передачи, акты ввода в эксплуатацию;

¦ другие документы, подтверждающие получение прав ОИС по иным основаниям.

Учет и отражение в составе имущества на балансе предприятия (организации) ОИС в качестве нематериальных активов производятся исходя из оценки их стоимости.

Методы оценки ОИС

Методические подходы к оценке ОИС базируются на международных стандартах оценки.

Определения стоимости нематериальных активов, в основном использованы при разработке государственного стандарта Республики Беларусь «Оценка объектов интеллектуальной собственности. Общие положения». В стандарте даны следующие определения:

¦ балансовая стоимость ОИС -- первоначальная, отраженная в бухгалтерском учете стоимость ОИС, состоящая из суммы фактических затрат на его приобретение или создание и расходов на доведение до состояния, в котором он пригоден к использованию в намеченных целях;

¦ инвестиционная стоимость ОИС -- стоимость для конкретного инвестора или группы инвесторов при определенных целях инвестирования;

¦ потребительная стоимость ОИС -- стоимость, которую конкретный ОИС имеет для конкретного пользователя с точки зрения его способности удовлетворять какие-то насущные потребности;

¦ рыночная стоимость ОИС -- расчетная величина, равная денежной сумме, за которую ОИС должен переходить из рук в руки, на Дату оценки между покупателем и продавцом в результате коммерческой сделки. Экономическое понятие стоимости ОИС выражает ту выгоду, которую имеет правообладатель данного ОИС на момент ее оценки.

В общем виде целями оценки стоимости являются:

¦ внесение стоимости ОИС в уставный капитал субъектов хозяйствования;

¦ постановка на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов;

¦ уступка права на ОИС;

¦ купля-продажа лицензий на использование ОИС;

¦ разгосударствление и приватизация государственной собственности;

¦ ликвидация предприятия, имеющего ОИС;

¦ залог ОИС;

¦ страхование ОИС;

¦ раздел, наследование, дарение или безвозмездная передача ОИС;

¦ определение доли имущественных прав на ОИС;

¦ определение стартовой цены для конкурсов, аукционов и торгов ОИС; и т.д.



Тема 7. Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности

Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность - это право на владение, распоряжение и пользование результатами творческой деятельности.

Интеллектуальная собственность делиться на 2 сферы: авторское право и смежные права и промышленная собственность.

Объектами авторского права являются:

* Научные произведения

* Компьютерные программы и базы данных

* Произведения искусства

* Литературные произведения

Объектами смежных прав являются:

* Исполнительная деятельность артистов

* Звукозаписи

* Радиотелевизионные передачи

Для передачи прав на интеллектуальную собственность существуют соответствующие правила. Термин «передача» не очень точен и не отражает в полной мере действий, которые возможны с объектом интеллектуальной собственности.

Возможна уступка объекта интеллектуальной собственности и передача его «в пользование» в соответствие с лицензионными соглашениями, которые бывают

нескольких видов. Возможна также передача прав по договору коммерческой концессии.

Гражданским кодексом предусмотрена возможность передачи комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д. (данный перечень необязательный и не исчерпывающий). Данный договор называется договором коммерческой концессии.

Договор коммерческой концессии называют договором франчайзинга. Сторонами в договоре могут быть коммерческие юридические лица, а также физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Особенностью договора франчайзинга является не просто письменная его форма, а обязательная регистрация данного договора в месте регистрации правообладателя. Следует отметить, что стороны договора не всегда зарегистрированы в одном государстве. В таком случае регистрация договора проводится по месту регистрации пользователя.

В соглашении должны быть указаны права, обязанности сторон, а также правила выплаты вознаграждения (роялти) пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

Существуют также лицензионные соглашения. Данный вид соглашений предусмотрен законами о товарных знаках и патентным законом. Основное отличие договора коммерческой концессии от лицензионного соглашения заключается в том, что по лицензионному соглашению передаются права на товарный знак или его части или на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Заключение договоров франчайзинга

Заключение лицензионных соглашений и договоров франчайзинга - мировая практика. Иногда сторонами в договоры являются предприятия различных государств.

В качестве примера франчайзинга зачастую приводят пример компании МсDonalds, которая работает по франчайзинговой схеме во всем мире, кроме России. Причиной этого является то, что правообладатели посчитали, что российский производитель, работающий по договору франчайзинга, не сможет обеспечить необходимый уровень качества и обслуживания.

Безусловно, подобная практика в России также существует, но в большинстве случаев это касается использования известных брэндов в регионах. В действительности, в действующем законодательстве нет термина «франчайзинг», это практическое наименование для определенного вида отношений. Не всегда предприятия, использующие франчайзинговую схему заключают именного договор коммерческой концессии.

Проблема использования объектов интеллектуальной собственности по договорам с иностранными правообладателями заключается как в особенностях законодательства государств, так и в особенностях культуры. Характерным примером является сеть американских закусочных Вig Воу. В данном случае речь идет вовсе не об особенностях законодательства: в Бангкоке по договору франчайзинга была открыта закусочная. Она имела успех не только у иностранных туристов, узнавших знакомый товарный знак. Дело в том, что фигура пухлого, щекастого мальчика, который держал в руках гамбургер, таиландцами была воспринята как нетрадиционное изображение Будды со всеми вытекающими из этого последствиями: рисом у подножия статуи, благовониями и, конечно, отсутствием спроса на услуги заведения.

Существуют и особенности законодательства и практики. Зачастую в текст договора включаются положения, не просто не соответствующие, а прямо запрещенные законодательством. Это касается не только договоров франчайзинга. Например, зачастую работодатель включает в договор с работником пункт о том, что сведения о заработной плате работника являются коммерческой тайной. А работник свято верит в то, что за разглашение информации о его заработной плате, его ждет суровое наказание. Также и с франчайзингом: существуют наиболее популярные маркетинговые приемы, которые включаются в договор. Например, некоторые франчайзинговые договоры в США запрещают получателям прав на объект интеллектуальной собственности обсуждать какие-либо аспекты их опыта работы по договору франчайзинга с кем-либо посторонним. Это нарушает правила Федеральной торговой комиссии и другие государственные законы о разглашении информации, требующие передачи списков бывших франчайзи (лицо, которому передано право на объект интеллектуальной собственности) будущим франчайзи.

Существует несколько видов франчайзинговых систем. В том числе, договор:

-производителя с производителем;

-производителя с оптовым торговцем;

-производителя с розничным торговцем;

-оптового торговца с оптовым торговцем;

-оптового торговца с розничным торговцем;

-розничного торговца с розничным торговцем;

-предприятие обслуживания с предприятием обслуживания.

Типов лицензионных договоров можно найти довольно много. Тем не менее, в большинстве случаев конкретный договор будет принципиально отличаться от стандартной формы. Это зависит не столько от законодательства страны, сколько от политики компании-правообладателя; принципов ведения бизнеса самой компанией-правообладателем; информации, которая передается при заключении договора, самих объектов, которые передаются и так далее.

Правовая и экономическая сущность лицензионного договора

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь лицензионный договор предполагается возмездным.

Объектом лицензионного договора являются технические решения, признаваемые изобретениями по закону страны, гражданином которой является приобретатель лицензии; ими могут быть также иные технические достижения, в т.ч. секреты производства, "ноу-хау" и т.п.

В лицензионный договор включаются также условия для передачи приобретателю лицензии технической документации, оказания ему технической помощи путем посылки и приема специалистов, о поставке образцов машин и оборудования, взаимной информации сторон о внесенных в объект технических усовершенствованиях, об участии сторон в защите прав владельца лицензии против нарушения этих прав третьими лицами, о порядке разрешения споров по лицензионному договору и др. В лицензионном договоре устанавливается также размер лицензионного вознаграждения, порядок его определения и выплаты.

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату:

- права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

- права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права ею использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия);

- других видов лицензий, допускаемых законодательными актами.

Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается сублицензионным договором. Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Организация работ по продаже и закупке лицензий

Изучение вопроса о возможности продажи лицензии начинается со стадии планирования прикладных исследований и разработок, когда определены уровень и тенденции развития технологии в конкретной области и проведен сопоставительный анализ имеющихся собственных и зарубежных достижений на всех этапах инновационного цикла. Если в результате анализа выяснится, что планируемая разработка уступает лучшим отечественным или зарубежным аналогам или может подпасть под действие «чужого» патента, проводятся исследования с целью нахождения таких технических решений, которые повышают технический уровень или позволяют обойти запатентованные конкурентами решения.

Для продажи по лицензиям отбираются в первую очередь патентуемые за границей разработки технологического характера, эффект которых в сфере производства создается за счет увеличения производительности, увеличения объема выпуска продукции, сокращения расходов основных и вспомогательных материалов, замены дорогостоящих и дефицитных материалов более дешевыми и доступными, упрощения технологической схемы производства, позволяющей высвободить оборудование, производственные площади, рабочую силу, экономить энергоресурсы, предотвратить загрязнение окружающей среды и т.п.

Оригинальные конструкторские разработки предлагаются для продажи по лицензии при наличии спроса на рынке и в случае, если экспорт готовой продукции не покрывает спроса внешнего рынка, при наличии надежной и всесторонней патентной защиты, возможности определения факта использования собственных технических решений в разработках конкурентов и, что особенно важно, наличии в изготовлении, наладке и эксплуатации элементов ноу-хау. После того как в результате проведения исследований выявлены объекты лицензионной торговли, определен круг патентования и проведены необходимые мероприятия для обеспечения патентной охраны, осуществляется предварительная проработка лицензионных тем. Она включает:

- выявление основных фирм, занимающихся производством и потенциально способных в короткие сроки и наиболее эффект но освоить предлагаемую лицензию;

- изучение экономических, научно-технических связей эти фирм;

- анализ торгово-экономических условий стран, где имеются потенциальные покупатели лицензии;

- изучение традиционных торгово-экономических связей этих стран;

- разработку сравнительных таблиц технических характеристик отечественных и зарубежных аналогов;

- изучение направлений и динамики патентования изобретений в данной области;

- составление фирменных досье.

Закупка иностранных лицензий взамен проведения собственных исследований и разработок особенно эффективна в тех областях техники, где имеется отставание от уровня мировых достижений. Приобретение лицензий также позволяет:

а) в короткие сроки удовлетворить потребности собственного рынка в новейшей продукции и сократить расходы на экспорт такой продукции;

б) увеличить экспорт и валютные поступления за счет продукции, выпускаемой по лицензии;

в) повысить уровень собственных научных исследований разработок за счет приобретения прав на патенты и ноу-хау;

г) развивать производственную кооперацию с передовыми зарубежными фирмами, что будет способствовать снижению себестоимости продукции.

При подготовке и обсуждении условий лицензионных соглашений целесообразно участие технических специалистов, специалистов в области патентно-лицензионной деятельности, юристов.

Передача прав на основании лицензионного соглашения

Право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Для лицензионного договора также обязательной является его регистрация.

В соответствие с законом о товарных знаках возможна передача исключительного права на товарный знак (уступка товарного знака). Уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Данное соглашение также подлежит обязательной регистрации.

Патентный закон также предусматривает возможность передачи прав на патент посредством заключения лицензионного соглашения. Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя.

При исключительной лицензии лицензиату передается право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. В данном случае термин «исключительный» относится не к объекту собственности, а к объему полномочий. При исключительной лицензии может передаваться одно или несколько исключительных прав лицензиату. За лицензиаром остается право, которое не передано лицензиату.

При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. В данном случае термин «неисключительный» также относится к объему предоставляемых прав.

Разница между исключительными и неисключительными соглашениями заключается, что при подписании исключительных лицензионных соглашений указанные в лицензии права передаются лицензиату (пользователю), при подписании неисключительных лицензионных соглашений лицензиар (правообладатель) предоставляя лицензиату право на использование объекта, сохраняет за собой все права, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.

В зависимости от заключенного договора коммерческой концессии или лицензионного соглашения может предусматриваться возможность заключения договора коммерческой субконцессии или сублицензионного договора. Имеется ввиду предоставление пользователю возможности разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии.

В практике существуют так называемые «параллельные» лицензионные договоры, в соответствие с которыми передается право на товарный знак и разрешается использовать данный товарный знак на продукции, производство которой не характерно для правообладателя. Назначение подобного рода договоров - это использование имиджа товарного знака.

Лицензионный договор регистрируется в патентном органе Республики Беларусь и без такой регистрации считается недействительными.

Договор принимается к рассмотрению и регистрации в патентном органе после выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Для регистрации договора в патентный орган представляются:

-заявление о регистрации договора;

-договор в трех экземплярах (два экземпляра -- подлинники, третий экземпляр -- заверенная копия);

-патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или его копия;

-документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора;

-доверенность.

Рассмотрение и регистрация договора осуществляются в течение 4 месяцев с даты поступления в патентный орган правильно оформленных документов.

По результатам рассмотрения представленных документов патентный орган выносит решения:

-о регистрации договора, если представленные документы соответствуют требованиям законодательства;

-об отказе в регистрации договора, если:

-действие охранного документа прекращено досрочно или он признан недействительным;

-положения договора противоречат действующему законодательству РБ или международным договорам, участником которых является Р Б.

В зарегистрированный лицензионный договор могут быть внесены изменения и (или) дополнения. Изменения в лицензионный договор подлежат регистрации в патентном органе. Не зарегистрированные изменения считаются недействительными. Сведения о зарегистрированных договорах и зарегистрированных изменениях в лицензионных договорах вносятся в Государственный реестр Республики Беларусь и передаются для публикации в официальном бюллетене патентного органа.

Тема 8. Разрешение споров в области интеллектуальной собственности

Апелляционный совет

Апелляционный совет при патентном органе является специализированным подразделением Национального центра интеллектуальной собственности, которое осуществляет досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности объектов промышленной собственности в Республике Беларусь.

Основными задачами Апелляционного совета являются:

1. досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности объектов промышленной собственности в Республике Беларусь, вынесение решений по рассмотренным жалобам, возражениям и заявлениям;

2. обеспечение охраняемых законом прав заявителей, патентообладателей, владельцев товарных знаков и знаков обслуживания (далее - товарный знак), обладателей прав на топологии интегральных микросхем, интересов иных физических и юридических лиц при рассмотрении жалоб, возражений и заявлений;

3. разработка предложений по совершенствованию законодательства в области охраны промышленной собственности на основе практики рассмотрения жалоб, возражений и заявлений;

4. совершенствование порядка рассмотрения споров на основе анализа практики их рассмотрения в Апелляционном совете и международной практики.

В соответствии с возложенными на него задачами Апелляционный совет:

1. рассматривает жалобы физических и юридических лиц:

на решение предварительной экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение;

на решение предварительной экспертизы по заявке на регистрацию товарного знака об отказе в принятии к рассмотрению заявки или о принятии к рассмотрению заявки с измененным перечнем товаров и (или) услуг, для которых испрашивалась регистрация;

на решение патентной экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение, промышленный образец, сорт растения;

на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и (или) услуг, принятое по результатам повторной экспертизы;

на решение экспертизы о регистрации товарного знака в отношении части товаров и (или) услуг, принятое по результатам повторной экспертизы;

на решение предварительной экспертизы об отказе в принятии к рассмотрению заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара;

на решение об отказе в регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении права пользования им;

на решение об отказе в предоставлении права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара;

на решение экспертизы об отказе в регистрации топологии интегральной микросхемы;

2. рассматривает возражения физических и юридических лиц:

на решение предварительной экспертизы об отказе в принятии к рассмотрению заявки на сорт растения;

против выдачи патента на изобретение, патента на полезную модель, патента на промышленный образец, патента на сорт растения;

против регистрации товарного знака;

против регистрации наименования места происхождения товара;

против выдачи свидетельства на право пользования

наименованием места происхождения товара;

3. рассматривает заявления физических и юридических лиц:

-признании товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь;

-прекращении действия регистрации наименования места происхождения товара и свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара;

4. рассматривает иные жалобы, возражения и заявления, если их рассмотрение отнесено к компетенции Апелляционного совета законодательством Республики Беларусь;

5. по результатам рассмотрения жалоб, возражений и заявлений выносит решения в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

6. разрабатывает в пределах своей компетенции информационные письма и иные необходимые документы по ведению дел Апелляционным советом;

7. вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию правового регулирования экспертизы заявок на выдачу патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, на регистрацию товарного знака, знака обслуживания и на предоставление правовой охраны иным объектам промышленной собственности, а также порядка рассмотрения жалоб, возражений и заявлений Апелляционным советом;