Охрана средств индивидуализации в сети Интернет

Еще одним способом использования средства индивидуализации в сети Интернет, как это отмечается в литературе, является применение мета-тегов. Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник (том 3): под общ. ред. Л.А. Новоселовой // Статут, 2018 - с. 216

Под мета-тегами (англ. мeta tags - служебные ярлыки) понимаются технические атрибуты, располагаемые в заголовке страницы веб-сайта, которые содержат описание веб-документа, материала или страницы, информацию об авторе, об управляющих командах для поисковых роботов и браузеров («description», «title») и прочую техническую или служебную информацию. Такие отметки используются техническими роботами для обеспечения целенаправленной выдачи интернет сайтов поисковыми системами.

Мета-теги не являются обязательным элементом интернет-страницы, играют лишь вспомогательную роль для поисковых систем, и они не предназначены для посетителей веб-сайта.

Как видится, такие мета-теги, содержащие охраняемые средства индивидуализации и схожие с ними обозначения не выполняют функцию по непосредственной индивидуализации товаров, вводимых в оборот, а преследуют только технические цели. Более того, мета-теги визуально вовсе не отображаются для потребителей и конкурентов. Однако данный факт не исключает, что такая поисковая выдача не будет вводить людей в заблуждение, поскольку чужое средство индивидуализации может использоваться как для поддельных или иных контрафактных товаров, так и в отношении однородных товаров конкурентов.

Любопытным является опыт США, где Девятый окружной суд прировнял использование чужого средства индивидуализации в мета-тегах использованию на рекламных билбордах и вывесках магазинов. В США действует правило, согласно которым судам, рассматривающим дела, в обязательном порядке следует проверить в качестве чего и как используется то или иное слово: в качестве товарного знака или описания физических объектов (например, продуктов питания). Это правило разработано для того, чтобы не допустить принятие нелепых решений по запрету использования таких слов как Apple для магазинов, торгующих фруктами и овощами.

Судебная практика в России по данному вопросу не очень широкая. Тем не менее, особо примечательно дело N А45-5897/2018, в котором суды первой, апелляционной инстанций и Суд по интеллектуальным правам сошлись во мнении, использование обозначений в мета-тегах (в метаданных) относятся к охраняемому законом способу использования средств индивидуализации (товарного знака).

Так, ООО «Терма» использовало в html-коде сайта и скрытом тексте, ключевых словах и рекламном объявлении слово «Мобиба», что семантически схоже с товарным знаком Mobiba, зарегистрированным за истцом.

Суды констатировали, что действия ответчика проводят к следующим последствиям:

1) сайт, где использованы такие мета-теги, в поисковой выдаче чаще всего располагается рядом с сайтом с оригинальным товаром;

2) происходит влияние на поисковые системы, поскольку предоставляется доступ к данным об однородных товарах другого производителя (конкурента правообладателя);

3) предоставляется ссылка на объявление, где делается сравнение однородных товаров двух конкурентов, где ярко выделяется обозначение нарушителя, тем самым привлекается внимание потребителей к собственному товару. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2019 по делу N А45-5897/2018.

Своими выводами Суд по интеллектуальным правам опроверг доводы ответчика о том, что метаданные интернет страниц (в режиме html-кода) являются скрытыми и не считаются ключевыми словами, способными оказывать влияние на результаты поисковой выдачи в системе Яндекс; обозначения в мета-тегах не являются частью рекламного объявления, и соответственно не создают вероятность смешения при поисковом запросе, также потому что сайт ответчика выдается наряду с другими сайтами, в том числе ответчика.

Таким образом, использование товарного знака в мета-тегах было квалифицировано как нарушение исключительного права на товарный знак, соответственно признано охраняемым законом путем использования обозначения в сети Интернет.

Автор считает, что данные три обстоятельства (последствия), констатированные судом, следует также устанавливать при рассмотрении судами других подобных дел и использовать это правило в качестве некого судебного теста на выявление факта нарушения исключительного права.

В другом деле, использованием мета-тегов было признано механизмом защиты своего исключительного права на товарный знак. Так, правообладатель использовал мета-теги с различными словами, чтобы его фотоматериалы выдавались определенным образом при осуществлении поиска. Ответчик нарушил права правообладателя, использовав фотографии без разрешения истца, при этом ответчик заявлял, что истец намеренно использовал мета-теги, направленные на отбор его фотографий при поисковой выдаче, тем самым провоцируя нарушение его прав. По мнению ответчика, правообладатель должен был использовать мета-теги, предназначенные для запрета индексации его фотоматериалов во время поиска, такие как noindex или nofollow.

Проанализировав доводы ответчика, апелляционный суд указал, что мета-теги относятся к способам защиты принадлежащих правообладателю исключительных прав, а другие лица не имеют права указывать, как правообладатель должен защищать свои исключительные права. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2019 г. по делу N А76-10490/2019.

Таким образом, приходим к выводу, что выработанная судом данная позиция также может и применена в отношении средств индивидуализации. Мета-теги могут использоваться правообладателем как для продвижения своих товаров и услуг на рынке, так и в качестве механизмов защиты своих прав.

В Европе использование чужих товарных знаков в мета-тегах с целью привлечения потенциальных потребителей к своему товару также признается нарушением. Однако как исключение не будет признаваться нарушением использование чужого товарного знака с достаточным основанием.

Такое достаточное основание устанавливается при одновременном существовании следующих условий:

а) лицо использующее мета-тег предлагает реальную альтернативу товарам правообладателя, а не обычную имитацию.

б) не происходит размывание идентичности товарного знака и не причиняется ущерб деловой репутации правообладателя;

в) не нарушаются функции товарного знака в части указания на происхождение товара. Interflora Inc & Anor v. Marks and Spencer Plc & Anor [2013] EWHC 1291 (Ch). 21 May 2013.

Анализ данных способов использования и подходы, вырабатываемые правоприменительной практики, до сих пор не дают однозначных ответов на множество возникающих вопросов, связанных с регулированием использования средств индивидуализации в сети Интернет.

Очевидно, что выработать единообразные критерии и тесты для решения всех споров по несанкционированному использованию охраняемых обозначений достаточно сложно, из-за стремительного развития информационных технологий и значительного отставания законодательного регулирования. Для каждого возникающего спора, касающегося использования средств индивидуализации в сети Интернет, надлежит проводить полноценный анализ и иметь индивидуальный подход в зависимости от особенностей обстоятельств каждого дела.

Как бы то ни было, на основании проведенного анализа, автор приходит к выводу, что любая охрана прав обладателей средств индивидуализации всегда должна учитывать социальный фактор и исходить из защиты интересов потребителей. По большей части речь идет о предупреждении введения граждан в заблуждение относительно источника происхождения товаров, работ или услуг в большой гонке за их вниманием.



3. Защита средств индивидуализации в сети Интернет

3.1 Условия защиты исключительного права на средства индивидуализации

Защиту исключительного права на средство индивидуализации как особую сферу деятельности можно рассматривать в широком и узком аспектах. В широком смысле защита исключительного права представляет собой принятие мер, как направленных на предотвращение потенциальных нарушений прав на средство индивидуализации, так и связанных с восстановлением уже нарушенных прав (правовые меры).

Предотвращение или упреждение нарушения подразумевает под собой применение организационных и технических мер защиты, которые можно считать способами самозащиты или иными способами защиты права в смысле статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. К ним можно отнести использование специальных устройств, программ, технических протоколов, водяных знаков, кэш-кодов и различных процедур, которые позволят отслеживать средств индивидуализации, размещенные в сети Интернет для последующей проверки на правомерность использования.

Узкий смысл защиты интеллектуальных прав заложен в статье 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации и является ничем иным, как реакцией на совершенное нарушение. Защита может осуществляться следующими способами: признание права; пресечение противоправных действий; изъятие материального носителя; возмещение убытков; взыскание компенсации; публикация судебного решения о допущенном нарушении и т.д.

Нарушение интеллектуальных прав не просто затрагивает коммерческий интерес правообладателя, но также посягает на три основополагающие ценности, на которых строится право средств индивидуализации: рыночную транспарентность, осознанный потребительский выбор и добросовестная конкуренция.

В пункте 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено общее правило, согласно которому нарушением признается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя. Ключевым критерием для признания того или иного действия неправомерным является наличие или отсутствие согласия (разрешения) правообладателя на такое использование. Аналогичное положение отражено и в пункте 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященной исключительному праву на товарный знак.

Согласие как собирательное понятие различных способов дозволения включает в себя предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору либо по любому иному документу, из которого явствует, что правообладатель разрешил третьему лицу его использовать.

Данная позиция подтверждается Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов», где в пояснении к документу с кодом 03022 указано, что к согласию правообладателя может относиться дилерский, дистрибьютерский договор, письменное согласие и тому подобные документы.

Нарушением будет признаваться как собственно изначальное отсутствие согласия правообладателя, так и следующие сценарии:

· когда лицензиат использует средство индивидуализации теми способами, которые прямо не перечислены в лицензионном договоре. Как указано в законе, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. П. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (в редакции поправок от 26.07.2019 г.). Соответственно, это будет считаться использованием средства индивидуализации способом, на которое не дано согласие правообладателя.

· когда лицензиат использует средство индивидуализации за пределами той территории, которая указана в лицензионном договоре. В таком случае, будет презюмироваться, что лицо не имеет лицензию на использование средства индивидуализации на данной территории.

· когда лицензиат использует средство индивидуализации по истечение сроков действия лицензионного договора. В этом случае, прекративший свое действие лицензионный договор не будет давать прав на использование обозначений далее. Разумеется, данное положение не распространяется на случаи исчерпания права, когда, например, лицензиат приобретший брендированный товар в период действия лицензии, может продолжить продавать его даже после истечения срока ее действия. Однако концепция исчерпания права не применяется в отношении использования товарного знака в сети Интернет, поскольку исчерпание права имеет прямую взаимосвязь с материальным носителем, на котором помещен товарный знак, чего нельзя сказать про интернет-ресурсы.

Вероятно, возникнет вопрос о том, может ли согласие правообладателя, необходимое для иллюстрации правомерности использования средства индивидуализации, выражено устно или вытекать из активных действий правообладателя. Однозначного ответа на этот вопрос ни в законодательстве, ни в судебной практике и ни в правовой доктрине пока не дано.

Закон прямо не устанавливает требований к форме согласия правообладателя, что фактически допускает устную форму. С другой стороны, принимая во внимание, что бремя доказывания наличия согласия правообладателя, то есть отсутствия вины за нарушение интеллектуальных прав, лежит на нарушителе П. 3 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (в редакции поправок от 26.07.2019 г.)., устная форма не гарантирует защищенность прав и интересов лица, получившего такое согласия в случае возникновения спора.

Вместе с тем, устная форма согласия также не соответствует концепции, используемой в Части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой согласие от правообладателя должно быть явно выражено. Такое условие вряд ли достижимо без облечения согласия в материальную форму.

Что касается возможности дачи согласия путем активных действий, то Верховный суд Российской Федерации попытался внести некую ясность в данной вопрос. Так, из пункта 73 Постановления Пленума N 10 следует, что использование объекта интеллектуальной деятельности по поручению или заданию правообладателя является способом осуществления его исключительного права. В качестве примера высшая судебная инстанция приводит производство товаров с нанесением товарного знака на основании договора с правообладателем. Таким образом, данные активные действия не признаются дачей заводу-изготовителю согласия на использование товарных знаков при производстве продукции, а считаются формой реализации исключительного права обладателя товарного знака.

Соответственно, действия завода-изготовителя нельзя назвать ни самостоятельным использованием товарного знака и ни нарушением исключительного права из-за отсутствия согласия правообладателя. Роль завода-изготовителя имеет совершенно иную природу. Если проводить аналогию из других отраслей законодательства, то роль завода-изготовителя схожа с позицией обработчика персональных данных - лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора. П. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных».

Говоря о нарушении прав на товарный знак и знак обслуживания в сети Интернет, прежде всего необходимо отметить случаи неправомерного использования таких обозначений в доменном имени другого лица. Доменные споры могут рассматриваться как государственными судами, так поставщиками услуг разрешения споров, утвержденными ICANN. Список таких Поставщиков услуг доступен по адресу http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm. Поставщики разрешают споры, являющиеся следствием вменяемого регистратору нарушения доменных имен (например, киберсквоттинг) в форме ускоренного производства.

В соответствии с Принципами единых правил рассмотрения споров о доменных именах (UDRP) правообладатель, заявляющий о нарушении прав на его товарный знак или знак обслуживания, должен представить следующие пояснения.

1. аспекты идентичности или схожести до степени смешения одного или нескольких доменных имен с торговым знаком или знаком обслуживания, на который Истец имеет права, и

2. причины, по которым Ответчик (держатель доменного имени) должен считаться лицом, не имеющим прав или законных интересов в отношении одного или нескольких доменных имен, являющихся предметом претензии, и

3. причины, по которым одно или несколько доменных имен должны считаться зарегистрированными и использующимися недобросовестно.

В случае, если указанные обстоятельства не будут представлены или подтверждены, то поставщик отказывает в отмене регистрации или передаче доменного имени заявителю.

В отношении фирменных наименований, наличие согласия правообладателя не является критерием для установления факта нарушения. Это связано с тем, что фирменное наименование - необоротоспособное средство индивидуализации, права на которые не могут быть отчуждены или каким-либо образом предоставлены правообладателем другому лицу для использования. Пункт 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, нарушением прав на фирменное наименование считается использование тождественного или сходного с ним до степени смешения фирменного наименования, если правообладатель и нарушитель осуществляют аналогичную деятельность. При этом большим значением обладает старшинство нарушаемого фирменного наименования над фирменным наименованием нарушителя. Как ни странно, закон в качестве центрального критерия нарушения определяет регистрацию такого обозначения в качестве фирменного наименования в едином государственном реестре юридических лиц. Последнее, по мнению автора, снижает уровень защищенности фирменного наименования от противоправного посягательства, поскольку третье лицо может несанкционированное использовать чужое фирменное наименование в качестве своего товарного знака, знака обслуживания или коммерческого обозначения.

Отсутствие согласия правообладателя также не применимо в отношении нарушения прав на НМПТ и географических указаний. Особенность данных средств индивидуализации в том, что его правообладатель не имеет возможности наделить других лиц правами на него.

Так, нарушением прав на НМПТ и географических указаний будет П. 3 ст.1519 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (в редакции поправок от 26.07.2019 г.).:

1. его использование в отсутствие соответствующего свидетельства, выданного Роспатентом, вне зависимости от того:

· происходит указание настоящего места происхождения товара;

· используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и т.д.;

2. использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.

Установление двух вышеназванных обстоятельств позволит квалифицировать действие лица как правонарушение.

Для коммерческого обозначения нарушением будет его использование, способное ввести потребителя в заблуждение касательно относимости обозначения к определенному предприятию. П. 2 ст.1539 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (в редакции поправок от 26.07.2019 г.). Отсутствие согласия правообладателя не является определяющим критерием нарушения прав на данный вид средств индивидуализации, поскольку права на его использование не могут быть переданы в отрыве от предприятия.

Как отмечено в Постановлении Пленума Верховного суда N 10, использование объекта интеллектуальной несколькими разными путями составляет соответствующее количество нарушений. Но данное положение должно применяться правообладателем без злоупотребления, в связи с чем если указанные способы использования объединены одной коммерческой целью, то это представляет собой одно единое нарушение. П. 56 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Например, размещение на веб-сайте в сети Интернет предложений о продаже товаров, на котором нанесен чужой товарный знак и последующая доставка товара при его покупке следует квалифицировать как единое нарушение.

Несмотря на то, что такие дела являются коммерческими спорами, судам и иным правоприменителям при разрешении споров, связанных с защитой прав на средства индивидуализации, нужно исходить из того, затрагивает ли использование эти обозначений интересы правообладателей. Взаимосвязь и взаимозависимость частного интереса правообладателя и публичный интерес потребителей можно проследить через вопрос репутации. Товары и услуги, в отношении которых неправомерно использован чужой товарный знак или знак обслуживания может оказаться низким и деловая репутация (goodwill) от этого явно пострадает. Средство индивидуализации, в таком случае, перестает быть верным указателем на источник происхождения товара, поэтому интересы потребителей могут пострадать. В связи с чем правообладателю потребуется вкладывать новые усилия и средства для маркетинговой компания, чтобы восстановить запятнанную репутацию и возвратить доверие своих клиентов.

В зарубежной доктрине четко установлено, что использование товарного знака считается неправомерным, если оно вводит потребителей в заблуждение относительно именно источника происхождения товара. Yen A.C. Intent and Trademark Infringement // Arizona Law Review. 2015. Vol. 57. No. 3.

URL: http://ssrn.com/abstract=2663624 (дата обращения - 01.05.2020 г.).

Критерий заблуждения в американском законодательстве является ключевым для всех случаев. Остальные обстоятельства рассматриваются в как факторы, оказывающие влияние на вероятность введения в заблуждение: однородность товаров (услуг) истца и ответчика; степень различительной способности знака истца; особенность и объем маркируемых знаком товаров (услуг); стоимость товаров (услуг); искушенность потребителей товара. Smith Fiberglass Prods., Inc. v. Ameron, Inc., 7 F.3d 1327. 7th Cir. 1993; Dr. Seuss Enters., LP v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394, 1404. 9th Cir. 1997; Dreamwerks Prod. Group, Inc. v. SKG Studio, 142 F.3d 1127. 9th Cir. 1998.

При этом ни один из этих элементов не имеет главного определяющего значения, а подлежат комплексной оценке со всеми обстоятельствами.

Как показало исследование российской судебной практики, суды придерживаются формального подхода и практически не исследуют какие последствия влечет несанкционированное использование средств индивидуализации отдельно для потребителей и отдельно для самого правообладателя. В меньшей степени оцениваются обстоятельства о введении потребителей и контрагентов в заблуждение относительно реального производителя товара или его места происхождения. Однако данное условие представляет собой определяющее значение для судебной защиты в случае возникновения спора по поводу нарушения исключительного права.

Как следует из пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации средство индивидуализации подлежит защите, только при том условии, что другое сходное или тождественное ему обозначение способно ввести потребителей и (или) контрагентов в заблуждение. Иными словами, суд должен отказать в защите, то есть в удовлетворении иска правообладателя, который заявляет о нарушении прав на его товарный знак другим лицом, если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что потребители или контрагенты не вводятся в заблуждение.

Примечательно, что норма закона сформулирована так, что введение в заблуждение должно быть не случившимся фактом, а гипотетическим обстоятельством. То есть отсутствие на практике фактов введения потребителей в заблуждение не означает, что иск подлежит автоматическому отклонению. В таком случае истцу, заинтересованному в пресечении нарушений и восстановлении права, необходимо представить социологические опросы или иные исследования, иллюстрирующие потенциальную возможность введения граждан в заблуждение.

Разумеется, факт сходства и тождества может быть установлен самим судом без посторонней помощи. В этой связи, суды часто ссылаются в своих решениях на пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. N 122, согласно которому вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Однако это не освобождает суд от необходимости выявления и установления возможности введения потребителей в заблуждение таким обозначением. Очевидно, что, например, чужой товарный знак, использованный для нанесения на идентичных оригинальному товарах и продажи в стационарных магазинах реселеров под видом производства самого правообладателя может однозначно вводить среднестатистического правообладателя в заблуждение, что ясно и без проведения опросов. Однако, такой же вывод нельзя сделать относительно использования чужого товарного знака в сети Интернет.

В информационно-телекоммуникационной среде, где товары и электронные ресурсы продвигаются через веб-сайты, ввести потребителя в заблуждение очень легко. Для этого недобросовестные предприниматели с целью переманивания клиентов регистрируют веб-сайты с доменными именами, состоящие или включающие чужой товарный знак в различных вариациях. Особенность конструкции доменных имен позволяет приобрести доменное имя точно повторяющее домен второго уровня официального сайта правообладателя, при условии, что будет отличаться корневой домен. К примеру, если официальный сайт правообладателя товарного знака «Мандарин» - www.mandarin.com, то его недобропорядочный конкурент может создать аналогичный веб-сайт с другим корневым доменом - www.mandarin.ru, где будут продаваться такие же товары. Потребители с большой степень вероятности будут думать, что веб-сайт www.mandarin.ru принадлежит официальному производителю или лицензиату.

Использование специальных ключевых слов и мета-тегов на сайте конкурента, а также применение бесплатных и платных инструментов Google+ позволит такому сайту выходить в числе первых в поисковой выдаче, что значительно повысит внимание пользователей. То же самое можно сказать про организацию интернет-рекламы, направленной на завоевание внимания пользователей и побуждение желания перейти на этот неофициальный сайт.

Таким образом, средства индивидуализации, используемые в сети Интернет особо уязвимы, и судам, рассматривающий дела по таким спорам, необходимо обязательно использовать социологические опросы. Одного лишь самостоятельного усмотрения судьи является недостаточным, так как нужно учесть мнение обычных рядовых пользователей Интернета, которые могут столкнуться с таким сайтом и его рекламой в жизни.

К сожалению, в России суды достаточно редко прибегают к помощи социологических опросов, хотя их проведение в последнее время очень упростилось. На сайте Суда по интеллектуальным правам размещаются опросы о схожести и тождественности обозначений между собой. Но судам следует также принимать в качестве допустимого доказательства опросы, проводимые сторонами судебного разбирательства самостоятельно при помощи таких онлайн опросников как Google Формы. Последние при правильном распространении могут охватить широкие массы населения и отразить реальные ощущения и мнения активных пользователей Интернета, чего нельзя сказать про опросники на сайте Суда по интеллектуальным правам.

Американские суды придерживаются правила, что дела по товарным знакам являются не просто спорами о коммерческом интересе правообладателя и его конкурента, а прежде всего экономическими спорам, решаемым через призму интересов потребителей и общества в целом. Если суд не установит, что обозначение даже при его схожести с охраняемым товарных знаком и отсутствии согласия правообладателя, не способно ввести граждан в заблуждение, то такое требование подлежит непременному отклонению.

Данное правило строится на функциональном предназначении товарного знака - чтобы потребитель мог распознать и отличить товар, конкретного производителя среди множества однородных товаров. Если данная функция не может быть реализована в связи с возникновением на рынке других идентичных обозначений, то возникает смысл в защите охраняемого товарного знака для восстановления ее нарушенной функции в первую очередь в интересах потребителей, а затем только - правообладателя. Правообладатель, как лицо имеющее процессуальное право предъявлять против нарушителя иск должен выполнять также дополнительную роль лица, обращающегося в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, как это предусмотрено статьей 46 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Обращение в суд с иском о взыскании компенсации за неправомерное использование чужого средства индивидуализации не должно восприниматься правообладателями как один из источников дохода, образующийся из чужого неправомерного поведения. Взыскиваемая судом вместо убытков компенсация (как и следует из ее названия) призвана восполнить или возместить причиненный ущерб исходя из соображений соразмерности.

Принцип соразмерности выводится из части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации и предполагает, что установление определенной санкции, ограничивающей конституционное право, должно:

· отвечать требованиям справедливости,

· быть соразмерным конституционно закрепленным целям и охраняемым законным интересам,

· соответствовать характеру совершенного деяния. Постановление Конституционного Суда РФ от 12 мая 1998 г. N 14-П по делу о проверке конституционности отдельных положений абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7 Закона Российской Федерации от 18 июня 1993 года «О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» в связи с запросом Дмитровского районного суда Московской области и жалобами граждан (п. 3 мотивировочной части). Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П по делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ».

Как отмечает Бажанов А.А. принцип соразмерности является одним из проявлений справедливости права и требует, чтобы при определении санкции был найден баланс конкурирующих интересов. Вместе с тем, должно учитываться не только то, как предусмотренные санкцией меры воздействия будут способствовать защите публичных и частных интересов, но и то, какое воздействие эти меры окажут на нарушителя. Бажанов А.А. Соразмерность как условие справедливости санкции // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2017. N4. - С. 486 - 507.

Компенсация как особая разновидность санкций, имеющая штрафной характер, предназначенная для замены возмещения убытков, но также направленная на сглаживание эффекта имущественных потерь, была введена в гражданское законодательство в связи с объективными трудностями оценки причиненных убытков правообладателю.

Для облегчения определения суммы компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает следующие опциональные формы расчета:

· от 10 000 до 5 000 000 рублей;

· в 2-кратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;

· в 2-кратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за его правомерное использование.

Логика законодателя кроится в том, чтобы обеспечить правообладателю возможность взыскать сумму неполученной прибыли, на которую он мог бы рассчитывать, если бы такой коммерческой деятельности правообладатель занимался сам или получил бы вознаграждение по лицензионному соглашению с нарушителем.

Бытует ошибочное мнение, что при заявлении требований о взыскании компенсации, истец не обязан обосновывать размер взыскиваемой суммы. Вероятно, такое мнение основано на неверном толковании положений пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом истец освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Действительно, правообладатель, обратившийся в суд с иском не обязан приводить доказательства относительно объема причиненных убытков в денежном выражении, поскольку требование заключается не в возмещении убытков.

В пункте 61 Постановления Пленума Верховного суда N 10 указано, что истец освобожден от необходимости обоснования размера суммы, если он требует взыскать компенсацию в минимальном размере, то есть 10 000 рублей. В остальных случаях правообладатель должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению. Это необходимо для того, чтобы истец автоматически не ставился в более выгодное положение, а ответчик - не трепел неблагоприятные последствия. В этой связи правоприменители, руководствуясь правовыми критериями баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности правонарушающему деянию, должны принимать «справедливые» решения в чистом его значении.

Конституционный Суд Российской Федерации специально отметил, что во избежание случаев, когда размер взыскиваемой компенсации может оказаться чрезмерным, не отвечающим требованиям разумности и справедливости, предписал законодателю внести изменения в регулирование дабы предоставить право судам при определенных обстоятельствах снижать размер взыскиваемой компенсации ниже минимальных пределов, установленных в Гражданском кодексе Российской Федерации. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П по делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края.

Таким образом, высший орган конституционного надзора обязал суды, непосредственно рассматривающие споры о защите исключительного права, неуклонно придерживаться принципа соразмерности (пропорциональности), который выражается в соблюдении баланса основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств. Закрепленное в материально праве правило о необходимости учета интересов потребителей вписывается в концепцию, заложенной Конституционным судом.

Как видится, данный подход не только отражает идею законодательства, но и соответствует передовому зарубежному опыту, в связи с чем он может широко применяться в российской судебной практике в качестве основополагающей концепции в сфере защиты исключительного права на средства индивидуализации.

Общее правило о привлечении к юридической ответственности, гласит, что требования должны быть предъявлены к самому нарушителю. Так, и Пленум Верховного суда в отношении нарушения исключительного права определил, что требования предъявляются к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право П. 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». при установлении его вины.

Вина хоть и является критерием, определяющим возможность предъявить требования против такого лица и наложить на него юридические санкции, законодатель отошел от основного вектора правового регулирования и закрепил исключение, согласно которому отсутствие вины:

· не освобождает такое лицо от прекращения нарушения;

· не исключает применение против такого лица санкций, не связанных со взысканием денежных средств в целях возмещения вреда.

Но если все-таки против такого лица было вынесено решение о взыскании суммы возмещения убытков или компенсации, то оно вправе предъявить регрессный иск к действительному виновному лицу в нарушении исключительного права в порядке статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Особые правила предусмотрены для доменных споров, когда иск может быть предъявлен к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, где оба лица будут отвечать и нести ответственность за нарушение солидарно. Однако администратор доменного имени может в последующем предъявить регрессные требования лицу, фактически использующему доменное имя, если докажет, что вина за нарушение лежит на нем.

3.2 Особенности защиты прав на средства индивидуализации в сети Интернет

В цифровой среде особую роль занимает информационный посредник, как фигура, оказывающая в большинстве своем технические услуги для лиц, размещающих в сети Интернет материалы содержащие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» в Гражданский кодекс было введено понятие «информационный посредник».

Им признается: П. 1 ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (в редакции поправок от 26.07.2019 г.).

· лицо, осуществляющее передачу материала в информационно- телекоммуникационной сети (например, оператор связи, оказывающий телематические услуги по доступу к сети Интернет; оператор информационных систем Терещенко Л.К., Тиунов О.И. Информационные посредники в российском праве // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. N6 (61).

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-posredniki-v-rossiyskom-prave (дата обращения: 23.04.2020).),

· лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (например, владелец веб-сайта; торрент-трекеры; поисковые сервисы; сервисы контекстной рекламы Савельев А.И. Критерии наличия действительного и предполагаемого знания как условия привлечения к ответственности информационного посредника // Закон. 2015. N 11. С. 48-60. , файлообменники Терещенко Л.К., Тиунов О.И. Указ. соч. ),

· лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в информационно-телекоммуникационной сети (например, провайдер хостинга).

Для сравнения в законодательстве США отдельно выделяют информационных посредников, являющихся провайдерами, осуществляющими кеширование материалов, а также провайдерами, использующими инструменты информационной локализации ресурсов. The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA).

Близким по характеру к информационному посреднику можно назвать российского организатора распространения информации в сети Интернет, обеспечивающего функционирование информационных систем и (или) программ для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются для приема, доставки, передачи и (или) обработки электронных сообщений в Интернете, деятельность которого регулируется законом об информации. Ст. 10.1.Федерального закона от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 03.04.2020).

В большинстве случаев организатор распространения информации и информационный посредник объединяются в одном лице, что накладывает на него обязанность выполнять требования, предписанные как законом об информации, так и Гражданским кодексом. Такого мнения придерживается и Савельев А.И. Савельев А.И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (постатейный). // Статут, 2015

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17967#08792156501795401

(дата обращения: 01.05.2020 г.).

Информационный посредник несет ответственность при наличии его вины в совершенном нарушении интеллектуальных прав, но может быть освобожден при одновременном соблюдении ряда условий.

Для освобождения информационного посредника, осуществляющего передачу материала требуется доказать, что:

1. Он не является инициатором передачи материала и не определяет его получателя.

2. Он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи (за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала). Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником.

3. Он не знал и не должен был знать о неправомерности использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

А информационные посредники, предоставляющие возможность размещения материала или информации и возможность доступа к материалу в сети, освобождаются от ответственности если:

1. Они не знали и не должны были знать о неправомерности использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в материалах.

2. Они своевременно приняли необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав после получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав.

Верховый суд Российской Федерации сформировал презумпцию, что если владелец сайта не докажет, что материал был размещен третьим лицом, то он не может считаться информационным посредником. П. 78 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Российское законодательство не разграничивает регулирование ответственности информационного посредника за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и за нарушение прав на средства индивидуализации, а устанавливает единый универсальный механизм, чего нельзя, например, сказать об американском законодательстве. Так, в США в области авторского права применяется Закон об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act, DMCA), предусматривающий возможность освобождения от ответственности, называемую «безопасная гавань» (safe harbor).

Применительно к товарным знакам в США специального нормативного регулирования нет, в связи с чем данный вопрос решается правилами, выработанными судебной практикой. Так, судами было выработано правило о вторичной ответственности посредника за нарушения, связанные с товарными знаками, которая бывает трех разновидностей.

· ответственность контролирующего лица (vicarious liability), то есть ответственность посредника, обладающего контролем над деятельностью нарушителя и возможностью влиять на контент. Ответственность наступает, если такой посредник не предпримет активных действий по пресечению или устранению правонарушения. Важное значение имеет вопрос получения им материальной выгоды от такой деятельности;

· ответственность за содействие (contributory liability), то есть ответственность посредника за соучастие в нарушении, когда презюмируется его осведомленность о неправомерности действий; Farano B. Internet Intermediaries' Liability for Copyright and Trademark Infringement: Reconciling the EU and U.S. Approaches, TTLF Working Paper No. 14.

URL:http://www.law.stanford.edu/organizations/programs-and-centers/transatlantic-technology-law-forum/ttlfs-working-paper-series. P. 25. (дата обращения: 01.05.2020 г.).

· ответственность за склонение к нарушению (inducting infringement), то есть посредник несет ответственность, если он стимулировал пользователей к нарушению, не блокировал их и продолжил получать доход (от рекламы).

Положение информационного посредника представляет наибольший интерес в вопросах защиты объектов интеллектуальных прав в Интернете повсеместно. Зачастую очень сложно определить личность самого нарушителя, который размещает или по инициативе которого размещаются в сети Интернет материалы, где использованы чужие средства индивидуализации без согласия правообладателя. Иными словами, невозможно выявить надлежащего ответчика, в связи с чем все требования и претензии в первую очередь предъявляются к информационным посредникам.

Несмотря на то, что Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает специальный порядок и условия освобождения от ответственности за совершенный факт нарушения интеллектуальных прав, закон допускает предъявление к нему требований, не связанных с гражданско-правовой ответственностью. П. 4 ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (в редакции поправок от 26.07.2019 г.).

Прежде всего информационный посредник обязан своевременно принять меры по устранению нарушения после того, как он получить соответствующее письмо от правообладателя. Это выражается в удалении материала, нарушающего исключительное право, либо прекращении адресации и доступа к страницам, где размещен такой материал (блокировка).

Говоря о своевременности принятия мер, то ни текущее нормативное регулирование, ни судебная практика в России не дает однозначного ответа на данный вопрос. Категория своевременности сравнима с оценочным понятием разумного срока.

В то же время в Европе используется термин «оперативность» для удаления информационным посредником информации или прекращения доступа к ней. При это Европейская Директива об электронной коммерции также не раскрывает его понятие, что дает право странам Европейского союза устанавливать свои собственные сроки. Директива 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об электронной коммерции» от 08.06.2000. Так, к примеру, в Нидерландах оперативным будет признаваться удаление в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Notice-and-Take-Down Code of Conduct, version 1.04, Ministry of Justice and Security of the Netherlands. October 9, 2008. P. 7 //

URL: https://www.nctv.nl/binaries/Gedragscode%20Notice%20and%20Take%20Down_tcm31-31665.pdf

(дата обращения: 01.05.2020 г.)., в Испании - в течение 72 часов, в Литве - в течение 1 суток, в Венгрии - в течение 12 часов. Commission Staff Working Paper, “Online Services, Including E-Commerce, in the Single Market”, SEC (2011) 1641 final, January 11, 2012. P. 44 //

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011SC1641p. 44.

(дата обращения: 01.05.2020 г.).

В США на законодательном уровне не определены точные сроки для удаления спорного контента, и также используется термин «оперативность». Судебная практика, с учетом особенностей конкретных случаев и технических нюансов, склонна считать оперативным удаление материала в среднем от одной недели Io Group, Inc. v. Veoh Networks, Inc., 586 F. Supp. 2d 1132 (N.D. Cal. 2008). до трех недель Capitol Records, LLC v. Vimeo, LLC, 972 F. Supp. 2d 500, 972 F. Supp. 2d 537 (S.D.N.Y. 2013)..

В случае непринятия мер в указанные сроки, информационный посредник не может рассчитывать на освобождение от юридической ответственности.

Для того, чтобы информационный посредник выполнил предписанное ему обязательство надлежащим образом, Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает требование, чтобы заявление правообладателя обязательно содержало ссылки на страницы сайта и/или сетевого адреса, где размещен такой материал. Ссылки должны быть оформлены таким образом, чтобы информационный посредник смог легко, не прикладывания дополнительных усилий перейти на нужную страницу (например, в форме электронного письма или электронного документа, отправленного по электронной почте либо записанного на внешний носитель).

Как видится, что данное условие направлено на упрощение процедуры блокировки страниц и предотвращение возможных ошибок, связанных с этим, поскольку никто иной как правообладатель должен разбираться и знать какой материал нарушает его исключительное право. Аналогичная позиция, что только правообладатель способен распознать контрафакт, была выражена американским судом в деле Tiffany (NJ) Inc. против eBay Inc.

Бремя защиты прав на объекты интеллектуальной собственности лежит на правообладателе, и данная забота не может быть переложена на третье, незаинтересованное в этом, лицо. При этом обязанность информационного посредника ограничивается принятием мер лишь по факту совершения нарушения и только по получению соответствующего заявления. То есть информационный посредник не обязан принимать меры по предотвращению нарушений в будущем в интересах тех или иных правообладателей.

Зарубежная судебная практика богата делами, когда правообладатели заявляли требования о выдаче судебном запрета на размещение материалов, связанных с торговлей поддельными товарами истца в будущем. Примечательно дело Hendrickson против eBay, в котором суд отказал в выдаче такого запрета, обосновывая тем, что такое решение возложит на eBay излишние и физически сложно выполнимые обязательства по ежедневному мониторингу миллионов объявлений пользователей на своей платформе.

Другого подхода в вопросе пресечения будущих нарушений в Интернете придерживается законодательство Нидерландов. Суд может вынести запрет на дальнейшее предоставление услуг конкретному пользователю, который совершил нарушение дабы предотвратить повторений. Dutch Copyright Act 1911 (unofficial translation). URL: http://www.hendriks-james.nl/auteurswet/ (дата обращения: 01.05.2020 г.).

В России же информационные посредники принимают соответствующие меры как реакция на частные запросы правообладателя, так и суды не могут выносить решения о необходимости пресекать нарушения в будущем. На практике это создает проблемы в том, что после удаления нелегального материала или прекращения доступа к нему, пользователи смогут повторно загружать аналогичные материалы. В связи с чем правообладатели вынуждены продолжать отслеживать нарушения и снова обращаться с заявлением к информационным посредникам. Такая ситуация подтверждает слабую эффективности мер, применяемых посредниками.

Разумеется, в российских реалиях наделение судов правом выносить решения, предписывающие информационным посредникам пресекать будущие нарушения путем регулярного отслеживания публикуемого на их веб-сайтах материала, будет также чрезмерно обременительным и станет препятствием к ведению нормальной деятельности по онлайн-торговле. Вместо этого считаем необходимым учесть опыт Нидерландов и уполномочить суды выносить судебные акты о понуждении информационного посредника блокировать доступ пользователя (нарушителя) на свой веб-сайт или платформу в случае совершения им нарушений более двух раз.