Коммерциализация интеллектуальной собственности в современных условиях

Интеллектуальная собственность может выступать в качестве вклада как во вновь учреждаемое общество, так и для увеличения размера уставного капитала уже существующего общества. Причем это обстоятельство (разграничение на вклады в новые и уже действующие общества) в соответствии с российским законодательством отражается на принципах определения стоимости вносимого вклада. Так, согласно п. 3 ст. 34 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее также - Закон) денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями, в то время как при оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества неденежными средствами денежная оценка вносимого имущества производится советом директоров (наблюдательным советом) общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Закона. В свою очередь, ст. 77 устанавливает требования к определению рыночной стоимости имущества. Тем самым закреплено, что внесение ОИС в качестве вклада в уставные капиталы, в том числе их денежная оценка, производится по соглашению участников общества, при этом вид стоимости, на основе которой вносится ОИС, регламентирован только в случае увеличения уставного капитала уже действующего общества - такой вклад оценивается по рыночной стоимости. В этих целях Закон дает свою трактовку рыночной стоимости имущества - это «цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы его приобрести».

Экономическим обоснованием различных требований относительно вида стоимости, как представляется, является то, что стоимость вклада в новое общество в большей степени определяется упомянутыми ранее корпоративными интересами и эффективностью использования объекта в рамках конкретного инвестиционного проекта (новый бизнес фактически является инвестиционным, а ввиду участия ОИС - нововведений, новых технологий - зачастую и инновационным проектом). В этом случае не в полной мере выполняются условия «чистой сделки», поскольку в отличие от традиционной рыночной трансакции при корпоративных сделках обе стороны могут быть заинтересованы в завышении (занижении) стоимости вклада в зависимости от корпоративных интересов: привлечение крупных инвестиций под значительный уставный капитал или минимизация налогообложения при заниженной стоимости активов. Кроме того, вклад оплачивается не деньгами (абсолютно ликвидным, обезличенным активом), а ценными бумагами, имеющими свою потребительную стоимость как права на получение доли дохода и возможности в той или иной степени влиять на финансово-хозяйственную деятельность предприятия (или контролировать ее). При этом стоимость вклада уравновешивается тем доходом, который данный объект (ОИС) в состоянии обеспечить в рамках конкретного инвестиционного проекта. Эти обстоятельства обуславливают, во-первых, необходимость независимой экспертизы, дабы согласование интересов опиралось на экономически обоснованную величину стоимости вклада при условии предоставления достаточной свободы для переговорного процесса участникам данного проекта; во-вторых, принятие в качестве базы для такого согласования инвестиционной стоимости ОИС, определяемой эффективностью использования данного объекта и являющейся экономическим балансом интересов сторон. Немаловажную роль здесь играет и фактор трансакционных издержек: снизить их величину (в свете высокого риска начала нового бизнеса) в достаточной степени может четкое согласование интересов сторон на начальном этапе - соглашение о величинах денежных оценок вносимых вкладов. Естественно, что эти величины должны иметь экономическое обоснование, которым и является определенная независимым оценщиком инвестиционная стоимость объекта.

Во втором случае, особые требования законодательства к установлению именно рыночной стоимости обусловлены, как представляется, тем, что в отношении приобретения акций уже действующего общества в обмен на имущество (ОИС) в большей мере соблюдаются рыночные условия - стороны (общество-покупатель и правообладатель-продавец) независимы, свободны в выборе, акции продаются по рыночной цене. Соответственно, стоимость обмениваемого имущества также должна определяться рыночными условиями - альтернативной стоимостью данного ОИС: покупатель акций волен в выборе между продажей ОИС в обмен на деньги или в обмен на акции, цена которых определяется, в том числе, и будущими дивидендами. К тому же сам объект (ОИС) уже не является (как в большинстве случаев при организации бизнеса) необходимым и неотъемлемым звеном производственного процесса, а его обладатель - инициатором проекта, то есть влияние корпоративных интересов не столь велико.

В зависимости от размеров вклада законодательством предусмотрены два варианта его оценки (ст. 34 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее также - Закон), а также ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ):

если номинальная стоимость вносимых в качестве вклада имущественных прав составляет не более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации общества или соответствующих изменений в уставе общества, то оценка осуществляется на основании решения учредителей;

если же номинальная стоимость такого вклада составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, то оценка должна проводиться независимым оценщиком.

Обязательность проведения независимой оценки предусмотрена для того, чтобы предотвратить необоснованное завышение собственного капитала общества, которое впоследствии должно служить гарантией обеспечения обязательств перед контрагентами и кредиторами. Это отнюдь не означает, что номинальная стоимость вклада должна в точности соответствовать величине стоимости, указанной в отчете по оценке. Тем более что, зачастую результат оценки представляется в виде интервала или нескольких значений стоимости объекта оценки в зависимости от вариантов прогнозного развития событий. То есть оценщик представляет заказчику ориентир - обоснование действительной стоимости объекта, принятие же окончательного решения остается за заказчиком (в данном случае учредителем). Законодательством ограничиваются лишь верхние границы фиксируемой в учредительных документах величины вклада. Так, согласно п.2 ст.15 упомянутого Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» номинальная стоимость доли участника общества, оплачиваемой неденежными средствами (в частности, интеллектуальной собственностью), не может превышать сумму оценки данного вклада, определенную независимым оценщиком.

Хотелось бы отметить, что законодательство предусматривает ответственность оценщика за результаты проведенной им оценки. Оценщик, на основании заключения которого была определена стоимость интеллектуальной собственности как вклада в уставный капитал, при недостаточности имущества общества наряду с учредителями (участниками общества) солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости интеллектуальной собственности. Эта ответственность действует в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или соответствующих изменений в уставе общества (ст.15 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Внесение интеллектуальной собственности в уставный капитал может осуществляться как путем полной переуступки права (смена патентообладателя), так и путем передачи права на использование ОИС. В первом случае должен оформляться договор о переуступке исключительных прав на ОИС, во втором - лицензионный договор. Причем в случае внесения прав, подтверждаемых охранными документами, необходима регистрация таких договоров в Патентном ведомстве. Договор, подтверждающий полную или частичную передачу прав учредителя (патентообладателя) обществу в качестве вклада в его уставный капитал, является обязательным условием и должен быть неотъемлемой частью учредительного договора.

В связи с вышесказанным можно заключить, что при определении стоимости интеллектуальной собственности для целей внесения в качестве вклада уставный капитал необходимо учитывать условия договора на передачу прав, а именно:

объем передаваемых прав;

сроки, на которые эти права передаются;

условия выплаты лицензионных платежей;

другие существенные условия.

Информация об условиях передачи прав необходима в первую очередь для выбора методов расчета стоимости ОИС. Так, если интеллектуальная собственность вносится на основании лицензионного договора на передачу прав на использование объекта интеллектуальной собственности на условиях исключительной лицензии, то стоимость такого вклада будет определяться, соответственно, как цена исключительной лицензии с учетом оговоренных сроков и условий платежа.

Например, в качестве вклада в уставный капитал вносится исключительная лицензия на использование изобретения в области металлургии сроком на 5 лет. Объем реализации продукции, производимой с использованием данного изобретения, составляет 10000 долл. США в год. Ставка роялти составляет 5%. Ставка капитализации - 20%-годовых. При таких условиях стоимость вклада, оцененная методом «освобождения от роялти», составит 25000 долл. США.

Особое внимание следует уделять сроку, на который права на объекты интеллектуальной собственности передаются в уставный капитал. Этот срок не может превышать срок действия самого исключительного права (или охранного документа). Как известно, действие патента в установленных законодательством случаях может быть прекращено досрочно. Соответственно, возможно и прекращение предоставленного обществу права на использование объекта интеллектуальной собственности до истечения срока, на который эти права были переданы обществу в качестве вклада в уставный капитал. При этом снижается стоимость вклада, рассчитанная исходя из срока, установленного в учредительном (лицензионном) договоре. В связи с этим учредитель (участник) общества, внесший интеллектуальную собственность, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование аналогичным ОИС на подобных условиях в течение оставшегося срока.

Описанные выше принципы установления величины денежной оценки вклада ОИС в уставный капитал приобретают в настоящее время немалое значение ввиду актуализации коммерциализации ОИС в рамках корпоративных трансакций. Вернее, в настоящее время наблюдает процесс усиленной интеграции производства путем выстраивания вертикальных технологических цепочек с активным участием интеллектуальной собственности. Яркими примерами тому могут служить созданные в 1999 г. в соответствии с постановлениями Правительства открытые акционерные общества «Туполев» и «Илюшин», где богатый (в прямом и переносном смысле) интеллектуальный запас конструкторских бюро был внесен в качестве вклада в уставный капитал для объединения с производственными мощностями заводов, выпускавших авиатехнику на базе разработанных КБ технических решений, с целью налаживания более эффективного производственного процесса (в том числе путем снижения трансакционных издержек).

3.3 Особенности формирования цены на объекты интеллектуальной собственности при принудительном лицензировании

Одним из наиболее важных элементов системы интеллектуальной собственности является институт спецификации прав интеллектуальной собственности и обеспечения государственных гарантий по защите прав интеллектуальной собственности, так как суть собственности - исключительность - может поддерживаться только на основе принуждения к исполнению определенных правил. Функции государства, однако, этим не ограничиваются: возможности государственного принуждения (посредством института судебной власти) находят применение в случаях, когда система рыночного взаимодействия субъектов не в состоянии обеспечить эффективное распределение ресурсов: при невозможности достижения соглашения между патентообладателем и заинтересованным в использовании ОИС лицом; при возникновении необходимости в использовании ОИС в общественных целях и т.п. Перечисленные функции государства направлены на осуществление перераспределения прав интеллектуальной собственности в целях повышения эффективности использования ОИС, получения социального эффекта или обеспечения взятых на себя гарантий по защите интересов участников рыночных отношений. Другими словами, государство в целях обеспечения соблюдения «правил игры» осуществляет рассмотренный выше механизм коммерциализации интеллектуальной собственности в условиях принуждения одной из сторон (обладателя прав на ОИС) к совершению сделки. Принуждая собственника к отказу от права абсолютной исключительности, государство тем не менее не лишает его полностью права интеллектуальной собственности, поэтому принудительная коммерциализация осуществляется обычно в форме лицензирования и получила название принудительного лицензирования.

В качестве возможных вариантов принудительного лицензирования в мировой практике обычно рассматриваются следующие случаи:

для правительственного использования в случае, когда существует угроза безопасности государства, или для соответствующих целей правительства;

из-за отсутствия надлежащего использования ОИС или злоупотребления монопольным положением;

при введении режима «открытой лицензии» - либо по инициативе патентообладателя, либо в особых обстоятельствах, таких как условия переходного периода (такие случаи имели место в Великобритании при изменении законодательства относительно сроков действия патентной охраны);

при компенсации ущерба, взимаемой с нарушителя исключительных прав на ОИС в пользу правообладателя по решению суда.

Две последние формы принудительного лицензирования, на первый взгляд, могут показаться спорными на предмет наличия принуждения. Однако, как представляется, отнесение такого рода случаев к принудительной форме коммерциализации вполне оправдано. Предоставляя открытую лицензию, правообладатель берет на себя обязательство предоставить лицензию на определенных условиях любому лицу. Тем самым, при совершении сделки патентообладатель окажется в состоянии, когда у него не будет права выбора, он будет связан своим ранним обязательством. Поэтому он будет «вынужден» заключить сделку на оговоренных условиях, даже если данные условиях окажутся невыгодными для него.

Нарушение прав интеллектуальной собственности и последующее восстановление их через суд также является своеобразной формой принудительной коммерциализации. Здесь нарушитель без согласия правообладателя (можно сказать, принудив его) фактически присвоил себе право на использование ОИС. При этом было нарушено основное правило рыночных отношений - двусторонний характер сделки, учет экономических интересов обеих сторон, а не только одной стороны, как в данном случае, правонарушителя. В результате судебного разбирательства коммерциализация обретает естественную форму двусторонней сделки, однако ее характер остается принудительным, поскольку правообладатель был лишен права самостоятельного выбора контрагента и условий сделки, соответственно, его интересы так или иначе ущемлены, и это требует адекватного возмещения.

Согласно «теореме Познера» «юридические правила должны подражать рынку» или «способствовать установлению такого распределения прав собственности, которого достигал бы рынок при отсутствии трансакционных издержек, к которому экономические агенты приходили бы сами, не препятствуй им в этом положительные издержки трансакций». То есть суды должны как бы имитировать рыночную конкуренцию и рыночное ценообразование. Тогда можно предположить, что «судебное ценообразование» должно подчиняться вышеописанным рыночным законам формирования цен. Однако, очевидно, что сам факт принуждения уже делает невозможным коммерциализацию ОИС по рыночной стоимости, поскольку не выполняется одно из важнейших условий ее определения: добровольность участия сторон в сделке. Существуют и другие ограничения, связанные со спецификой правового (судебного) характера разрешения экономических проблем. Поэтому, как представляется, анализ коммерческой реализации ОИС был бы неполным без анализа такой своеобразной формы, как «коммерциализации ОИС по судебному решению», которую можно также назвать «принудительной коммерциализацией».

Российское законодательство в качестве принудительной лицензии определяет лишь одну из вышеназванных форм лицензирования. В соответствии с п.4, ст.10 Патентного закона РФ принудительной является лицензия, выдаваемая при неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели - в течение трех лет с даты выдачи патента. В таких случаях право на лицензию имеет любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной собственности. В случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора заинтересованное лицо может обратиться в Высшую патентную палату Российской Федерации с ходатайством о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта промышленной собственности обусловлено уважительными причинами, Высшая патентная палата предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размера, сроков и порядка платежей.

Очень тесно к вышеописанному виду лицензии примыкает и так называемая обязательная лицензия (п.4, ст. 13 Патентного закона РФ). Только в данном случае причиной принуждения патентообладателя к выдаче лицензии являются интересы национальной безопасности. Несмотря на разные мотивы принуждения, сущность обоих видов лицензирования одинакова, поэтому в целях анализа особенностей ценообразования их можно рассматривать в рамках одной формы - принудительного лицензирования.

Особенности ценообразования на ОИС при принудительном лицензировании, как видно, определяются двумя основными факторами:

законодательно установлен вид выдаваемой лицензии (неисключительная);

размеры лицензионных платежей должны быть установлены не ниже рыночной цены лицензии.

То есть, по решению суда проводится независимая оценка рыночной стоимости неисключительной лицензии, и стоимость заключаемого лицензионного договора должна быть не ниже стоимости, установленной в результате оценки.

Что касается другой разновидности принудительного лицензирования - в случае нарушения права интеллектуальной собственности, то прежде всего необходимо отметить, какие именно действия расцениваются как нарушение. Согласно п.3 ст.10 Патентного закона РФ нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. При этом под убытками понимаются два вида ущерба:

реальный ущерб - это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества;

упущенная выгода - неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Законодательством также предусматривается, что, если вследствие нарушения права интеллектуальной собственности нарушитель получил определенные доходы, то, кроме указанных убытков, пострадавшая сторона вправе требовать возмещения упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Особые принципы ценообразование установлены в отношении объектов авторского права, в частности программ ЭВМ. Так, согласно ст. 18 Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» восстановление нарушенных прав интеллектуальной собственности в отношении программы ЭВМ подразумевает в числе прочих правовосстанавливающих действий возмещение причиненных убытков, в размер которых включается сумма доходов, неправомерно полученных нарушителем; выплаты нарушителем компенсации в определяемой по усмотрению суда сумме от 5000 - кратного до 50000 кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда в случаях нарушения с целью извлечения прибыли вместо возмещения убытков.

Необходимость в определении стоимости ОИС как ущерба от нарушения прав возникает, если экономический агент производит (или реализует) товар с использованием ОИС, прав на который он не имеет. Владелец ОИС, естественно, предъявляет законное требование о прекращении незаконного использования ОИС, а также о возмещении убытков и упущенной выгоды. Как в таких случаях определить экономический ущерб? Кроме того, встает вопрос: как определить ущерб деловой репутации, учитывая, например, что продавался некачественный товар с товарным знаком чужого лица?

Основываясь на вышеприведенном определении убытков, можно заключить, что размер (стоимость) ущерба представляет собой оценочную величину, равную сумме доходов (приведенных на дату оценки), которые могли бы быть получены патентообладателем в случае заключения лицензионного соглашения с нарушителем права интеллектуальной собственности («пиратом») на использование ОИС, а также затрат по восстановлению нарушенных прав владельца товарного знака (ст.15 Гражданского кодекса РФ).

В настоящее время в России практика судебного разрешения споров относительно прав интеллектуальной собственности нашла свое развитие в основном на рынке программных продуктов. Это объясняется в первую очередь стремительным развитием НТП в области информационных технологий и, соответственно, ростом числа пользователей компьютеров (и необходимого к ним программного обеспечения) в целом, а также пользователей компьютерных сетей (например, Интернет) в частности. Судебные решения, принимаемые по искам о нарушении прав в данной области, подтверждают справедливость сделанного выше вывода о сущности и порядке оценки ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности.

Так, 27 апреля 1999 г. в г. Санкт-Петербурге состоялся судебный процесс против компьютерных пиратов: частный предприниматель был привлечен к ответственности за незаконное распространение нелегальных копий программных продуктов компании «1С», «ABBYY» и «ПРОект МТ». В ходе судебного разбирательства особое внимание было уделено вопросам формирования цены на программные продукты. В связи с этим, в частности, отмечалось, что «в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах» правообладатель имеет исключительные права на распространение. Цена складывается исходя из величины инвестиций на создание программного продукта, полезности программы и сопоставления конкурентных цен аналогичных продуктов на рынке. Ущерб определялся в виде упущенной выгоды, т.е. недополученной выручки, которую мог бы получить правообладатель, если бы его права не были нарушены. Отмечалось, что продается не сам программный продукт, а лицензия на право использования одной копии программы по прямому назначению. Дистрибутивный комплект представляет собой комплект носителей информации с копией программного продукта, регистрационную карточку и руководство пользователя. Дистрибутивный комплект прилагается к лицензии бесплатно и отдельно от лицензии не продается. Лицензия вместе с дистрибутивным комплектом представляет собой лицензионный комплект, цена на который указана в прайс-листе правообладателя».

При определении стоимости ОИС в целях возмещения ущерба от противоправных действ на основе предполагаемого лицензионного договора необходимо принимать во внимание, что цена реального договора, естественно, отличается от гипотетической цены, получаемой в результате моделирования. Это объясняется наличием таких субъективных, непредсказуемых факторов, обязательных при реальной сделке, как: мотивы сторон, умение сторон вести переговоры, условия сделки (например, финансовые условия, условия контроля за качеством оказываемых услуг лицензиатом и т.д.) и иные факторы, непосредственно относящиеся к особенностям конкретной сделки.

Обоснованная стоимость ущерба от незаконного использования ОИС представляет собой взвешенное предположение об уровне доходов (приведенных на определенную дату), которые могли бы быть получены в случае заключения лицензионного соглашения между правообладателем и нарушителем прав на использование ОИС, а также затрат по восстановлению нарушенных прав владельца ОИС. При расчете величины ущерба (стоимости ОИС) учитываются следующие факторы:

лицензионное соглашение заключается сроком на период, в течение которого происходило нарушение. При этом ставка роялти определяется исходя из стоимости ОИС, обычаев делового оборота, срока возможного договора, «рейтинга» правообладателя (деловой репутации) и отсутствия должного контроля за качеством услуг Лицензиата;

ежегодная выручка нарушителя берется как среднегодовая за ретроспективный период (период нарушения права ИС);

лицензионное соглашение имеет обязательный пункт о возмещении Лицензиатом ущерба (упущенной выгоды) в случае нарушения исключительных прав на ОИС, а также затрат по восстановлению нарушенных прав владельца ОИС (включая судебные издержки, расходы на адвоката, патентного специалиста, оценщика, расходы на публикацию сообщения о нарушении прав и информирование клиентов Лицензиата и владельца ОИС).

Расчет величины (стоимости) ущерба от нарушения прав на ОИС может осуществляться по следующей формуле:

(12)

где: Vl- стоимость восстановления нарушенных прав ОИС

С - затраты по восстановлению нарушенных прав (в т.ч. услуги патентного специалиста, услуги оценщика, услуги юриста (адвоката), информирование потребителей услуг через СМИ (в печатных изданиях, на телевидении и т.д.));

Qi - объем производства контрафактной продукции в i -том году;

Zi - цена контрафактной продукции в i -том году;

Ri - ставка роялти в i -том году;

Ii - индекс инфляции;

k - коэффициент приведения в i -том году (ставка доходности по альтернативным вложениям капитала обычно принимается равным 10% годовых);

Т - срок нарушения права интеллектуальной собственности (срок принудительной лицензии).

Информационной базой для определения величины ущерба служит ретроспективная информация о финансовом состоянии и хозяйственной деятельности пострадавшей стороны за предыдущие 3-5 лет, данные о конкурентах из средств массовой информации (периодическая печать, специальная литература, Интернет и др.).

Как показывает практика, ставки роялти по принудительным лицензиям в некоторых случаях существенно отличаются от среднерыночных (в частности, от стандартных отраслевых ставок роялти) (см. Таблицу № 2.8.):

Таблица 2.8 - Сравнительная характеристика ставок роялти при добровольном и принудительном лицензировании

Различия в ставках роялти объясняются тем, что при принудительном лицензировании лицензиар оказывается в невыгодном положении - ему «навязывают» лицензионное соглашение. Соответственно, лицензиару должен быть компенсирован риск недополучения прибыли от того, что его монопольные позиции в результате такого рода лицензирования будут нарушены и, как следствие, произойдет уменьшение его повышенных доходов, обусловленных привилегированным положением на рынке.

Таким образом, цена принудительной лицензии определяется как рыночная цена добровольной неисключительной лицензии. Однако тот факт, что в данном случае в отношении патентообладателя не выполняется принцип добровольного волеизъявления (необходимый для установления рыночной стоимости), цена принудительной лицензии в действительности может отклоняться от рыночной (в сторону понижения, поскольку это в интересах лицензиата, а лицензиар как сторона по закону «принуждаемая» не имеет возможности влиять на данный процесс).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ